Постанова

від 23.03.2010 по справі 12/486

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2010 р. № 12/486

Вищий господарський суд У країни у складі: суддя Бене дисюк І.М. - головуючий, судд і Львов Б.Ю. і Харченко В.М.

розглянув касаційну скарг у Синджента Лімітед, Сполу чене Королівство Великобрит анії та Північної Ірландії

на постанову Київськог о апеляційного господарсько го суду від 08.12.2009

зі справи № 12/486

за позовом Синджента Лі мітед

до Державного департам енту інтелектуальної власно сті Міністерства освіти і на уки України, м. Київ (далі - Де партамент), та

товариства з обмеженою від повідальністю "Астра Техноло джі", м. Київ (далі - ТОВ "Астра Т ехнолоджі")

про визнання недійсним свідоцтва України № 31229 на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведе но за участю представників с торін:

Синджента Лімітед - Мел ьник Л.В.,

Департаменту - не з'яв.,

ТОВ "Астра Технолоджі" - М огилевського В.М.

За результатами розгляд у касаційної скарги Вищий го сподарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Синджента Лімітед зве рнулося до господарського су ду міста Києва з позовом, в як ому просило суд визнати неді йсним свідоцтво України № 31229 н а знак для товарів і послуг "КА РАТ", власником якого є ТОВ "Ас тра Технолоджі" та зобов' яз ати Департамент внести відпо відні зміни до Державного ре єстру свідоцтв України на зн аки для товарів та послуг і зд ійснити офіційну публікацію .

Рішенням господарського с уду міста Києва від 12.08.2009 (суддя Прокопенко Л.В.) позов задовол ено:

- визнано недійсним повніст ю свідоцтво України № 31229 на зна к для товарів і послуг "КАРАТ";

- зобов' язано Департамент внести відповідні зміни до Д ержавного реєстру свідоцтв У країни на знаки для товарів т а послуг;

- на ТОВ "Астра Технолоджі" ві днесено судові витрати зі сп рави. Рішення місцевого госп одарського суду мотивовано т им, що: оцінка зібраних у справ і доказів свідчить про те, що з нак для товарів і послуг відп овідача схожий до ступеню зм ішування з торговельною марк ою позивача і зареєстрований стосовно однорідних товарів , а тому свідоцтво України № 312 29 на знак для товарів і послуг "КАРАТ" підлягає визнанню нед ійсним на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону Укр аїни "Про охорону прав на знак и для товарів і послуг" (далі - Закон).

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 08.12.2009 (колегія суддів у ск ладі: суддя Моторний О.А. - гол овуючий, судді Кошіль В.В., Синиця О.Ф.) рішення господ арського суду першої інстанц ії скасовано і прийнято нове рішення про відмову в задово ленні позову. Постанову госп одарського суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що використання знака "КАРАТ" у б удь-якому відмінку, крім нази вного, виключене; на відміну в ід препарату "КАРАТЭ" (інсекти цид), який дозволений для розд рібної торгівлі та використа ння на присадибних і дачних д ілянках, препарат "КАРАТ" (герб іцид) використовується лише великими сільськогосподарс ькими товариствами, в яких за купівлею препаратів займают ься особи, освітній рівень як их дозволяє розрізняти значе ння слів "карате" і "карат", а отж е, практично не існує можливо сті сплутування знаків "KARATE", "КА РАТЭ" і "КАРАТ".

Синджента Лімітед звернул ася до Вищого господарського суду України з касаційною ск аргою, в якій просить постано ву апеляційного господарськ ого суду скасувати, а рішення місцевого господарського су ду залишити в силі з огляду на порушення апеляційною інста нцією норм матеріального і п роцесуального права, зокрема , Закону і Господарського про цесуального кодексу України (далі - ГПК України). Так, на ду мку скаржника, господарський суд міста Києва у прийнятті р ішення здійснив комплексний аналіз усіх матеріалів спра ви (у тому числі й висновку суд ової експертизи, який визнав таким, що викликає сумнів у деяких його твердженнях) , а тому наведене рішення є зак онним і обґрунтованим, апеля ційний же господарський суд, не спростувавши висновків м ісцевого господарського суд у та не оцінивши наявних у спр аві доказів, не міг скасувати судового акта господарськог о суду першої інстанції.

У відзиві на касаційну скар гу ТОВ "Астра Технолоджі" спро стовує доводи скарги і проси ть постанову Київського апел яційного господарського суд у від 08.12.2009 залишити без змін.

Сторони відповідно до стат ті 1114 ГПК України належним чин ом повідомлено про час і місц е розгляду касаційної скарги .

Перевіривши повноту встан овлення попередніми судовим и інстанціями обставин справ и і правильність застосуванн я ними норм матеріального і п роцесуального права, заслуха вши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для за доволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інст анціями у справі встановлено , що:

- позивач є власником прав н а торговельні марки:

"KARATE" за свідоцтвом України № 3 676 (зареєстровано для товарів 05 класу Міжнародної класифік ації товарів і послуг для реє страції знаків (далі - МКТП) "і нсектициди"; заявку на реєстр ацію подано 28.06.1984 і отримано охо ронний документ СРСР № 76325; дата публікації відомостей про в идачу свідоцтва України - 27.12 .1994);

"КАРАТЭ" за свідоцтвом Украї ни № 6835 (зареєстровано для това рів 05 класу МКТП "препарати дл я знищення шкідливих тварин; інсектициди; гербіциди; пест ициди; фунгіциди"; дата поданн я заявки - 16.05.1991; дата публікац ії відомостей про видачу сві доцтва України - 29.03.1996);

- ТОВ "Астра Технолоджі" є вол одільцем свідоцтва України № 31229 на знак для товарів і послу г "КАРАТ" для товарів 05 класу МК ТП "гербіциди" (дата подання за явки - 16.11.2001; дата публікації ві домостей про видачу свідоцтв а України - 15.04.2003).

Господарським судом міста Києва для з'ясування питання про те, чи схожі до ступеню зм ішування знаки для товарів і послуг позивача і відповіда ча, призначено судову експер тизу об' єктів інтелектуаль ної власності; відповідно до висновку Київського науково -дослідного інституту судови х експертиз від 17.06.2008 № 7119/7120:

? товари, зазначені у класах МКТП, за якими зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 3676 і № 6835, та знак за свідоцтвом Україн и № 31229, не є однорідними;

? позначення "KARATE" за свідоцтво м України № 3676, позначення "КАРА ТЭ" за свідоцтвом України № 6835 т а позначення "КАРАТ" за свідоц твом України № 31229 є схожими до ступеню змішування;

? існує можливість введення споживачів в оману щодо особ и, яка виробляє товар, в резуль таті присутності на ринку то варів, які марковані знаками для товарів та послуг за свід оцтвами України № 6835 і № 3676, та то варів, які марковані знаком д ля товарів та послуг за свідо цтвом № 31229;

? існує можливість сплутува ння споживачами товарів, вве дених у господарський оборот та маркованих знаками для то варів і послуг за свідоцтвам и України №№ 3676, 6835, 31229.

Крім того, 30.09.2008 судовим експе ртом, який складав зазначени й висновок судової експертиз и, надано роз' яснення про те , що: слово "карат" може викорис товуватися у кличному відмін ку; має місце повне входження позначення "КАРАТ" у позначен ня "КАРАТЭ"; схожість графічни х та фонетичних ознак познач ень позивача і відповідача в икликає у споживачів схожі а соціації; різницю семантики позначень не можна вважати т акою, що здатна повністю викл ючити ймовірність їх змішува ння.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 01.10.2008 признач ено у справі повторну компле ксну експертизу об' єктів ін телектуальної власності та ї ї проведення доручено Науков о-дослідному інституту інтел ектуальної власності Академ ії правових наук України. Ухв алу мотивовано тим, що виснов ок первинної судової експерт изи викликає сумнів у його по вній правильності, оскільки у цьому висновку відсутня ст вердна відповідь про можливі сть семантичного змішування знака "КАРАТ" у називному відм інку, в якому його і зареєстро вано, зі знаками "KARATE" та "КАРАТЭ" , тобто висновок про схожість до ступеню змішування торго вельних марок позивача і від повідача базується лише на в исновках про графічну і звук ову схожість знаків, хоча сем античне значення має доміную чу роль.

22.07.2009 матеріали даної справи повернуто до місцевого госпо дарського суду листом назван ого Інституту, в якому повідо млено про те, що судова експер тиза не може бути проведена у зв' язку з її неоплатою ТОВ "А стра Технолоджі".

Причиною спору зі справи ст ало питання про наявність пі дстав для визнання недійсним свідоцтва України № 31229 на знак для товарів і послуг "КАРАТ".

Згідно з підпунктом "а" пунк ту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідпов ідності зареєстрованого зна ка умовам надання правової о хорони.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить пуб лічному порядку, принципам г уманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової о хорони, встановлені цим Зако ном; обсяг правової охорони, щ о надається, визначається зо браженням знака та переліком товарів і послуг (пункти 1 і 4 ст атті 5 Закону).

Відповідно до пункту 3 статт і 6 Закону не можуть бути зареє стровані як знаки позначення , які є тотожними або схожими н астільки, що їх можна сплутат и із, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявлени ми на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких сам их або споріднених з ними тов арів і послуг.

У підпункті 4.3.2.5 пункту 4.3 Прав ил складання, подання та розг ляду заявки на видачу свідоц тва України на знак для товар ів і послуг, затверджених нак азом Державного патентного в ідомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства Україн и від 20.08.1997 № 72) та зареєст рованих в Міністерстві юстиц ії України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - П равила), зазначено, що при вста новленні однорідності товар ів або товарів і послуг визна чається принципова імовірні сть виникнення у споживача в раження про належність їх од ній особі, що виготовляє това р або надає послуги. Для встан овлення такої однорідності с лід враховувати рід (вид) това рів і послуг; їх призначення; в ид матеріалу, з якого товари в иготовлені; умови та канали з буту товарів, коло споживачі в.

При встановленні схожості словесних позначень врахову ється звукова (фонетична), гра фічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (підпун кт 4.3.2.6 пункту 4.3 Правил).

Так, приймаючи рішення про з адоволення позову, місцевий господарський суд повно оцін ив наявні у справі докази і вс тановив, що: висновок судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності зі справ и не містить ствердної відпо віді про можливість семантич ного змішування знака "КАРАТ " у називному відмінку, в якому його і зареєстровано, зі знак ами "KARATE" та "КАРАТЭ"; проте схожі сть графічних та фонетичних ознак позначень позивача і в ідповідача викликає у спожив ачів схожі асоціації; різниц ю семантики позначень не мож на вважати такою, що здатна ви ключити їх змішування; висно вок про однорідність товарів , що виробляють позивач і відп овідач, ґрунтується на тому, щ о існує ймовірність сплутува ння споживачами товарів, вве дених у господарський оборот та маркованих знаками для то варів і послуг за свідоцтвам и України №№ 3676, 6835, 31229; отже, позна чення "KARATE" за свідоцтвом Украї ни № 3676, позначення "КАРАТЭ" за с відоцтвом України № 6835 та позн ачення "КАРАТ" за свідоцтвом У країни № 31229 є схожими до ступен ю змішування.

Апеляційний же господарсь кий суд, не спростувавши наве дених висновків місцевого го сподарського суду, які, як сві дчать матеріали справи, ґрун тувалися на повній їх оцінці , зазначив про те, що: судовий а кт господарського суду міста Києва базується на висновку судової експертизи, який є не правильним з огляду на те, що: використання словесного зна ка в різних відмінках призво дить до втрати ним функції зн ака, тому торговельні марки в икористовуються в тому вигля ді, в якому вони зареєстрован і, а отже, використання знака " КАРАТ" у будь-якому відмінку, к рім називного, виключене; на в ідміну від препарату "КАРАТЭ " (інсектицид), який дозволений для роздрібної торгівлі та в икористання на присадибних і дачних ділянках, препарат "КА РАТ" (гербіцид) використовуєт ься лише великими сільського сподарськими товариствами, в яких закупівлею препаратів займаються особи, освітні й рівень яких дозволяє розрі зняти значення слова "карате " і слова "карат", а отже, практич но не існує можливості сплут ування знаків "KARATE", "КАРАТЭ" і "КА РАТ", а тому доводи відповідач а про необґрунтованість висн овку судової експертизи і пр о відповідність зареєстрова ного ТОВ "Астра Технолоджі" зн ака для товарів і послуг "КАРА Т" нормам чинного законодавс тва є правильними .

Разом з тим, в оскаржуваній постанові взагалі не містит ься посилань на докази, на осн ові яких апеляційний господа рський суд дійшов наведених висновків. Крім того, господа рським судом апеляційної інс танції не враховано, що у розг ляді даної справи вирішувало ся питання не про можлив ість сплутування торговельн их марок Синджента Лімітед і ТОВ "Астра Технолоджі" внаслі док їх використання на дан ий час, а питання про їх схо жість до ступеню змішування на дату подання відповідач ем заявки на реєстрацію знак а для товарів і послуг "КАР АТ".

Поряд з цим, згідно зі статт ею 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставин и, на які вона посилається як н а підставу своїх вимог і запе речень. Так, Київським апеляц ійним господарським судом та кож не взято до уваги, що ТОВ "А стра Технолоджі", подаючи кло потання про проведення повто рної судової експертизи та о бґрунтовуючи його необхідні сть, не оплатило проведення т акої експертизи, що не може вв ажатися належним користуван ням названою особою своїми п роцесуальними правами.

З огляду на наведене Вищий г осподарський суд України вва жає, що постанова апеляційно го господарського суду, якою скасовано рішення місцевого господарського суду, прийня та за неповної оцінки обстав ин справи в їх сукупності та з а неправильного застосуванн я норм матеріального і проце суального права, а тому підля гає скасуванню, а рішення гос подарського суду міста Києва - залишенню в силі.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 1111 1 ГПК України, Вищий господарс ький суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Син джента Лімітед задовольнити .

2. Постанову Київського апел яційного господарського суд у від 08.12.2009 зі справи № 12/486 скасува ти.

3. Рішення господарського су ду міста Києва від 12.08.2009 зі спра ви № 12/486 залишити в силі .

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов

Суддя В. Харченко