Ухвала

від 15.01.2016 по справі 910/401/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

15.01.2016 № 910/401/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали клопотання МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер, м. Уілмінгтон штату Делавер, Сполучені Штати Америки (далі – Компанія),

про забезпечення позову

зі справи №910/401/16

за позовом Компанії

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю « 7 Континентів», сільрада Фонтанська Комінтернівського району Одеської області,

про визнання частково недійсними свідоцтв України №191514 та №191515 на знаки для товарів і послуг,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

визнати свідоцтва України №191514 №191515 на знаки для товарів і послуг частково недійсними для всіх товарів 30 та послуг 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є товариство з обмеженою відповідальністю « 7 Континентів» (далі – ТОВ « 7 Континентів»);

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсними свідоцтв України №191514 та №191515 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

державна реєстрація торговельних марок «HappyBurger» за свідоцтвами України №191514 та №191515 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, а фактичне використання ТОВ « 7 Континентів» торговельних марок «HappyBurger» та схожих із ними позначень «happyburger», «Хеппі Бургер», «Хеппи Бургер» у діяльності ресторану швидкого харчування (фаст-фуду) «HappyBurger» з характерним поєднанням червоного і жовтого кольорів, символічного зображення «посмішки» та зображень бургерів (бутербродів) порушує права та охоронювані законом інтереси позивача;

знаки для товарів і послуг ТОВ « 7 Континентів» за свідоцтвами України №191514 і №191515 та знаки Компанії за свідоцтвами України №12687, №16523 та №136578 є семантично схожими, оскільки вони мають подібність, а не протилежність, закладених ідей і повне співпадіння одного з їх елементів - слова «HAPPY», на який саме падає логічний наголос;

знаки для товарів і послуг «HappyBurger» за свідоцтвами України №191514 та №191515 є схожими з раніше зареєстрованою серією знаків для товарів і послуг позивача «HAPPY MEAL» за свідоцтвами України №12687, №16523 та №136578 настільки, що їх можна сплутати;

відносно всіх товарів 30 та послуг 43 класів МКТП, наведених у свідоцтвах України №191514 та №191515, торговельні марки «HappyBurger» є схожим настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками «HAPPY MEAL» за свідоцтвами України №12687, №16523 та №136578 для послуг 42 та 43 класів МКТП, пов'язаних із організацією харчування.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2016 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 01.02.2016.

13.01.2016 Компанія подала суду клопотання про забезпечення позову, в якому просить суд забезпечити позов шляхом:

- заборони ТОВ « 7 Континентів» видавати будь-які ліцензії та передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 стосовно всіх товарів 30 та послуг 43 класів МКТП будь-яким особам;

- заборонити Службі реєструвати будь-які ліцензійні договори та/або договори про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 стосовно всіх товарів 30 та послуг 43 класів МКТП.

Клопотання мотивовано тим, що невжиття заходів до забезпечення позову призведе до: передання ТОВ « 7 Континентів» права власності на свідоцтва України №191514 та №191515 будь-яким іншим особам, видання виключної або невиключної ліцензії на використання знаків для товарів і послуг будь-яким іншим особам, що зробить неможливим виконання рішення суду, оскільки на момент винесення судового рішення власниками свідоцтв України №191514 та №191515 можуть бути інші особи, стосовно яких неможливо буде визнати вказані об'єкти права інтелектуальної власності частково недійсними.

Господарський суд міста Києва, розглянувши клопотання Компанії, вважає за необхідне задовольнити його частково.

Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з частиною першою статті 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачеві вчиняти певні дії та забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 № 10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Отже, передача ТОВ « 7 Континентів» прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору; неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників торговельних марок або відсутністю будь-якого власника; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

заборони ТОВ « 7 Континентів» передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 іншим особам;

заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515, -

є пов'язаними з предметом спору у справі № 910/401/16 та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Згідно з пунктом 1 статті 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Виходячи з наведеного господарський суд міста Києва вважає за необхідне за власною ініціативою забезпечити позов у тому числі шляхом заборони ТОВ «7 Континентів» відмовлятися від торговельних марок за свідоцтвами України №191514 та №191515.

Разом з тим, вимоги клопотання стосовно заборони ТОВ « 7 Континентів» видавати ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515, а Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо реєстрації ліцензійних договорів на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 не підлягають задоволенню, оскільки відповідні дії не можуть зашкодити виконанню рішення суду, проте фактично є втручанням у господарську діяльність ТОВ « 7 Континентів».

Відповідно до статті 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Керуючись статтями 66, 67 і 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер про забезпечення позову у справі №910/401/16 задовольнити частково.

2. Вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю « 7 Континентів» (67571, Одеська обл., Комінтернівський район, сільрада Фонтанська, комплекс будівель та споруд, №1; ідентифікаційний код 36481233) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

- заборони Державній службі інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515.

3. У вжитті решти заходів до забезпечення позову відмовити.

4. Боржниками за даною ухвалою є:

товариство з обмеженою відповідальністю « 7 Континентів» (67571, Одеська обл., Комінтернівський район, сільрада Фонтанська, комплекс будівель та споруд, №1; ідентифікаційний код 36481233);

Державна служба інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556).

5. Стягувачем за даною ухвалою є МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (2711 Sentervil Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова»).

6. Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення, а саме з 14.01.2016.

7. Строк пред'явлення даної ухвали до виконання складає один рік з моменту її винесення, тобто до 14.01.2017.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку.

Суддя                                                   О. Марченко