Постанова

від 05.09.2016 по справі 904/7458/14

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2016 року Справа № 904/7458/14

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Подобєд І.М. (доповідач),

суддів: Величко Н.Л., Березкіна О.В.

секретар судового засідання Погорєлова Ю.А.

представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність №б/н від 16.06.2016р., представник

від відповідача-1: не з'явився

від відповідача-2: не з'явився

розглянувши апеляційну скаргу Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2015р. у справі №904/7458/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон", м.Миколаїв

до відповідача-1: Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор", м.Дніпро

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан", м.Дніпро

про визнання права попереднього користування

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2015р. у справі №904/7458/14 (суддя Кеся Н.Б.) позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" задоволено. Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" згідно ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" право попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами України на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№25364, 25365, та "Шина" №№25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604. Стягнуто з Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" судові витрати у розмірі 12180,00 грн.

Рішення суду першої інстанції вмотивовано тим, що матеріалами справи доводиться факт здійснення ТОВ "Техноторг-Дон" значної і серйозної підготовки для використання та фактичне використання в Україні промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№25364, 25365 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604 саме до дати подання ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" заявок на ці промислові зразки.

Відповідач-1 (ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор"), не погодившись з рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2015р. у справі №904/7458/14 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати означене рішення повністю та постановити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

В обґрунтування вимог у апеляційній скарзі відповідач-1 вказує, що до прийняття незаконного рішення призвело порушення судом першої інстанції норм процесуального права та недоведеність обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими.

Порушенням норм процесуального права ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" вбачає насамперед в невірній оцінці наданих сторонами доказів, висновку фахівців ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у сфері інтелектуальної власності №48/14 від 06.05.2014р. (а.с.117-223 т.1), який, на думку апелянта, не може вважатися належним доказом, та висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №13532 (а.с.135-192 т.3), складеного експертом ОСОБА_4 08.04.2015р., який, на думку апелянта, не відповідає матеріалам справи та був зроблений із порушенням законодавства з проведення судової експертизи. Недоведеність обставин справи, на думку апелянта, полягає в тому, що визнавши доведеним факт здійснення ТОВ "Техноторг-Дон" значної і серйозної підготовки для використання та фактичне використання в Україні промислових зразків, захищених означеними патентами, суд не встановив способи, якими позивач нібито використовував промислові зразки за патентами відповідачів. На переконання ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" законодавство України не передбачає такого способу використання промислового зразка, як придбання (купівля) виробу, в якому втілено зразок.

Позивач (ТОВ "Техноторг-Дон") з апеляційною скаргою відповідача-1 не погодився та вважає її безпідставною, а рішення суду першої інстанції обґрунтованим та законним. Вказує у відзиві на апеляційну скаргу, що невизнання відповідачами права попереднього користування позивача за патентами, що належать відповідачам, є порушенням прав позивача, адже позивач до дати подання відповідачем-1 заявок на промислові зразки здійснив значну і серйозну підготовку для використання та фактичне використання в Україні виробів із ознаками промислових зразків за патентами відповідачів.

Під час розгляду справи судом апеляційної інстанції відповідач-1 надав письмове клопотання про призначення у даній справі повторної комісійної судової експертизи, необхідність проведення якої апелянт пов'язував з грубими порушеннями законодавства, які були допущені експертом ОСОБА_4 під час проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №13532 від 08.04.2015р., та необґрунтованістю її висновків, які не відповідають іншим матеріалам справи.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2015р. у справі №904/7458/14 клопотання відповідача-1 було задоволено, а даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

04.07.2016р. справа №904/7458/14 надійшла до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з висновком експертів №1056 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі №904/7458/14 від 17.06.2016р. Разом із висновком експертизи експертною установою було надіслано клопотання про стягнення суми 36000,00 грн. вартості проведених досліджень у зв'язку з їх несплатою ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор".

В судовому засіданні 05.09.2016р. представник позивача підтримав свої заперечення на апеляційну скаргу, відносно висновків судової експертизи вважав їх такими, що підтверджують факти використання ТОВ "Техноторг-Дон" виробів, суттєві ознаки яких співпадають із суттєвими ознаками промислових зразків, права на які захищені патентами України, до дати подання відповідачем-1 заявок на отримання цих патентів.

Відповідачі були належним чином сповіщені про поновлення провадження у даній справі та продовженні її розгляду в судових засіданнях 27.07.2106р. та 05.09.2016р. Однак представники відповідача-1 та відповідача-2 в судові засідання 27.07.2106р. та 05.09.2016р. не з'явились, про причини неявки не повідомили, додаткових пояснень чи міркувань, зокрема з приводу висновків судової експертизи, не надали.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечень проти неї, з урахуванням усних пояснень представників сторін, які надавались під час усіх судових засідань, перевіривши повноту встановлених місцевим господарським судом обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, колегія суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів справи, ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" (відповідач-1) були видані Державною службою інтелектуальної власності України патенти України на промислові зразки:

"Шина до транспортного засобу" № 25364 від 27.08.2013р. (номер заявки: s201301759, дата подання заявки - 10.07.2013р.);

"Шина до транспортного засобу" №25365 від 27.08.2013р. (номер заявки: s201301760, дата подання заявки - 10.07.2013р.);

"Шина" № 25584 від 10.10.2013р. (номер заявки: s201301887, дата подання заявки - 17.07.2013р.);

"Шина" № 25595 від 10.10.2013р. (номер заявки: s201301907, дата подання заявки - 18.07.2013р.);

"Шина" № 25597 від 10.10.2013р. (номер заявки: s201301909, дата подання заявки - 18.07.2013р.);

"Шина" № 25601 від 10.10.2013р. (номер заявки: s201301926, дата подання заявки - 19.07.2013р.);

"Шина" № 25604 від 10.10.2013р. (номер заявки: s201301929, дата подання заявки - 19.07.2013р.);

"Шина" № 25608 від 10.10.2013р. (номер заявки: s201301934, дата подання заявки - 19.07.2013р.);

"Шина" № 25610 від 10.10.2013р. (номер заявки: s201301936, дата подання заявки - 19.07.2013р.);

"Шина" № 25706 від 25.10.2013р. (номер заявки: s201301942, дата подання заявки - 19.07.2013р.).

Заявки на видачу вищезазначених патентів були подані відповідачем-1 в липні 2013 року, що підтверджується відомостями з бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" та копіями патентів на промислові зразки, наданими відповідачем-1 до матеріалів даної справи.

26.09.2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" (позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом до Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" (відповідач-1) про визнання права попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами України на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№25364, 25365, та "Шина" №№25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604.

Позивач стверджує, що до подачі відповідачем-1 відповідних заявок на видачу вищевказаних патентів придбавав, зберігав, рекламував, пропонував до продажу та реалізовував на території України шини, які мають усі суттєві ознаки промислових зразків за патентами, отриманими Відповідачем-1, а тому, посилаючись на положення ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", тому просив суд визнати за ним право попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами України на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№ 25364, 25365 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604.

Відповідно до наданих позивачем бібліографічних даних патентів на момент вирішення спору у даній справі власником патентів України на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №25364 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25604 є не відповідач-1, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан". У зв'язку із такими обставинами, за клопотанням позивача судом першої інстанції було залучено ТОВ "Пан Кардан" до участі у справі у якості другого відповідача.

Для підтвердження використання виробів за патентами, які належать відповідачам, позивач надав до матеріалів справи:

- копію договору поставки товару №038645 від 02.01.2011р.;

- копії видаткових накладних №ХВ-0063998 від 31.01.2013р.; №ХВ-0463273 від 05.06.2013р.; №ХВ-0512401 від 19.06.2013 р.;№ХВ-0413 594 від 22.05.2013р.; №ХВ-0350 845 від 29.04.2013р.; №ХВ-0299 641 від 15.04.2013 р.; №ХВ-0240102 від 29.03.2013р.; №ХВ-0240 104 від 29.03.2013р.; №ХВ-0159 326 від 04.03.2013р. №ХВ-0070020 від 04.02.2013р.; №ХВ-0126169 від 20.02.2013р.; №ХВ-0095114 від 08.02.2013р.; №ХВ-0099 114 від 11.02.2013 р.; №ХВ-0064137 від 31.01.2013р.;

- копії платіжних доручень №284 від 20.02.2013р.; №728 від 19.02.2013р.; №31 від 26.02.2013р.; №1089 від 21.06.2013р.; №977 від 22.04.2013р.; №1678 від 29.03.2013р.; №1360 від 19.03.2013р.;

- копії банківських виписок від 05.07.2013р.; від 19.07.2013р.; від 01.03.2013р.; від 23.04.2013р., від 15.05.2013р., від 11.03.2013р.; від 20.05.2013 р.; від 04.03.2013р.;

- копію Договору купівлі-продажу №57 від 04.01.2011р.;

- копію видаткової накладної №46158 від 21.10.2011р.;

- копію Договору №166 від 13.12.2010р.;

- копію Додаткової угоди від 31.12.2012р. до договору №166 від 13.12.2010 р.;

- копії видаткових накладних №804 від 15.03.2013 р.; №1524 від 24.04.2013 р.; №1675 від 07.05.2013 р.; №2618 від 27.06.2013 р.;

- копії платіжних доручень №1030 від 30.05.2013р.; №3430 від 15.07.2013р.;

- копії банківських виписок від 20.05.2013 р.; від 04.04.2013р.; від 20.05.2013р.;

- копію Договору постачання на умовах відстрочення платежу №008-Н від 02.01.2013р.;

- копії видаткових накладних №3668 від 14.02.2012 р.; №36038 від 13.09.2012 р.; №31778 від 14.08.2012р.;

- копії платіжних доручень №9772776 від 02.03.2012р.; №657 від 03.10.2012р.;

- копію банківської виписки від 11.09.2012р.;

- копію Договору №64 від 25.08.2012р.;

- копію Додаткової угоди №8 від 25.12.2012 року до договору №64 від 25.08.2011р.; №3131 від 19.09.2012 р.; копію банківської виписки від 08.10.2012 р.;

- копії видаткових накладних № С-16698 від 14.03.2013 р.; № Х-8750 від 20.02.2013 р.; №Д-53924 від 11.06.2013р.; № ЬІ-53400 від 11.06.2013р.; № 3-51217 від 05.06.2013р.; № 3-54672 від 13.06.2013р.; № 0-38209 від 02.05.2013р.; № У-37449 від 29.04.2013р.; № 43152 від 17.05.2013р.; № 39367 від 07.05.2013 р.; № Д-WbToв001318 від 09.02.2012р.; № Е-35819 від 25.04.2013р.; № Й-44623 від 21.05.2013р.; № У-50183 від 03.06.2013р.; № 48512 від 30.05.2013р.; № Е-46476 від 24.05.2013р.; № Х-6783 від 13.02.2013р.; № В-52292 від 07.06.2013р.; № К-49754 від 03.06.2013р.;

- копії банківських виписок від 12.03.2013р.; від 20.02.2013р.; від 14.06.2013р.; від 13.06.2013р.; від 06.06.2013р.; від 15.07.2013р.; від 21.05.2013р.; від 15.05.2013р.; від 09.07.2013р.; від 30.05.2013р.; від 31.05.2013р.; від 19.06.2013р.; від 12.06.2013р.; № К-49754 від 03.06.2013р.;

- копію каталогу "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года", копії листів ТОВ "УК "Татнефть-Нефтехім" від 16.06.2014р. №3134/01-03, від 21.07.2014р. №3891/01-03, від 22.07.2014р. №3912/01-03;

а також висновок експертів ОСОБА_2 та ОСОБА_5 за №48/14 від 06.05.2014 року.

Відповідач-1 заперечував проти позову, посилаючись на недоведеність позовних вимог .

Відтак причиною спору є питання, які саме вироби та у який спосіб використовував позивач на території України до моменту подання відповідачем-1 заявки на видачу вищезазначених патентів та чи були використані у цих виробах усі суттєві ознаки промислових зразків за цими патентами.

Відповідно до положень ст.ст. 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 101 ГПК України, в процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Дослідивши додані позивачем до матеріалів даної судової справи документи щодо своєї господарської діяльності, дані про які зведені у відповідні таблиці, колегія суддів встановила, що цими доказами підтверджуються факти придбання (закупівлі) позивачем та реалізація (продаж) наступних виробів (товарів):

- придбання протягом з січня по червень 2013 року у ТОВ "Український Торгівельний Дім "Белшина" та у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач" виробів моделі И-Н142 БМ (9.00R20) та реалізація цих виробів ФГ "Антоненко", ТОВ "Торговий дім "Долинское", ОСОБА_6, СТОВ ім. Шевченка;

- придбання протягом з січня по червень 2013 року у ТОВ "Український Торгівельний Дім "Белшина" та у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач" виробів моделі У-2 (8.25 R20) та реалізація цих виробів ТОВ "Южспецкомплект", ФОП ОСОБА_7, ТОВ "Заповіт Ілліча";

- придбання протягом з лютого по травень 2013 року у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач" виробів моделі И-359 (225/75 R 16С) та реалізація цих виробів ТОВ "Повстинаагроальянс", Відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської РДА;

- придбання протягом з січня по червень 2013 року у ТОВ «Український Торгівельний Дім "Белшина" та ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач" виробів моделі И-А185 (10.00 R20) та реалізація цих виробів ФГ "Нота";

- придбання протягом з січня по квітень 2013 року у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач" виробів моделі КАМА-310 (10.00 R20) та реалізація цих виробів ОСОБА_8, СТОВ "Злагода";

- придбання протягом з червня по жовтень 2013 року у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач", у ТОВ "Технооптторг-Трейд" та у ТОВ "Кронос-Авто" виробів моделі ФД-14А (21.3R24) та реалізація цих виробів ПАТ "Зерно продукт МХП";

- придбання протягом з січня по травень 2013 року у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач", у ТОВ "Технооптторг-Трейд" та у ТОВ "Український Торгівельний Дім "Белшина" виробів моделі И-111АМ (11.00 R20) та реалізація цих виробів ТОВ "Агровіт" та ОСОБА_9;

- придбання у травні 2013 року у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач" виробів моделі КАМА-301 (185/75 R16С) та реалізація цих виробів ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія";

- придбання у лютому 2013 року у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач" виробів моделі КАМА-27 (175/70 R13) та реалізація цих виробів ФГ "Агроспектр";

- придбання у вересні 2012 та у лютому-березні 2013 року у ТОВ "ТПК "Омега-Автопостач", у ТОВ "Валса" та у ТОВ "Технооптторг-Трейд" виробів моделі 0-40БМ (9.00 R20) та реалізація цих виробів ФГ "Фавор ВГВ", ФГ "Розвиток".

Відповідно ж до Висновку експертів №48/14 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06.05.2014 року, яке було проведено експертами ОСОБА_2 та ОСОБА_5 за зверненням ТОВ "Техноторг-Дон": сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентами України: №25364, №25365, №25584, № 25595, № 25597, №25601, №25602, №25603, №25604, №25608, №25610, №25705, №25706 стала загальнодоступною до дати подання відповідних заявок на ці патенти, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинної продукції. Модельный ряд 2010 года", що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

Відповідно до ч.1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи обставини, на які сторони посилалися, як на підставу своїх вимог та заперечень, а також наявність низки питань, роз'яснення яких потребувало спеціальних знань, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2014р. у даній справі була призначена судова експертиза, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_10.

На розгляд експерту місцевим господарським судом були поставлені питання чи має місце у виробах придбаних ТОВ "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, уся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за означеними патентами України по кожному виробу окремо.

За результатами проведеної експертизи судовим експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_10 ОСОБА_4 складений Висновок експертизи у сфері інтелектуальної власності №13532 від 08.04.2015р. за справою №904/7458/14.

Відповідач-1 зі своєї сторони не погодився із Висновком експертизи у сфері інтелектуальної власності №13532 від 08.04.2015р. за справою №904/7458/14, оскільки вважав, що проведення експертних досліджень відбулось з порушенням законодавства, у звязку із чим заявив суду першої інстанції клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи.

За правилами ч. 5 ст. 42 ГПК України, висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Як зазначено у оскарженому рішенні суду першої інстанції, відмовляючи у клопотанні відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи, суд виходив із того, що в цілому експертні дослідження експерта відповідають вимогам ст. 42 ГПК України, оскільки містять докладний опис проведених досліджень, зроблені в результати їх висновки та обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання, а заперечення відповідача-1 на висновки судового експерта ОСОБА_4 суд розцінює як формальні зауваження, які не впливають на результати експертного дослідження. Посилання відповідача-1 на порушення експертом нормативних актів, які регламентують проведення судових експертиз та експертних досліджень, визнав непідтвердженими.

Однак колегія суддів не погоджується із такими висновками суду першої інстанції, оскільки встановила, що при призначенні судової експертизи судом першої інстанції не було враховано факту відсутності в матеріалах справи виробів чи їх промислових зразків, щодо яких позивач заявив про своє попереднє користування, а також не містилося зображень усіх спірних виробів, відносно яких були поставлені питання на вирішення судової експертизи на предмет з'ясування чи має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловим зразкам за патентами України, власниками яких є відповідачі, що призвело до неправильного формулювання питань, які підлягали з'ясуванню у даному спорі та створило передумови для сумнівів у об'єктивності висновків судового експерта. До того ж, сформульовані на вирішення судової експертизи запитання містили твердження про те, що досліджувані експертизою об'єкти були придбані позивачем за певними накладними, у той час як це заперечувалось відповідачами, а тому підлягало окремому дослідженню та правовій оцінці, яка не входить у компетенцію експертів у сфері інтелектуальної власності. Не спростовані судом і доводи відповідача-1 щодо багатьох інших зауважень, зокрема, того, що експерт ОСОБА_4 не пояснив, чому він керувався застарілою нормативною базою, чим можна пояснити відсутність посилань на конкретні інформаційні джерела, чому він самостійно не визначив та не оцінив, які саме ознаки промислових зразків та відповідних виробів, відтворені на їх зображеннях, відносяться до суттєвих, чому у висновку не описано витратні накладні, що згадуються у питаннях, поставлених на вирішення експертизи, та інших. Сукупність вказаних недоліків вказує на істотне порушення норм, які регламентують порядок призначення та проведення судових експертиз (Закону України "Про судову експертизу", Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень"), не врахування норм спеціального закону (Закону України "Про охорону прав на промислові зразки") та рекомендаційних норм, які застосовуються під час дослідження об'єктів інтелектуальної власності (Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень).

За наведених обставин колегія суддів визнала, що доводи відповідача-1 у його клопотанні про призначення повторної судової експертизи знайшли свої підтвердження, але враховуючи на необхідність залучення за клопотанням позивача до матеріалів справи додаткових доказів, у яких також містяться зображення спірних виробів, що змінює коло досліджуваних об'єктів, та враховуючи на необхідність зміни питань, які мають бути поставлені на вирішення судових експертів, призначила у даній справі нову судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, яку було доручено провести Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На вирішення експертів під час проведення нової судової експертизи судом апеляційної інстанції були поставлені поставлені запитання чи використано у виробах: ИН-142БМ виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", ИН-142БМ виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", И-281 У-4 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", ИД-304 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", У-2 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", У-2 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", И-359 виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", И-А185 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", И-А185 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", КАМА-310 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", Бел-310 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", UТР-14 виробництва ПрАТ "Росава", ФД-14А виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", ФД-14А виробництва ВАТ "Дніпрошина", И-111АМ виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", И-111АМ виробництва ВАТ "Омскшина", И-111АМ виробництва "Беларусский шинний комбинат", КАМА-301 виробництва ТОВ "Нижнекамскшина", КАМА-217 виробництва ТОВ "Нижнекамскшина", 0-40БМ виробництва ПрАТ "Росава", 0-40БМ виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", зображення яких містяться в матеріалах даної судової справи, всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентами України: "Шина" №25365 від 27.08.2013р., "Шина" №25364 від 27.08.2013р., "Шина" №25584 від 10.10.2013р., "Шина" №25595 від 10.10.2013р., "Шина" №25597 від 10.10.2013р., "Шина" №25601 від 10.10.2013р., "Шина" №25706 від 25.10.2013р., "Шина" №25610 від 10.10.2013р., "Шина" №25608 від 10.10.2013р., "Шина" №25604 від 10.10.2013р.

Згідно з Висновком судових експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1056 від 17.06.2016р. (а.с. 27-76 т. 5) на поставлені вище питання були отримані наступні відповіді:

1. У виробі ИН-142БМ виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 1 т. 3), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25365 від 27.08.2013 р. (а.с. 76-80 т. 2, а.с. 107-114 т. 3).

2. У виробі ИН-142БМ виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 113 том.4), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25365 від 27.08.2013р. (а.с. 76-80 т. 2, а.с. 107-114 т. 3).

3. У виробі И-281 У-4 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 168 том 2), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25365 від 27.08.2013р. (а.с. 76-80 т. 2, а.с. 107-114 т. 3).

4. У виробі ИД-304 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 2 том. 3), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25365 від 27.08.2013р. (а.с. 76-80 т. 2, а.с. 107-114 т. 3).

5. У виробі У-2 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 3 т.3), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25364 від 27.08.2013р. (а.с. 40-43 т. 2, а.с. 104-106, 120-126 т. 3).

6. У виробі У-2 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 87 т.4), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25364 від 27.08.2013р. (а.с. 40-43 т. 2, а.с. 104-106, 120-126 т.3).

7. У виробі И-359 виробництва ТОВ "Нижнекамскшина", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 114 т.4), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25584 від 10.10.2013р. (а.с. 44-47 т. 2, а.с. 91-101 т. 3).

8. У виробі И-А185 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 4 т. 3), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25595 від 10.10.2013р. (а.с. 48-51 т. 2, а.с. 80-90 т. 3).

9. У виробі И-А185 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 169 т. 2, а.с. 115 т. 4), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25595 від 10.10.2013р. (а.с. 48-51 т. 2, а.с. 80-90 т. 3).

10. У виробі КАМА-310 виробництва ТОВ "Нижнекамский завод грузовых шин", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 172 т. 2, а.с. 115-116 т. 4), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25597 від 10.10.2013р. (а.с. 56-59 т. 2, а.с. 69-79 т. 3).

11. У виробі Бел-310 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 5 т. 3), не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25597 від 10.10.2013р. (а.с. 56-59 т. 2, а.с. 69-79 т. 3).

12. У виробі ЦТР-14 виробництва ПрАТ "Росава", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 9 том.3), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25601 від 10.10.2013р. (а.с. 52-55 т. 2, а.с. 58-68 т. 3).

13. У виробі ФД-14А виробництва "Нижнекамский завод грузовых шин", зображення якого містяться в матеріалах даної судової справи (а.с. 203 т. 2, а.с. 86 т. 4), використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25601 від 10.10.2013р. (а.с. 52-55 т. 2, а.с. 58-68 т. 3).

Відтак матеріали справи у вигляді наведених вище договорів, видаткових накладних, платіжних доручень та банківських виписок, свідчать про те, що позивачем до дати подачі відповідачем-1 заявок на спірні промислові зразки придбавалися шини за моделями, наведеними в каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года".

Щодо заперечень відповідача-1 про те, що позивачем не доведено придбання у 2011-201 роках виробів саме за каталогом 2010 року, то колегія суддів доходить висновку, що місцевим господарським судом обґрунтовано відхилені ці доводи з огляду на інформацію, викладену в листах ТОВ "УК "Татнефть-Нефтехім" від 16.06.2014р. №3134/01-03, від 21.07.2014р. №3891/01-03, від 22.07.2014р. №3912/01-03 та відсутність з боку відповідача-1 будь-яких спростовуючих доказів.

Таким чином, використання позивачем означених вище виробів полягає в придбанні у виробників та постачальників цих виробів, зберігання їх, рекламування та пропонування до продажу та власне сам продаж третім особам, тобто введення цих виробів в цивільний оборот в зазначених цілях.

Доводи відповідача-1 про неможливість встановити за наданими позивачем документами господарської діяльності та фінансової звітності точних суттєвих ознак цих виробів спростовуються наданими до матеріалів справи зображеннями цих виробів, наведених позивачем у відповідних фототаблицях, та зображеннями відповідної моделі в каталозі - "Торговий дом "КАМА". Каталог шинної продукції. Модельний ряд 2010 года.

Щодо решти доводів відповідача-1 про ненадання позивачем належних доказів на підтвердження того, у який саме спосіб позивачем було здійснено використання таких виробів та вчинення серйозної підготовки до їх використання, то вони відхиляються апеляційної інстанції з тих підстав, що наведені докази прямо вказують на те, що використання виробів відбувалось шляхом вчинення дій з придбанні у виробників та постачальників цих виробів, зберігання їх, рекламування та пропонування до продажу та власне сам продаж третім особам на території України. Такі дії позивача природно не могли бути вчинені без значної та серйозної підготовки.

Статтею 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачені права, що випливають з патенту.

Так у абзаці 1 п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно положень абзацу 3 п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту (частина 2 вищезазначеної статті).

Також, згідно з п. 3 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Згідно зі ст. 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., ст. 470 Цивільного кодексу України, ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" в Україні визнається право попереднього користування на промисловий зразок.

Так, відповідно до п.п. А, В ст. 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., яка є чинною для України, будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом строків, зазначених нижче. Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу. Під правильно оформленим національним поданням заявки слід розуміти будь-яке подання, якого достатньо для встановлення дати подання заявки у відповідній країні, якою б не була подальша доля цієї заявки. Права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Частиною 1 ст. 470 Цивільного кодексу України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Аналогічні положення містяться й в приписах п. 1 ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", згідно з якою будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Дослідивши означені експертні дослідження колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд правильно, в порядку ст. 36 ГПК України, прийняв Висновок №48/14 від 06.05.2014р. спеціалістів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як звичайний письмовий доказ, який містить дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Щодо ж Висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №13532, складеного 08.04.2015р. судовим експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_10 ОСОБА_4, то цей висновок судового експерта підлягав відхиленню місцевим господарським судом з наведених вище підстав, а тому не приймається у якості доказу судом апеляційної інстанції.

На переконання колегії суддів Висновок експертизи №1056, складений 17.06.2016р. судовими експертами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі №904/7458/14, у сукупності з іншими наведеними вище письмовими доказами, а також Висновком експертів №48/14 від 06.05.2014 року ОСОБА_2 та ОСОБА_5, підтверджує факти використання позивачем на території України виробів, у яких було використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №25364, №25365, № 25584, № 25595, №25597, №25601, №25602, №25603, №25604, №25608, №25610, №25705, №25706 - до дати подання відповідних заявок на ці патенти.

До того ж, місцевий господарський суд вірно встановив, що в матеріалах даної справи наявні й інші докази, які свідчать, що мають місце обставини щодо звернення ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" до господарського суду Миколаївської області з позовом до ТОВ "Техноторг-Дон", у якому позивач просив заборонити останньому використовувати вироби з використанням промислового зразка "Шина" за патентом України №25595. За результатами розгляду такого позову господарським судом Миколаївської області прийнято рішення від 17.07.2014 року у справі №915/605/14 про відмову в позові. Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.09.2014 року зазначене рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Означеними судовими рішеннями у справі №915/605/14 також встановлений факт здійснення ТОВ "Техноторг-Дон" значної і серйозної підготовки для використання та фактичне використання в Україні промислового зразку "Шина" за патентом №25595 саме до дати подання ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" заявки на цей промисловий зразок, тобто до 18.07.2013 р.

Тому колегія суддів у даній справі погоджується з судом першої інстанції, що даний факт не потребує додаткового доказування в силу ст.35 ГПК України.

За встановлених обставин, враховуючи на невизнання відповідачем-1 виникнення та існування у позивача відповідно до наведених норм законодавства права попереднього користування промисловими зразками за означеними патентами, права за окремими з яких в подальшому були передані відповідачу-2, позовні вимоги позивача щодо визнання за ним цих прав є обґрунтованими, а тому правильно були задоволені судом першої інстанції.

На підставі викладеного колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що передбачених статтею 104 ГПК України підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування або зміни оскарженого у даній справі судового рішення немає.

Після закінчення розгляду справи судові витрати, у тому числі пов'язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах визначених частиною 5 ст. 49 ГПК України.

Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати, понесені у зв'язку із апеляційним оскарженням, згідно ст. 49 ГПК України, покладаються на заявника у скарзі (відповідача-1) і відшкодуванню не підлягають.

Разом із цим, як вбачається з супровідного листа Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії звук України від 23.06.2016р. № 203 про направлення суду на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1056 від 17.06.2016р., покладений на відповідача-1 згідно з ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2015р. обов'язок сплатити вартість експертизи останнім до цього часу у добровільному порядку не виконаний, що викликало затримку в проведені означеної експертизи. У зв'язку із такими обставинами експертна установа просить суд забезпечити здійснення оплати виконаних робіт, вартість яких становить 36000,00 грн. за відповідним рахунком №6 від 12.01.2016р., що додається до матеріалів справи.

Зазначені обставини є підставою для покладення на відповідача-1 витрат, пов'язаних з проведенням у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, у визначеному експертною установою розмірі.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Дніпропетровський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" - залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2015р. у справі №904/7458/14 - залишити без змін.

Стягнути з Приватного підприємства "ВіДжей.Тайрс Протектор" на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії звук України суму 36000,00 грн. витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Доручити господарському суду Дніпропетровської області видати відповідний наказ.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через Дніпропетровський апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий суддя І.М. Подобєд

Суддя Н.Л. Величко

Суддя О.В. Березкіна