Рішення

від 19.12.2016 по справі 910/32742/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2016Справа №910/32742/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП",

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА"

про припинення порушення прав

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Бажанов В.О.;

від відповідача-1: Кучма В.Ю.;

від відповідача-2: Гірєва Є.Ф.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (далі -позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (далі -відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" (далі - відповідач-2) про:

1) заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" використовувати позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства, зокрема, зобов'язання відповідача-1 внести зміни до своїх установчих документів, згідно з якими видалити з найменування товариства слово "БОМОНД", та подати державному реєстратору в порядку, встановленому законодавством, документи для проведення державної реєстрації вищевказаних змін до установчих документів;

2) заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУП" (скорочено "БОМОНД") шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.bomond.center та зобов'язання відповідача-2 припинити делегування доменного імені www.bomond.center та видалити з реєстру доменне ім'я www.bomond.center.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач-1 без отримання дозволу позивача використовує комерційне (фірмове) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") та позначення "BOMOND", "bomond", які схожі із комерційним (фірмовим) найменуванням позивача, чим порушує права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП". Крім того, делегування відповідачем-2 доменного імені www.bomond.center, яке містить позначення "bomond" та схоже із комерційним (фірмовим) найменування позивача, також призводить до порушення прав останнього на комерційне найменування.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.12.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 21.01.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Разом із позовною заявою, 28.12.2015 представник позивача подав заяву про забезпечення позову, в якій просив суд вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" провадити дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені www.bomond.center до набрання рішення Господарського суду м. Києва законної сили;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" провадити дії щодо передачі (трансферу) доменного імені www.bomond.center іншому реєстратору до набрання рішення Господарського суду м. Києва законної сили.

15.01.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав заперечення на позовну заяву, в яких зазначив, що територіальне розміщення позивача та відповідача-1 різне, зокрема, видом діяльності відповідача-1 є надання послуг перукарнями та слонами краси в орендованому приміщенні, мінімальна торгівля косметикою проводиться лише для клієнтів салону, крім того, ні у позивача, ні у відповідача-1 немає комерційного найменування, а тому, на думку відповідача-1, позовні вимоги безпідставні.

21.01.2016 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просив суд розгляд справи № 910/32742/15 проводити за відсутності Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА". При цьому, подав письмові пояснення, мотивовані тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" не порушувало права позивача на комерційне найменування під час надання виключно технічних послуг для реєстрації доменного імені, оскільки не використовувало це доменне ім'я, а діяло у межах компетенції, визначеної договором у формі публічної оферти.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2016 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору у справі № 910/32742/15 по суті та набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" здійснювати будь-які дії з переделегування доменного імені www.bomond.center на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів стосовно доменного імені www.bomond.center, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" провадити дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені www.bomond.center; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" провадити дії щодо передачі (трансферу) доменного імені www.bomond.center іншому реєстратору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2016 зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" у строк до 15.02.2016 надати суду дані (відомості) про власника веб-сайту www.bomond.center; розгляд справи відкладено та призначено судове засідання на 18.02.2016 .

05.02.2016 через загальний відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» на виконання вимог ухвали суду від 21.01.2016 надійшла інформація щодо власника веб-сайту www.bomond.center, в якому Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» повідомило, що не надає послуги з реєстрації доменного імені www.bomond.center і не розміщує одноіменний веб-сайт на своїх технічних майданчиках, у зв'язку з чим запитувана інформація невідома.

16.02.2016 через загальний відділ діловодства суду на виконання вимог ухвали суду від 21.01.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" надало останні відомі дані про особу, якій надаються послуги реєстрації доменного імені «bomond.center» та хостингу відповідного веб-сайту:

• ПІП: Воmond СК;

• Е-mаіl: сkbomond@gmail.com;

• Тел.:+380(50) 503-82-03, інша інформація про власника веб-сайту www.bomond.center Товариству невідома.

Також, на виконання вимог ухвали суду від 21.01.2016 про забезпечення позову, Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" повідомило, що не здійснює та не здійснюватиме будь-які дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені www.bomond.center а також дії щодо передачі (трансферу) доменного імені іншому реєстратору.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" подало клопотання про визнання особи неналежним відповідачем, в якому зазначає, що відповідачем-2 надаються послуги виключно реєстрації доменного імені та хостингу веб-сайтів, які регулюються публічним договором у формі публічної оферти, що розміщені на веб-сайті товариства, а тому відповідач-2 не може вважатися таким, що порушило права на комерційне найменування позивача під час надання технічних послуг для реєстрації доменного імені та є неналежним відповідачем у справі.

У судовому засіданні 18.02.2016 представник відповідача-1 надав заперечення на позову заяву, в яких зазначає, що позивачем невірно обрано спосіб захисту прав та інтересів.

Також, представник відповідача надав клопотання, в якому просив суд виключити з числа відповідачів у даній справі № 910/32742/15 відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" та передати дану справу за належною підсудністю, тобто за місцем знаходженням відповідача-1 до Господарського суду Волинської області.

Розглянувши подані відповідачем-1 клопотання про виключення неналежного відповідача у справі та про передачу справи за підсудністю, суд відмовив у їх задоволенні з підстав необґрунтованості.

Крім того, представник відповідача-1 у судовому засіданні 18.02.2016 надав клопотання про припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору, обґрунтовуючи тим, що згідно бази даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» Українського інституту інтелектуальної власності «Укрпатент» за компанією «Клінфілд Холдінгз Лімітед» зареєстровано знак для товарів і послуг «Бомонд відчуй красу» і «Bomond» у дизайні та у вигляді, який використовується позивачем на своєму сайті - bomond.com.ua, у зв'язку з чим відповідач-1 вважає, що позивач є порушником прав і інтересів компанії «Клінфілд Холдінгз Лімітед», а у даній справі відсутній предмет спору.

Розглянувши подане відповідачем-1 клопотання про неналежного відповідача у справі та про припинення провадження у справі, суд визнав подані клопотання достатньо неаргументованими, відповідно у їх задоволенні відмовив.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2016 у справі № 910/32742/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

16.11.2016 матеріали справи № 910/32742/15 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 105/16 від 31.10.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2016 поновлено провадження у справі № 910/32742/15, розгляд справи призначено на 19.12.2016 за участю представників сторін.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позову та надав заперечення на позовні вимоги, в яких зазначає, що висновок експерта є необов'язковим для вирішення справи судом по суті.

Представник відповідача-2 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 19.12.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", скорочено ТОВ "БОМОНД ГРУПП", є юридичною особою - суб'єктом господарювання, зареєстрованим 19.10.2005.

Згідно з положеннями статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", затвердженого загальними зборами учасників ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (протокол № 1/26/05-15 від 26.05.2015), найменуванням позивача є: українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (повне найменування); ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (скорочене найменування); російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью "БОМОНД ГРУПП" (повне найменування); ООО "БОМОНД ГРУПП" (скорочене найменування); англійською мовою - Limited Liability Company "BOMOND GROUP" (повне найменування); LLC "BOMOND GROUP" (скорочене найменування).

При цьому, скорочене найменування юридичної особи позивача є абревіатурою, утвореною шляхом скорочення словосполучення, яким є повне найменування позивача.

Як вбачається з поданих сторонами документів, повне та скорочене найменування позивача українською мовою внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основними видами діяльності юридичної особи позивача є: 46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах , 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 73.11 - Рекламні агентства.

Водночас, з матеріалів справи вбачається, що 05.02.2014 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (відповідач-1).

Згідно з положеннями статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП", затвердженого протоколом Загальних зборів учасників ТОВ "БОМОНД ГРУП" (протокол № 1 від 22.01.2014), найменуванням відповідача-1 є: українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (повне найменування); ТЗОВ "БОМОНД ГРУП" (скорочене найменування); російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью "БОМОНД ГРУП" (повне найменування); ООО "БОМОНД ГРУП" (скорочене найменування).

Основними видами діяльності юридичної особи відповідача-1 є: 16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, 22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас, 46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, 46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, 85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у., 86.22 - Спеціалізована медична практика, 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, 96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси, 96.04 - Діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах , 74.20 - Діяльність у сфері фотографії.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" без дозволу позивача використовує комерційне (фірмове) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено «БОМОНД»), а саме в назві товариства, а також схожі до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені www.bomond.center, реєстратором якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА".

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Згідно ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України належать, в т.ч. комерційні (фірмові) найменування.

Відповідно до ст. 489 ЦК України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

За приписами ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

З огляду на приписи зазначеного вище законодавства, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо:

- по-перше, комерційне найменування дає можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших;

- по-друге, комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично бути використаним у господарському обороті.

Як встановлено судом вище, основними видами діяльності юридичної особи позивача є: 46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 73.11 - Рекламні агентства.

Відповідно до оглядового листа Вищого господарського суду України N01-8/383/1 від 27.06.2008 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності", доказами в судових справах щодо захисту прав на комерційне найменування можуть бути безліч видів документів та інших матеріалів, зокрема статутні документи, якщо, в них міститься положення про комерційне найменування; договори, бланки, інша технічна та службова документація, в якій використано комерційне найменування; продукція, на якій нанесено комерційне найменування; рекламні матеріали тощо.

До матеріалів справи позивачем подано докази, в яких міститься посилання на повне та скорочене комерційне найменування позивача, у тому числі договори, укладені останнім з іншими контрагентами та орендодавцями приміщень у торгових центрах: договір оренди № 116/05 від 01.12.2005, договір № 1916/П/П/07 від 01.08.2007, договір оренди № 116/07 від 25.10.2007, договір № 1916/П/П/10 від 01.12.2010, договір № 50 від 07.12.2007, № договір суборенди № МК/БГ - В від 25.11.2008, договір № 280308 від 25.03.2008, № договір № 26/08-2011 про надання послуг та поставку товару від 25.08.2011, договір № 22 про організацію рекламної кампанії від 30.11.2010, договір № 19Б/12/11 надання послуг по розміщенню рекламної продукції в ТВК «МЕТРОГРАД» від 25.12.2011, договір № 01/11/2012 від 01.11.2012 тощо.

Крім того, в матеріалах справи наявна довідка № 2 від 18.01.2015 надана Моніторингом ЗМІ України, в якій повідомлено, що згідно даних моніторингу, проведеного підприємством, на телебаченні, радіо та друкованих засобах ЗМІ в період з 19.10.2005 і до 31.12.2015, товари для салонів краси та магазини парфумерії та косметики під позначенням «БОМОНД»/« BOMOND» рекламувались на радіо у кількості 5 538 виходів; у пресі у кількості 8 виходів та на телебаченні у кількості 145 виходів.

Так, право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки окремо одне від одного.

Суд, враховуючи приписи оглядового листа Вищого господарського суду України N01-8/383/1 від 27.06.2008 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності" дійшов висновку, що моментом першого використання комерційного (фірмового) найменування позивача був саме 2005 рік, оскільки 01.12.2005 року Товариством з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" укладено договір оренди № 116/05 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Середньофонтанський» для відкриття фірмового магазину «Бомонд» на першому поверсі торгового корпусу (розташованого за адресою: 65012, Україна, м. Одеса, пров. Семафорний, 4). Секція № 116-118, загальною площею 330, 0 кв.м.

Судом встановлено факт, що товариство відповідача зареєстровано 06.02.2014, а зазначене вище комерційне (фірмове) найменування позивача використовувались останнім задовго до реєстрації відповідача, тобто до 06.02.2014.

Разом з тим, обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на використання комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" відповідачем у своєму найменуванні, а також у процесі власної господарської діяльності схожих до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені www.bomond.center, реєстратором якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА".

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється».

Так, організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), у зв'язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ "Хостмайстер" (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Таким чином, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Згідно з положеннями Регламенту:

- реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування ДІ;

реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені (пункт 2).

Зміни до запису про ДІ вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи (підпункт 7.3.3 пункту 7.3).

Як вбачається з матеріалів справи, реєстратором доменного імені «bomond.center» є Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА", а власником Товариство з обмеженою відповідальністю «БОМОНД ГРУП».

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2016 у справі №910/32742/15 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення експертів поставлені наступні запитання:

- Чи використано комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP" в доменному імені "bomond.center"?

- Чи є доменне ім'я "bomond.center" схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним фірмовим найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP"?

- Чи є доменне ім'я "bomond.center" таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (позивач)?

За результатами проведення судової експертизи у господарській справі № 910/32742/15, отримано висновок експерта № 105/16 від 31.10.2016, складений судовим експертом Хоменко Д.М., згідно якого встановлено:

1. Доменне ім'я «bomond.center» є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним фірмовим найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «БОМОНД ГРУПП», англійською мовою: LLC «BOMOND GROUP».

2. В доменному імені «bomond.center» використано комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «БОМОНД ГРУПП», англійською мовою: LLC «BOMOND GROUP».

3. Доменне ім'я «bomond.center» є таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю «БОМОНД ГРУПП» (позивач).

Отже, судовим експертом встановлено, що доменне ім'я «bomond.center» складається із: домену першого (верхнього) рівня «center» (даний домен є вказівкою на міжнародний новий домен newTLD); доменом другого рівня «bomond»; який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Таким чином, в доменному імені «bomond.center» розрізняльною частиною є словесне позначення «bomond», що виконане літерами латинської абетки.

У матеріалах справи (том 1, а. с. 33-35) містяться відомості про те, що за адресою http://bomond.center/, якій відповідає доменне ім'я «bomond.center» міститься веб-сайт, який рекламує надання послуг салоном краси.

При цьому, комерційне найменування «Товариство з обмеженою відповідальністю «БОМОНД ГРУПП», англійською мовою: LLC «BOMOND GROUP».

Таким чином, в комерційному найменуванні LLC «BOMOND GROUP» обов'язковою розрізняльною частиною є слово «BOMOND», що виконане літерами латинської абетки.

Так, відповідно до статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

У ст. 489 Цивільного кодексу України передбачено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

До визначення схожості позначень із комерційним найменуванням встановлюються такі ж принципи, як і у випадку, коли таке комерційне найменування зареєстроване в якості знака для товарів і послуг або є частиною такого знака. Отже, вирішення питання схожості доменного імені із комерційним найменуванням пов'язане із вирішенням інтегрованої експертної задачі, яка вимагає визначення ступеню схожості об'єктів дослідження та визначення спорідненості товарів і/або послуг, для яких такі об'єкти застосовуються.

Позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати якщо вони використовуються для споріднених товарів/послуг і є схожими настільки, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування.

Тож, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати знаком у споживачів може виникнути думка, що вони надійшли із одного джерела.

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

У ст. 259 ГК України вказано, що вид господарської діяльності має місце у разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та має статус державного стандарту.

Відомості про види діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначаються із даних внесених до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, оскільки відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру. У ст. 18 цього ж Закону встановлено статус відомостей Єдиного державного реєстру, так, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Отже, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" відповідно до КВЕД є: 46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 73.11 - Рекламні агентства.

Разом з тим, основними видами діяльності юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" є: 16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, 22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас, 46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, 46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, 85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у., 86.22 - Спеціалізована медична практика, 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, 96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси, 96.04 - Діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 47.75 -Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 74.20 - Діяльність у сфері фотографії.

Отже, із порівняння видів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" та Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" вбачається збігання виду економічної діяльності « 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах».

Крім того, веб-сайт за адресою http://bomond.center/ містить рекламу салону краси, який крім основної діяльності займається роздрібною торгівлею косметичними товарами (пудра, крем).

Тож, судовим експертом встановлено, що товари та послуги, які пропонуються під комерційним найменуванням «БОМОНД ГРУПП» англійською мовою: LCC «BOMOND GROUP» є однорідними з товарами та послугами, які пропонуються під доменним іменем «bomond.center».

Отже, в доменному імені «bomond.center» використано комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «БОМОНД ГРУПП», англійською мовою: LLC «BOMOND GROUP».

Таким чином, доменне ім'я «bomond.center» є таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП".

За змістом ст. 490 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 159 ГК України, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Згідно п. 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Судом встановлений факт використання відповідачем у своєму найменуванні комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено «БОМОНД»), а також у процесі своєї господарської діяльності схожих до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені www.bomond.center, а тому таке використання є порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на комерційне найменування позивача, у зв'язку з чим позовні вимоги в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" використовувати позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства, зокрема, зобов'язання відповідача-1 внести зміни до своїх установчих документів, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню частково.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені , суди застосовують принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Оскільки виключні права позивача на використання комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено «БОМОНД») порушуються відповідачами, то обрані Товариством з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" способи захисту, зокрема заборона Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.bomond.center та зобов'язання відповідача-2 припинити делегування доменного імені www.bomond.center та видалити з реєстру доменне ім'я www.bomond.center є справедливими та ефективними, а тому підлягають задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

За таких обставин, враховуючи викладене вище, позовні вимоги позивача визнаються такими, що підлягають задоволенню частково.

Щодо розподілу судових витрат, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову на відповідача.

Як вбачається з матеріалів справи, окрім судового збору позивачем було сплачено 12 683, 52 грн. за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/32742/15.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" пропорційно розміру задоволених позовних вимог, оскільки останнім використовується позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет, в господарській діяльності та назві товариства, зокрема, за ініціативою останнього проведено реєстрацію та відбувається використання доменного імені bomond.center.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (45243, Волинська обл., село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2А, ідентифікаційний код - 38856049) використовувати позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (45243, Волинська обл., село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2А, ідентифікаційний код - 38856049) внести зміни до своїх установчих документів.

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" (03065, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд. 43 А, квартира 30, ідентифікаційний код - 37593550) порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУП" (скорочено "БОМОНД") шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.bomond.center.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" (03065, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд. 43 А, квартира 30, ідентифікаційний код - 37593550) припинити делегування доменного імені www.bomond.center та видалити з реєстру доменне ім'я www.bomond.center.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (45243, Волинська обл., село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2А, ідентифікаційний код - 38856049) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (01010, м. Київ, Дніпровський узвіз, буд. 1, ідентифікаційний код - 33723090) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. - судового збору та 12 683 (дванадцять тисяч шістсот вісімдесят три) грн. 52 коп. - витрат на оплату судової експертизи.

7. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

8. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

9. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2016.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 23.12.2016.

Суддя Бондарчук В.В.