Рішення

від 20.07.2017 по справі 522/9995/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/9995/17

Провадження № 2/522/7665/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Шенцевої О.П.,

при секретарі Соболевій О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовом РОЯЛТОН ОВЕРСІЗ до Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, за участі третіх осіб: ТОВ "Бергнер Україна" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, РОЯЛТОН ОВЕРСІЗ, звернувся до суду з позовом до відповідачів, ОСОБА_1 та Державної служби інтелектуальної власності України, в якому просить визнати недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.01.2008 р. щодо послуг 21 класу міжнародної класифікації товарів і послуг, видане Товариству з обмеженою відповідальністю Бергнер Україна (код ЄДРПОУ 33137920), зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.01.2008 р. недійсним повністю щодо послуг 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 25.10.2016 р. №20562 про перехід прав власності на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з свідоцтвом НОМЕР_1 від 25.01.2008 р. скасувати

Позовні вимоги обґрунтовані наступним.

Компанія Роялтон Оверсіз Лтд є належним власником прав на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за міжнародною реєстрацією в 8, 21, класах Міжнародної класифікації товарів і послуг. Це підтверджуєтеся відповідними сертифікатами про реєстрацію за реєстраційним номером №200313451, №200313452.

25 січня 2008 року власником знаку ІНФОРМАЦІЯ_1 було Товариство з обмеженою відповідальністю Бергнер Україна .

Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю Бергнер Україна знак ІНФОРМАЦІЯ_1 за заявкою від 15.11.2005р. №m200513764 для послуг 11, 21, 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг про що видано Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № від НОМЕР_2 від 25.01.2008 р.

В подальшому, рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 25.10.2016 р. було оформлено перехід права власності до фізичної особи ОСОБА_1.

Одним з комерційних партнерів Позивача є компанія Bergner HK Ltd з реєстрацією у Гонконзі, якою здійснювався продаж продукції з використанням торгового знаку, зокрема продаж продукції Товариству з обмеженою відповідальністю Бергнер Україна (надалі скорочено ТОВ Бергнер Україна ). Такий контракт було укладено з метою використання ТОВ Бергнер Україна в якості комерційного агенту та продаж продукції через цю компанію на внутрішньому ринку України.

При цьому позивач посилається на положення статті 6 seрties Паризької конвенції Про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року якими передбачено, що якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію. Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

При цьому, ані компанії ТОВ Бергенер Україна , ані будь-якій іншій особі на території України права на реєстрацію, використання, привласнення торгового знаку ІНФОРМАЦІЯ_1 Позивачем не передавались.

У судовому засіданні представник позивача підтримав уточнені позовні вимоги у повному обсязі та просив слухати справу без фіксації судового процесу.

Інші сторони у судове засідання не з'явились, про час слухання справи сповіщені належним чином.

Суд, заслухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали справи та докази по справі, вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Судом встановлено , що Позивач Роялтон Оверсіз Лтд є належним власником прав на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за міжнародною реєстрацією в 8, 21, класах Міжнародної класифікації товарів і послуг. Це підтверджуєтеся відповідними сертифікатами про реєстрацію за реєстраційним номером №200313451, №200313452.

Позивач веде оперативне управління компанією та здійснює свою господарську діяльність у Гонконгу.

Відповідно до сертифікату реєстрації знаку ІНФОРМАЦІЯ_1 у Гонконгу відбулась 12.11.2003 році.

Крім цього, 15 вересня 2005 р. Позивач здійснив реєстрацію знаку для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 у Європі шляхом отримання відповідного сертифікату №003788908.

Господарська діяльність компанії спрямована на продаж різноманітної продукції, в тому числі посуду та кухонних аксесуарів, через своїх комерційних агентів на території всього світу.

Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю Бергнер Україна знак ІНФОРМАЦІЯ_1 за заявкою від 15.11.2005р. №m200513764 для послуг 11, 21, 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг про що видано Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № від НОМЕР_2 від 25.01.2008 р.

В подальшому, рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 25.10.2016 р. було оформлено перехід права власності до фізичної особи ОСОБА_1.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до положень п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Одним з комерційних партнерів Позивача є компанія Bergner HK Ltd з реєстрацією у Гонконзі, якою здійснювався продаж продукції з використанням торгового знаку, зокрема продаж продукції Товариству з обмеженою відповідальністю Бергнер Україна . Контракт було укладено з метою використання ТОВ Бергнер Україна в якості комерційного агенту та продаж продукції через цю компанію на внутрішньому ринку України.

Згідно зі ст. 1 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність , зовнішньоекономічний договір (контракт) - домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Положеннями ч. 1. ст. 6 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність , суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.

Аналізуючи зазначене, Суд дійшов до висновку, що контракти та договори, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 HK Ltd та ТОВ Бергнер Україна були комерційними контрактами, а ТОВ Бергнер Україна фактично була одним з комерційних агентів компанії Роялтон Оверсіз Лтд .

20 березня 1883 року була прийнята Паризька конвенція Про охорону промислової власності . В Україні ця конвенція була ратифікована 25.12.1991 р.

Китайська народна республіка приєдналась до Паризької конвенції 19.12.1984 року.

Відповідно до Об'єднаної декларації Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Уряду Китайської Народної Республіки з питання про Гонконг від 19.12.1984 р. передача суверенітету Гонконгу переходить до Китайської народної республіки починаючи з 01.07.1997 р.

Таким чином, Паризька конвенція діє на території Гонконгу з 01.07.1997 р.

Положеннями статті 6 seрties Паризької конвенції передбачено, що якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію. Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

Суд виходить з того, що зі змісту статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності в тлумаченні термінів "агент" і "представник" потрібно виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного областям цивільного або торгового права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і розповсюджувачів продукції контрагента, що знаходяться з ним в певних договірних правовідносинах.

У Коментарі до Паризької конвенції проф. Г. Боденхаузена, який є офіційним коментарем до всіх статей Паризької конвенції щодо практичного застосування її положень, відносно застосування статті 6-septies , зазначено, що, враховуючи специфіку відносин щодо володіння та розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності (зокрема, на торговельні марки), поняття агент чи представник в розумінні статті 6-septies Паризької конвенції необхідно розуміти як особу, яка діяла в якості розповсюджувача виробу (товару), на який нанесено знак виробника (в тому числі, таким розповсюджувачем може бути, наприклад, дистриб'ютор виробника та ін). Дане положення буде застосовуватись й до тих, хто діяв в якості розповсюджувача виробу (товару), на який нанесено знак, і який подав заявку на реєстрацію знаку від свого імені.

Відповідачі не надали до суду належних доказів того, що компанії ТОВ Бергенер Україна або особисто ОСОБА_2 були отримані права на реєстрацію, використання, привласнення торгового знаку ІНФОРМАЦІЯ_1 від Позивача.

Суд зазначає, що доводи третьої особи ТОВ Бергнер Україна стосовно відсутності у Позивача пріоритету не заслуговують на увагу виходячи з наступного.

Статтею 4 Паризької конвенції визначено, що підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу. Будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету.

Таким чином, право пріоритету відноситься лише до заявок на реєстрацію, а не на вже зареєстровані знаки для товарів і послуг.

Позивачем були надані належні докази реєстрації торгівельного знаку значно раніше ніж це було здійснено ТОВ Бергнер Україна або ОСОБА_3

Так, зовнішньоекономічні договори між Bergner HK Ltd та ТОВ Бергнер Україна були укладені починаючи з 2004 року, а заявка на реєстрацію в Україні було подано пізніше, лише 15.11.2005 р.

Первинна реєстрація знаку ІНФОРМАЦІЯ_1 за компанією Позивача Роялтон Оверсіз Лтд відбулась у Гонконзі в 2003 році. Після цього Позивач здійснив додаткову Європейську реєстрацію 15.09.2005 року.

Таким чином, Державна служба інтелектуальної власності під час прийняття рішення про реєстрацію знаку для товарів і послуг допустила помилку та необґрунтовано зареєструвала право власності на знак ІНФОРМАЦІЯ_1 з а ТОВ Бергнер Україна .

Відповідно до підпункту в) пункту 1 статті 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг встановлено, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Враховуючи, що ОСОБА_1 на даний час незаконно володіє правами на знак ІНФОРМАЦІЯ_1 , це створює значні перешкоди у діяльності Позивача та може бути причиною неможливості ведення господарської діяльності на території України.

ТОВ Бергнер Україна станом на час розгляду справи продовжує незаконно використовувати знак для товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вбачається з наявності такого знаку на веб-сайті компанії та скріншоту (знімку екрану).

Суд також зазначає, що доводи ТОВ Бергнер Україна про пропуск Позивачем строків позовної давності не заслуговують на увагу враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

У матеріалах справи є довіреність на представника Позивача в Україні з якою вбачається, що представник отримав свої повноваження лише у 2017 році.

З метою контролю та виявлення порушень прав та інтересів довірителя (компанії Роялтон Оверсіз Лтд ) представником було проаналізовано відкритий реєстр баз даних про зареєстровані знаки для товарів і послуг в Україні та виявлено наявну реєстрацію знаку в словесному виражені ІНФОРМАЦІЯ_1 за власником ОСОБА_1, зокрема у 21 класі за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків.

ТОВ Бергнер Україна не було надано до суду належних доказів, того що представник Позивача у 2010 році мав повноваження для

Крім цього, ч. 3 ст. 267 ЦК України передбачено, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Проте, жодною зі сторін у справі не було надано до суду заяви про застосування строків позовної давності, а повноважень суду з застосування строків з власної ініціативи не передбачено.

Керуючись, ст.ст. 213-215 ЦПК України, положеннями Паризької Конвенції Про охорону промислової власності ,

ВИРІШИВ:

Позов РОЯЛТОН ОВЕРСІЗ до Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, за участі третіх осіб: ТОВ "Бергнер Україна" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг - задовольнити.

Визнати недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.01.2008 р. щодо послуг 21 класу міжнародної класифікації товарів і послуг, видане Товариству з обмеженою відповідальністю Бергнер Україна (код ЄДРПОУ 33137920) та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.01.2008 р. недійсним повністю щодо послуг 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 25.10.2016 р. №20562 про перехід прав власності на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з свідоцтвом НОМЕР_1 від 25.01.2008 р.

Рішення може бути оскаржено, про що протягом десяти днів з дня проголошення подається апеляційна скарга. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:

20.07.2017