Рішення

від 26.04.2018 по справі 910/13244/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

26.04.2018Справа № 910/13244/17

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДОПРОМ"

до відповідачів:

1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОДЮСЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії

Суддя Шкурдова Л.М.

Секретар с/з Баринова І.О.

Представники сторін:

від позивача: Лузан О.С. - пред.за дов., Сабалаєв В.С.

від відповідача 1: Саламов О.В. - пред.за дов., Гуньковська М.Д. - пред.за дов.

від відповідача 2: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/13244/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДПРОМ" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОДЮСЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ" про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що власником Свідоцтва на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за №19356 від 16.04.2001 року є ТОВ "ХЛАДОПРОМ", дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг "КАШТАН" було опубліковано в офіційному бюлетені №3 від 16.04.2001 року. 01.01.2017 року ТОВ "ХЛАДОПРОМ" уклало з ТОВ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" Ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об'єктів права інтелектуальної власності, за умовами якого ТОВ "ФМ ХЛАДОПРОМ" одержало невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 року, а також права власника знаку щодо судового захисту, що передбачено п.4.5 Ліцензійного договору. 25.12.2007 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів та послуг "КАШТАН Лубенський" і видано Відкритому акціонерному товариству "Лубенський молочний завод" Свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН Лубенський" за № 85879 від 25.12.2007 року. Позивач зазначає, що знак для товарів та послуг "КАШТАН Лубенський" за свідоцтвом України № 85879 від 25.12.2007 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356. Використання, зокрема маркування знаком "КАШТАН Лубенський" за свідоцтвом України № 85879 від 25.12.2007 року таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, наведених у свідоцтві України №19356 на знак для товарів та послуг "КАШТАН", може ввести в оману споживача щодо особи виробника товару. Отже, знаки для товарів та послуг "КАШТАН" та "КАШТАН Лубенський" є схожими настільки, що їх можна сплутати за всіма ознаками: звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими), а товари та послуги за Свідоцтвом № 19356 та свідоцтвом № 85879 є такими самими та спорідненими (30 клас МКТП).

Таким чином, використання слова "КАШТАН" у позначенні "КАШТАН Лубенський", відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг за № 85879 від 25.12.2007 року, порушують права на захист що випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг "КАШТАН" за № 19356 від 16.04.2001 року.

За таких підстав, позивач просить суд визнати недійсним повністю Свідоцтво на знак для товарів і послуг "КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ" за №85879 від 25.12.2007 року; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва на знак для товарів та послуг "КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ" за №85879 від 25.12.2007 року та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.17р. судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у даній справі до розгляду взаємопов'язаної справи №910/14162/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.17р. за клопотанням позивача призначено у справі №910/13244/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

05.02.2018 року до Господарського суду міста Києва надійшов висновок експерта № 242/17 від 31.01.2018 року за результатом проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/13244/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.18р. поновлено розгляд справи, призначено розгляд справи №910/13244/17 за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.18р. у задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Продюсерська компанія "Гармонія" про зупинення провадження у даній справі до розгляду справи № 910/14162/17 відмовлено.

В судовому засіданні 03.04.2018р. судом ухвалено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 26.04.2018 року.

03.04.2018 року від відповідача-2 надійшло клопотання про долучення доказів у справі, а саме Висновку експертного дослідження від 23.03.2018, в задоволенні якого судом відмовлено, з огляду на відсутність доказів направлення його сторонам у справі.

В судовому засіданні 26.04.18р. позивачем заявлено про відмову від заяви про зменшення позовних вимог, поданої раніше, яка прийнята судом, що відображено в протоколі судового засідання 26.04.18р, в зв'язку з чим суд розглядає дану справу за позовними вимогами, викладеними позивачем в позовній заяві.

В судовому засіданні 26.04.2018 року розпочато розгляд справи № 910/14162/17 по суті.

Відповідач-2 позов визнав, про що подав заяву про визнання позову від 26.04.2018 року.

Відповідач-1 проти задоволення позову заперечував, вказуючи, що позивачем не доведено факт порушення його прав, оскільки наявність прав на знак для товарів та послуг "КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ" у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача. Відповідач-1 зазначає про відсутність схожості порівнювальних знаків "КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ" і "КАШТАН", щодо висновків, зроблених експертом у Висновку судової експертизи №242-17 заперечив.

Відповідачем-2 подано заяву про розгляд справи за відсутності його представника.

У судовому засіданні 26.04.2018 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, власником Свідоцтва на знак для товарів та послуг КАШТАН за № 19356 від 16.04.2001 року є Товариство обмеженою відповідальністю ХЛАДОПРОМ . Дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг КАШТАН було опубліковано в офіційному бюлетені № 3 від 16.04.2001 року.

01.01.2017 року товариство обмеженою відповідальністю ХЛАДОПРОМ уклало з товариством обмеженою відповідальністю ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ Ліцензійний договір № 2/9-17 на право використання об'єктів права інтелектуальної власності, за умовами якого ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ одержало невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг КАШТАН за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року, а також права власника знаку щодо судового захисту, що передбачено п.4.5 Ліцензійного договору.

Відповідно до п.4.5. Ліцензійного договору, ліцензіар (ТОВ ХЛАДОПРОМ ) надає ліцензіату (ТОВ ФМ ХЛАДОПРОМ ) всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають зі Свідоцтв, зазначених в п.1.1. даного Договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальної юрисдикції України, тощо.

Звертаючись з позовом до суду позивач зазначає про наявність порушення прав, які випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг КАШТАН за № 19356 від 16.04.2001 року, порушення норм ч.3 ст. 6, ст. 9 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (надалі - Закон ) при реєстрації знаку КАШТАН Лубенський та, як наслідок, видачі Свідоцтва від 25.12.2007 року року № 85879 відповідачу-2 на праві власності.

22.02.1999 р. Відкрите акціонерне товариство Київський холодокомбінат №2 звернувся до НДЦПЕ Держпатенту України із заявою (номер подання заявки 99020539) з проханням зареєструвати зазначене у заявці Позначення КАШТАН як знак для товарів та послуг на ім'я заявника. Відповідно до Рішення від 30.03.2001 р. Відділом експертизи знаків для товарів, послуг та промислових зразків Українського інституту промислової власності, прийнято рішення про реєстрацію знаку КАШТАН за заявкою № 99020539.

16.04.2001р. Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг КАШТАН та видано ВАТ Київський холодокомбінат №2 Свідоцтво на знак для товарів та послуг КАШТАН за № 19356. Дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг КАШТАН було опубліковано в офіційному бюлетені № 3 від 16.04.2001р.

06.02.2011р. Державний департамент інтелектуальної власності видав Рішення Акціонерному товариству закритого типу Хладопром про публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг КАШТАН , відповідно до Свідоцтва № 19356 від 16.04.2001 р., тобто, АТЗТ Хладопром став правонаступником свідоцтва на знак для товарів та послуг від 16.04.2001 р. № 19356 КАШТАН .

25.05.2011р. було внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо зміни власника Свідоцтва №19356 від 16.04.2011 р. та опубліковано такі зміни в офіційному бюлетені Промислова власність від 25.05.2011 р. № 10.

25.06.2014 р. у зв'язку із зміною організаційно-правової форми АТЗТ Хладопром на ПрАТ Хладопром , відповідно до вимог діючого законодавства, було внесено зміни в Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.06.2014 р. № 19356.

14.04.2016 р. ПрАТ Хладопром було реорганізовано шляхом перетворення у ТОВ ХЛАДОПРОМ . У зв'язку з проведеною реорганізацією, було внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 11.07.2016 р. та опубліковано про такі зміни в офіційному бюлетені Промислова власність від 11.07.2016 р. № 13.

Знак для товарів та послуг КАШТАН зареєстровано за такими класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), зокрема:

Кл.29: м'ясо,; риба,; птиця,; дичина; м'ясні екстракти; законсервовані,; сухі,; несирі фрукти та овочі; желе,; повидла,; фруктові компоти; яйця,; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу;

Кл.30: кава,; чай,; какао,; цукор,; рис,; тапіока,; саго,; замінники кави; борошно та зернові продукти,; хліб; солодощі,; морозиво,; мед,; сироп мелясовий; дріжджі,; пекарські порошки; сіль,; гірчиця; оцет,; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива;

Заявка на знак для товарів і послуг КАШТАН була подана 22.02.1999 р. відкритим акціонерним товариством Київський холодокомбінат №2 , в подальшому ТОВ ХЛАДОПРОМ отримало дане Свідоцтво у власність.

Таким чином, виключні права на використання знаку для товарів та послуг КАШТАН за визначеними класами МКТП, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 належать ТОВ ХЛАДОПРОМ , а Свідоцтво на знак для товарів і послуг КАШТАН № 19356 зареєстровано 16.04.2001 року.

26.07.2006 року Відкрите акціонерне товариство Лубенський молочний завод подало заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг КАШТАН Лубенський .

25.12.2017 року Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг КАШТАН Лубенський і видано Відкритому акціонерному товариству Лубенський молочний завод Свідоцтво на знак для товарів та послуг КАШТАН Лубенський за № 85879 від 25.12.2007 року.

Дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг КАШТАН Лубенський було опубліковано в офіційному бюлетені № 21 від 25.12.2007 року.

Знак для товарів та послуг КАШТАН Лубенський зареєстровано за такими класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП):

Кл.30:кава,; чай,; какао,; цукор,; рис,; тапіока,; саго,; замінники кави; борошно та зернові продукти,; хліб; солодощі,; морозиво,; мед,; сироп мелясовий; дріжджі,; пекарські порошки; сіль,; гірчиця; оцет,; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, в тому числі фруктове морозиво, порошки на морозиво, в'язні речовини для морозива.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

Згідно з ч.1 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Заявка на реєстрацію знаку для товарів та послуг КАШТАН була подана ВАТ Київський холодокомбінат №2 22.02.1999 року, Свідоцтво №19356 від 16.04.2001 року.

Заявка на реєстрацію знаку для товарів та послуг КАШТАН Лубенський була подана ВАТ Лубенський молочний завод 26.07.2006 року. Свідоцтво №85879 від 25.12.2007 року.

Таким чином, пріоритет та виключні права на використання знаку для товарів та послуг КАШТАН за визначеними класами МКТП, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 належать ТОВ ХЛАДОПРОМ , а Свідоцтво на знак для товарів і послуг КАШТАН № 19356 зареєстровано 16.04.2001 року.

Знак для товарів та послуг КАШТАН Лубенський не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , а Свідоцтво на знак для товарів та послуг за № 85879 було видане Відповідачем-1 внаслідок порушення п. 4 та п. 4.3. Наказу Держпатенту України Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг за № 116 від 28.07.1995 року, за яким при проведенні експертизи заявки відповідача по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак, не було здійснено перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони.

Задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з: перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону; перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

Знак для товарів та послуг КАШТАН відповідно до Свідоцтва № 19356 від 16.04.2001 року підлягає правовій охороні, відповідно до чинного законодавства України.

Спір у справі виник у зв'язку з тим, що на думку позивача використання слова Каштан у позначенні Каштан Лубенський відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг за №85879 від 25.12.2007 року порушують права на захист що випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг Каштан за №19356 від 16.04.2001 року, в зв'язку з тим, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати за всіма ознаками (звуковими, графічними, семантичними), а товари та послуги за Свідоцтвом №19356 та свідоцтвом №85879 є такими самими та спорідненими (30 клас МКТП).

Враховуючи те, що для встановлення обставин схожості до ступеню змішування знаків за Свідоцтвом №19356 від 16.04.2001 року та Свідоцтвом за №85879 від 25.12.2007 року необхідні спеціальні знання судом у справі ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.17р. призначено у справі №910/13244/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

За результатом проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. складено Висновок експерта №242/17, у якому судовим експертом встановлено, що позначення Каштан лубенський за свідоцтвом №85879 від 25.12.2007 року є словесним позначенням; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85879 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 стосовно товарів і послуг 29, 30 та послуг 35 класу МКТП та не є схожим настільки, що його можна сплутати стосовно товарів 16, 31, 32, 33 класів МКТП; знак для товарів і послуг Каштан лубенський за свідоцтвом України №85879 є таким, що може ввести споживачів в оману, щодо особи, а саме щодо ТОВ ХЛАДОПРОМ , яке є власником знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356; у зображенні знака Каштан лубенський за Свідоцтвом України №85879 від 25.12.2007 року домінує словесний елемент Каштан ; знак Каштан лубенський зареєстрований за Свідоцтвом №85879 від 25.12.2007 року має розрізняльну здатність щодо товарів 30 класу МКТП для яких зареєстровано знак КАШТАН за Свідоцтвом №19356 від 16.04.2001 року; позначення КАШТАН за Свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року не є загальновживаним як позначення товарів певного виду, а саме для 30 класу МКТП.

Таким чином, судовим експертом встановлено, що знак для товарів та послуг КАШТАН Лубенський за свідоцтвом України № 85879 від 25.12.2017р. є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг КАШТАН за свідоцтвом України № 19356 стосовно таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП.

Отже, використання, зокрема маркування знаком КАШТАН Лубенський за свідоцтвом України № 85879 від 25.12.2007 року таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 19356 на знак для товарів та послуг КАШТАН , може ввести в оману споживача щодо особи виробника товару. Таким чином, знаки для товарів та послуг КАШТАН та КАШТАН Лубенський є схожими настільки, що їх можна сплутати за всіма ознаками: звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими), а товари та послуги за Свідоцтвом № 19356 та свідоцтвом № 85879 є такими самими та спорідненими (30 клас МКТП).

Таким чином, використання слова КАШТАН у позначенні КАШТАН Лубенський , відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг за № 85879 від 25.12.2007 року, порушують права на захист що випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг КАШТАН за № 19356 від 16.04.2001 року.

Відповідно до п.а ч. 1 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч.2. ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (в ред. від 25.06.2003 року)

Згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (в ред. від 25.06.2003 року) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи на таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Як вбачається зі змісту висновку судового експерта, знак для товарів і послуг КАШТАН лубенський є схожим із знаком для товарів і послуг КАШТАН за такими ознаками як алфавіт та графічне написання, а також за фонетичними та семантичними ознаками.

Судовим експертом у висновку зазначено, що у зображенні КАШТАН лубенський домінує словесний елемент каштан .

Крім того судовим експертом зазначено, що знак для товарів і послуг КАШТАН лубенський є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг КАШТАН стосовно товарів і послуг 29, 30 та послуг 35 класу МКТП.

Відтак, з висновку судового експерта вбачається, що знак для товарів і послуг КАШТАН лубенський є схожим із знаком для товарів і послуг КАШТАН настільки, що може ввести в оману споживача щодо особи виробника товару та знаки для товарів та послуг "КАШТАН" та "КАШТАН Лубенський" є схожими настільки, що їх можна сплутати за всіма ознаками: звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими), а товари та послуги за Свідоцтвом № 19356 та свідоцтвом № 85879 є такими самими та спорідненими (30 клас МКТП).

Відповідно до ч. 2 ст. 73 ГПК України висновок експерта належить до засобів доказування у господарському процесі і має доказову силу.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань (ч. 1, 2 ст. 98 ГПК України).

Відповідач-1 проти висновку експерта №242/17 заперечував, вказуючи, що: експертом під час проведення дослідження було неправильно застосовано методологію порівняння позначень на предмет їх схожості, а саме фонетичного, графічного та семантичного критеріїв. Зокрема, на думку відповідача-1 експерт не взяв до уваги той факт, що порівнювані знаки фонетично відрізняються додатковим словесним елементом ЛУБЕНСЬКИЙ та різні кількістю наголосів, а також те, що знак для товарів і послуг КАШТАН лубенський відрізняється словом лубенський , яке відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови визначається, як позначення географічного регіону (Лубенський район розташований в північно- західній частині Полтавської області. Районний центр - м. Лубни), вказуючи тим самим на відмінність від інших товарів під знаком КАШТАН .

Статтею 74 ГПК України на сторони покладено обов'язок доказування обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідачем-1 попри наведені ним заперечення до матеріалів справи не надано належних та допустимих доказів, які б спростовували висновки, наведені у висновку експерта.

Суд звертає увагу на те, що в силу положень ч. 3 ст. 98 та ст. 101 ГПК України висновок експерта може бути складений на замовлення учасника справи. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Відтак, у разі наявності сумнівів у висновку експерта, наданому за результатами проведення судової експертизи, призначеної ухвалою суду, відповідач-1 не був позбавлений права долучити до матеріалів справи висновок експерта, складений на його замовлення.

Разом з тим, відповідач-1 таким правом не скористався, так само як і не скористався передбаченим ч. 2 ст. 107 ГПК України процесуальним правом подати клопотання про призначення повторної експертизи за наявності сумнівів у правильності висновку експерта.

Статтею 104 ГПК України встановлено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

З огляду на відсутність допустимих та достатніх доказів, які б спростовували або ставили під сумнів висновок експерта, та враховуючи те, що відповідачем-1 попри наявні у нього відповідні процесуальні права не було подано висновку експерта, складеного на його замовлення та не було поставлено перед судом питання про призначення повторної експертизи, у суду відсутні підстави для відхилення наявного у справі висновку експерта.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів .

Відтак, з огляду на викладене, враховуючи висновок експерта № 242/17 від 31.01.2018 року, суд приходить до висновку, що знаки для товарів і послуг КАШТАН та КАШТАН лубенський є схожими настільки, що їх можна сплутати за всіма ознаками: звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими), а товари та послуги за Свідоцтвом № 19356 та свідоцтвом № 85879 є такими самими та спорідненими (30 клас МКТП).

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При цьому порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Таким чином, враховуючи схожість знаків для товарів і послуг, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, у зв'язку з чим приходить до висновку про можливість їх задоволення у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст.74, 76-80, 129, 236 - 240 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю Свідоцтво на знак для товарів і послуг КАШТАН Лубенський за №85879 від 25.12.2007 року.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі (01008, м.Київ, вул.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2, код ЄДРПОУ 37508596) внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва на знаки для товарів та послуг КАШТАН Лубенський за №85879 від 25.12.2007 року та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені Промислова власність .

4. Стягнути з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м.Київ, вул.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2, код ЄДРПОУ 37508596) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДОПРОМ" (61046, Харківська обл., місто Харків, вул.ХАБАРОВА, будинок 1, код ЄДРПОУ 39106394) 1600 (тисячу шістсот) грн 00 коп - витрати по сплаті судового збору.

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОДЮСЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ" (37500, Полтавська обл., місто Лубни, ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРСЬКИЙ , будинок 16А, код ЄДРПОУ 38728842) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДОПРОМ" (61046, Харківська обл., місто Харків, вул.ХАБАРОВА, будинок 1, код ЄДРПОУ 39106394) 1600 (тисячу шістсот) грн 00 коп - витрати по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя Шкурдова Л.М.

Дата складання тексту рішення: 03.05.18