Ухвала

від 15.01.2019 по справі 910/9433/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА 15.01.2019Справа №  910/9433/17 за позовом          Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума"; до                    Товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" про                     припинення порушення прав інтелектуальної власності Суддя Картавцева Ю.В. Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Київгума" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" та Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум", у якому просило заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”) виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія “ГРАНУМ” здійснювати продаж виробу “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”) будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua; вилучити з цивільного обороту вироби “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності на промисловий зразок “Грілка гумова”. Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.05.2018 (суддя Мандриченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 позов задоволено частково. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу «Грілка гумова» (у т.ч. з назвою «Грілка гумова «Гранум») виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. - Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China). Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія «ГРАНУМ» здійснювати продаж виробу «Грілка гумова» (у т.ч. з назвою «Грілка гумова Гранум») будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua. У задоволенні іншої частини позову відмовлено повністю.   Постановою Верховного Суду від 20.11.2018 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 03.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 у справі за № 910/9433/17 скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суду. За наслідками проведеного повторного автоматизованого розподілу справу №910/9433/17 передано судді Картавцевій Ю.В. Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження. Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 суд ухвалив прийняти справу № 910/9433/17 до розгляду; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 18.12.2018. 18.12.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, згідно з якою позивач просить позовні вимоги позивача прийняти в уточненому вигляді: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”) виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія “ГРАНУМ” здійснювати продаж виробу “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”) будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua. 18.12.2018 до відділу діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про призначення судової експертизи та про зупинення провадження у даній справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №757/35811/18-ц. У підготовче засідання 18.12.2018 з'явились представники позивача та відповідача 2, представник відповідача 1 у підготовче засідання не з'явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомив. Розглянувши клопотання представника відповідача 2 про зупинення провадження у справі, судом відмовлено в його задоволенні з огляду на наступне. Обґрунтовуючи вказане клопотання, відповідач 2 зазначає, що в провадженні Печерського районного суду міста Києва перебуває справа №757/35811/18-ц про визнання недійсним патенту України №27690 на промисловий зразок «Грілка гумова» від 26.08.2014, наявністю якого, власне, обґрунтовані позовні вимоги в контексті порушення прав позивача у даній справі. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини першої статті 227 цього Кодексу - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи (п. 4 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України). Суд зазначає, що зупинення провадження у справі - тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені. Суд зазначає, що справа №757/35811/18-ц є пов'язаною з даною справою, оскільки в межах справи №757/35811/18-ц встановлюються обставини щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним патенту, існуванням якого обґрунтоване порушення прав позивача у даній справі. Водночас, суд наголошує на тому, що імперативні приписи ст. 227 Господарського процесуального кодексу України встановлюють обов'язок суду зупинити провадження у справі у разі об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи. Так, відповідно до ст. 227 Господарського процесуального кодексу України суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі. Йдеться про те, що господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок: а) непідвідомчості; б) обмеженості предметом позову; в) неможливості розгляду тотожної справи;  г) певної черговості розгляду вимог. Разом з тим, суд не позбавлений можливості в межах даної справи самостійно встановити ті обставини, що входять до предмету доказування у справі, тоді-як обставини, що будуть досліджуватись у справі №757/35811/18-ц не є тими обставинами, без встановлення яких суд не зможе вирішити спір по суті. При цьому, у разі, якщо позов у справі №757/35811/18-ц буде задоволений, учасники не будуть позбавлені процесуальних можливостей щодо перегляду рішення суду у даній справі (у разі задоволення позову), зокрема, за нововиявленими обставинами. За наведених обставин, з огляду на відсутність об'єктивної неможливості розгляду даної справи до набрання законної сили судовим рішенням у справі №757/35811/18-ц, відсутні підстави для зупинення провадження у даній справі, а тому в задоволенні клопотання відповідача 2 про зупинення провадження у справі відмовлено. Крім того, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду. З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 18.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 15.01.2019. 29.12.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшли дві аналогічні за змістом заяви про часткову відмову від позовних вимог, згідно з якими позивач просить прийняти відмову від позовних вимог в частині вилучення з цивільного обігу товарів, введених в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності позивача та прийняти позовні вимоги позивача в уточненому вигляді: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”) виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія “ГРАНУМ” здійснювати продаж виробу “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”) будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua. 14.01.2019 до суду від представника відповідача 2 надійшли два аналогічних електронних повідомлення №1 про проведення судового засідання за відсутності представника. У підготовче засідання 15.01.2019 представники сторін не з'явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомили. Розглянувши заяву позивача про часткову відмову від позову, яка подана у двох примірниках, а також заяву про уточнення позовних вимог, подану 18.12.2018, що фактично є також заявою про часткову відмову від позову в частині вилучення з цивільного обігу товарів, введених в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності позивача, суд зазначає наступне. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом. Згідно з ч. 2 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України до ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення. Частиною 5 статті 191 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє. Відповідно до частини 3 статті 191 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі. Суд зазначає, що заяви про часткову відмову від позовних вимог підписані генеральним директором позивача, з огляду на що суд приймає відмову позивача від позову в частині позовних вимог про вилучення з цивільного обороту виробів “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності на промисловий зразок “Грілка гумова”, у зв'язку чим, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі в цій частині підлягає закриттю. Розглянувши клопотання відповідача 2 про призначення судової експертизи, суд дійшов наступних висновків. У вказаному клопотанні відповідач 2 ставить на вирішення судової експертизи такі питання: -          Які ознаки промислового зразка №27690 Грілка гумова, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26 серпня 2014 року, є суттєвими? -          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-1, 1 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? -          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-2, 2 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? -          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-3, 3 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? -          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-1, 1 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? -          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-2, 2 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? -          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-3, 3 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? Як встановлено судом, позовні вимоги обґрунтовані неправомірним використанням відповідачами шляхом ввезення та продажу виробу "Грілка гумова", у тому числі з назвою "Грілка гумова "Гранум", виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD", виготовленої із застосуванням промислового зразка "Грілка гумова" (8 варіантів) за патентом України № 27690 без дозволу ТОВ "Київгума", що є порушенням прав позивача, який станом на дату подання позову мав виключну ліцензію на використання промислового зразка за патентом України № 27690 та в процесі розгляду справи став власником такого патенту. Направляючи дану справу на новий розгляд до суду першої інстанції, Верховний Суд у постанові від 20.11.2018 вказав, що для правильного вирішення даного судового спору слід з'ясувати повний перелік суттєвих ознак промислового зразка   за патентом України № 27690 (з урахуванням його новизни станом на час реєстрації та відповідно до кількості зареєстрованих варіантів – 8). Після того встановити суттєві ознаки спірних виробів та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка, враховуючи наявність 8-ми варіантів зареєстрованого промислового зразка та декількох різних (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, ємністю тощо) варіантів виробів, які використовувалися відповідачами. За результатами порівняння визначити певні вироби та варіанти зареєстрованого промислового зразка, де ознаки співпали. За необхідності питання, пов'язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використання сукупності суттєвих ознак промислового зразка у певному виробі чи в іншому промисловому зразку (його варіанті), можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. З огляду на наведене, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України). З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. При цьому, суд зазначає, що іншими учасниками справи не подано суду власних питань на судову експертизу. Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. За приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України). З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб'єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/9433/17 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 191, 228, 229, п. 4 ч. 1 ст. 231, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235  Господарського процесуального кодексу України, суд УХВАЛИВ: 1.          Прийняти відмову позивача – Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" від позову в частині  позовних вимог про вилучення з цивільного обороту виробів “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності на промисловий зразок “Грілка гумова”. 2.          Закрити провадження у справі №910/9433/17 в частині  позовних вимог про вилучення з цивільного обороту виробів “Грілка гумова” (у т.ч. з назвою “Грілка гумова “Гранум”), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності на промисловий зразок “Грілка гумова”. 3.          Призначити у справі №910/9433/17 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). 4.          На вирішення судової експертизи поставити наступні питання: 4.1.          Які ознаки промислового зразка №27690 Грілка гумова, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26 серпня 2014 року, є суттєвими (щодо кожного з восьми зареєстрованих варіантів)? 4.2.          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-1, 1 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? 4.3.          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-2, 2 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? 4.4.          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-3, 3 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? 4.5.          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-1, 1 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? 4.6.          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-2, 2 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? 4.7.          Чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-3, 3 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27690? 5.          Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України. 6.          Витрати на проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум". Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" провести попередню оплату судової експертизи, про що повідомити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. У разі несплати витрат на проведення експертизи відповідачем 2, дану оплату може бути здійснено позивачем або відповідачем 1. 7.          Матеріали справи № 910/9433/17 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. 8.          Зобов'язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства. 9.          Зупинити провадження у справі № 910/9433/17 на час проведення експертизи. 10.          Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України. Суддя                                                                                          Ю.В. Картавцева