Рішення

від 10.02.2010 по справі 12/165

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  12/165

10.02.10

За первісним позовом                    Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній

                    «Техінсервіс»     

До                    Товариства  з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР»

3-ті особи, які не заявляють

самостійних вимог на

предмет спору, на стороні

позивача                    1. Товариство з обмеженою відповідальністю

                    «Виробнича група «Техінсервіс»

                    2. ОСОБА_1

3-ті особи, які не заявляють

самостійних вимог на

предмет спору, на стороні

відповідача                    1. Державний департамент інтелектуальної власності

                    Міністерства освіти і науки України

                    2. ОСОБА_2

про                                        захист інтелектуального права  

За зустрічним позовом                    Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР»

До                    1.Товариства з обмеженою відповідальністю  

                    «Виробнича група «Техінсервіс»

2. Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України

Про                                        визнання недійсним повністю патенту  України №14121 від

                                               25.04.2007р.

За позовом третьої особи,

яка заявляє самостійні

вимоги на предмет спору   Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича

                                                 група «Техінсервіс»

До                                            Товариства  з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР»

3-тя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на

предмет спору, на стороні

позивача                               ОСОБА_1

3-ті особи, які не заявляють

самостійних вимог на

предмет спору, на стороні

відповідача                            1. Державний департамент інтелектуальної власності

                    Міністерства освіти і науки України

                    2. ОСОБА_2

про                                        захист інтелектуального права  

                                                                                                                     Суддя  Палій В.В.

                                                                                                           Секретар Молочна Н.С.

Представники:        

Від ТОВ "Група компаній «Техінсервіс»   Перепелиця С.О.- предст. (дов. від 16.05.2007р.)

Від ТОВ «ТІСЕР»                                           Коваль А.М. –предст. (дов. від 16.07.2008р.)

Від ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»Солоненко М.М.- предст. (дов. від 22.08.2008р.)

Від ОСОБА_1          не з’явився

Від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України                                                             не з’явився

Від ОСОБА_2         не з‘явився

                                                  ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Техінсервіс»-  звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР», відповідно до якого просить суд:

- заборонити ТОВ «ТІСЕР»виготовляти продукцію, а саме: - «фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджується Патентом на промисловий зразок № 14121 який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007p.;

- заборонити ТОВ «ТІСЕР», без погодження з позивачем - ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»здійснювати будь-які дії з продукцією –«фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджується Патентом на промисловий зразок № 14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007р.;

- постановити рішення про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених та введених у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, що підтверджені Патентом на промисловий зразок №14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007р., та знищення таких товарів, а саме «фільтрів-згущувачів»виготовлених ТОВ «ТІСЕР»;

- витрати, пов'язані із зберіганням розвантаженої на митний склад контрафактної продукції, покласти на відповідача (розмір таких витрат буде уточнено в подальшому).

Ухвалою Господарського суду міста Києва  від 06.08.2008р. (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі №12/165, прийнято позовну заяву до розгляду та призначено розгляд справи на 22.08.2008 р.

07.08.2008р. судом одержано  зустрічну позовну заяву ТОВ «ТІСЕР»до ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в якому ТОВ «ТІСЕР» просить суд:

-  визнати повністю недійсним патент України №14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»;

-  зобов’язати Державний  департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідний запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України  №14121 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою суду від 08.08.2008р. зустрічну позовну заяву ТОВ "ТІСЕР" до ТОВ “Група компаній «Техінсервіс»та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України прийнято до розгляду, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за первісним позовом Державний  департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.  

В судове засідання 22.08.2008 р. представник ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»не з’явився, витребуваних судом документів не надав, натомість судом отримано телеграму Товариства з клопотанням про відкладення слухання справи, в зв’язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника.

Клопотання судом задоволено.

Крім того, судом задоволено клопотання гр. ОСОБА_2 про залучення його до участі у справі №12/165 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні ТОВ «ТІСЕР», оскільки рішення суду може вплинути на його права.  

Ухвалою суду від 22.08.2008р. відкладено розгляд справи на 12.09.2008р., залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні ТОВ «ТІСЕР»ОСОБА_2.

27.08.2008р. відділом діловодства суду отримано від ТОВ «ТІСЕР» відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач за первісним позовом просить суд відмовити у його задоволенні повністю з підстав,  викладених у відзиві.

У судовому засіданні 12.09.2008р. представник позивача за первісним позовом –ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»- подав клопотання про залучення до участі у справі ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, оскільки на даний час права на промисловий зразок «фільтр-згущувач»за Патентом України №14121 належать: ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»(користувач невиключної ліцензії на виробництво та реалізацію «фільтр-згущувач») та ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»(власник промислового зразка «фільтр-згущувач»за Патентом №14121), а отже рішення суду по даній справі вплине на права та обов'язки ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс».

Також, у судовому засіданні представником позивача за первісним позовом - ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»- подано клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_1 у якості третьої особи без самостійних вимог на боці позивача, оскільки ця особа є автором промислового зразка «фільтр-згущувач».

Клопотання судом задоволені.

Ухвалою суду від 12.09.2008р. відкладено розгляд справи на 07.11.2008 р., залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»та  ОСОБА_1.

29.10.2008р. відділом діловодства суду отримано від 3-ої особи ОСОБА_2 письмові пояснення по суті спору.

07.11.2008р. відділом діловодства суду отримано від представника 3-ої особи ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс» відзив на зустрічну позовну заяву, відповідно до якого ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»зустрічну позовну заяву не визнав в повному обсязі з підстав, викладених у відзиві.

В судовому засіданні 07.11.2008р. представником 3-ої особи ОСОБА_1 подано письмові пояснення по суті спору, відповідно до яких ОСОБА_1 в повному обсязі підтримує позовні вимоги ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»з підстав, викладених у поясненнях.

Також в судовому засіданні 07.11.2008р. представником відповідача за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом було заявлено клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності та зазначені питання, які пропонуються поставити на роз’яснення вказаної експертизи.

Ухвалою суду від 07.11.2008р. розгляд справи відкладено на 26.11.2008р. в зв’язку з нез’явленням в судове засідання представників позивача та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, неподанням витребуваних доказів, для вивчення поданих матеріалів та з метою надання учасникам процесу можливості висловити свої міркування щодо призначення у справі судової експертизи.

20.11.2008 р. ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»подано до суду позовну заяву, з метою вступити у справу у якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

24.11.2008р. судом винесено ухвалу, якою третій особі - ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», яка заявила самостійні вимоги на предмет спору у справі №12/165 за первісним позовом ТОВ «Група компаній «Техінсервіс» до ТОВ «ТІСЕР», 3-ті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», ОСОБА_1, 3-ті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Державний департамент інтелектуальної власності МОН України, ОСОБА_2 про захист інтелектуального права, позовні матеріали повернуті без розгляду на підставі п. п. 3, 4, 10 ст. 63 ГПК України.

У судовому засіданні 26.11.2008р. представником третьої особи - ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»з посиланням на ч. 1 ст. 79 ГПК України заявлено клопотання про зупинення провадження у справі №12/165 до розгляду Київським апеляційним судом апеляційної скарги ТОВ «Виробнича група «“Техінсервіс»на ухвалу Господарського суду    м. Києва від 24.11.2008р.

У задоволенні даного клопотання судом відмовлено, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

В даному випадку господарським судом повернуто без розгляду позовну заяву третьої особи - ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору у справі №12/165 і звернуто увагу позивача, що після усунення недоліків, які стали підставою повернення позовної заяви без розгляду, він може повторно звернутися до Господарського суду м. Києва з позовом.

Також у судовому засіданні 26.11.2008р. третя особа - ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»з посиланням на п. 2 ч. 1 ст. 81 ГПК України заявила клопотання про залишення зустрічного позову ТОВ «ТІСЕР»про визнання недійсним патенту України   №14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»без розгляду, оскільки Солом’янським районним судом м. Києва розглядається аналогічна справа.

У задоволенні даного клопотання судом відмовлено з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгляду, якщо у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, є справа з господарського спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

З клопотання третьої особи вбачається, що ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 12.11.2008р. порушено провадження у справі № 2-4452-1/08 за позовом ОСОБА_1, ТОВ «“Виробнича група «Техінсервіс»до відповідачів: ОСОБА_2, ТОВ «ТІСЕР»про визнання Патенту №17052 на промисловий зразок «Фільтр»недійсним та відшкодування моральної шкоди і у межах даної справи 25.11.2008р. у попередньому засіданні відповідачем ТОВ «ТІСЕР»було заявлено зустрічний позов до ОСОБА_1, Державного департаменту інтелектуальної власності, третя особа - компанія S.A.», про визнання патенту України №14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»недійсним. При цьому, третьою особою до заявленого клопотання не додано ухвали Солом’янського районного суду м. Києва у справі № 2-4452-1/08 про прийняття вказаного зустрічного позову ТОВ «ТІСЕР»до розгляду.

З огляду на зазначене вище, а також враховуючи, що суб’єктний склад сторін у вказаних справах є різним, суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання третьої особи.

Представником Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в судовому засіданні 26.11.2008р. подано відзив на зустрічну позовну заяву, відповідно до якого відповідач-2 за зустрічним позовом проти зустрічного позову заперечив та просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, пред’явлених до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України з підстав, викладених у відзиві.

Крім того, у судовому засіданні 26.11.2008 р. третьою особою - ТОВ «ВГ «Техінсервіс»- було також заявлено клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності та зазначені питання, які пропонуються поставити на роз’яснення вказаної експертизи.

Дане клопотання у судовому засіданні було підтримано представником позивача за первісним позовом.

З метою вирішення клопотань сторін про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності розгляд по справі у судовому засіданні 26.11.2008р. було оголошено перерву до 05.12.2008р.

04.12.2008р. відділом діловодства суду від генерального директора позивача за первісним позовом отримано телеграму про відкладення розгляду справи у зв’язку із неможливістю участі у вказаному судовому засіданні представника позивача.

У судовому засіданні 05.12.2008 р. представником ТОВ «ТІСЕР»заявлено клопотання про заміну неналежного відповідача за зустрічним позовом - ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»на належного –ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», який станом на 05.12.2008 р. є власником  патенту України №14121.

Клопотання судом задоволено, у зв’язку із наступним.

Судом встановлено, що зустрічний позов подано не до тієї особи, яка має відповідати за позовом. Станом на дату подання зустрічного позову власником оскаржуваного патенту України №14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»було ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», яке набуло право власності на цей патент на підставі договору про передачу права власності на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України №14121 від 21 квітня 2008р. Даний договір набув чинності з моменту його реєстрації Державним департаментом інтелектуальної власності, яка відбулася 25 липня 2008р. відповідно до рішення Департаменту від 04 липня 2008р.

Таким чином, оскільки власником оскаржуваного за зустрічним позовом патенту України №14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»є ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», суд вважав за доцільне допустити заміну первісного відповідача за зустрічним позовом - ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»належним відповідачем, а саме ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс».

Крім того, у судовому засіданні 05.12.2008р. судом поставлено на обговорення клопотання позивача за первісним позовом про відкладення розгляду справи.

Враховуючи відсутність заперечень з боку представників сторін, присутніх у судовому засіданні 05.12.2008р., а саме представників ТОВ «ТІСЕР»та ОСОБА_2, суд вирішив відкласти розгляд справи.

Ухвалою суду від 05.12.2008р. відкладено розгляд справи на 17.12.2008 р., замінено первісного відповідача за зустрічним позовом - ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»належним відповідачем, а саме ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс».

16.12.2008р. відділом діловодства суду отримано від ТОВ «ВГ «Техінсервіс»зустрічну позовну заяву про захист інтелектуального права, в якій ТОВ «ВГ «Техінсервіс»просить суд:

- заборонити ТОВ «ТІСЕР»виготовляти продукцію, а саме: - «фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджується патентом на промисловий зразок №14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007p.;

- заборонити ТОВ «ТІСЕР», без погодження з позивачем ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», здійснювати будь-які дії з продукцією –«фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджується Патентом на промисловий зразок №14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007р.;

- постановити рішення про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених та введених у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, що підтверджені Патентом на промисловий зразок №14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007р., та знищення таких товарів, а саме «фільтрів-згущувачів», виготовлених ТОВ «ТІСЕР»;

- винести рішення про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»та зміст судового рішення щодо такого порушення;

- судові витрати покласти на відповідача.

Водночас, зважаючи на те, що ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс» є третьою особою у справі, ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»вже подавало позовну заяву з метою вступу  у справу у якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, але 24.11.2008р. судом винесено ухвалу, якою повернуто позовні матеріали без розгляду, а також на те, що правом подання зустрічного позову згідно ст. 60 ГПК України наділений лише відповідач, суд приходить до висновку, що поданий позов не є зустрічним, а його слід вважати позовною заявою даної третьої особи, яка заявила самостійні вимоги.

Суд прийшов до висновку, що подані матеріали є достатніми для прийняття вказаної позовної заяви третьої особи до розгляду.

У судовому засіданні 17.12.2008 р. представниками відповідача за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом підтримано заявлене раніше клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав заявлені ТОВ «ТІСЕР»та ТОВ «ВГ «Техінсервіс»клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності обґрунтованими та задовольнив їх з огляду на наступне.

Предметом спору за первісним позовом є припинення порушення прав на промисловий зразок «фільтр-згущувач»за патентом України №14121. Предметом зустрічного позову є відповідність умовам патентоздатності вказаного промислового зразка.

Таким чином, для правильного вирішення спору по суті необхідно за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, якими суд не володіє, визначити:

-          чи використовує ТОВ «ТІСЕР»промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України №14121 при виготовленні “частин обладнання для фільтрування, що використовується на цукровому заводі, в процесі виробництва цукру”, а саме: корпусу фільтра станції фільтрації цукрового сиропу та знімача для установки та зняття фільтрувальних рамок;

-          чи використовує ТОВ «ТІСЕР»при здійсненні вищезазначених дій власний промисловий зразок «ФІЛЬТР»за патентом України №17052;

-          чи є промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України №14121 новим, а саме, чи стала сукупність його суттєвих ознак загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видачу патенту (25 квітня 2007р.).   

Суд прийшов висновку, що для вирішення вищенаведених питань, які стосуються предметів спору як за первісним, так і за зустрічним позовами, необхідні спеціальні знання. Аналогічна позиція викладена у абзацах 2, 3 п. 5 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності»від 29 березня 2005 р. № 04-5/76, згідно яких питання про наявність новизни запатентованого промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту та питання щодо виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка є ключовими питаннями, які мають бути поставлені судом на роз’яснення судового експерта.   

У відповідності до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За приписами ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз’яснені судовим експертом.

Відповідні питання були запропоновані сторонами у заявлених клопотаннях при призначення судової експертизи, а також відповідають питанням, наведеним у вказаних вище Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України, а тому суд вважав за необхідне поставити їх на роз’яснення судових експертів.

Клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності заявлені ТОВ «ТІСЕР»та ТОВ «ВГ «Техінсервіс» також були підтримані у судовому засіданні 17.12.2008 р. представниками ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»та Державного департаменту  інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Ухвалою суду від 17.12.2008р. прийнято позовну заяву третьої особи –ТОВ «ВГ «Техінсервіс»про захист інтелектуального права до розгляду,  призначено у справі №12/165 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України, провадження у справі №12/165 зупинено на час проведення судової експертизи.

26.12.2008р. судом одержано  від ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»заяву про відвід судді Прокопенко Л.В. від розгляду справи №12/165 та апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.12.2008р.

31.07.2009р. судом одержано висновок №511 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 28.07.2009р.

20.08.2009р. матеріали справи №12/165 скеровані до апеляційної інстанції, у зв’язку з надходженням апеляційної скарги (26.12.2008р.) від ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»на ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.12.2008р. у справі №12/165.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2009р. апеляційну скаргу ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»у справі №12/165 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.12.2008р. у справі №12/165 залишено без змін.

01.12.2009р. матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва та за резолюцією Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 02.12.2009р. передано для подальшого розгляду судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 04.12.2009р. заяву ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»про відвід судді Прокопенко Л.В. (від 26.12.2008р.) залишено без задоволення, справу №12/165 передано для подальшого розгляду судді      Палію В.В.

За наведених обставин, ухвалою від 09.12.2009р. справа №12/165 прийнята до розгляду суддею Палієм В.В., провадження у справі поновлено, а справа  призначена до судового розгляду на 22.12.2009р.

22.12.2009р. судом одержано клопотання про припинення провадження у справі №12/165 від позивача за первісним позовом. Клопотання обґрунтовано тим, що  Солом’янським районним судом м. Києва (рішення від 29.04.2009р. у справі №2-769-1/09) вже вирішено спір між тими самими сторонами, про той самий предмет та з тих же підстав.

22.12.2009р. аналогічне клопотання надійшло до суду від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

            У судовому засіданні 22.12.2009р. представник ТОВ «ТІСЕР»надав суду письмові пояснення з урахуванням висновку  судової експертизи №511 від 28.07.2009р.

Також представник ТОВ «ТІСЕР»надав суду письмові пояснення щодо наданого позивачем за первісним позовом рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 09.04.2009р. №2-769-1/09. Відповідно до наданих пояснень відповідач за первісним позовом вважає, що дане рішення Солом’янського районного суду м. Києва не має преюдиційного значення для вирішення спору за зустрічним позовом у справі №12/165, оскільки винесено у іншій справі, на підставі інших доказів та стосовно інших фактичних обставин, які не мають значення для правильного вирішення спору у справі №12/165. Положення рішення Солом’янського районного суду м. Києва стосуються виключно оцінки фактичних обставин справи та доказів у справі №2-769-1/09, які істотно відрізняються від відповідних обставин справи, підстав зустрічного позову і доказів у справі №12/165.

Представник Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України  просив суд відкласти розгляд справи для надання можливості представнику ознайомитись із висновком експертизи, оскільки копія такого висновку з експертної установи до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України  не надходила.

Клопотання судом задоволено.

Враховуючи наведене та у зв’язку з неявкою у судове засідання представників ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», фізичних осіб, які є третіми особами у справі без самостійних вимог на предмет спору , розгляд справи 22.12.2009р. відкладено.

19.01.2010р. судом одержано клопотання від ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»про відкладення розгляду справи, у зв’язку із вступом у справу нового представника ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»та необхідністю ознайомитись із матеріалами справи.

У судовому засіданні 19.01.2010р. клопотання судом не задоволено, у зв’язку з тим, що після судового засідання, яке відбулось 22.12.2009р. та до судового засідання 19.01.2010р. представник ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»мав достатньо часу для ознайомлення із матеріалами справи.

19.01.2010р. судом одержано письмові заперечення від ТОВ «ТІСЕР»на клопотання ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»про припинення провадження у справі №12/165 за зустрічним позовом.

              У зв’язку з неявкою у судове засідання представників ТОВ "Група компаній «Техінсервіс», ОСОБА_1, ОСОБА_2, розгляд справи 19.01.2010р. відкладено.

           Після закінчення судового засідання 19.01.2010р., а саме, о 09:50год.  судом одержано телеграму від позивача за первісним позовом, у якій міститься клопотання про відкладення розгляду справи №12/165, у зв’язку з терміновим відрядженням представника.

         Також після закінчення судового засідання 19.01.2010р., а саме, о 09:50год. судом одержано телеграму від ОСОБА_1, у якій міститься клопотання  про відкладення розгляду справи, у зв’язку з хворобою представника третьої особи.

          У зв’язку з тим, що телеграми одержано судом після закінчення судового засідання 19.01.2010р., суд залишає клопотання, викладені у телеграмах, без розгляду.

           02.02.2010р. судом одержано клопотання від ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»про припинення провадження у справі за зустрічним позовом про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №14121.

           У судовому засіданні 02.02.2010р. представник  позивача за первісним позовом надав суду письмові пояснення по справі з урахуванням висновку експертизи, у яких зазначив про те, що порівняння при проведенні експертизи виробів за патентами України №14121 та патентом №17052 є неправомірним, оскільки станом на 28.07.2009р. рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 29.04.2009р. вже набуло законної сили. Відповідно експерт мав аналізувати не «Виріб фільтр»виробництва ТОВ «ТІСЕР»за патентом України №17052, а виріб «фільтр» виробництва ТОВ «ТІСЕР»та встановлювати наявність чи відсутність всіх суттєвих ознак промислового зразка «Фільтр-згущувач»за патентом України №14121.

        Аналогічні письмові пояснення надав суду представник ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс».

        Представник ОСОБА_1 надав суду письмові пояснення по справі, відповідно до яких зазначив, що неправомірні дії відповідача за зустрічним позовом порушують права ОСОБА_1, як автора промислового зразка «фільтр-згущувач», тому ОСОБА_1 в повному обсязі підтримує первісні позовні вимоги та позовні вимоги третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

       Представник Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України просить суд  у письмових поясненнях відмовити у задоволенні позовних вимог, пред’явлених до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. При цьому у поясненнях зазначено, що висновок експертизи по справі №12/165 та рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 29.04.2009р. у цивільній справі №2-769-1/029 є суперечливими, відповідно, вирішення питання про відповідність спірного промислового зразка умовам патентоспроможності, можливе шляхом призначення повторної судової експертизи.

           У судовому засіданні 02.02.2010р. судом оголошено перерву до 10.02.2010р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

           Дослідивши матеріали справи, оглянувши оригінали документів, заслухавши пояснення представників сторін та третіх осіб, -

ВСТАНОВИВ:

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на ім’я ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»було зареєстровано промисловий зразок «ФІЛЬТР-ЗГУЩУВАЧ»за патентом України № 14121 (дата реєстрації 25.04.2007 р.).

У позовній заяві ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»зазначає, що ТОВ «ТІСЕР»порушує виключні права на виготовлення, реалізацію та експорт продукції, правами на яку володіє позивач. За отриманими від митної служби України м. Києві відомостями ТОВ «ТІСЕР»неодноразово експортує продукцію, виключними правами на виготовлення та реалізацію якої володіє ТОВ «Група компаній «Техінсервіс». Так, 16 липня 2008 року ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»отримала від Київської регіональної митниці повідомлення про призупинення митного оформлення товару. Таким чином, позивач стверджує, що ТОВ «ТІСЕР»намагається вивезти за межі України продукцію (під видом запчастин), виключні права на яку належать позивачу за первісним позовом. Тобто, ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»стверджує, що ТОВ «ТІСЕР»здійснює дії, які у розумінні чинного українського законодавства кваліфікуються як порушення прав на промисловий зразок. З урахуванням викладеного, ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»просить суд:

- заборонити ТОВ «ТІСЕР»виготовляти продукцію, а саме, - «фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджуються патентом на промисловий зразок № 14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007 р.;

- заборонити ТОВ «ТІСЕР», без погодження з позивачем ТОВ «Група компаній «Техінсервіс», здійснювати будь-які дії з продукцією –«фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджуються патентом на промисловий зразок № 14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007 р.;

- постановити рішення про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених та введених у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, що підтверджені патентом на промисловий зразок № 14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007 р., та знищення таких товарів, а саме, «фільтрів-згущувачів», виготовлених ТОВ «ТІСЕР»;

- витрати, пов’язані із зберіганням розвантаженої на митний склад контрафактної продукції покласти на відповідача за первісним позовом  (розмір таких витрат буде уточнено в подальшому).  

У позовній заяві третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»зазначає, що на підставі договору про передачу прав власності на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121 від 21.04.2008 р. зазначене товариство набуло право власності на даний промисловий зразок. Вказаний договір, як зазначає товариство, набув чинності з моменту його реєстрації Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України, яка відбулася 25.07.2008 р. відповідно до рішення Департаменту від 04.07.2008 р. Про факт реєстрації даного договору ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»було повідомлено поштою в серпні 2008 року. Таким чином, ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»зазначає, що усі права інтелектуальної власності на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України     №14121 належать йому, в той час як незаконні дії ТОВ «ТІСЕР»щодо використання промислового зразка порушують права ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»як власника патенту. З урахуванням викладеного, ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс» просить суд:

- заборонити ТОВ «ТІСЕР»виготовляти продукцію, а саме, - «фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджуються патентом на промисловий зразок № 14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007 р.;

- заборонити ТОВ «ТІСЕР», без погодження з ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», здійснювати будь-які дії з продукцією –«фільтр-згущувач»(його складові частини), права інтелектуальної власності на яку підтверджуються патентом на промисловий зразок               №14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007 р.;

- постановити рішення про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених та введених у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, що підтверджені патентом на промисловий зразок № 14121, який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 квітня 2007 р., та знищення таких товарів, а саме, «фільтрів-згущувачів», виготовлених ТОВ «ТІСЕР»;

- винести рішення про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»та зміст судового рішення щодо даного порушення;

- судові витрати покласти на ТОВ «ТІСЕР».

ТОВ «ТІСЕР»надало заперечення на позов, у яких зазначило, що ним не використовується промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121, а використовується інший виріб, який має зовсім інший зовнішній вигляд, інший код класифікації товару. ТОВ «ТІСЕР»були наведені посилання на абз. абз. 3, 4 п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», відповідно до яких «використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка». ТОВ «ТІСЕР»зазначає, що в силу даних норм Закону використання промислового зразка є виготовлення та застосування виробу з використанням виключно усіх суттєвих ознак промислового зразка, в той час як ним усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №14121 не використовуються.

Крім того, ТОВ “ТІСЕР” подало зустрічний позов, в якому просить суд визнати недійсним повністю патент України № 14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121 і зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості про визнання недійсним патенту України №14121 до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Заявлені позовні вимоги за зустрічним позовом ТОВ “ТІСЕР” обґрунтовує тим, що:

·          зареєстрований у вигляді промислового зразка за патентом України № 14121 фільтр-згущувач не є новим, оскільки сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього;

·          патент України № 14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»було видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, включаючи порушення авторських прав головного конструктора ТОВ «ТІСЕР»ОСОБА_6, якого залучено до участі у справі у якості третьої особи.

ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»та ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»надали відзиви на зустрічний позов, у яких зазначили, що суттєві ознаки промислового зразка «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121 не стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, однак, наголосили на необхідності проведення по даній справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої і слід поставити відповідні питання.

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України надав відзив на зустрічний позов, у якому зазначив, що ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»зазначає, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника і без гарантії чинності патенту. При цьому, виходячи з норм ст. ст. 5, 11, 14, 18 даного Закону під час проведення експертизи заявки заявлений об’єкт не перевіряється на відповідність умові патентоспроможності –новизні. Таким чином, Держдепартамент зазначає, що під час видачі патенту України № 14121 на промисловий зразок він в силу закону не мав змоги перевірити заявлений об’єкт на його відповідність новизні, а тому Держдепартамент не порушив жодної з вимог законодавства.

Третя особа ОСОБА_1 надав суду письмові пояснення у яких зазначив, що він є автором промислового зразка «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121 і у цукровій промисловості усталеною є асоціація: «фільтр-згущувач»- ОСОБА_1 –«Техінсервіс». ОСОБА_1 зазначив, що ТОВ «ТІСЕР»здійснює виготовлення, реалізацію та експорт продукції, що виготовляється на підставі промислового зразка «фільтр-згущувач»без будь-якої правової підстави, а тому він, як автор вказаного промислового зразка, в повному обсязі підтримує позовні вимоги ТОВ «Група компаній «Техінсервіс».

До письмових пояснень ОСОБА_1 не додано доказів, на підтвердження створення ним даного промислового зразка.    

Третя особа ОСОБА_2 надав суду письмові пояснення, у яких зазначив, що впродовж 1997-2005 років він працював в ТОВ «Техінсервіс ЛТД»на посаді головного конструктора. За цей період їм особисто з власної ініціативи були виконані численні розробки обладнання для цукрової промисловості, які були втілені в робочі креслення та реалізовані на низці підприємств України та за кордоном. В числі такого обладнання є, між іншим, фільтр-згущувач для фільтрування соків та сиропів. ОСОБА_2 зазначив, що всі основні конструктивні рішення внутрішнього та зовнішнього оздоблення цього фільтра-згущувача, а також схема технологічної установки фільтрів і алгоритм автоматичного управління їх роботою були розроблені ним та втілені в робочі креслення керуючим ним конструкторським бюро в 2005 р. Матеріали цих креслень від 21 березня 2005р. та від 18 травня 2005р. надані суду і містяться у матеріалах справи. У письмових поясненнях ОСОБА_2 просить суд визнати недійсним патент України № 14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач», а також відмовити у задоволенні первісного позову ТОВ «Группа компаній «Техінсервіс».              

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін та третіх осіб, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог за первісним позовом та позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору, і обґрунтованість позовних вимог за зустрічним позовом та, відповідно, відмовляє у задоволенні первісним позовних вимог та позовних вимог третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору, при цьому, задовольняє зустрічні позовні вимоги, враховуючи наступне.

Оскільки предметом спору за первісним позовом та за позовом третьої особи із самостійними вимогами є, по суті, припинення порушення прав інтелектуальної власності на  промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України №14121, а предметом зустрічного позову є невідповідність умовам надання правової охорони промислового зразка за патентом України № 14121, суд вважає за доцільне спочатку розглянути зустрічні позовні вимоги і визначитися з тим, чи відповідає умовам надання правової охорони промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121 (відповідно, чи належать ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»права інтелектуальної власності на вказаний об’єкт), а потім –позовні вимоги за первісним позовом та позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору.

Так, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на ім’я ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»було зареєстровано промисловий зразок «Фільтр-згущувач»і видано патент України № 14121. При цьому, на підставі договору про передачу прав власності на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України      №14121 ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»передала права власності на вказаний промисловий зразок ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс». Отже, виходячи з того, що власником вищевказаного патенту є ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», суд вважає, що ТОВ «Група компаній «Техінсервіс» не має належних прав на патент України №14121, і, відповідно, не має права вимагати засобів захисту, якими може скористатися власник патенту на промисловий зразок.    

Законом України, який регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з набуттям прав на промислові зразки в Україні є Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ зі змінами та доповненнями у редакції Закону від 22 травня 2003 р.  № 850-ІV, яка була чинною на дату подання заявки на реєстрацію спірного промислового зразка (18.08.2006 р.) та є чинною на даний час.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»«промисловий зразок –це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання». Згідно п. 2 ст. 5 даного Закону «об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб». В силу п. 5 ст. 5 даного Закону «право власності на промисловий зразок засвідчується патентом».

Згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»«правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності». При цьому, в силу підпунктів “а”, “в” п. 1   ст. 25 даного Закону «патент на промисловий зразок може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб».

Також в силу ч. 1 ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи.

Посилання ТОВ “ТІСЕР” на те, що промисловий зразок за патентом України № 14121 не є новим, підтверджується висновком № 511 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 28 липня 2009 р. (надалі –«Висновок № 511 судової експертизи»). Так, відповідно до даного Висновку сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Фільтр-згущувач»за Патентом України № 14121 стала загальнодоступною у світі до дати (18.08.2006 р.) подання заявки до Установи.

Судом встановлено, що експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу»кваліфікованим судовим експертом Т. А. Васьковською (свідоцтво Міністерства юстиції України № 727), яка має кваліфікацію за спеціальністю 13.4. «Дослідження, пов’язані з промисловими зразками»та внесена до реєстру атестованих судових експертів, а також має тривалий експертний стаж та стаж роботи у сфері інтелектуальної власності.

Ст. 32 ГПК України визначено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертиз, поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Судом встановлено, що Висновок № 511 судової експертизи містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши даний Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Зважаючи на викладене, Висновок № 511 судової експертизи слід вважати належним та допустимим доказом у справі. Зокрема, на стор. 13 Висновку № 511 судової експертизи судовий експерт зазначає, що надані на дослідження креслення «Станції фільтрації сока» (а.с. 59-60 «додатки № 7», т. 1, 156 а.с. т.1) для «ОАО «Успенський сахарный завод» фільтра-згущувача, які датовані розробником «Техінсервіс»- 21.03.2005 року, містять технічні зображення фільтра, в яких відтворені усі суттєві ознаки виробу за патентом на промисловий зразок № 14121. Результати наведені в таблиці № 5 у Висновку № 511 судової експертизи. Отже, присутність суттєвих ознак промислового зразка «фільтр-згущувач»за Патентом України № 14121 в технічних кресленнях від 21.03.2005 року, дає підставу зробити висновок про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «фільтр-згущувач»за Патентом України № 14121 стала загальнодоступною у світі до дати (18.08.2006 р.) подання заявки до Установи. Крім того, на наданих фотозображеннях (148-152 а.с.), які датовані 28.07.2005 р., з підписом «Успенський сахарний завод», детально дається зображення основних складових частин фільтра, які підтверджуються технічною документацією.

Також судом враховується, що листом від 18.08.2008 р. ЗАТ «Успенський Сахарник»до ТОВ «ТІСЕР»(147 а.с. т. 1) підтверджено, що «Первые установки фильтров TF-70…были разработаны и поставлены на наш завод в 2005 году украинской фирмой ООО «Техинсервис». При цьому, суд критично ставиться до пізніше наданої ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»копії листа (4 а.с. т. 2) цього ж самого адресата, оскільки на листі відсутні будь-які вихідні реквізити, що не надає йому доказового значення документу.         

Таким чином, за допомогою застосування спеціальних знань, суд вважає встановленим той факт, що промисловий зразок за патентом України № 14121 не відповідає умовам патентоспроможності (не є новим), оскільки сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи. Наведене відповідно до підпункту “а” п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»є підставою для визнання патенту України № 14121 на промисловий зразок недійсним у судовому порядку.

Разом з тим, у ході розгляду справи не знайшли своє підтвердження посилання ТОВ «ТІСЕР»на підпункт “в” п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»як на підставу для визнання патенту недійсним. Так, із залучених до матеріалів справи технічних креслень від 21.03.2005 року, у яких розкриті усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 14121, не можна зробити однозначний висновок, що їх автором є саме Головний конструктор ТОВ «ТІСЕР»ОСОБА_6. Крім того, як вбачається із матеріалів справи у ТОВ «ТІСЕР»відсутні повноваження представляти інтереси ВАТ «Успенський цукровий завод»у справі, а тому суд не приймає до уваги посилання ТОВ «ТІСЕР»на порушення прав даного заводу здійснювати свою підприємницьку діяльність у зв’язку із чинністю спірного патенту.  

Суд прийшов до висновку, що Висновок № 511 судової експертизи узгоджується із зібраними у справі доказами як окремо, так і у їх сукупності, зокрема. із:

- копією ВМД № 100000011/8/157143 від 14 липня 2008 р.;

- копією акту про проведення митного огляду товарів від 14 липня 2008 р.;

- копією рішення Державної митної служби від 16 липня 2008 р. № 35/1.7-6/7209 про призупинення митного оформлення товару;

- листом Головного конструктора ТОВ «ТІСЕР»пана ОСОБА_6;

- робочими кресленнями фільтра-згущувача від 21 березня 2005 р. та 18 травня 2005 р.;

- листом від 18 серпня 2008 р. ЗАТ «Успенский Сахарник»до ТОВ «ТІСЕР»(а.с. 147. т.1).

Відповідно до ч. 4 ст. 35 ГПК України рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов’язковим для господарського суду лише щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення господарського спору.

Однак, дослідивши рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 29 квітня 2009 р. у справі № 2-769-1/09, суд вважає, що дане рішення суду не має преюдиційного значення для вирішення спору за зустрічним позовом у справі № 12/165 згідно ч. 4 ст. 35 ГПК України, оскільки винесено стосовно інших фактичних обставин, які не мають значення для правильного вирішення господарського спору у справі № 12/165, та на підставі інших доказів. Судом враховується, що у справі № 12/165 містяться інші докази аніж у цивільній справі № 2-769-1/09, якими підтверджується невідповідність промислового зразка «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121 умовам надання правової охорони, а саме:

- Висновок № 511 судової експертизи;

- робочі креслення фільтра-згущувача від 21 березня 2005 р. та 18 травня 2005 р.;

- лист від 18 серпня 2008 р. ЗАТ «Успенский Сахарник»до ТОВ «ТІСЕР»;

- лист Головного конструктора ТОВ «ТІСЕР»пана ОСОБА_6, тощо.

При цьому, як вбачається із рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 29 квітня 2009 р. у справі № 2-769-1/09, жоден із вказаних доказів не були підставами позову у справі № 2-769-1/09, ними не обґрунтовувалась невідповідність промислового зразка за патентом України № 14121 умовам надання правової охорони, вони не досліджувались судом. Більше того, районним судом не призначалась судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

З огляду на зазначені вище докази, позивач за зустрічним позовом у справі №12/165 стверджує, що промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України №14121 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме, не є новим.

Разом з тим, відповідно до рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 29 квітня 2009 р. у справі № 2-769-1/09 (абз. 5 стор. 2 даного Рішення) предметом розгляду суду були інші обставини та інші фактичні дані, а саме, «ТОВ «Тісер»було подано зустрічний позов до ОСОБА_1, Державного департаменту інтелектуальної власності, третя особа на боці позивача GAUDFRIN S.A. про визнання патенту на промисловий зразок № 14121 таким, що не відповідає умовам патентоспроможності і скасування його видачі та державної реєстрації. Протокольною ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 25.11.2008 року в залученні GAUDFRIN S.A. в якості третьої особи на стороні позивача за зустрічним позовом, було відмовлено. Свій зустрічний позов ТОВ «Тісер»обґрунтовував тим, що на рекламних проспектах французької фірми «GAUDFRIN S.A.»за 1997 рік зображено фільтр-згущувач, що також захищений патентами, який має ті самі суттєві ознаки, які зазначені у патенті № 14121; що Свідоцтво на винахід «Патронний фільтр»видане ОСОБА_2 ще в 1981 року, з цих підстав вважає, що патент на промисловий зразок «фільтр-згущувач»№ 14121 не відповідає умовам патентоспроможності…». Отже, у даній цивільній справі підлягали з’ясуванню інші обставини, факти та докази, доводи та посилання сторін, які, на думку суду, не мають значення для правильного вирішення господарського спору у справі № 12/165.

Наведене дає змогу дійти висновку, що рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 29 квітня 2009 р. у справі № 2-769-1/09  не має преюдиційного значення для вирішення господарського спору за зустрічним позовом у справі № 12/165 згідно ч. 4 ст. 35 ГПК України, оскільки положення зазначеного рішення районного суду стосується виключно юридичної оцінки зустрічних вимог до ОСОБА_1, наведених сторонами доводів, а також доведеності їх вимог і заперечень у цивільній справі.

Враховуючи наведене, клопотання позивача за первісним позовом та третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору про припинення провадження у справі №12/165 за зустрічним позовом суд залишив без задоволення.

Міркування представника Держдепартаменту про необхідність призначення у справі повторної судової експертизи суд вважає хибними, оскільки Висновок № 511 судової експертизи не суперечить рішенню районного суду, в той час як судом була надана оцінка як Висновку експертизи, так і зазначеного рішення з точки зору їх належності та допустимості як доказів у справі.

За наведених обставин, на підставі ст. ст. 1, 5, п. 2 ст. 6, підп. “а” п. 1 ст. 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, ч. 1 ст. 461 ЦК України суд дійшов висновку про необхідність задоволення зустрічного позову і визнання патенту України         № 14121 на промисловий зразок “Фільтр-згущувач” недійсним повністю.

Згідно п. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»при визнанні патенту недійсним Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Відповідно до п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 290 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 р. за № 378/5569 у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Згідно п. 2.3. даного Положення підставою для внесення відомостей до реєстру є, зокрема, рішення судових органів.

Таким чином, суд вважає обґрунтованими зустрічні позовні вимоги про  зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України № 14121 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту. Датою публікації відомостей про видачу патенту України № 14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»є 25 квітня 2007 р., що підтверджується випискою із Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо вказаного патенту.

Отже, відповідно до ч. 4 ст. 25 даного Закону патент України № 14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу (25 квітня 2007 р.). Таким чином, ні ТОВ «Група компаній «Техінсервіс», ні ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»не мають права вимагати припинення порушення прав на патент України №14121, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»даний патент не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу (25 квітня 2007 р.).

Крім того, під час розгляду справи знайшли своє підтвердження доводи ТОВ «ТІСЕР»про те, що у виробі «фільтр»ним не використовуються усі суттєві ознаки промислового зразка «Фільтр-згущувач»за Патентом України № 14121, а використовується виріб, який має інший зовнішній вигляд, інший код класифікації товару, визначений Законом України «Про Митний тариф України»від 5 квітня 2001 р. з подальшими змінами і доповненнями, тощо.

Так, Висновком № 511 судової експертизи за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності встановлено, що у виробі «фільтр»виробництва ТОВ «Тісер»не використано усі суттєві ознаки промислового зразка «Фільтр-згущувач»за Патентом України    № 14121. Суд вважає, що вказаний висновок судовим експертом було належним чином обґрунтовано, оскільки він базується на здійсненому експертом, тобто, особою, яка володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, порівняльному аналізу фільтрів виробництва ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»та ТОВ «ТІСЕР», який наведенй у таблицях № № 2, 3, 4 у тексті Висновку № 511 судової експертизи. Зокрема, із складеної експертом таблиці 4 вбачається, що ТОВ «ТІСЕР»у виробі «фільтр»не було використано 3 (три) суттєві ознаки промислового зразка «Фільтр-згущувач» за патентом України № 14121, наведені під номерами 5, 6 та 10. Так, на стор. 10-11 Висновку     № 511 судової експертизи судовим експертом зазначено, що наведені в таблиці № 4 дані порівняльного дослідження присутності сукупності усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 14121 в виробі фільтра виробництва ТОВ «ТІСЕР» дають можливість зробити наступні висновки:

- ознаки 5 та 6 фільтру, що виготовляється ТОВ «ТІСЕР», надають зовнішньому вигляду виробу цілком певного, відмітного зовнішнього вигляду; мають різні технічні характеристики та надійність відповідно «болтових з’єднань та ексцентричних зажимів»та «муфтових та фланцевих з’єднань труб», а отже на них будуть звертати увагу спеціалісти, які є споживачами виробів, і відповідно сприймати ознаки зовнішнього вигляду таких виробів як різні.

- взаємне розташування елементів виробу (ознака 10), що мають однакове призначення, формує нове зорове сприйняття зовнішнього вигляду виробу…

Таким чином, у виробі «Фільтр»виробництва ТОВ «ТІСЕР»з 10 виявлених суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 14121 не використано 3 ознаки.

Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислової зразки»використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка».

Отже, доводи ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»та ТОВ «Група компаній «Техінсервіс» про використання ТОВ «ТІСЕР»промислового зразка «Фільтр-згущувач»за патентом України № 14121 не підтверджено належними доказами.

Стосовно позовних вимог ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»про захист інтелектуального права на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України       №14121, суд також звертає увагу на наступне.

Відповідно до ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Судом встановлено, що ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»не є власником спірного патенту України № 14121 на промисловий зразок «Фільтр-згущувач», оскільки на підставі договору про передачу прав власності на промисловий зразок «Фільтр-згущувач»за патентом України  №14121 ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»передала права власності на вказаний промисловий зразок ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс».

За наведених обставин, згідно з ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»ТОВ «Група компаній «Техінсервіс», не має права вимагати захисту прав на вказаний промисловий зразок.

Таким чином, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні первісного позову ТОВ «Група компаній «Техінсервіс»та про відмову у задоволенні позовних вимог третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору - ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс».

Судові витрати, понесені позивачем зав зустрічним позовом, підлягають стягненню з відповідача-1 за зустрічним позовом на користь позивача за зустрічним позовом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

                                                     ВИРІШИВ:

1. У позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Техінсервіс»до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР»про захист інтелектуального права відмовити повністю.

2. У позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича група «Техінсервіс»до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР»про захист інтелектуального права відмовити повністю.

3. Зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича група «Техінсервіс», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України задовольнити повністю.

4. Визнати патент України  №14121 від 25.04.2007р. на промисловий зразок “Фільтр-згущувач” недійсним повністю.

5. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України № 14121 від 25.04.2007р. на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича група «Техінсервіс» (м. Київ, пров. Макіївський, 1, код ЄДРПОУ 35523958) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІСЕР»(м. Київ, вул. Горлівська, 200, код ЄДРПОУ 33937259) 85,00 грн. - державного мита та 118,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

7. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                                                       В. В. Палій