Постанова

від 04.11.2019 по справі 910/513/18

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2019 р. Справа№ 910/513/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

За участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

від Даймлер АГ: Казанкіна А.Ю. - ордер про надання правової допомоги АА №1008958 від 28.08.2019;

від ТОВ "АМГРУП": директор - Полонський А.В. - паспорт НОМЕР_1 виданий Васильківським МВГУМВС України в Київській області від 21.06.97; Бойко Ю.А. довіреність №5 від 06.02.19.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Даймлер АГ на ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019

у справі № 910/513/18 (суддя Бондаренко Г.П.)

за позовом Даймлер АГ (DAIMLER AG)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП"

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсним свідоцтва України №195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 у справі №910/513/18 задоволено частково клопотання Товариства з обмеженою відповідальності "АМГРУП" про проведення судової експертизи об`єкту інтелектуальної власності.

Призначено у справі №910/513/18, за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальності "АМГРУП", комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

На вирішення експертизи поставлено наступні питання:

3.1 Чи є транспортно - експедиторські послуги 39 класу такими ж чи спорідненими з товарами 14, 18, 25, 27, 28 та послуг 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132?;

3.2. Чи може використання позначення "АМГ" Товариством з обмеженою відповідальністю "АМГРУП", ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132?;

3.3. Чи є однаковими (або схожими) кола споживачів товару та послуг за 12 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класами МКТП для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг за 39 класом МКТП для якого зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028?;

3.4. Чи є знак для товарів і послуг "АМГ" за свідоцтвом України №195028 таким, що не має розрізнювальної здатності із знаком для товарів та послуг "" за міжнародною реєстрацією №789132?;

3.5. Чи є спільними умови та канали збуту товарів Даймлер АГ під знаком для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №789132 "" та транспортно - експедиторських послуг під знаком для товарів та послуг "АМГ" за 39 - тим класом МКТП? Вирішено інші процедурні питання.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, Даймлер АГ звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 про призначення експертизи у справі №910/513/18, справу повернути на розгляд до Господарського суду міста Києва.

Обґрунтовуючи вимоги викладені в апеляційній скарзі скаржник відмічає, що суд першої інстанції постановляючи оскаржувану ухвалу неповністю встановив обставини, які мають значення для справи та допустив порушення норм процесуального та матеріального права.

Так, згідно з доводами Даймлер АГ, викладеними у апеляційній скарзі, суд першої інстанції допустив наступні порушення норм матеріального права:

- скоротив обсяг правової охорони торгівельної марки позивача (в питанні 3.1. зазначено 14, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класи товарів МКТП позивача, тоді як торгівельна марка позивача зареєстрована для товарів та послуг 12, 14, 16 , 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП);

- змінено обсяг правової охорони торгівельної марки відповідача-1 (оскаржувана торгівельна марка за свідоцтвом України №195028 зареєстрована для таких послуг 39 класу МКТП як: послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевозінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах. До вказаного переліку не входять транспортно-експедиторські послуги );

- безпідставно поставив перед експертом питання розрізняльної здатності знаків, оскільки питання розрізняльної здатності знака для товарів та послуг "АМГ" за свідоцтвом України №195028 не є предметом спору у даній справі.

Крім того скаржник вказує на наступні порушення місцевим господарським судом норм процесуального права:

- ухвала не містить будь-якого мотивування в якій частині задовольняється клопотання відповідача-1 про призначення комісійної судової експертизи та з яких підстав суд вирішив за власної ініціативи призначити комплексну судову експертизу;

- ухвала не містить обґрунтування відхилення чи зміни питань, запропонованих сторонами у справі;

- при зупиненні провадження по справі суд порушив приписи ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно права позивача на розгляд справи упродовж розумного терміну.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.10.2019 апеляційна скарга Даймлер АГ у справі №910/513/18 передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Верховець А.А., судді Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Даймлер АГ на ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019 у справі №910/513/18, розгляд справи призначено на 29.10.2019.

25.10.2019 до суду апеляційної інстанції від Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого відповідач-1 просить суд апеляційну скаргу Даймлер АГ залишити без задоволення. Згідно пояснень наданих у відзиві, вдповідач-1 стверджує, що місцевий господарський суд при постановленні оскаржуваної ухвали належним чином дослідив матеріали спарви, надав їм відповідну оцінку та дійшов обґрунтованого висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи.

29.10.2019 до суду апеляційної інстанції від Даймлер АГ надійшла відповідь на відзив ТОВ "АМГРУП" та заява про зміну найменування відповідача-2 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.10.2019 здійснено заміну назви відповідача-2 - "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" на "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України"; оголошено перерву у розгляді справи №910/513/18 за апеляційною скаргою Даймлер АГ на ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019 до 04.11.2019.

В судове засідання 04.11.2019 представники відповідача-2 не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Суд, застосовуючи при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , враховуючи, що явка сторін в судове засідання обов`язковою не визнавалась, участь в судовому засіданні є правом, а не обов`язком сторін, беручи до уваги строк розгляду справи, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу Даймлер АГ за відсутності представників відповідача-2 за наявними матеріалами справи.

В судовому засіданні представник скаржника вимоги викладені в апеляційній скарзі підтримав, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 у справі №910/513/18 скасувати, справу направити до місцевого господарського суду для продовження її розгляду.

Представник відповідача заперечував проти вимог викладених у апеляційній скарзі, просив суд відмовити у її задоволенні, оскаржувану ухвалу залишити без змін.

Статтею 269 ГПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Згідно статті 271 ГПК України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

В судовому засіданні 04.11.2019, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, заслухавши думку представників сторін, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Даймлер АГ підлягає задоволенню, а ухвала Господарського міста Києва від 06.08.2019 підлягає скасуванню, виходячи із наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, Даймлер АГ, зокрема, є власником міжнародної реєстрації ЗТП №789132 від 30.08.2002 із зображенням "" 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класу МКТП.

17.01.2018 Даймлер АГ (DAIMLER AG) (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України №195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України №195028 на знак для товарів і послуг "АМГ" підлягає визнанню судом недійсним, оскільки державна реєстрація вказаної торгівельної марки здійснена з порушенням приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (торгівельна марка не відповідає умовам надання правової охорони).

За доводами позивача, торгівельна марка відповідача-1 - АМГ за свідоцтвом України №195028, є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я позивача для споріднених товарів 12 та послуг 36, 37, 39, 41 класів МКТП; крім того, в процесі використання відповідачем торгівельної марки за оспорюваним свідоцтвом щодо наведених у свідоцтві послуг є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка надає послуги, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що такі послуги походять від відповідача, а не від позивача, який раніше почав використовувати схожі позначення у своїй господарській діяльності.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.06.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019, у позові Даймлер АГ відмовлено.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.04.2019 касаційну скаргу компанії Даймлер АГ (Daimler AG) задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 у справі №910/513/18 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

У своїй постанові Верховний Суд зазначив, що в матеріалах справи містяться три висновки експертів, зокрема:

- висновок експертів Дорошенка В.М. і Юдіної Г.О. від 29.01.2018 №11486 за результатами комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності;

- висновок експерта Жили Б.В. від №03.04.2018 №133 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності;

- висновок експерта НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальової Н.М. №228/18 від 07.09.2018 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності. Однак, суди попередніх інстанцій будь-якої оцінки відповідним доказам не надали. При цьому, за твердженнями суду касаційної інстанції, дослідження та оцінка згаданих письмових доказів має значення для розгляду справи, оскільки власник прав на торгівельну марку має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цією торгівельною маркою позначення стосовно тих товарів та послуг, щодо яких відповідну торгівельну марку зареєстровано, або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

За таких обставин, при новому розгляді справи судам потрібно дослідити та надати оцінку наявним в матеріалах справи висновкам експертів.

01.07.2019 (під час нового розгляду справи) до місцевого господарського суду від ТОВ "АМГРУП" надійшли заперечення щодо висновку експертів №1186 від 29.01.2018 (експерти Дорошенко О.Ф. та Юдіна Г.О.), висновку експерта №133 від 03.04.2018 (експерт Жила Б . В . ), висновку експерта №228/18 від 07.09.2018 (експерт Ковальова Н.М. ), а також 02.07.2019 відповідач-1 подав клопотання про призначення у справі комісійної експертизи з питань інтелектуальної власності, проведення якої запропонував доручити Харківському НДІ судових експертиз імені проф. М.С. Бокаріуса.

Клопотання ТОВ "АМГРУП" про призначення у справі судової комісійної експертизи обґрунтоване тим, що при складенні наявних в матеріалах справи експертних висновків не досліджені фактичні обставини використання позначення відповідача-1, а отже, доводи спорідненості товару та послуг стосовно яких зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028 є поверхневими. Крім того відповідач-1 зауважив, що у згаданих експертних висновках не вирішено питання визначення та порівняння кола споживачів товару позивача та послуг відповідача-1.

Місцевий господарський суд, частково задовольняючи клопотання відповідача-1 про призначення експертизи, послався на те, що в наявних в матеріалах справи висновках експертів, зокрема, висновку №1186, не встановлювалася спорідненість товарів 14, 18, 25, 27, 28 та послуг 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "" за міжнародною реєстрацією № 789132 з послугами 39 класу МКТП, а саме: "транспортно - експедиторськими послугами". А відтак, дійшов висновку про необхідність призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності на вирішення якої поставлено наступні питання:

3.1 Чи є транспортно - експедиторські послуги 39 класу такими ж чи спорідненими з товарами 14, 18, 25, 27, 28 та послуг 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132?;

3.2. Чи може використання позначення "АМГ" Товариством з обмеженою відповідальністю "АМГРУП", ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132?;

3.3. Чи є однаковими (або схожими) кола споживачів товару та послуг за 12 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класами МКГП для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг за 39 класом МКТГІ для якого зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028?;

3.4. Чи є знак для товарів і послуг "АМГ" за свідоцтвом України №195028 таким, що не має розрізнювальної здатності із знаком для товарів та послуг "" за міжнародною реєстрацією №789132?;

3.5. Чи є спільними умови та канали збуту товарів Даймлер АГ під знаком для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №789132 "" та транспортно - експедиторських послуг під знаком для товарів та послуг "АМГ" за 39 - тим класом МКТП?

Однак, колегія суддів не може погодитись з даним висновком суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Як роз`яснено у п.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас експертиза призначається для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Відповідно до п.5 наведеної вище постанови питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення .

Отже, при призначенні судової експертизи обов`язковим є визначення предмета доказування та з`ясування дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення певних фактичних даних, що входять до предмету доказування.

Колегія суддів відмічає, що зважаючи на заявлені позивачем правові підстави позову, для повного та всебічного розгляду даної справи суду необхідно встановити наявність та/або відсутність таких підстав для відмови в наданні правової охорони, як: (1) позначення, є оманливими або такими, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, і (2) позначення, є тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

В підтвердження позовних вимог позивачем долучено до матеріалів справи висновок експертів Дорошенка В.М. і Юдіної Г.О. №11486 від 29.01.2018 за результатами комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності (а.с.87-100, т.1), у якому судові експерти дійшли наступних висновків:

- знак для товарі та послуг АМГ за свідоцтвом України №195028 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "" за міжнародною реєстрацією №789132, відносно всіх товарів 12 14, 16, 18, 25, 27, 28 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "" за міжнародною реєстрацією №789132 та класу 39 МКТП, а саме: послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевозінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах, для якого зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028.

Також позивачем надано суду висновок експерта Жили Б.В. №133 від №03.04.2018 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності (а.с.43-51, т. 2), згідно якого судовий експерт дійшов наступних висновків:

1. Відносно всіх товарів 39 класу МКТП, наведених у свідоцтві України №195028, торгівельна марка АМГ за вказаним свідоцтвом, є схожою з торгівельною маркою "" за міжнародною реєстрацією №789132 настільки, що їх можна сплутати.

2. Торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України №195028 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає зазначені у свідоцтві послуги 39 класу МКТП.

Крім того позивачем надано висновок експерта НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальової Н .М. №228/18 від 07.09.2018 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності (а.с. 161-175, т. 2), згідно якого судовий експерт дійшов наступних висновків:

- Торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України №195028 є схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою "" за міжнародною реєстрацією №789132.

Отже, в матеріалах справи наявні три висновки експертів, які надають відповіді на питання оманливості та тотожності спірного позначення з торгівельною маркою "" за міжнародною реєстрацією №789132.

За таких обставин, зважаючи на положення ст. 99 ГПК України та враховуючи вказівки, що містяться в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.04.2019, Господарський суд міста Києва, перш ніж призначати у справі судову експертизу, повинен був дослідити зазначені висновки експертів, надати їм належну оцінку та лише після цього встановити наявність чи відсутність підстав для проведення у справі судової експертизи. Проте, в порушення норм процесуального права, місцевий господарський суд не здійснивши оцінку вказаних висновків експертів, а відтак, не встановивши наявність підстав для проведення експертизи, дійшов помилкового висновку про призначення у даній справі комплексної судової експертизи.

До того ж, потрібно звернути увагу, що відповідач-1 порушуючи клопотання про призначення експертизи, посилаючись на складність предмета дослідження, просив суд провести комісійну судову експертизу (проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією). Однак, Господарським судом міста Києва, в порушення п. 3 ч. 1 ст. 234 ГПК України, без будь-якого мотивування свого рішення, призначено комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань для вирішення одного спільного завдання).

Згідно з ч. 4 ст. 99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну (ч. 5 ст. 99 ГПК України ).

Відповідно до ч. 1 ст. 100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем та відповідачем-1 було запропоновано суду питання, роз`яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта.

Суд першої інстанції ставлячи на вирішення експертизи питання в редакції зазначеній вище, не вказав з яких підстав ним відхилено певні питання та не мотивував зміну запропонованих сторонами питань.

Разом з тим ставлячи на вирішення експертизи питання 3.1 Чи є транспортно - експедиторські послуги 39 класу такими ж чи спорідненими з товарами 14, 18, 25, 27, 28 та послуг 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132? , судом, в порушення норм матеріального права, скорочено обсяг правової охорони торгівельної марки позивача та змінено обсяг правової охорони торгівельної марки відповідача-1.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів та послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, укладеною 15.06.1957.

Згідно міжнародної реєстрації №789132 торгівельна марка позивача, на підставі якої останній звернувся до суду, зареєстрована для товарі та послуг 12 , 14, 16 , 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП, з чого слідує, що місцевий господарський суд безпідставно скоротив обсяг правової охорони торгівельної марки позивача шляхом не зазначення в питанні 3.1. 12 та 14 класу МКТП.

В підтвердження зміни обсягу правової охорони торгівельної марки відповідача-1 слугує той факт, що оскаржувана торгівельна марка за свідоцтвом України №195028 зареєстрована для таких послуг 39 класу МКТП як: послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевозінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах . Вказаний перелік є вичерпним і до нього не входять транспортно-експедиторські послуги .

За таких обставин, доводи скаржника стосовно того, що Господарський суд міста Києва ставлячи перед судовим експертом питання 3.1 (в зазначеній редакції) допустив порушення норм матеріального права, оскільки скоротив обсяг правової охорони торгівельної марки позивача та поставив питання щодо спорідненості послуг для яких спірну торгівельну марку не зареєстровано, є обґрунтованими та підтверджуються матеріалами справи.

Крім того, колегія суддів вважає, що місцевим господарським судом було безпідставно поставлено перед судовим експертом питання 3.4. Чи є знак для товарів і послуг "АМГ" за свідоцтвом України №195028 таким, що не має розрізнювальної здатності із знаком для товарів та послуг "" за міжнародною реєстрацією №789132? , оскільки розрізняльна здатність знака для товарів та послуг "АМГ" за свідоцтвом України №195028 є окремою підставою для визнання свідоцтва України на знак для товарі та послуг недійсним (абз. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг ) та не є предметом спору у даній справі, і не впливає на визначення схожості торгівельних марок або можливості введення споживачів в оману.

Що ж стосується питання 3.2., яке поставлено на вирішення судової експертизи Чи може використання позначення "АМГ" Товариством з обмеженою відповідальністю "АМГРУП", ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132? , то слід наголосити, що воно було предметом дослідження судового експерта Жили Б.В. та відповідь на вказане питання міститься у висновку експерта Жили Б.В. №133 від №03.04.2018.

Водночас, питання спорідненості товарів та послуг, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг 39 класу, для яких зареєстровано торгівельну марку за свідоцтвом України №195028 досліджувалось експертами при вирішенні питання щодо схожості даних торгівельних марок, та міститься у висновку експертів №1186 від 29.01.2018, висновку експерта №133 від 03.04.2018, та висновку експерта №228/18 від 07.09.2018.

Питання ж 3.3 та 3.5 стосовно кола споживачі та каналів збуту товарів під знаком для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг під знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028 не потребують спеціальних знань, оскільки суд може одержати ці відомості від сторін спору.

Зважаючи на встановлене та враховуючи наведені норми права, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що в оскаржуваній ухвалі Господарського суду міста Києва не зазначено і не обґрунтовано (з посиланням на законодавство), з яких мотивів у справі потрібно було призначити комплексну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, чим конкретно викликана необхідність у ній і в чому така необхідність полягала; не конкретизовано у правильності якого саме висновку у суду виникли сумніви: висновку експертів Дорошенка В.М. і Юдіної Г.О. від 29.01.2018 №11486 за результатами комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, висновоку експерта Жили Б.В. від №03.04.2018 №133 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності або щодо висновку експерта НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальової Н.М. №228/18 від 07.09.2018 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності; не здійснено жодної оцінки доводів позивача стосовно відсутності необхідності у призначенні по справі судової експертизи за наявності у справі трьох висновків експертів, що не узгоджується із закріпленим у статті 2 ГПК України принципом рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відтак, місцевий господарський суд, не врахувавши всіх обставин справи в їх сукупності, не надавши оцінку наявним в матеріалах справи висновкам, не дотримавшись вимог про сукупність умов, за яких судом може бути призначена експертиза у справі, дійшов хибного висновку стосовно призначення у справі комплексної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

До того ж, необґрунтоване призначення у справі №910/513/18 комплексної експертизи об`єктів інтелектуальної власності має наслідком безпідставне збільшення строку розгляду справи та вихід за межі розумного строку розгляду справи, що суперечитиме статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , відповідно до частини 1 якої кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку було неодноразово предметом розгляду Європейського суду з прав людини у справах проти України.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінку сторін, предмет спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини першої статті 6 згаданої Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України", "Дульський проти України", "Фридлендер проти Франції").

З огляду на таке, Суд звернув увагу, що очевидне безпідставне призначення судової експертизи є порушенням наведених приписів, що має наслідком порушення прав та охоронюваних законом інтересів учасників справи, у тому числі права на розгляд справи судом встановленим законом, у розумний строк, тому у такому випадку перегляд цієї ухвали, з урахуванням взаємозв`язку правомірності зупинення провадження як наслідку призначення у справі судової експертизи, ґрунтується на засадах верховенства права.

Частиною третьою статті 2 ГПК України визначено як основні засади (принципи) господарського судочинства, в числі інших, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом та розумність строків розгляду справи судом (пункт 2 і 10 зазначеної частини).

Наведеного судом першої інстанцій враховано не було, тому, необґрунтовано призначивши у розгляді даної справи комплексну експертизу об`єктів інтелектуальної власності та, як наслідок, зупинивши провадження у цій справі, суд порушив право Даймлер АГ на розгляд справи упродовж розумного строку.

Враховуючи наведені обставини, Північний апеляційний господарський суд не погоджується з аргументами Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП", викладеними у відзиві на апеляційну скаргу.

Згідно зі ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст. 280 ГПК України підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є: неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

Враховуючи викладене в постанові, зважаючи на обраний позивачем спосіб захисту права, обставини, що первісно входять до предмету доказування в межах даної справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга Даймлер АГ є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, в зв`язку з чим ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019 слід скасувати, у задоволенні клопотання відповідача-1 про проведення судової експертизи відмовити.

З огляду на задоволення апеляційної скарги, скасування оскаржуваного судового акта, відповідно до статті 129 ГПК України , належні до сплати витрати судового збору за подання апеляційної скарги (1 921,00 грн) покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП".

Керуючись ст. ст. 99, 100, 269, 270, 271, 275, 280, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Даймлер АГ на ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019 у справі №910/513/18 задовольнити.

2. Ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019 у справі №910/513/18 скасувати.

3. У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальності "АМГРУП" про проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності відмовити.

4. Матеріали справи №910/513/18 повернути до Господарського суду міста Києва для продовження розгляду.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (03680, м. Київ, вул. Ак. Кримського, буд. 27А; ідентифікаційний код 36476684) на користь Даймлер АГ в особі адвокатського об`єднання Дубинський і Ошарова (01032, м. Київ, вул. Жилянська 110, 9-й поверх) 1 921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги.

6. Видачу наказу доручити Господарському суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено 06.11.2019.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська