Рішення

від 23.01.2020 по справі 910/513/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.01.2020Справа № 910/513/18

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко Г. П.,

за участю секретаря - Лебович А. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи

За позовом Даймлер АГ (DAIMLER AG) (Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, Німеччина; вул. Жилянська, 110, 9-й поверх, м. Київ, 01032)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (вул. Ак. Кримського, 27 А, м. Київ, 03680)

2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

Про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

За участі представників сторін:

Від позивача: Казанкіна А.Ю. (довіреність № б/н від 08.03.17);

Від відповідача-1: Бойко Ю.А. (довіреність № 5 від 06.02.19);

Полонський А.В. (керівник; паспорт серія НОМЕР_1 );

Від відповідача-2: не прибув.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Даймлер АГ (DAIMLER AG) (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) (в ході розгляду справи найменування відповідача - 2 було замінено на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 195028 на знак для товарів і послуг "АМГ" підлягає визнанню судом недійсним, оскільки державна реєстрація вказаної торгівельної марки здійснена з порушенням приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не відповідає умовам надання правової охорони.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.06.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019, у позові відмовлено.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.04.2019 касаційну скаргу компанії Даймлер АГ (Daimler AG) задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 зі справи № 910/513/18, якими відмовлено у задоволенні позовних вимог справу, скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Згідно викладеного в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.04.2019, підставами для скасування судових рішень та направлення справи на новий розгляд стало порушення норм процесуального права, яке полягало в наступному:

- попередніми судовими інстанціями не надано будь-якої оцінки поданим позивачем висновкам експертів, як доказам по справі;

- судами не було враховано, що власник прав на торговельну марку має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цією торговельною маркою позначення стосовно тих товарів і послуг, щодо яких відповідну торговельну марку зареєстровано, або споріднених з ними товарів і послуг ;

- судами не було враховано, що відсутність у міжнародній реєстрації № 789132 (на час судового розгляду даної справи) посилання на 39 клас МКТП, за наявності такого посилання в оспорюваному свідоцтві, сама по собі не може вважатися єдиною ознакою відсутності спорідненості послуг, які надаються позивачем і відповідачем з використанням позначень "AМГ" та "AMG";

- судами не було враховано, що для висновку про таку спорідненість чи її відсутність необхідним є встановлення й інших фактичних обставин щодо використання відповідних позначень відповідачем-1 у справі, у тому числі з точки зору можливості виникнення у споживача уявлення про приналежність таких послуг одній особі, яка їх надає;

- судами не було враховано, що саме лише виконання Правил у розгляді питання щодо розгляду уповноваженим на це органом заявки на видачу Свідоцтва № 195028 не може вважатися безумовним (безперечним) свідченням неспорідненості позначень, що протиставляються одне одному у даному спорі.

Як зазначено в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.04.2019 при новому розгляді суду необхідно, врахувати викладене, здійснити оцінку доказів та встановити обставини, які зазначені в даній постанові, оцінити також пов`язані з цим доводи (аргументи) сторін та, правильно застосувавши норми матеріального і процесуального права, прийняти законне і обґрунтоване рішення зі справи. За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.04.2019 визначено суддю-доповідача Бондаренко Г. П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.04.2019 було прийнято справу до провадження судді Бондаренко Г. П. та призначено її розгляд за правилами загального позовного провадження в підготовчому судовому засіданні на 16.05.2019.

14.05.2019 через відділ канцелярії суду від відповідача - 1 надійшов відзив на позов, в якому відповідач заперечував проти задоволення позовних вимог.

16.05.2019 від позивача через відділ канцелярії суду від позивача надійшли узагальнені письмові пояснення по суті спору з урахуванням прийнятої постанови Верховного Суду від 09.04.2019 та заява про понесені судові витрати.

16.05.2019 Господарський суд міста Києва постановив ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 11.06.2019 та викликав представника відповідача - 2 в судове засідання на 11.06.2019.

10.06.2019 через відділ канцелярії суду від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій позивача заперечував проти відмови у позові.

11.06.2019 через відділ від відповідача - 1 надійшло клопотання про колегіальний розгляд справи, в якому відповідач - 1 просив розгляд справи здійснювати колегіально, з огляду на її категорію та складність, а також клопотання про оголошення перерви в підготовчому судовому засіданні.

Суд 11.06.2019 ухвалив відмовити у задоволенні клопотання про призначення колегіального розгляду справи з підстав, зазначених в ухвалі, продовжив строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, та оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні до 02.07.2019.

01.07.2019 від ТОВ "АМГруп" через відділ канцелярії суду надійшли заперечення (в порядку ст. 167 Господарського процесуального кодексу України), щодо висновку експертів № 1186 від 29.01.2018 (експерти Дорошенко О.Ф. та Юдіна Г.О.), висновку експерта №133 від 03.04.2018 (експерт Жила Б.В.), висновку експерта № 228/18 від 07.09.2018 (експерт Ковальова Н.М.), а також 02.07.2019 відповідач-2 подав клопотання про призначення у справі комісійної експертизи з питань інтелектуальної власності, проведення якої запропонував доручити Харківському НДІ судових експертиз імені проф. М.С. Бокаріуса, оплату експертизи просив покласти на позивача та/або відповідача-2.

В судовому засіданні 02.07.2019 позивач надав в матеріали справи письмові заперечення на клопотання про призначення експертизи, в яких просив суд відмовити в задоволенні клопотання відповідача - 1 про призначення експертизи.

В судовому засіданні 02.07.2019 суд ухвалив відкласти вирішення клопотання відповідача - 1 про призначення експертизи до наступного судового засідання, відкласти підготовче засідання на 06.08.2019, викликати в судове засідання для надання роз`яснень щодо наданих висновків експертів Дорошенко О. Ф. та Юдіну Г. О., Жилу Б. В. та Ковальову Н. М. , зобов`язано експертів надати роз`яснення в письмовому вигляді.

27.08.2019 через відділ канцелярії суду від експертів О. Ф. Дорошенко та Г. О. Юдіна надійшли пояснення експертів щодо висновку № 1186, за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.01.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.08.2019 клопотання Товариства з обмеженою відповідальності "АМГРУП" про проведення судової експертизи об`єкту інтелектуальної власності задоволено частково. Призначено у справі № 910/513/18 за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальності "АМГРУП" комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2019 апеляційну скаргу Даймлер АГ на ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019 у справі №910/513/18 задоволено, ухвалу Господарського міста Києва від 06.08.2019 у справі №910/513/18 скасовано, у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальності "АМГРУП" про проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності відмовлено. Матеріали справи №910/513/18 повернуто до Господарського суду міста Києва для продовження розгляду.

Ухвалою суду від 14.11.2019 провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 10.12.2019.

10.12.2019 через відділ канцелярії суду від позивача надійшло клопотання про залучення доказів, а саме висновку експерта № 212/19 за результатами проведення експертизам у сфері інтелектуальної власності від 09.12.2019; від відповідача-1 надійшли додаткові пояснення по справі.

В судовому засіданні 10.12.2019 судом було оголошено перерву на 19.12.2019.

16.12.2019 від відповідача-1 надійшло клопотання про прийняття та залучення до матеріалів справи доказів.

19.12.2019 від позивача надійшло клопотання про залучення висновку експерта № 212/19, складеного за результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 09.12.2019 та заява про понесені витрати.

19.12.2019 через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшло клопотання про виклик експерта Укрпатенту та заперечення щодо залучення до матеріалів справи висновку експерта № 212/19 від 09.12.2019.

В судовому засіданні 19.12.2019 суд закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 09.01.2020, поновив позивачу строк для подання доказу, а саме висновку експерта № 212/19, залучив висновок експерта до матеріалів справи, та відмовив у задоволенні клопотань відповідача - 1 про долучення доказів та виклик експерта Укрпатенту, про що постановив відповідну ухвалу, в якій виклав мотиви та обґрунтування, прийнятих процесуальних рішень.

В судовому засіданні 09.01.2020 суд на місці ухвалив відкласти судове засідання по суті справи на 23.01.2020.

В судове засіданні 23.01.2020 відповідач - 2 не прибув, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи.

Позивач та відповідач - 1 в судове засідання 23.01.2020 прибули та надали суду усні пояснення по суті справи, в яких позивач просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі, а відповідач - 1 просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши долучені до матеріалів справи докази, заслухавши пояснення учасників провадження у справі, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

Як підтверджено матеріалами справи, відповідача-1 є власником торговельної марки "AМГ" за свідоцтвом України № 195028 від 09.04.2013 на знак для товарів і послуг для товарів 39 класу МКТП : послуги щодо експедирування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевезення; послуги щодо перевезення; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у пере возінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах (далі - оспорюване свідоцтво).

Водночас позивач є власником наступних міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг:

- від 30.08.2002 № 789132 із зображенням, зокрема, "AМG" 12,14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП;

- від 18.06.2002 № 788248 із зображенням, зокрема, "AFFALTERBACH AМG" 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП.

Як вбачається із витягів із міжнародної бази даних стосовно міжнародної реєстрації № 789132 та листа державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 27.04.2017 № 5320/5 - послуги віднесені до 39 та 36 класу МКТП на момент подання позову до суду - виключені із обсягу правової охорони міжнародної реєстрації № 789132.

І позивач і відповідач - 1 використовують зазначені вище торгові знаки в своїй господарській діяльності на території України.

За доводами позивача: торговельна марка відповідача - 1 за оспорюваним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я позивача для споріднених товарів 12 та послуг 36, 37, 39, 41 класів МКТП; крім того, у процесі використання відповідачем торговельної марки за оспорюваним свідоцтвом щодо наведених у свідоцтві послуг є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка надає послуги, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що такі послуги походять від позивача, який раніше почав використовувати схожі позначення у своїй господарській діяльності, а не від відповідача-1

За доводами відповідача - 1: заявка відповідача - 1 № m 201306089 на реєстрацію словесного знаку за спірним свідоцтвом подана 09.04.2013, і за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було визначено, що воно відповідає умовам надання правової охорони; відповідно до виписки з Державного реєстру обсяг правової охорони на знак за оспорюваним свідоцтвом поширюється на послуги 39 класу МКТП; послуги 39 класу МКТП з урахуванням принципів спорідненості, не можуть вважатися спорідненими із товарами і послугами 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак позивача; міжнародна реєстрація № 789132 є комбінованим, а не словесним позначенням, тоді як торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом є словесним знаком, що складається з одного слова, виконаного кирилицею стандартним шрифтом; послуги, віднесені до 36 та 39 класів МКТП, на момент подання позову в даній справі виключені з обсягу правової охорони міжнародної реєстрації № 789132; правовий захист щодо послуг 36 та 39 класів МКТП для міжнародної реєстрації № 789132 було скасовано за заявою власника цієї міжнародної реєстрації, що змінює обсяг правової охорони та свідчить про відсутність порушення права позивача. Також відповідач - 1 зазначає, що знак АМГ за свідоцтвом України № 195028 фактично є першими трьома літерами його найменування.

За доводами відповідача - 2: за результатами експертизи заявки № m 201306089 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг АМГ було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, і на нього не поширюється підстави для відмови в наданні правової охорони; послуги 39 класу МКТП з урахуванням принципів спорідненості не можуть вважатися спорідненими із товарами і послугами 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак позивача; позивачем не надано суду жодних доказів спорідненості послуг 39 класу МКТП, для яких був зареєстрований знак АМГ із товарами і послугами 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП для яких було зареєстровано знак позивача; лише дослідження фактичного використання позначень АМГ за свідоцтвом України № 195028 в господарському обороті може дати відповідь на питання, чи вводить в оману споживача позначення АМГ відносно позивача, і таке дослідження не проводилося.

В матеріалах справи, в тому числі, наявні такі докази, висновки експертів, надані у справу позивачем та комплексний патентно - правовий висновок фахівця, наданий відповідачем - 1.

Так, відповідно до висновку експертів № 1186 за результатами проведення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.01.2018 складеного на замовлення представника компанії Даймлер АГ (Daimler AG), на вирішення якої було поставлено питання: Чи є торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України № 195028 схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 789132? , експерти Дорошенко О. Ф. та Юдіна Г. О. дійшли висновку, що знак для товарів і послуг АМГ за свідоцтвом України № 195028 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132, відносно всіх товарів 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132 та послуг 39 класу МКТП, а саме: послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; послуги щодо перевезення, завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевезенні, зберіганні товарів, зберіганні товарів на складах, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг АМГ за свідоцтвом України № 195028.

Відповідно до комплексного патентно - правового висновку фахівця №м 130218 від 13.03.2018, представник у справі інтелектуальної власності Дроздович О. О. дійшов висновку, що за сукупністю критеріїв порівняння, знак для товарів і послуг (свідоцтво № 195028) АМГ та знак для товарів і послуг (міжнародна реєстрація № 789132) не є схожими. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом № 195028 АМГ та міжнародною реєстрацією № 789132 не можна сплутати, за умови використання знаків для товарів у формі зареєстрованих зображень та по відношенню до зареєстрованих товарів і послуг, згідно МЕТП.

Вказаний висновок фахівця, складений за зверненням відповідача - 1 та підготовлений з наступних питань:

1. Визначити обсяг правової охорони наданої власнику свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 195028 АМГ . Встановити, чи входить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 195028 АМГ до складу назви власника Свідоцтва - Товариства з обмеженою АМГРУП ?;

2. Визнати обсяг правової охорони наданої власнику за міжнародною реєстрацією на знак для товарів і послуг № 789132 , на території України;

3. Встановити: Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 195028 АМГ та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132 такими, що схожі на стільки, що їх можна сплутати?

Відповідно до висновку експерта № 133 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного 03.04.2018 на замовлення представника компанії Даймлер АГ (Daimler AG), на вирішення якої були поставлені питання: 1. Чи є торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України № 195028 схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 789132? 2. Чи є торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України № 195028 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу? , експерт Жила Б. В. дійшов висновків, що:

1. Відносно всіх товарів 39 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 195028, торгівельна марка АМГ за вказаним свідоцтвом, є схожою з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 789132 настільки, що їх можна сплутати.

2. Торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України № 195028 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає зазначені у свідоцтві послуги 39 класу МКТП.

Відповідно до висновку експерта № 228/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 07.09.2018, складеного на замовлення представника Патентно - юридичної агенції Дубинський і Ошарова , на вирішення якої було поставлено питання: Чи є торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України № 195028 схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 789132? , експерт Н. М. Ковальова , дійшла висновку що: торгівельна марка АМГ за свідоцтвом України № 195028 є схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 789132.

Відповідно до висновку експерта № 212/19 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 09.12.2019, складеного на замовлення представника компанії Даймлер АГ (Daimler AG), на вирішення якої були поставлені питання: 1. Чи є транспортно - експедиторські послуги 39 класу такими ж чи спорідненими з товарами 14, 16, 18, 25, 27, 28 та послугами 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132? 2. Чи може використання позначення АМГ Товариством з обмежено відповідальністю АМГРУП , ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132? 3. Чи є однаковими (або схожими) кола споживачів товару та послуг за 12, 14,16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132 та послуг 39 класу для якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 195028? 4. Чи є знак для товарів і послуг АМГ за свідоцтвом україни № 195028 таким, що не має розрізняльної здатності із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132? 5. Чи є спільними умови та канали збуту товарів Даймлер АГ під знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 195028? , експерт Ковальова Н. М. дійшла таких висновків:

1. Товари 12 класу МКТП: Моторні транспортні засоби та їх частини (включені в цей клас), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132, є спорідненими з послугами 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевезення; послуги щодо перевезення; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевезенні та товарами 16 класу МКТП: картонний контейнер для пакування, мішки паперові для пакування, матеріали з пластику для пакування, а саме: конверти загального призначення, кульки та пластмасові плівки, а всі товари 12, 14, 16, 25, 27, 28 класів МКТП для яких зареєстровано позначення 2, також є спорідненими з послугами 39 класу, а саме зберігання товарів і зберігання товарів на складах.

2. Знак АМГ за свідоцтвом України №195028 від 15.01.2015 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або послуги за міжнародною реєстрацією №789132 від 30.08.2002 на знак для товарів і послуг .

3. Кола споживачів товарів та послуг за 12,14,16,18, 25, 27, 28,37, 41 класів МКТП для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг 39 класу МКТП для якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №195028 є однаковими (або схожими).

4. Знак для товарів і послуг АМГ за свідоцтвом України №195028 є таким, що не має розрізняльної здатності відносно знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132.

5. Умови та канали збуту товарів Даймлер АГ під знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №1950285 є спільними.

Предметом позову у справі є матеріально - правові вимоги позивача до відповідача-1 про зобов`язання відповідача - 1 припинити порушення прав позивача на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132, визнати недійсним свідоцтво України № 195028 на знак для товарів і послуг АМГ повністю, та вимоги позивача до відповідача - 2 зобов`язати останнього внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 195028 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність .

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приходить до висновку, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ст. 495 Цивільного кодексу України).

Відповідно до пункту 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визначає, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (стаття 1).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Державного реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (пункти 2-4 статті 5).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (пункт 5 статті 5).

Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (підпункт "а" пункту 1 статті 19).

Згідно із Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (пункт 2 статті 6).

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (пункт 3 статті 6).

Отже, правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

На підтвердження позовних вимог позивачем надано суду висновки експертів №1186 від 29.01.2018 та висновок експерта № 212/19 від 09.12.2019, складені судовими експертами Дорошенко О. Ф., Юдіною Г. О. та Ковальовою Н. М., відповідно до яких експерти дійшли наступних висновків:

- знак для товарів і послуг АМГ за свідоцтвом України № 195028 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132, відносно всіх товарів 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132 та послуг 39 класу МКТП, а саме: послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; послуги щодо перевезення, завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевезенні, зберіганні товарів, зберіганні товарів на складах, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг АМГ за свідоцтвом України № 195028;

- товари 12 класу МКТП: Моторні транспортні засоби та їх частини (включені в цей клас), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132, є спорідненими з послугами 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевезення; послуги щодо перевезення; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевезенні та товарами 16 класу МКТП: картонний контейнер для пакування, мішки паперові для пакування, матеріали з пластику для пакування, а саме: конверти загального призначення, кульки та пластмасові плівки, а всі товари 12, 14, 16, 25, 27, 28 класів МКТП для яких зареєстровано позначення 2, також є спорідненими з послугами 39 класу, а саме зберігання товарів і зберігання товарів на складах;

- знак АМГ за свідоцтвом України №195028 від 15.01.2015 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або послуги за міжнародною реєстрацією №789132 від 30.08.2002 на знак для товарів і послуг ;

- кола споживачів товарів та послуг за 12,14,16,18, 25, 27, 28,37, 41 класів МКТП для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг 39 класу МКТП для якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №195028 є однаковими (або схожими);

- знак для товарів і послуг АМГ за свідоцтвом України №195028 є таким, що не має розрізняльної здатності відносно знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132;

- умови та канали збуту товарів Даймлер АГ під знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №1950285 є спільними.

Оцінюючи зазначені висновки експертів, суд вважає, що зазначені висновки містять відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, висновки експертів складені кваліфікованими атестованими судовими експертами Дорошенко О. Ф., Юдіною Г.О. та Ковальовою Н. М., які мають вишу юридичну (освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), кваліфікацію судових експертів з проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", 13.6. Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями (Свідоцтва № 933, 1893, 26 видані Міністерством юстиції України), та стаж експертної роботи в галузі права інтелектуальної власності.

У висновках зазначено, що експерти обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України. У висновку № 212/19 також зазначено про те, що висновок експерта підготовлений для подання до господарського суду в якості доказу.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки (стаття 2 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що відповідач - 1 використовує торгівельний знак АМГ в своїй господарській діяльності для послуг віднесених до 39 класу МКТП.

З огляду на наведені вище висновки судових експертиз та норми чинного законодавства, суд приходить до висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - АМГ за свідоцтвом України № 195028, встановленим ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , у зв`язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг АМГ недійсним та задоволення позовних вимог щодо зобов`язання відповідача - 1 припинити порушення прав компанії Даймлер АГ на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798132.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені Промислова власність .

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності від 23.08.2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 829 від 02.09.2019 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимоги про визнання свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг АМГ недійсним, позовні вимоги про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (яке перейменоване на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 195028 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

При цьому, заперечення відповідача-1 про те, що висновки експертів надані позивачем до матеріалів справи, в якості доказів, викликають сумніви у їх правильності, судом відхиляються з наступних підстав. Так, стверджуючи про сумнівність та правильність висновків експертів відповідач - 1 посилається на комплексний патентно - правовий висновок фахівця № 130218 від 13.02.2018 у сфері інтелектуальної власності щодо знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 195028 та знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132. Проте, наданий висновок не відповідає процесуальним вимогам встановленим для доказів, зокрема, для висновків експертів, так у поданому відповідачем висновку фахівці відсутні відомості щодо попередження особи, яка надала висновок про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку. Суд також погоджується з позивачем, що оскільки існує законодавча вимога, що патентний повірений має право діяти лише у межах доручення особи, яку він представляє, повірений який надав висновок фахівця, не міг діяти неупереджено, оскільки захист інтересів особи, яку він представляє, є обов`язком патентного повіреного.

Окрім наведеного, судом також взято до уваги, що відповідачем - 1 зі свого боку іншого висновку експерта надано не було.

Щодо доводів відповідачів про додержання Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України, суд зазначає таке.

Наказом Держапатенту України № 116 від 28.07.1995 затверджені Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила).

Відповідно до п. 4 Правил, експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів: встановлення дати подання заявки; експертиза заявки за формальними ознаками; експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна: міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім`я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до п. 4.3.2.2 Правил, відповідно до пункту 4 статті 6 Закону перевіряється, чи не відтворює заявлене позначення: а) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; б) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; в) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Пунктом 4.3.2.4. Правил визначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Отже, суд зазначає, що питання тотожності або схожості спірних знаків для товарів і послуг з раніше зареєстрованими знаками досліджується в процесі розгляду заявки на реєстрацію знаку, тобто тоді, коли заявлене позначення ще не використовується, а факт можливості їх сплутування споживачем встановлюється під час використання позначення.

Відповідно, саме лише виконання Правил у розгляді питання щодо розгляду уповноваженим на це органом заявки на видачу Свідоцтва № 195028 не може вважатися безумовним (безперечним) свідченням неспорідненості позначень, що протиставляються одне одному у даному спорі.

Щодо доводів відповідача - 1 що знак АМГ за свідоцтвом України № 195028 фактично є першими трьома літерами його найменування.

Відповідно до ст. 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Отже, комерційне найменування як і торгівельна марка виконує розрізняльну функцію. Однак торгівельна марка індивідуалізує товари та послуги певного суб`єкта серед товарі та послуг інших суб`єктів, а комерційне найменування індивідуалізує самого суб`єкта в процесі здійснення ним господарської діяльності.

Як вбачається із наявних у справі доказів (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 29.10.2019 за № 1005899871) державна реєстрація відповідача - 1, як новоутвореної юридичної особи відбулася 14.05.2009, тобто після міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг за №789132. Відповідно ті обставини, що знак АМГ за свідоцтвом України № 195028 фактично є першими трьома літерами його найменування не впливають на оцінку судом обставин невідповідності умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - АМГ за свідоцтвом України № 195028.

Слід також зазначити, що комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи, яке за загальним правилом не є об`єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов`язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства. Найменування юридичної особи є реквізитом, необхідним для її реєстрації, а комерційне найменування розглядається як право особи мати таке найменування, а не її обов`язок.

Щодо доводів відповідача - 1 що послуги 39 класу МКТП з урахуванням принципів спорідненості, не можуть вважатися спорідненими із товарами і послугами 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак позивача, то суд їх відхиляє з огляду на висновки судових експертиз наявних в матеріалах справи.

Відсутність у міжнародній реєстрації № 789132 (на час судового розгляду даної справи) посилання на 39 клас МКТП, за наявності такого посилання в оспорюваному свідоцтві, сама по собі не може вважатися єдиною ознакою відсутності спорідненості послуг, які надаються позивачем і відповідачем з використанням позначень "AМГ" та "AMG", оскільки власник прав на торгівельну марку має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цією торгівельною маркою позначення стосовно тих товарів і послуг, щодо яких відповідну торгівельну марку зареєстровано, або споріднених з ними товарів і послуг.

Щодо доводів відповідача - 1 що знак АМГ є словесним позначенням, а знак - комбінованим, суд зазначає наступне.

Пунктом 1.4. Правил визначено, що об`єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об`ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У мотивувальній частині висновку експерта № 212/19 експерт дійшла висновку про схожість досліджуваних позначень за фонетичною ознакою і не схожість за графічною ознакою (у знаках використані літери різних абеток), водночас при дослідженні смислових (семантичних) ознак дійшла висновку, що споживачі спираючись на фонетичну схожість позначень можуть сприймати їх як семантично схожі.

Враховуючи зазначене, доводи відповідача - 1 щодо того, що знак АМГ є словесним позначенням, а знак - комбінованим і відповідно зазначені знаки тільки за цією ознакою мають розрізняльну здатність, відхиляються судом, оскільки за результатами порівняння таких знаків експертом була встановлена їх схожість.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

При цьому, згідно ч. 4 зазначеної норми кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Статтею 129 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Матеріалами справи підтверджено, що за час судового розгляду справи позивач поніс такі витрати по сплаті по сплаті судового збору: 5 286, 00 грн за подання позовної заяви; 7 929, 00 грн за подання апеляційної скарги на рішення суду; 10 572, 00 грн за подання касаційної скарги на рішення суду; 1 921, 00 грн за подання апеляційної скарги на ухвалу про призначення експертизи.

Північним апеляційним господарським судом в постанові від 15.01.2019 був здійснений розподіл понесених позивачем витрат за подання апеляційної скарги на рішення суду в розмірі 7 929, 00 грн (такі витрати були покладені на позивача) та в постанові від 04.11.2019 був здійснений розподіл витрат за подання апеляційної скарги на ухвалу про призначення експертизи в розмірі 1 921, 00 грн (такі витрати покладені на відповідача - 1), відповідно розподіл зазначених витрат судом не здійснюється.

Щодо витрат позивача на оплату судового збору в розмірі 5 286, 00 грн за подання позовної заяви та в розмірі 10 572, 00 грн за подання касаційної скарги на рішення суду, то з огляду на задоволення позовних вимог та вимог касаційної скарги відповідними судами, зазначені витрати покладаються на відповідача - 1.

При здійсненні розподілу судових витрат судом було враховано рекомендації викладені в п. 69 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 N 12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності , відповідно до яких у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково, господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ст. 123 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч. 4).

В ході судового розгляду справи і позивач і відповідач - 1 зверталися до суду із заявами, в яких просили здійснити розподіл понесених ними інших витрат.

Так, відповідач - 1 просив суд в своїх заявах (том 2 арк. 29, том 2 арк. 222) покласти на позивача 18 000, 00 грн витрат пов`язаних із залученням спеціаліста (15 000, 00 грн складання відзиву на позов та висновку фахівця та 3 000, 00 грн за участь патентного - повіреного в судовому засіданні) та 10 000, 00 грн витрат на правничу допомогу.

Питання про здійснення розподілу 10 000, 00 грн витрат відповідача - 1 на правничу допомогу було розглянуто Північним апеляційним господарським судом в постанові від 15.01.2019, і у розподілі 10 000, 00 грн відповідачу - 1 було відмовлено, з огляду на відсутність в матеріалах справи доказів понесення останнім таких витрат.

Враховуючи, що суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог інші судові витрати понесені відповідачем - 1 покладаються на відповідача - 1.

Позивач в своїх заявах (том 2 арк. 57, том 2 арк. 209, том 3 арк. 89 та том 4 (заява від 19.12.2019) просив покласти на відповідача - 1 такі витрати: 20 004, 00 грн за підготовку експертного висновку № 1186; 14 300, 00 грн за підготовку експертного висновку № 133; 716, 00 грн, 500, 00 грн та 1 826, 80 грн витрат понесених на нотаріальний переклад документів, що подавалися позивачем до суду; 17 846, 40 грн витрат за підготовку експертного висновку № 228/18; 237, 58 грн та 52, 92 грн поштових витрат; витрати на правничу допомогу в орієнтовному розмірі 10 000, 00 Євро; 30 144, 00 грн за підготовку експертного висновку № 212/19.

Північним апеляційним господарським судом в постанові від 15.01.2019 був здійснений розподіл понесених позивачем витрат - 17 846, 40 грн витрат за підготовку експертного висновку № 228/18 та 52, 92 грн поштових витрат (такі витрати покладені на позивача), відповідно розподіл зазначених витрат судом не здійснюється.

Щодо витрат позивача на правничу допомогу, то останнім не надано суду жодних доказів понесення таких витрат.

Статтею 126 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Оскільки позивачем не надані суду докази понесення ним витрат на правничу дорогу при розгляді даної справи у суду відсутні праві підстави для здійснення розподілу таких витрат.

Відповідно до положень ст. 127 Господарського процесуального кодексу України експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, пов`язану із справою, якщо це не входить до їхніх службових обов`язків. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів. Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.

Статтею 98 Господарського процесуального кодексу України визначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

На підтвердження факту понесення позивачем витрат на проведення експертиз в розмірах 20 004, 00 грн за підготовку експертного висновку № 1186, 14 300, 00 грн за підготовку експертного висновку № 133 та 30 144, 00 грн за підготовку експертного висновку № 212/19, позивач надав суду докази, які відповідають вимогам процесуального закону щодо їх належності та допустимості.

Водночас суд зазначає, що подання доказів, у відповідності до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України є правом учасника справи, проведення у справі загалом чотирьох експертиз на замовлення позивача не відповідає критерію співмірності таких витрат та не було необхідним для розгляду справи по суті, зокрема, суд не вбачає жодної необхідності у підготовці на замовлення позивача експертного висновку № 133, з огляду на зазначене суд дійшов висновку, що витрати позивача понесені ним на підготовку експертного висновку № 133 покладаються на позивача.

Витрати на підготовку експертних висновків № 1186 та № 212/19, в загальному розмірі 50 148, 00 грн, враховуючи, що відповідні висновки враховані судом при прийнятті рішення по справі та що позовні вимоги позивача були задоволені, покладаються судом на відповідача - 1.

Щодо понесених позивачем (його представником) витрат на легалізацію документів позивача, як іноземного елементу, то враховуючи, що звернення до суду є правом, а не обов`язком та що чинним законодавством визначений перелік документів, які нерезидент та його представник мають надати на підтвердження своїх правомочностей, а також приймаючи до уваги, що позивач є постійним клієнтом Адвокатського об`єднання Дубинський і Ошарова , відповідні витрати є витратами адвокатського об`єднання на здійснення господарської діяльності, суд покладає 716, 00 грн, 500, 00 грн та 1 826, 80 грн витрат понесених на нотаріальний переклад документів, що подавалися позивачем до суду на позивача.

Поштові витрати позивача в розмірі 237, 58 грн, понесення яких останнім підтверджено матеріалами справи, є витратами пов`язаними з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ст. 128 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат, пов`язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов`язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів. У випадках, коли сума витрат пов`язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов`язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, поштові витрати позивача в розмірі 237, 58 грн покладаються на відповідача - 1.

Підсумовуючи зазначене вище щодо розподілу інших судових витрат, ніж судовий збір, суд зазначає, що у відповідності до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, з врахуванням рекомендацій наданих в п. 69 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 N 12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності , з огляду на задоволення позовних вимог позивача, на відповідача - 1 покладаються судові витрати позивача, інші ніж судовий збір, в загальному розмірі 50 385, 38 грн (50 148, 00 + 237, 58 = 50 385, 38)

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Даймлер АГ (DAIMLER AG) до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (вул. Ак. Кримського, 27 А, м. Київ, 03680; ідентифікаційний код 36476684) припинити порушення прав компанії Даймлер АГ (DAIMLER AG) (Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, Німеччина; ідентифікаційний код суб`єкта господарювання відсутній, юридична особа за законодавством Німеччини) на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132.

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 195028 від 09.04.2013 на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (вул. Ак. Кримського, 27 А, м. Київ, 03680; ідентифікаційний код 36476684) повністю.

4. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код - 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 195028 від 09.04.2013, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Стягнути з Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (вул. Ак. Кримського, 27 А, м. Київ, 03680; ідентифікаційний код 36476684) на користь компанії Даймлер АГ (DAIMLER AG) (Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, Німеччина; ідентифікаційний код суб`єкта господарювання відсутній, юридична особа за законодавством Німеччини) 5 286 (п`ять тисяч двісті вісімдесят шість) грн 00 коп. судового збору за подання позову, 10 572 (десять тисяч п`ятсот сімдесят дві) грн 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги на рішення суду та 50 385 (п`ятдесят тисяч триста вісімдесят п`ять) грн 38 коп. інших судових витрат.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 07.02.2020.

Суддя Г.П. Бондаренко