Рішення

від 09.12.2020 по справі 904/1302/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2020 Справа № 904/1302/20

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Кеся Н.Б. за участю секретаря судового засідання Хавіної О.С.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ", м.Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ+", м. Дніпро

про зобов`язання припинити використання комерційного (фірмового) найменування

Представники:

Від Позивача: Черкез А.М., ордер № 08012 від 02.04.2020, адвокат

Від Відповідача: представник не з`явився

СУД ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" (далі-Позивач) 05.03.2020 звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ+" (далі-Відповідач), в якому просить суд

зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Квітки-Основ`яненка, будинок 5; ідентифікаційний код 40657818) припинити використання тотожного найменування ІНТЕРТУЛ та скороченого найменування ІНТЕРТУЛ , що є комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ (61023, м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 102А; ідентифікаційний код 38880511), шляхом внесення та реєстрації необхідних змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Квітки-Основ`яненка, будинок 5; ідентифікаційний код 40657818) щодо зміни найменування;

стягнути з Відповідача суму судового збору у розмірі 2102,00 грн. (дві тисячі сто дві) гривні 00 копійок.

В обґрунтування позовних вимог Позивач посилається на неправомірне використання Відповідачем комерційного найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ , яке є частиною повної назви Позивача, що може викликати асоціативне уявлення у споживачів про Позивача, ввівши їх таким чином в оману.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

10.03.2020 ухвалою суду прийнято позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження, відкрите провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 18.03.2020о 16:30 год.

18.03.2020 ухвалою суду відкладено підготовче засідання на 28.04.2020 об 10:30 год.

06.04.2020 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду.

07.04.2020 ухвалою суду призначено судове засідання по справі на 28.04.2020 о 10 год. 30 хв. провести в режимі відеоконференції.

28.04.2020 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 12.05.2020 о 14:30 год.

12.05.2020 ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 03.06.2020 о 14:30 год.

Судове засідання, призначене на 03.06.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Кесі Н.Б. у відпустці.

15.06.2020 ухвалою суду призначено розгляд справи на 23.06.2020 об 16:00 год.

23.06.2020 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 08.07.2020 об 14:15 год.

02.07.2020 представник Позивача надав клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (арк.с. 242 Т.1).

08.07.2020 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 15.07.2020 об 16:00 год.

15.07.2020 ухвалою суду призначено у справі судову експертизу, зупинено провадження у справі до завершення експертних досліджень Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

29.09.2020 Господарським судом Дніпропетровської області отримано справу від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса з висновком експерта №14152 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по господарській справі №904/1302/20.

01.10.2020 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/321/19 та призначено розгляд справи у судовому засіданні на 20.10.20 р. о 11:30год.

08.10.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

09.10.2020 ухвалою суду у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції - відмовлено.

20.10.2020 ухвалою суду відкладено судове засідання по суті на 10.11.2020 об 15:00 год.

21.10.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

21.10.2020 ухвалою суду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції - задоволено та судове засідання по справі №904/1302/20 призначено судом на 10.11.2020 о 15:00 год. провести в режимі відеоконференції.

10.11.2020 під час судового засідання представник Позивача просить суд провести наступне судове засіданні в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon".

10.11.2020 ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 24.11.2020 о 15:30год.

20.11.2020 представник Позивача надав клопотання про приєднання до матеріалів справи докази направлення на адресу Відповідача ухвали суду від 10.11.2020 (арк.с. 91-96 Т.2).

24.11.2020 під час судового засідання представник Позивача просить суд провести наступне судове засіданні в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon".

30.11.2020 ухвалою суду відкладено судове засідання по суті на 09.12.2020 об 11:30 год.

30.11.2020 під час судового засідання представник Позивача просить суд провести наступне судове засідання в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon".

Відповідач в судове засідання призначені на 28.04.2020, 12.05.2020, 23.06.2020, 08.07.2020, 15.07.2020, 20.10.2020, 10.11.2020, 24.11.2020, 30.11.2020 та 09.12.2020 не з"явився. Сповіщення Відповідача про дату та час розгляду справи підтверджується телефонограмами (арк.с. 176, 188 Т.1, арк.с. 111 Т.2), які відповідно до 3.9.1-1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" є належним підтвердженням повідомленням учасників судового процесу про час та місце розгляду справи.

Крім того, в матеріалах справи наявні заяви представників Відповідача, з відмітками про ознайомлення з матеріалами справи (арк.с. 113-119 Т.2).

Ухвали суду направлялися на електронні адреси Відповідача (арк.с. 250 Т.1) та були оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступ до яких є вільним, цілодобовим і безкоштовним.

Відповідно до ч.1, п. 3 ч.3 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема, неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Враховуючи неявку представника Відповідача, належним чином сповіщеного про судові засідання, без повідомлення причин неявки, а також те, що матеріали справи містять достатньо документів для його вирішення по суті, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутністю представника Відповідача.

В судовому засіданні 09.12.2020 проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 240 ГПК України.

3. Позиції інших учасників справи

22.05.2020 представник Відповідача надав відзив на позовну заяву (арк.с. 184-186 Т.1), в якій просить суд поновити строк на подання відзиву, у зв`язку з неотриманням позовної заяви та відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

02.07.2020 представник Позивача надав відповідь на відзив (арк.с. 201-202 Т.1), в якому просить суд заперечення наведені Відповідачем у відзиві - відхилити та позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

4. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ", скорочене найменування ТОВ "ІНТЕРТУЛ", англійською мовою INTERTOOL Limited Liability Company, було зареєстровано 06 листопада 2013 року за №14801020000057269, що підтверджується копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Статуту) (арк.с. 4-36 Т.1) та здійснює свою діяльність до теперішнього часу.

ТОВ "ІНТЕРТУЛ" здійснює - як основний вид діяльності - оптову торгівлю інструментом, що за КВЕД відноситься до виду діяльності 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.

Як стало відомо Позивачу, в Україні діє підприємство із схожим (майже ідентичним) найменуванням, а саме - Товариство з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ , яке здійснює аналогічні види діяльності.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (арк.с. 37-39 Т.1) станом на 21.03.2019 Відповідач раніше мав іншу назву - ТОВ "Черіпай Студіо", яку було надано йому при реєстрації 14 липня 2016 року.

22 березня 2019 року Відповідач змінив назву з ТОВ "Черіпай Студіо" на ТОВ "ІНТЕРТУЛ+", що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 22.03.2019 (арк.с. 41-43 Т.1).

Здійснення ідентичних (тотожних) до Позивача видів діяльності підтверджується також даними з мережі Інтернет, а саме з сайту Prozorro (арк.с. 86-107 Т.1), де розміщено інформації щодо здійснення ТОВ "ІНТЕРТУЛ+" участі та перемозі у тендерах та подальший оптовий продаж інструментів.

Відповідач заперечує проти позову, вказуючи на те, що товари, які поставляються ТОВ "ІНТЕРТУЛ+" відрізняються від товарів ТОВ "ІНТЕРТУЛ"; назва ТОВ "ІНТЕРТУЛ+" не є однаковою з Позивачем; будь-які скарги від споживачів на ТОВ "ІНТЕРТУЛ+" не надходили у відповідні органи.

15.07.2020 ухвалою суду призначено у справі судову експертизу, зупинено провадження у справі до завершення експертних досліджень Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, на вирішення якої поставлено наступні запитання:

- чи є схожими комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ+" до такого ступеня, що їх можна сплутати?

- чи може використання комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ+" ввести в оману споживачів щодо товарів, що вироблюються (реалізовуються) Позивачем та Відповідачем у справі?

За висновком судового експерту №14152 (арк.с.34-46 Т.2), складеним 23.09.2020 року:

1. Комерційні (фірмові) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ є схожими до такого ступеня, що їх можна сплутати.

2. Використання комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ та комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ може ввести в оману споживачів щодо товарів, що виробляються (реалізовуються) Позивачем та Відповідачем у справі.

5. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд

при прийнятті рішення

Відповідно до ст.90 ЦК України:

юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву;

найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності;

юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування;

юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування;

комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом;

найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру;

юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Згідно зі ст.159 ГК України:

правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу;

особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Статтею 420 ЦК України передбачено, що комерційні (фірмові) найменування належать до об`єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 489 ЦК України:

правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності;

право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки;

відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом;

особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Згідно зі статтею 490 ЦК України:

майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;

Статтею 4 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції встановлено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

В пункті 78 та 80 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 №12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності надані такі роз`яснення:

суб`єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування за змістом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК України може бути лише підприємницьке товариство;

Закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг);

для правильного вирішення пов`язаних з цим спорів господарським судам належить з`ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому;

якщо ж суб`єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси, - наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів;

момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об`єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що матеріали справи дозволяють встановити факт наявності у Позивача власного комерційного найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ", яке одночасно є найменуванням його юридичної особи.

Так, спірне найменування використовується Позивачем, як комерційне, що підтверджується: випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; договором №2406 на розрахунково-касове обслуговування від 19.11.2013 року; ліцензійним договором на використання знаку для товарів та послуг (договір про надання ліцензій) від 01.10.2016; випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; фінансовими звітностями ТОВ "ІНТЕРТУЛ" про результати господарської діяльності; договором купівлі-продажу №659 від 28.02.2017 року; витягом №1620314500753 з реєстру платників податку на додану вартість.

Стаття 90 ЦК України не дозволяє одній юридичній особі використовувати однакове, тотожне найменування іншої юридичної особи. Це кореспондується із положеннями частини 4 статті 16 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та є підставою для відмови у державній реєстрації відповідно до статті 28 цього Закону.

Так, матеріали справи свідчать про те, що Позивач та Відповідач, які здійснюють оптову торгівлю інструментом, мають однакові і тотожні найменування своїх юридичних осіб до такого ступеня, що їх можна спутати, а використання комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" та комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ+" може ввести в оману споживачів щодо товарів, що реалізовуються Позивачем та Відповідачем у справі. Крім того, Позивач почав використовувати своє комерційне найменування першим з 2013 року, тоді як Відповідач - з 2019 року. Таким чином, Позивач довів пріоритетність свого права інтелектуальної власності на спірне комерційне найменування.

6. Висновок господарського суду за результатами вирішення спору

Оскільки сторони мають однакові і тотожні найменування своїх юридичних осіб до такого ступеня, що їх можна спутати та може ввести в оману споживачів щодо товарів, які ними реалізовуються, крім того, Позивач довів пріоритетність свого права інтелектуальної власності на спірне комерційне найменування, суд визнає позов обґрунтованим та правомірним, що є підставою для його задоволення.

За результатами вирішення спору судові витрати щодо судового збору та витрати на проведення експертних досліджень у справі покладаються на Відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ :

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТУЛ+" задовольнити у повному обсязі.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Квітки-Основ`яненка, будинок 5; ідентифікаційний код 40657818) припинити використання тотожного найменування ІНТЕРТУЛ та скороченого найменування ІНТЕРТУЛ , що є комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ (61023, м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 102А; ідентифікаційний код 38880511), шляхом внесення та реєстрації необхідних змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Квітки-Основ`яненка, будинок 5; ідентифікаційний код 40657818) щодо зміни найменування.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ+ (49000, місто Дніпро, вул.Квітки-Основ`яненка, будинок 5; ідентифікаційний код 40657818) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРТУЛ (61023, м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 102А; ідентифікаційний код 38880511) суму судового збору у розмірі 2102,00 грн та витрати на проведення експертних досліджень у розмірі 24516,00 грн.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 21.12.2020

Суддя Н.Б. Кеся