Рішення

від 11.05.2021 по справі 910/17369/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.05.2021Справа № 910/17369/18

За позовом Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (відповідач 2);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир";

про припинення правопорушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Квітін Р. В., адвокат, ордер серії АА № 1001596 від 28.04.2020;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: П`ятак І. І., адвокат, ордер серії ВІ № 1021901 від 11.01.2021;

Від третьої особи: П`ятак І. І., адвокат, ордер серії ВІ № 1021912 від 11.01.2021.

В С Т А Н О В И В:

Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" (далі-відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (далі-відповідач 2) в якому просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"; під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаний з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" на упаковках товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень в мережі Інтернет;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; знищити упакування та товар, який містить на упаковці позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс","Эссенциалкомплекс" "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020, позовні вимоги Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" на користь Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн. 00 коп. - судового збору. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" на користь Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн. 00 коп. - судового збору.

Постановою Верховоного Суду від 12.01.2021 касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020 у справі № 910/17369/18 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва. Обгрунтовуючи свою постанову Верховний Суд вказав, що суди попередніх інстанцій задовольняючи позов у частині, зокрема, вилучення з цивільного обороту і знищення упакування та товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; знищення упакування та товару, який містить на упаковці позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" не врахували правовий висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 910/4071/17. Також Верховний Суд у своїй постанові зазначив, що попередніми судовими інстанціями у справі не були з`ясовані й не досліджені обставини щодо застосування наслідків спливу позовної давності, а також не досліджено належним чином зібрані у справі докази.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2021, справа № 910/17369/18 передана для розгляду судді Мандриченку О. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2021 року прийнято до свого провадження у справу № 910/17369/18, підготовчого засідання призначено на 16.02.2021 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 підготовче засідання відкладено до 16.03.2021.

Під час розгляду справи в підготовчому провадженні сторонами у справі були подані письмові пояснення по суті спору, зокрема, з урахуванням постанови Верховного Суду від 12.01.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2021 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/17369/18 до судового розгляду по суті.

У судовому засіданні 13.04.2021 було оголошено перерву в слуханні справи по суті до 11.05.2021 р.

Під час розгляду спору по суті 11.05.2021 р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях на позовну заяву.

Представник відповідача 1 судове засідання 11.05.2021 не з`явився, хоча про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представника відповідача не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" є виробником лікарського засобу - препарату, що застосовується при захворюваннях печінки під назвою "ЕССЕНЦІАЛЄ", реєстраційне посвідчення лікарського засобу в Україні № UA/8682/01/01.

Згідно з інструкцією лікарський засіб "ЕССЕНЦІАЛЄ" відноситься до такої фармакотерапевтичної групи, як препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні речовини Код АТХ А05В А.

Крім того, Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" є власником наступних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

1) свідоцтво України № НОМЕР_1 від 15.08.2000 на знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" щодо 5 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: Биологические препараты для фармацевтической целей; биоциды; витаминные препараты; глицерофосфаты; капсулы для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; лекарственные пилюли; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; соли натрия для медицинских целей; препараты для органотерапии; таблетки для фармацевтических целей; тонизирующие средства (лекарственные препараты); успокаивающие средства; фармацевтические препараты; ферменты для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей; химические препараты для фармацевтических целей; хинолин для медицинских целей; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей (мовою оригіналу, відповідно до відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг з офіційного сайту Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності");

2) свідоцтво України № НОМЕР_2 від 15.05.2003 на знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" щодо 5, 35, 42 класів МКТП, а саме:

- Кл. 5: Біологічні препарати на фармацевтичні потреби; біоциди; вітамінні препарати; гліцерофосфати; капсули на фармацевтичні потреби; кислоти на фармацевтичні потреби; капсули на ліки; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; препарати на лікарські потреби; лікарські засоби для людини; солі натрію на лікарські потреби; препарати органотерапії; таблетки на фармацевтичні потреби; бадьорівники (тонізівники) (бадьорівні, тонізівні лікарські препарати); заспокоювальні засоби; фармацевтичні препарати; ферменти на фармацевтичні потреби; фосфати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хінолін на лікарські потреби; етери (прості ефіри) на фармацевтичні потреби; естери (складні ефіри) на фармацевтичні потреби;

Кл. 35: Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари;

Кл. 42: Пошук і розробляння нових товарів;

3) свідоцтво України № 11875 від 30.04.1999 на знак для товарів і послуг "Эссенциале форте" (комбіноване) щодо 5 класу МКТП: Биологические препараты для фармацевтических целей; биоциды; витаминные препараты; глицерофосфаты; капсулы для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; лекарственные пилюли; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; соли натрия для медицинских целей; препараты для органотерапии; таблетки для фармацевтических целей; тонизирующие средства (лекарственные препараты); успокаивающие средства; фармацевтические препараты; ферменты для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей; химические препараты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей (мовою оригіналу, відповідно до відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг з офіційного сайту Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності");

4) свідоцтво України № 15526 від 15.08.2000 на знак для товарів і послуг "Эссенциале форте" (комбіноване) щодо 5 класу МКТП: Биологические препараты для фармацевтических целей; биоциды; витаминные препараты; глицерофосфаты; капсулы для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; лекарственные пилюли; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; соли натрия для медицинских целей; препараты для органотерапии; таблетки для фармацевтических целей; тонизирующие средства (лекарственные препараты); успокаивающие средства; фармацевтические препараты; ферменты для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей; химические препараты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей (мовою оригіналу, відповідно до відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг з офіційного сайту Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності");

5) свідоцтво України № 110251 від 27.07.2009 на знак для товарів і послуг "Эссенциален Н" (комбіноване) щодо 5 класу МКТП: Фармацевтичні препарати.

Також, позивач є власником міжнародної реєстрації №435496 на торговельну марку "ESSENTIALE", зареєстровану для товарів 05 класу МКТП: ліки, а саме препарати для печінки та жовчного міхура.

Як зазначає позивач, в мережі аптек "ТАС" ним було виявлено дієтичну харчову добавку, яка маркована позначенням "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", також на упакуванні зазначено "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС".

З матеріалів справи вбачається, що позивачем було придбано зазначений товар, в одній з мережі аптек за адресою: м. Київ, вул. Горького 47 (літера А), особа, що здійснила продаж товару - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма", згідно фіскального чеку від 04.12.2017 виробником зазначеного продукту згідно із зазначенням на упакуванні товару є Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл".

Позивач стверджує, що позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які використовуються відповідачами, є схожими настільки, що їх можна сплутати з позначенням "ЭССЕНЦИАЛЕ", яке охороняється в Україні згідно зі свідоцтвом № НОМЕР_1 та "ЕССЕНЦІАЛЄ" яке охороняється в Україні згідно зі свідоцтвом № НОМЕР_2. Крім того, позивач зазначає, що не укладав з відповідачем жодних ліцензійних договорів та не надав дозволів на використання об`єктів інтелектуальної власності позивача.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що відповідач-2 використовує позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що є схожими з позначанням "ЭССЕНЦИАЛЕ" та "ЕССЕНЦІАЛЄ" до ступеню змішування, відносно споріднених товарів, а відповідач-1 реалізує продукцію (дієтичну харчову добавку) марковану позначенням "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", у зв`язку з чим позивач вважає, що його виключні майнові права на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) "ЭССЕНЦИАЛЕ" відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 та "ЕССЕНЦІАЛЄ" згідно свідоцтва України № НОМЕР_2 були порушені відповідачами.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст.155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати

Згідно ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Як встановлено судом вище, позивач є власником наступних свідоцтв України: № НОМЕР_1 від 15.08.2000 на знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" щодо 5 класу МКТП; № НОМЕР_2 від 15.05.2003 на знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" щодо 5, 35, 42 класів МКТП; № 11875 від 30.04.1999 на знак для товарів і послуг "Эссенциале форте" (комбіноване) щодо 5 класу МКТП; № 15526 від 15.08.2000 на знак для товарів і послуг "Эссенциале форте" (комбіноване) щодо 5 класу МКТП; № 110251 від 27.07.2009 на знак для товарів і послуг "Эссенциален Н" (комбіноване) щодо 5 класу МКТП;, а також є власником міжнародної реєстрації №435496 на торговельну марку "ESSENTIALE", зареєстровану для товарів 05 класу МКТП: ліки, а саме препарати для печінки та жовчного міхура.

В свою чергу, заперечуючи проти позовних вимог, відповідач-2 зазначає, що 14.11.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" (далі - сторона 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (далі - сторона 2) було укладено договір про спільну діяльність № 14/11/17, відповідно до якого сторони за договором зобов`язуються без об`єднання майна та створення юридичної особи спільно діяти з метою ефективного використання та захисту словесних позначень: "Эссенциал комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та "Ессенциалкомплекс" (далі - знаки).

Відповідно до п. 2.1. договору, сторона-1 має право: використовувати у власному господарському обігу знаки, за погодженням зі стороною-2 передавати право використання знаків третім особам; отримувати плату за використання знаків третіми особами.

Згідно п. 2.2. договору, сторона-1 зобов`язується: зареєструвати відповідно до чинного законодавства України та в подальшому адмініструвати права на позначення, перелічені в п. 1.1. договору; узгоджувати зі стороною -2 надання, передачу, переоформлення прав на знаки.

В свою чергу, відповідно до п. 3.1. договору, сторона-2 має право: використовувати у власному господарському обігу знаки.

Термін дії договору становить з моменту його підписання сторонами до 31.12.2017. У випадку, якщо жодна з сторін 30 днів до закінчення строку дії цього договору, не повідомили іншу про припинення його умов, договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний календарний рік на тих же умовах (п.п. 5.1., 5.2. договору).

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, 24.06.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт-Сінтез" (далі - сторона 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (далі - сторона 2) був укладений договір про передачу права власності в редакції додаткової угоди № 1 від 29.06.2016, відповідно до якого сторона-1 передає стороні-2 право власності на ділову практику використання технічних умов ТУ У 15.8-1530100373-067:2007 ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ "ЕЛІКСІР" зі змінами та доповненнями (далі - документи) та передати оригінали документів, а сторона-2 приймає право власності, ділову практику використання та оригінали документів.

24.06.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт-Сінтез" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" складено та підписано акт приймання-передачі до договору про передачу права власності від 24.06.2016, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт-Сінтез" передало у власність на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" оригінали наступних документів: ТУ У 15.8-1530100373-067:2007 ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ "ЕЛІКСІР" зі змінами та доповненнями.

Як стверджує відповідач, на підставі договору про спільну діяльність № 14/11/17 від 14.11.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" має право використовувати у власному господарському обігу позначення "Эссенциал комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та "Ессенциалкомплекс".

Також, відповідач зазначає, що на виконання своїх зобов`язань за договором № 14/11/17 від 14.11.2017 Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" було подано до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m201801103 на реєстрацію знака для товарів і послуг "ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС".

Суд зазначає, що матеріали справи не містять доказів отримання Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у цій справі, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 ?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?.

У висновку експерта № 145/19 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.10.2019 судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М. встановлено наступне:

1. Товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".

2. Товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".

3. Позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .

4. Позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 .

5. Позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".

6. Позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила), при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації від 23.08.2016 (далі - Методика), під час дослідження спорідненості товарів аналізуються наступні ознаки: рід (вид) товарів; функціональне призначення товарів; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови і канали збуту товарів (загальне місце продажу, здійснення шляхів продажів, переважно через роздріб або оптом тощо); коло споживачів товарів.

Судовими експертами у висновку № 145/19 від 28.10.2019, зокрема встановлено, що на упаковці, на яку нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" зазначено, що товар є дієтичною добавкою. На упаковці зазначено, що "Есенциалкомплекс" - рекомендовано як загальнозміцнюючий засіб. Речовини, які входять до складу, різної структури, в комплексі мають системний оздоровлюючий, захисний, взаємодоповнюючий ефект, здатний полегшувати та профілактувати плин багатьох розповсюджених захворювань печінки.

Показання до застосування: Біоактивний комплекс "Есенциалкомплекс" сприяє доброчинному впливу на функції печінки: зменшенню синтезу та секреції в циркуляції загального холестерину і його ефірів гепатоцитами; хвороби печінки (жировий гепатоз, що виник на тлі ожиріння, цукрового діабету, алкогольної хвороби, цироз печінки), стеатоз підшлункової залози, хронічні панкреатити, жовчокам`яна хвороба, хронічні коліти, виразкова хвороба шлунка й двананадцятипалової кишки, гастрити, дисбактеріоз.

Дієтичні добавки - вітамінні, вітамінно- мінеральні добавки, рослинна сировина (вуглеводи, амінокислоти, протеїни, ліпіди, рослинні олії, екстракти та інші продукти з сировини рослинного і тваринного походження), окремо або в суміші у формі таблеток, порошків, розчинів, що приймаються перорально разом з їжею або додаються до їжі в межах фізіологічних норм і вважаються необхідними або корисними для забезпечення здоров`я людини.

Лікарський препарат або фармацевтичний препарат - продукт фармацевтичної діяльності, що має певний склад, певну лікарську форму, упаковку, термін придатності. Лікарський препарат призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму, а також профілактики.

Крім того, експертами у висновку зазначено, що товари 5 класу на які поширюється правова охорона знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 є спорідненими товарами на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", оскільки такі товари:

- одного виду - фармацевтичні препарати;

- однакове функціональне призначення товарів - призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму;

- вид матеріалу, з якого товари виготовлені - біологічні або хімічні речовини;

- умови і канали збуту товарів (загальне місце продажу, здійснення шляхів продажів) - спеціалізовані пункти продажу;

- коло споживачів - кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні захворювань та профілактики.

Визначення схожості зображень знака та позначень здійснюється за принципами викладеними в п. 4.3.2.4. Правил, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 є словесними.

Позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є словесними.

Загальні принципи визначення схожості словесних позначень викладені у п. 4.3.2.6. Правил, де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час дослідження словесних позначень на схожість досліджуються наступні ознаки, які можуть використовуватися як кожна окремо так і в будь- яких сполученнях, а саме: довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків; близькість звуків, що складають позначення; розташування одних близьких звуків і звукосполучень щодо інших; наявність співпадаючих складів та їх розташування; місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; кількість складів у позначеннях; входження одного позначення в інше; наголос тощо.

Судовими експертами у висновку встановлено, що досліджувані об`єкти за наявністю близьких та співпадаючих звуків, розташуванням близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного та за рахунок збігу початкових частин позначень, є схожими за фонетичними ознаками.

При дослідженні семантичних ознак враховується:

а) подібність закладених у позначення понять, ідей;

б) протилежність закладених у позначення понять, ідей;

в) збіг одного з елементів позначення, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення.

ЕССЕНЦІАЛЄ - є назвою лікарського засобу з діючою речовиною "Ессенціальні фосфоліпиди".

При дослідженні семантичних ознак позначень, судовим експертами виявлено: збіг одного з елементів позначення, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення та подібність закладених у позначення понять, ідей.

Отже, знаки для товарів і послуг свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 є схожим із позначеннями "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" за семантичними ознаками.

Графічні (візуальні) ознаки формуються такими факторами: загальне зорове враження; вид та розмір шрифту; графічне написання з урахуванням характеру літер; розташування літер одна відносно одної; алфавіт, літерами якого написане слово; колір чи поєднання кольорів тощо.

Тож, при зіставленні графічних (візуальних) ознак знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 із позначеннями "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" експертами встановлено, що вони є схожими за графічними ознаками.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи висновок експертів № 145/19 від 28.10.2019, суд зазначає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М.

Таким чином, висновок експертів № 145/19 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.10.2019 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Відповідно до абзацу 3 ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається, зокрема, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на вимогу власника свідоцтва порушення, передбачене п. 1 даної статті, повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Отже, суд зазначає, що відповідач-2 виготовляє дієтичні добавки під маркуванням "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" у формі желатинових капсул з рідким олійним наповненням, тобто такі товари з нанесенням позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" та "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, власником яких є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" та, відповідно, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг позивача, а отже товар відповідача-2 з нанесенням позначень "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ", "ЕССЕНЦІАЛЄ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".

Відповідно до ч.ч. 8, 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Таким чином, нормами чинного законодавства України передбачено договірний характер відносин між власником свідоцтва на знак для товарів і послуг та особою, яка бажає використовувати відповідний знак.

Проте, у матеріалах справи відсутній, а відповідачем-2 не надано суду доказів, які підтверджують наявність у нього відповідного дозволу позивача, зокрема ліцензійного договору на використання торговельних марок "ЭССЕНЦИАЛЕ" та "ЕССЕНЦІАЛЄ".

У своїх письмових поясненнях від 12.04.2021 відповідач 2 повідомив суд, що товар з використанням знаків для товарій та послуг ЭССЕНЦИАЛ комплекс , Эссенциалкомплекс , ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС відсутній у відповідача 2 та знятий з виробництва. В підтвердження вказаної інформації відповідачем 2 надано фотокопію з його веб-сайту. Суд віхиляє вказані доводи відповідача 2, оскільки фотокопія з веб-сайту останнього не може бути належним доказом на підтвердження зняття спірного товару з виробництва.

Таким чином, враховуючи викладене вище, суд зазначає, що матеріалами справи підтверджено використання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" та "ЕССЕНЦІАЛЄ" способом, що визначений пунктом четвертим статті 16 Закону, а саме: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Враховуючи викладене позовні вимоги в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" на упаковках товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень мережі Інтернет, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"; під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаній з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках, суд відзначає наступне.

Як зазначено судом вище, в одній з мереж аптек "ТАС" за адресою: м. Київ, вул. Горького 47 (літера А) позивачем було придбано дієтичну харчову добавку, яка маркована позначенням "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", також на упакуванні зазначено "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", особа, що здійснила продаж товару - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма", згідно фіскального чеку від 04.12.2017 виробником зазначеного продукту згідно із зазначенням на упакуванні товару є Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл".

При цьому, 01.02.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" було подано до суду клопотання, в якому відповідач-1 повідомив, що Товариством з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" прийнято рішення про припинення реалізації продукту відповідача-2 з позначенням "Эссенциал комплекс" та "Эссенциалкомплекс" до розгляду справи № 910/17369/18 по суті та повністю повернуто його залишки відповідачу-2, тож станом на дату подання даного клопотання відповідач-1 не використовує позначення "Эссенциал комплекс" та "Эссенциалкомплекс", у зв`язку з чим просив суд закрити провадження у даній справі в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА".

Оскільки відповідачем-1 не було додано жодного документа на підтвердження факту повернення відповідачу-2 продукції зі спірним позначаннями, а саме первинні документи, з яких вбачалася б загальна кількість товару, що перебувала у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" та кількість товару, що повернута відповідачу-2, а тому суд відмовив у задоволенні клопотання про закриття провадження у справі.

Таким чином, враховуючи що судом встановлено, що відповідач 2 використовує позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які є схожими з позначаннями позивача "ЭССЕНЦИАЛЕ" та "ЕССЕНЦІАЛЄ" до ступеню змішування, відносно споріднених товарів 5 класу МКТП, а Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" реалізує продукцію (дієтичну харчову добавку) відповідача-2 марковану позначенням "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" та "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" та у матеріалах справи відсутні докази на підтвердження факту повернення відповідачу-2 продукції зі спірним позначаннями, суд визначає обгрунтованими вимоги позивача в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"; під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаній з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках.

Щодо вимог позивача про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", знищити упакування та товар, який містить на упаковці позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс" "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", суд відзначає наступне.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Судом встановлено, що виконання судового рішення у частині вилучення з цивільного обороту і знищення упакування та товар - дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним (яких не було залучено до участі у справі) і які, в тому числі, легітимно придбали товар (дієтичну добавку) з метою її подальшої реалізації.

Відповідно, у вказаній частині у задоволенні позову слід відмовити з підстав невизначеності кола зацікавлених осіб, наявності та належності відповідного товару.

Аналогічної правової позиції дотримується Верховний Суд у своїй постанові від 11.12.2018 у справі № 910/4071/17.

Під час розгляду справи № 910/17369/18 третьою особою та відповідачем 1 були подані заяви про застосування наслідків спливу строку позовної давності. Обгрунтовуючи свою заяву, заявники вказували, що зважаючи на оприлюднення інформації про використання Знаків Третьою особою у змінах №1 від 11.01.2011 р. до технічних умов ТУ 15.8-1530100373-067:2007, позивач знав та міг знати про використання позначень відповідачем-2 з цієї дати, але звернувся з позовною заявою тільки 26.12.2018 р. (більше як через сім років), а отже у задоволенні позовних вимог позивача мало бути відмовлено у зв`язку зі спливом строку позовної давності.

Статтею 256 Цивільного кодексу України передбачено, що особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу протягом строку позовної давності.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Оцінюючи доводи сторін, суд виходить з того, що для визначення моменту виникнення права на позов важливим є як об`єктивні (сам факт порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) моменти. Порівняльний аналіз змісту термінів "довідався" та "міг довідатися", що міститься в ст. 261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести той факт, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого ст. 74 ГПК України, про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Відповідач, навпаки, мусить довести, що інформацію про порушення можна було отримати раніше. Вказана правова позиція напрацьована усталеною судовою практикою як Верховного Суду України в постановах від 17.02.2016 у справі № 6-2407цс15, від 01.07.2015 у справі № 6-178гс15, так і Верховного Суду, зокрема в постанові від 15.05.2018 у справі № 911/3210/17, від 08.05.2018 у справі № 911/2534/17.

Позивач у справі - компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" є нерезидентом України, створена та здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства Німеччини. Таким чином, наявність на ринку України з 2011 року дієтичної харчової добавки, яка маркована позначенням Эссенциалкомплекс , ніяким чином не надало можливості позивачу бути обізнаним про порушення його прав в Україні, оскільки ні теоретично ані практично позивач не знав та не міг знати про цей товар.

З огляду на недоведеність заявником дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права, відсутні підстави вважати, що позовна давність сплинула.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України та ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню частково.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 238 Господарського процесуального кодексу України у мотивувальній частині рішення зазначається, зокрема, мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику.

Згідно усталеної практики Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення від 09.12.1994 Європейського суду з прав людини у справі "Руїс Торіха проти Іспанії"). Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

У рішенні Європейського суду з прав людини "Серявін та інші проти України" (SERYAVINOTHERS v.) вказано, що усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п. 29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), N 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того,

вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), №49684/99, п. 30, від

27 вересня 2001 року).

Аналогічна правова позиція викладена у постановах від 13.03.2018, від 24.04.2019 Верховного Суду по справах №910/13407/17 та №915/370/16.

З огляду на вищевикладене, всі інші заяви, клопотання, доводи та міркування учасників судового процесу залишені судом без задоволення та не прийняті до уваги як необґрунтовані та безпідставні.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись статтями 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" (02140, м. Київ, вул. Олександра Мишуги, буд. 3В, літера А, ідентифікаційний код - 16280214) використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС": під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаній з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (49033, м. Дніпро, вул. Гладкова, буд. 41, ідентифікаційний код - 37211949) використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" на упаковках товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень в мережі Інтернет.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" (02140, м. Київ, вул. Олександра Мишуги, буд. 3В, літера А, ідентифікаційний код - 16280214) на користь Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (Наттерманналлее 1, Кельн, 50829, Німеччина (DE), номер у торговому реєстрі: HRB 1493) 1 762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. судового збору.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (49033, м. Дніпро, вул. Гладкова, буд. 41, ідентифікаційний код - 37211949) на користь Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (Наттерманналлее 1, Кельн, 50829, Німеччина (DE), номер у торговому реєстрі: HRB 1493) 1 762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. судового збору.

6. У задоволенні іншої частини позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 28.05.20201 р.

Суддя О.В. Мандриченко