Постанова

від 24.01.2024 по справі 910/4258/19

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2024 р. Справа№ 910/4258/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Полякова Б.М.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Сороки П.М.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засідання від 24.01.2024,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ"

на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020

у справі №910/4258/19 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "АНЕЛА"

треті особи, які не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19, крім іншого, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" задоволено повністю, припинено порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції у відповідній частині, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 в частині, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" та ухвалити нову постанову, якою відмовити у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ", здійснити розподіл судових витрат.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020, крім іншого, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19, апеляційну скаргу призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2021, крім іншого, призначено у справі №910/4258/19 повторну судову комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення судової експертизи доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф. M.С. Бокаріуса, за адресою: 61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

23.02.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.Засл. проф. M.С. Бокаріуса надійшов лист з інформацією про неможливість проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності, а саме, дослідження щодо винаходів, оскільки в Національному науковому центрі "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса" на даний час відсутні спеціалісти за експертною спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями".

Листом Північного апеляційного господарського суду від 01.03.2021 витребовано у Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.Засл. проф. M.С. Бокаріуса матеріали справи №910/4258/19.

05.03.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса" надійшли матеріали справи №910/4258/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2021 поновлено апеляційне провадження у справі №910/4258/19. Розгляд апеляційної скарги призначено на 24.03.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.03.2021, крім іншого, проведення судової експертизи доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)), на вирішення експертної установи поставлено наступне питання: - Чи використано в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України №113442 або ознаки, еквівалентні їм?, матеріали даної справи направлено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, зупинено апеляційне провадження у справі №910/4258/19 до повернення матеріалів даної справи з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

01.10.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання експерта від 28.09.2021 за вх. № 09.1-18/251/21 щодо проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якому порушується питання про залучення фахівця/фахівців у сфері розробки, виготовлення, виробництва біологічно активних добавок - сорбітів.

Листом Північного апеляційного господарського суду від 04.10.2021 витребувано у Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України матеріали справи №910/4258/19.

21.10.2021 до Північного апеляційного господарського суду з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшли матеріали справи №910/4258/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 поновлено апеляційне провадження у справі №910/4258/19. Розгляд клопотання експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 28.09.2021 за вх. № 09.1-18/251/21 щодо проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності призначено до розгляду.

08.12.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" надійшли пояснення, в яких вказано, що з клопотання експерта не вбачається необхідність залучення фахівця, а отже відповідач-2 вважає, що до отримання пояснень експерта щодо заявленого ним клопотання, підстави для задоволення цього клопотання відсутні. При цьому, відповідач-2 зазначив, що якщо за результатами судового засідання будуть встановлені підстави для задоволення клопотання експерта, відповідач надає перелік осіб (Дорошенко О.Ф., Комісаренко А.М.), які можуть бути залученні для проведення судової експертизи.

08.12.2021 до Північного апеляційного господарського суду від представника позивача та третіх осіб у справі надійшли письмові пояснення, в яких вказано, що останні підтримують клопотання експерта та просять залучити для проведення судової експертизи фахівця у сфері розробки, виготовлення та виробництва сорбітів Алмакаєву Л.Г. та Давтян О.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2021, крім іншого, клопотання експерта від 28.09.2021 за вх. № 09.1-18/251/21 - задоволено; надано можливість експерту залучити фахівця (фахівців) для проведення повторної судової комісійної експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2021 у справі №910/4258/19; попереджено фахівця (фахівців), які будуть залучені експертною установою до проведення судової експертизи у даній справі, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України); зобов`язано Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України ознайомити з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2021 у справі №910/4258/19 фахівця (фахівців), які будуть залучені експертною установою до проведення судової експертизи у даній справі, докази чого подати до суду разом із висновком повторної судової комісійної експертизи; матеріали даної справи направлено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)); зупинено апеляційне провадження у справі №910/4258/19 до повернення матеріалів даної справи з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; ухвалу надіслано сторонам у даній справі та Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10).

09.06.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшли матеріали справи № 910/4258/19 та висновок експерта № СЕ-19-21/11889-ІВ від 26.05.2023 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2023 поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі № 910/4258/19; розгляд апеляційної скарги призначено на 23.08.2023 о 10 год. 30 хв.

23.08.2023 на електронну пошту суду та через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Омніфарма Київ" надійшло клопотання про виклик судових експертів для надання додаткових роз`яснень.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.08.2023 зобов`язано учасників провадження у справі надати письмові пояснення щодо доцільності виклику у судове засідання судових експертів - Ковальова К.М. та Черненко Л.А. щодо дачі пояснень з приводу висновку від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ. Надано сторонам можливість подати до суду питання до експертів (за наявності). У розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 оголошено перерву до 05.09.2023 о 12 год 45 хв.

30.08.2023 на електронну адресу Північного апеляційного господарського суду від представника позивача надійшли письмові питання судовим експертам - Ковальову К.М. та Черненко Л.А. щодо дачі пояснень з приводу висновку від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2023, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі №910/4258/19 у наступному складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Поляков Б.М., Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2023 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2020 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Поляков Б.М., Отрюх Б.В. Повідомлено учасників, що розгляд справи №910/4258/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2020 відбудеться 05.09.2023 о 12 год 45 хв.

04.10.2023 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "ОмніФарма Київ" надійшло клопотання про призначення повторної судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2023 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 відкладено на 04.10.2023; викликано у судове засідання судових експертів - Ковальова К.М. та Черненко Л.А. для надання пояснень з приводу складеного ними Висновку від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ; надано судовим експертам - Ковальову К.М. та Черненко Л.А. можливість подати письмові пояснення у строк до 29.09.2023.

У судове засідання 04.10.2023 з`явились представник апелянта та позивача, судові експерти, викликані у судове засідання ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2023, не з`явились, інформація щодо їх повідомлення у суду відсутня.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.10.2023 у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 оголошено перерву до 01.11.2023 об 11 год. 30 хв.; повторно викликано у судове засідання судових експертів - Ковальова К.М. та Черненко Л.А. для надання пояснень з приводу складеного ними Висновку від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ; надіслано зазначеним експертам копії пояснень учасників провадження у даній справі із запитаннями до експертів з приводу вищевказаного експертного висновку для надання письмових відповідей; надано судовим експертам - Ковальову К.М. та Черненко Л.А. можливість подати письмові пояснення у строк до 29.10.2023.

01.11.2023 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" надійшли заперечення на клопотання позивача про призначення повторної судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У судове засідання 01.11.2023 з`явились представники ТОВ "ОМНІФАРМА Київ", ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" та судові експерти Ковальов К.М. та Черненко Л.А., інші учасники справи не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2023 у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 оголошено перерву до 29.11.2023 о 12 год. 00 хв.; повторно викликано у судове засідання судових експертів - Ковальова К.М. та Черненко Л.А. для надання пояснень з приводу складеного ними Висновку від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ; надіслано зазначеним експертам копії пояснень учасників провадження у даній справі із запитаннями до експертів з приводу вищевказаного експертного висновку для надання письмових відповідей; надано судовим експертам - Ковальову К.М. та Черненко Л.А. можливість подати письмові пояснення до суду у строк до 22.11.2023.

23.11.2023 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшли відповіді на запитання представника ТОВ "ОмніФарма Київ".

У судове засідання 29.11.2023 з`явились представники ТОВ "ОМНІФАРМА Київ", ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" та судовий експерт Ковальов К.М., інші учасники справи не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені.

У судовому засідання судовий експерт Ковальов К.М. надав пояснення та відповіді на запитання сторін та суду щодо складеного ним Висновку від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2023 у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 оголошено перерву до 24.01.2024 о 12 год. 00 хв.

У судове засідання 24.01.2024 з`явились представники ТОВ "ОМНІФАРМА Київ", ТОВ "ЗДРАВОФАРМ". Представники інших учасників справи у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідмолені у встанволеному законом порядку.

Колегія суддів вирішила за можливе здійснювати розгляд апеляційної скарги за відсутності представників учасників справи, які не з`явились у судове засідання, з огляду на наступне.

За положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.

В даному випадку апеляційна скарга може бути розглянута у судовому засіданні без участі представників учасників справи, які не з`явились у судове засідання, їх неявка не перешкоджає вирішенню апеляційної скарги у даному судовому засіданні.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" у задоволенні клопотання про поновлення строку для подання до матеріалів справи №910/4258/19 висновку експерта № 41-ОВМ/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 04.09.2023. Відмовлено у задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" про призначення повторної судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Представник скаржника підтримав апеляційну скаргу, просив суд апеляційної інстанції задовольнити апеляційну скаргу, рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 просив скасувати в частині задоволення позову, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ". В цій частині просив прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Витрати зі сплати судового збору в розмірі 1 921, 00 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 8 038, 40 грн покласти на ТОВ "ОМНІФАРМА Київ".

Представник позивача щодо задоволення позову заперечував, просив суд апеляційної інстанції відмовити в задоволенні апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції в оскаржуваній частині залишити без змін.

Згідно із ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. На думку скаржника, рішення суду є незаконним, та підлягає скасуванню, оскільки:

- основний технічний результат, який досягається завдяки винаходу за патентом №113442 - отримання ентеросорбенту у вигляді таблетки, яка при зберіганні і транспортуванні не змінює свого кольору і консистенції. Водночас, у п. 30 опису до патенту (а.с. 64 том №1) містяться відомості, що у випадку виготовлення ентеросорбенту у вигляді таблетки з використанням цукру, а не сорбіту отримують таблетки, які: «... при тривалому зберіганні (приблизно два з половиною місяці) при високій температурі (приблизно 30 °С і вологості приблизно 60 %) забарвлення таблетки може змінюватися на світло-жовте, яке при подальшому зберіганні за тих самих умов переходить у світло-коричневе. При цьому консистенція таблетки стає більш пухкою». Отже, як зазначає скаржник, інформація про неможливість досягнення необхідного технічного результату у разі виготовлення ентеросорбенту з використанням цукру, а не сорбіту була доведена авторами винаходу за патентом №113442. Таким чином, використання цукру при виготовленні ентеросорбенту у вигляді таблетки не призводить до досягнення необхідного технічного результату, а отже, цукор не є ні ідентичною ознакою, ні еквівалентною ознакою стосовно сорбіту,

- в описі до патенту вказується, що сорбційна здатність ентеросорбенту, виготовленого з використанням цукру, складає 330-340 мг/г, а виготовленого з використанням сорбіту, 374-390 мг/г. У письмовій відповіді на поставлені питання судовий експерт С.А. Петренко зазначив (а.с.165 том №4): «... у контексті досягнення однакового технічного результату еквівалентність не може бути частковою. Вона або є, або її не має. Якщо хоча б один з критеріїв поняття «еквівалентна ознака» при заміні ознак не виконується, то ознака, яка замінює, не вважається еквівалентною ознаці, що замінюється». Експертом також наведені критерії поняття «еквівалентна ознака», які включають, зокрема, результат, що досягається.

Оскільки сорбційна ємність ентеросорбентів виготовлених з використанням цукру та з використанням сорбіту відрізняється на 10-15%, відсутній такий критерій «еквівалентної ознаки» як результат, що досягається. Отже, цукор (цукрова пудра) не є еквівалентною ознакою сорбіту,

-щодо можливості вживання продуктів які містять цукор та продуктів які містять сорбіт хворим людям на цукровий діабет: технічні результати, які досягаються при виготовленні дієтичної добавки «Нео Сорб Актив» та ентеросорбенту є різними, а отже і ознаки цукор (цукрова пудра) та сорбіт не еквівалентні. З даного приводу варто зауважити, що у галузі виробництва як харчового, так і фармацевтичного сорбіт використовується як замінник цукру. Водночас, цукор не використовується в якості замінника сорбіту,

- суд зробив помилковий висновок про те, що у дієтичній добавці «Нео Сорб Актив» цукрова пудра виконує функцію зв`язувальної речовини. Процес виготовлення дієтичної добавки, наведений у чек листі щодо добавки дієтичної «Нео Сорб Актив» за ТУ У 10.8-36458995-012:2017, передбачає використання цукрової пудри у сухій формі. Зволожувачем виступає питна вода, а не спеціально підготовлений розчин, висновок Суду про те, що цукрова пудра, розчиняючись у воді питній, створює зволожуючий розчин, необгрунтований. Відповідно до процесу виготовлення дієтичної добавки, наведеного у чек листі щодо добавки дієтичної «Нео Сорб Актив» за ТУ У 10.8-36458995-012:2017 водою впливають не тільки на цукрову пудру, а на однорідну масу, яка складається з цукрової пудри високодисперсного кремнію діоксиду, целюлози мікрокристалічної. В результаті утворюється не розчин цукру, а зволожена суміш трьох компонентів,

- суд залишив поза увагою той факт, що % мас цукрової пудри у дієтичній добавці «Нео Сорб Актив» складає 34,5%, а % мас сорбіту у винаході за патентом №113442 складає 20-30%. Ознака не використана.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши докази у справі, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм чинного законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" слід задовольнити. Рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 слід скасувати в частині задоволення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях та витрат зі сплати судового збору в розмірі 1 921, 00 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 8 038, 40 грн. В цій частині слід прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Витрати зі сплати судового збору в розмірі 1 921, 00 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 8 038, 40 грн покласти на ТОВ "ОМНІФАРМА Київ", з огляду на наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" (надалі - позивач/ТОВ "ОМНІФАРМА Київ") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД" (надалі - відповідач-1/ТОВ "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД"), Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" (надалі - відповідач-2/ТОВ "ЗДРАВОФАРМ"), Товариства з обмеженою відповідальністю "АНЕЛА" (надалі - відповідач-3/ТОВ "АНЕЛА" про:

- припинення порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони ТОВ "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- припинення порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- припинення порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони ТОВ "АНЕЛА" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

В обгрунтування позовних вимог позивач вказує на те, що ним було виявлено на ринку України, а саме, в аптеці ТОВ "АНЕЛА" - дієтичну добавку "НЕО СОРБ АКТИВ", яка вироблена ТОВ "ЗДРАВОФАРМ", на замовлення ТОВ "ФАРМПАРТНЕР ЛТД", та при цьому з інструкції, яка наявна в упаковці придбаного товару вбачається, що 1 таблетка дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" містить у своєму складі основні речовини та допоміжні речовини, співставивши які та порівнявши склад даної добавки з дієтичною добавкою "БІЛЕ ВУГІЛЛЯ" ("БЕЛЫЙ УГОЛЬ"), виробництва позивача, було виявлено, що дієтична добавка "НЕО СОРБ АКТИВ", за своїм складом є аналогічною з незалежним пунктом 2 формули винаходу за патентом України від 25.01.2017 № 113442, право на використання якого належить позивачеві на підставі відповідних ліцензійних договорів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/4258/19, справу ухвалено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24.04.2019, а також вирішено залучити в якості третіх осіб, які не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (надалі також - третя особа-1 та третя особа-2 відповідно).

06.05.2019 від ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач-2 зазначає, що позивачем не доведено факту порушення його прав з боку відповідачів, позаяк позивач не здійснив порівняння кожної ознаки (компоненту) дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" з кожною ознакою включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом України №113442, а порівнював лише одну, у зв`язку із чим ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" зазначило, що вимоги позивача є необґрунтованими та у задоволенні позову слід відмовити.

У підготовчому судовому засіданні, що відбулось 12.06.2019 в судовому засіданні було розглянуте клопотання про призначення у справі 910/4258/19 судової експертизи та вирішено відмовити у його задоволенні та натомість - вирішено призначити у справі №910/4258/19 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності за ініціативою суду, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та, при цьому, на вирішення експертної установи поставлено наступне питання: "Чи використано в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України №113442 або ознак, еквівалентні їм? ", а також зупинено провадження у справі №910/4258/19 до одержання результатів експертизи та про все вищезазначене відображено у відповідній ухвалі суду.

14.01.2020 року до суду надійшов висновок експерта № 150/19 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.12.2019.

19.02.2020 від ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" до суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому ТОВ "ЗДРАВОФАРМ", за результатами аналізу висновків судового експерта Петренка Сергія Анатолійовича від 27.05.2019 №2817 та судового експерта Фої Оксани Анатоліївни від 24.12.2019 №150/19, а також висновку фахівця у сфері технології фармацевтичного виробництва ОСОБА_3 від 17.02.2020 вказує на наступні обставини:

- у винаході за патентом України №113442 сорбіт використовується у вигляді розчину та використовується для приготування зволожувача;

- у складі фармацевтичної композиції, що зазначена в описі до патенту України на винахід № 113442, виконує функцію зв`язувальної речовини (у вигляді розчину для приготування зволожувача);

- у дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" цукрова пудра використовується у вигляді сухої речовини. Цукрова пудра використовується для сухого змішування і досягнення необхідної маси таблетованої композиції;

- цукрова пудра у складі фармацевтичної композиції дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" (таблетки) виконує функцію наповнювача (у вигляді сухої речовини);

- у складі фармацевтичних композицій винаходу за патентом України №113442 та дієтичної добавки сорбіт та цукрова пудра виконують різні функції та це унеможливлює будь-яке порівняння їх функціонального призначення, а також унеможливлює їх еквівалентність.

21.05.2020 ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" звернулося до суду із клопотанням про виклик у судове засідання експертів Фої Оксани Анатоліївни та Петренка Сергія Анатолійовича для надання пояснень щодо експертного висновку.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 22.05.2020 представник позивача долучив відповідь на відзив, у якому зазначив, що питання, щодо якого складений висновок судового експерта Петренка Сергія Анатолійовича від 27.05.2019 №2817, не входить до предмету доказування у даній справі та натомість зауважує, що висновок судового експерта Фої Оксани Анатоліївни від 24.12.2019 №150/19 повністю підтверджує правову позицію позивача у справі та поряд із тим позивач вказує, що висновок фахівця у сфері технології фармацевтичного виробництва ОСОБА_3 від 17.02.2020 не може вважатися самостійним засобом доказування у даній справі.

Відповідно до ухвали суду Господарського суду міста Києва від 22.05.2020 вирішено закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 03.07.2020, а також викликано експертів Петренка Сергія Анатолійовича та Фою Оксану Анатоліївну для надання пояснень щодо висновків від 24.12.2019 № 150/19 та від 27.05.2019 № 2817.

26.06.2020 та 02.07.2020 до суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов лист від 26.06.2020 № 428/4-1-17/339, в якому повідомляється про неможливість експерта Фої О.А. бути присутнім під час розгляду справи 03.07.2020 у зв`язку з перебуванням у відпустці до 10.07.2020.

02.07.2020 від ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" до суду надійшли письмові пояснення щодо Висновку експерта від 27.05.2019 № 2817, складеного атестованим судовим експертом Петренком С.А.

03.07.2020 від ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надійшли письмові заперечення в порядку ст. 167 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 03.07.2020 представники ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" надали пояснення та усно просили залишити позов без розгляду, а судом, натомість, зважаючи на наявні у матеріалах справи фактичні дані, а також з огляду на неявку експерта Фої О.А., було вирішено відкласти судове засідання на 07.08.2020 та запропонувати учасникам справи надати питання в письмовому вигляді стосовно Висновку експерта Петренко С.А. від 27.05.2019 № 2817 та Висновку експерта Фої О.А. від 24.12.2019 № 150/19 та надіслати такі питання на адресу експертів в строк до 17.07.2020, а також вирішено зобов`язати експертів Петренка С.А. та Фою О.А. надати відповіді на питання учасників справи (в разі їх надходження) та надіслати такі відповіді до суду в строк до 03.08.2020.

30.07.2020 представником третіх осіб через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано письмові пояснення, з якими було також надано висновок спеціаліста про порівняння складу допоміжних речовин ентеросорбенту у вигляді таблетки від 07.07.2020.

03.08.2020 до суду надійшли письмові відповіді судових експертів Фої О.А. та Петренка С.А. на питання учасників справи щодо складених ними Висновків.

07.08.2020 у судовому засіданні представником ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" було надано письмові пояснення щодо відповідей судових експертів Фої О.А. та Петренка С.А. на питання учасників справи щодо складених ними Висновків.

14.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" надійшли доповнення до письмових пояснень щодо відповідей судових експертів Фої О.А. та Петренка С.А. на питання учасників справи щодо складених ними Висновків.

01.10.2020 представником ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" було надано клопотання про визнання документа недопустимим доказом, залишення його судом без розгляду та повернення позивачу, у якому ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" просило суд визнати недопустимим доказом Висновок спеціаліста про порівняння складу допоміжних речовин ентеросорбенту у вигляді таблетки від 07.07.2020, не приймати до розгляду додану до відповіді на відзив копію Висновку спеціаліста про порівняння складу допоміжних речовин ентеросорбенту у вигляді таблетки від 07.07.2020 та повернути Висновок спеціаліста про порівняння складу допоміжних речовин ентеросорбенту у вигляді таблетки від 07.07.2020 позивачу.

02.10.2020 в судовому засіданні представником ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" було надано пояснення щодо письмових пояснень щодо висновку спеціаліста про порівняння складу допоміжних речовин ентеросорбенту у вигляді таблетки від 07.07.2020, а також заяву про розподіл судових витрат.

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19, крім іншого, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" задоволено повністю, припинено порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Колегія суддів зауважує, що доводи скаржника по суті заявлених вимог, спростували висновки суду, покладені в основу оскаржуваного судового рішення в частині, що стосується задоволення позовних вимог до ТОВ "ЗДРАВОФАРМ".

З`ясувавши повно і всебічно обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, враховуючи наявні в матеріалах справи висновки судових експертиз, пояснення та міркуванння учасників справи, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За змістом абзацу восьмого частини першої статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, належать, зокрема, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Суб`єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору (стаття 421 ЦК України).

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором (стаття 422 ЦК України).

Стаття 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", містить наступні визначення:

- винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

- патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

- патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Згідно з п. 2. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Стаття 462 ЦК України визначає, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Так, в матеріалах справи міститься опис до патенту на корисну модель "ЕНТЕРОСОРБЕНТ" від 25.06.2015 № 99890 (заявка від 27.01.2015 u 2015 00642), власниками якої є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (третя особа-1 та третя особа-2). Зазначений опис містить наступну формулу корисної моделі:

1. Ентеросорбент у формі таблетки, яка містить 25-35 мас. % діоксиду кремнію колоїдного, 15-33 мас. % мікрокристалічної целюлози, решта - допоміжні речовини, до складу яких входить речовина, що служить для приготування зволожувача при виготовленні таблеток, який відрізняється тим, що як зазначену допоміжну речовину ентеросорбент містить сорбіт у кількості 20-30 % від маси таблетки;

2. Ентеросорбент за п. 1, який відрізняється тим, що компоненти в таблетці містяться в наступних співвідношеннях, мас. %:

діоксид кремнію колоїдний 25,00-35,00

мікрокристалічна целюлоза 15,00-33,00

сорбіт 20,00-30,00

кроскармелоза натрію 12,00-16,00

крохмаль картопляний 2,00-6,00

стеарат магнію 0,50-1,10

3. Ентеросорбент за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що компоненти в таблетці містяться в наступних кількостях, мг:

діоксид кремнію колоїдний 210,00

мікрокристалічна целюлоза 185,46

сорбіт 175,00

кроскармелоза натрію 97, 34

крохмаль картопляний 28,00

стеарат магнію 4,20

На підставі ліцензійного договору про передачу прав на використання корисної моделі "ЕНТЕРОСОРБЕНТ" за патентом України від 25.06.2015 № 99890, який укладено між третіми особами і позивачем ( ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як Ліцензіарами-1,2 та ТОВ "ОМНІФАРМА Київ", як Ліцензіатом), Ліцензіари надали Ліцензіату та останнім отримало невиключну ліцензію на використання зазначеної Корисної моделі на безоплатній основі (п. 2.1 Договору).

Пунктом 4.2. вказаного Договору обумовлено, що Договір укладено на строк дії патенту.

Згодом, за заявою власників деклараційного патенту України від 25.06.2015 № 99890 про проведення кваліфікаційної експертизи, Державною служби інтелектуальної власності України було також видано патент України від 25.01.2017 № 113442 (заявка від 27.01.2015 № а 2015 00641) на винахід "ЕНТЕРОСОРБЕНТ", який містить наступні 3 незалежні пункти формули:

1. Ентеросорбент у формі таблетки, яка містить діоксид кремнію колоїдний, мікрокристалічну целюлозу та допоміжні речовини, до складу яких входить речовина, яку використовують для 40 приготування зволожувача при виготовленні таблеток, який відрізняється тим, що як допоміжну речовину, яку використовують для приготування зволожувача при виготовленні таблеток, ентеросорбент містить сорбіт, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

діоксид кремнію колоїдний 25,00-35,00

мікрокристалічна целюлоза 15,00-33,00

сорбіт 20,00-30,00

інші допоміжні речовини решта.

2. Ентеросорбент за п. 1, який відрізняється тим, що компоненти в таблетці містяться в наступних співвідношеннях, мас. %:

діоксид кремнію колоїдний 25,00-35,00

мікрокристалічна целюлоза 15,00-33,00

сорбіт 20,00-30,00

кроскармелоза натрію 12,00-16,00

крохмаль картопляний 2,00-6,00

стеарат магнію 0,50-1,10

3. Ентеросорбент за п. 1, який відрізняється тим, що компоненти в таблетці, містяться в наступних кількостях, мг:

діоксид кремнію колоїдний 210,00

мікрокристалічна целюлоза 185,46

сорбіт 175,00

кроскармелоза натрію 97,34

крохмаль картопляний 28,00

стеарат магнію 4,20

На підставі ліцензійного договору про передачу прав на використання корисної моделі "ЕНТЕРОСОРБЕНТ" за патентом України від 25.01.2017 № 113442, який укладено між третіми особами і позивачем ( ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як Ліцензіарами-1, 2 та ТОВ "ОМНІФАРМА Київ", як Ліцензіатом) Ліцензіари надали Ліцензіату та останній отримав невиключну ліцензію на використання зазначеної Корисної моделі на безоплатній основі (п. 2.1 Договору).

Пунктом 4.2. вказаного Договору обумовлено, що Договір укладено на строк дії патенту.

Мотивуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що ним було виявлено на ринку України, а саме в аптеці ТОВ "АНЕЛА", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 9/2, дієтичну добавку "НЕО СОРБ АКТИВ" вироблену ТОВ "ЗДРАВОФАРМ", на замовлення ТОВ "ФАРМПАРТНЕР ЛТД", що підтверджується фіскальним чеком від 12.03.2019 №0023025.

При цьому позивач вказує на той факт, що з інструкції, яка наявна в упаковці придбаного товару вбачається, що 1 таблетка дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" містить у своєму складі основні речовини: високодисперсний кремнію діоксид (210 мг), целюлоза мікрокристалічна (208 мг); допоміжні речовини: крохмаль картопляний, цукрова пудра та співставивши та порівнявши склад дієтичної добавки "БІЛЕ ВУГІЛЛЯ" ("БЕЛЫЙ УГОЛЬ"), виробництва позивача і дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" виробництва ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" на замовлення ТОВ "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД" позивачем було виявлено, що остання, за своїм складом є аналогічною з незалежним пунктом 2 формули винаходу за патентом України № 113442 від 25.01.2017, право на використання якого належить позивачеві на підставі означених вище ліцензійних договорів.

Так, частина 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", окрім іншого, визначає, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовленням продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо, при цьому, використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

При цьому суд враховує, що у випадках, коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з`ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

Так, за приписами ч. ч. 1, 2 ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими, речовими і електронними доказами та висновками експертів.

Згідно приписів ч. ч. 1-3 ст. 99 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Суд першої інстанції у мотивувальній частині оскаржуваного рішення дійшов наступних висновків.

Згідно з патентом України на винахід від 25.01.2017 № 113442 "ЕНТЕРОСОРБЕНТ", сорбіт використовують в якості зв`язувальної речовини для приготування зволожувача при виготовленні таблеток. В технологічному процесі зволоження маси проводять водним розчином сорбіту. Маса проходить процес грануляції, а потім сушки.

Натомість, як вбачається з чек листа щодо дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" за ТУ У 10.8-36458995-012:2017, технологічний процес одержання таблеток включає наступні стадії: підготовка сировини (просіювання, подрібнення); зважування сировини; отримання маси для таблетування, зволоження, сушка вологого гранулята. На стадії "отримання маси для таблетування" проводять спочатку сухе змішування наступних інгредієнтів: цукрова пудра, високодисперсний кремнію діоксид, целюлоза мікрокристалічна, а потім зволоження водою питною. Тобто, вода питна являється розчинником для цукрової пудри на стадії зволоження, а результатом - волога гранульована маса. Наступною стадією є сушка вологого гранулята. Відповідно, у складі дієтичної добавки у вигляді таблеток "НЕО СОРБ АКТИВ" ТУ У 10.8-36458995-012:2017 в якості зволожувача на етапі виробництва (таблеткова маса) присутня питна вода та розчин цукрової пудри (відповідно відсутній розчин сорбіту). Проте, у готовому продукті, у відповідності до технологічного процесу, вода не може бути присутньою, оскільки видаляється під час сушки.

З наведеного випливає, що цукрова пудра виконує функції зв`язувальної речовини, розчиняючись у воді питній, створює зволожуючий розчин. Маса зволожується, гранулюється, потім проходить процес сушки. А відтак, з огляду на технологічних процес, вода не може бути присутньою у складі готового продукту, оскільки видаляється під час виробництва.

За висновком суду першої інстанції, цукрова пудра виконує функції зв`язувальної речовини, розчиняючись у воді питній, створює зволожуючий розчин, а як наслідок, водний розчин сорбіту та водний розчин цукрової пудри є еквівалентними, оскільки виконують однакову функцію - зв`язувальні речовини у вигляді розчину зволожувача, що прямо вказує на те, що використання у складі ентеросорбенту розчину цукрової пудри, замість розчину сорбіту не призводить до досягнення різних технологічних результатів, оскільки їх заміна не впливає на технологічний процес та якість готового продукту.

Патентом України на винахід № 113442 не запатентований спосіб виробництва, оскільки, заявленим є саме технологічний результат, який досягається - розробка ентеросорбенту у вигляді таблетки, яка при зберіганні і транспортуванні не змінює свого кольору та консистенції. Відповідно до опису до патенту України на винахід № 113442, заявлений технологічний результат, який полягає в: "розробці ентеросорбенту у вигляді таблетки, яка при зберіганні і транспортуванні не змінює свого кольору та консистенції".

Водночас, відповідно до ТУ У 10.8-36458995-012:2017, технологічний результат дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" полягає в: "розробці ентеросорбенту у вигляді таблетки". А отже, технологічні результати є аналогічними - розробка ентеросорбенту у вигляді таблетки.

З огляду на вищевикладене, надавши оцінку наявним у матеріалам справи доказам в сукупності, суд першої інстанції дійшов висновку, що в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ", використано всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України №113442, або ознак, еквівалентних їм.

З огляду на зазначене та за результатами дослідження наявних в матеріалах справи доказів, суд дійшов висновку, що винахід "ЕНТЕРОСОРБЕНТ" за патентом України № 113442, який, як зазначалося вище використовується позивачем на підставі відповідного ліцензійного договору, неправомірно використовується відповідачами по справі, шляхом застосування запатентованого винаходу під час виробництва дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" відповідно до ТУ У 10.8-36458995-012:2017 відповідачем-2 (ТОВ "ЗДРАВОФАРМ) за замовленням відповідача-1 (ТОВ "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД") (дані обставини підтверджуються наданою позивачем інструкцією дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ") та шляхом використання відповідачем-3 (ТОВ "АНЕЛА") під час пропонування до продажу (що підтверджується відповідним фіскальним чеком про купівлю товару наданим позивачем). А відтак, з урахуванням вищевикладеного, суд прийшов до висновку, що права позивача, за захистом яких останній звернувся до суду - порушені відповідачами.

Колегією суддів враховано, що в матеріалах справи наявний висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовленого для використання у господарській справі №910/4258/19 від 27.05.2019 за №2817 та який був складений Петренком Сергієм Анатолійовичем (свідоцтво № 1231 від 08.07.2011, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України) на замовлення ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" (надалі - Висновок №2817). За результатом проведеного дослідження експертом було встановлено, що дієтична добавка "НЕО СОРБ АКТИВ" не виготовлена з використанням кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом №113442, або ознак еквівалентних їм. При цьому під час проведення дослідження, експертом, серед іншого, встановлено наступне:

- у описі до патенту №113442 зазначається, що зволожувачем є розчин сорбіту в очищеній воді. Для дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" зволожувачем виступає не розчин цукрової пудри у воді, а просто вода питна. З огляду на зазначене, експертом зроблено висновок, що у складі дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" відсутня допоміжна речовина, яка використовується для приготування зволожувача. Ознака незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України №113442 у дієтичній добавці "НеоСорб Акти" (далі - Ознака) не використана;

- використання у складі дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ", в якості зволожувача питної води, а не розчину цукрової пудри, замість розчину сорбіту, призводить до досягнення іншого результату і не може вважатись еквівалентною заміною. Ознака не використана;

- використання цукрової пудри замість сорбіту не є використанням ідентичної еквівалентної ознаки. Кількість цукрової пудри у 34,5мас.% виходить за визначені формулою винаходу патентом України № 113442 межі для сорбіту 20-30мас.%. Ознака не використана.

Також в матеріалах справи наявний висновок експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.12.2019 за № 150/19, що був складений на виконання ухвали суду від 12.06.2020 (надалі - Висновок №150/19). За результатом проведеного дослідження експертом було встановлено, що в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) використана всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України - №113442 або ознак, еквівалентних їм. При цьому під час проведення дослідження, експертом, серед іншого, при порівнянні ознак незалежного пункту 1 винаходу за патентом України №113442 і дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" встановлено наступне:

- як допоміжну речовину, яку використовують для приготування зволожувача при виготовленні таблеток, ентеросорбент містить сорбіт, дієтична добавка "НЕО СОРБ АКТИВ" - цукрову пудру. Ознака еквівалента;

- сорбіт 20,00-30,00 - цукрова пудра 241,45 мг/табл. в перерахунку на мас.% складає (Ј41,45мгх 100%)/700 мг =34,5%. Ознака еквівалента.

Також, поряд із зазначеними висновками експертів, в матеріалах справи містяться:

1. Висновок фахівця у сфері технології фармацевтичного виробництва ОСОБА_3 від 17.02.2020 (надалі - Висновок фахівця), яким було проведено дослідження, за результатами якого встановлено, що відповідно до аналізу способів використання та функцій допоміжних речовин цукрової пудри і сорбіту у вказаних прикладах формула винаходу в описі за патентом України на винахід № 11344 та матеріали щодо добавки дієтичної "НЕО СОРБ АКТИВ" таблетки, встановлено, що сорбіт використовується у вигляді розчину, в той час як цукрова пудра використовується у вигляді сухої речовини та, при цьому, сорбіт виконує функцію зв`язувальної речовини, в той час як цукрова пудра виконує функцію наповнювача. Таким чином, з точки зору технології виробництва таблеток способи використання та функції сорбіту і цукрової пудри у складі фармацевтичних композицій (композиція, що зазначена в описі до патенту України на винахід № 113442 та добавка дієтична "НЕО СОРБ АКТИВ") не є еквівалентними;

2. Висновок спеціаліста про порівняння складу допоміжних речовин ентеросорбенту у вигляді таблеток від 07.07.2020, що був складений доктором фармацевтичних наук, професором Алмакаєвою Людмилою Григорівною на прохання ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" (надалі - Висновок спеціаліста), у якому, з огляду на проведене дослідження, експерт прийшов на наступних висновків на поставлені питання:

- вода не може бути присутньою у складі готового продукту, оскільки видаляється під час виробництва. Незважаючи на те, що під час виробництва дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" використовується суха цукрова пудра й лише потім додається вода питна, згідно з фізичними властивостями речовин, цукрова пудра розчиняється у воді, утворюючи розчин цукрової пудри. Тобто, під час виробництва дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" у складі проміжного продукту (таблеткова маса) є розчин цукрової пудри і відсутня вода;

- використання у складі ентеросорбенту розчину цукрової пудри, замість розчину сорбіту не призводить до досягнення різних технологічних результатів;

- використання цукрової пудри у 34,5 мас.% та використання кількості сорбіту у 20-30мас.% не призводить до досягнення різних технологічних результатів.

Так, судові експерти Петренко С.А. та Фоя О.А. прийшли до різних та протилежних висновків. Додаткові пояснення експертів, які були надані до суду першої інстанції, не усунули розходження у вищевикладених висновках цих експертів.

Проаналізувавши вищезазначені експертні висновки №2817 та №150/19, заслухавши пояснення представників сторін в судовому засіданні, колегія суддів прийшла до висновку, що вони є такими, що мають розходження та суперечать один одному, що є самостійною підставою для призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки ці розходження не виявлось за можливе усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.03.2021, крім іншого, проведення судової експертизи доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)). На вирішення експертної установи поставлено наступне питання: - Чи використано в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України №113442 або ознаки, еквівалентні їм?

Так, за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, експерти дійшли наступного висновку: «у дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) не використано всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України - №113442 та ознаки, еквівалентні їм»

Оцінюючи вказаний висновок експертів, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок підготовлений кваліфікованими судовими експертами, а саме: Ковальовим К.М. та Черненко Л.А.

Зазначений висновок складено відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено, доводи позивача щодо порушень законодавства при складанні цього експертного висновку відхиляються судом за необгрунтованістю, у тому числі із врахуванням письмових та усних пояснень експертів, наданих в суді апеляційної інстанції.

Відтак, вказаний висновок судової експертизи визнається судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами у їх сукупності.

Крім того, висновок містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті нього висновки та відповіді на питання, поставлені експертам, обґрунтовані.

Судовою колегією враховано, що судовими експератами враховано при дослідженні теорію еквівалентів, зроблено детальне дослідження формули винаходу: «ЕНТЕРОСОРБЕНТ», здійснено опис ознак незалежного пункту формули винаходу «ЕНТЕРОСОРБЕНТ» за патентом України від 25.01.2017 № 113442, проаналізовано та досліджено основні характеристики добавки дієтичної «НЕО СОРБ АКТИВ».

Колегія суддів погоджується з судовими експертами, що продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо, при цьому, використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну ій.

Експерти дійшли висновку , що у дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) не використано всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України - №113442 та ознаки, еквівалентні їм, зокрема, враховуючи наступне:

«Формула корисної моделі зазначає, що «для приготування зволожувача при виготовленні таблеток ентеросорбент містить сорбіт...» (том. 1. с. 10-15).

Сорбітом є солодкий на смак оптично активний шестиатомний спирт, який застосовують як замінник цукру для хворих на цукровий діабет. Також зареєстровано як харчовий додаток за кодом E420 (том 2, с. 31); сорбіт може бути присутній у декількох формах та станах: як рідкому та твердому, гранульованій та порошкообразній формах.

У фармацевтичній технології сорбіт використовують як зволожувач, пластифікатор, наповнювач для таблеток.

Цурова пудра є кристалами цукру, що подрібнені до порошкоподібного стану: використовується там, де потрібно швидке розчинення цукру (том 2. с. 30).

У фармацевтичній промисловості цукор використовують декількох видів, у тому числі, кондитерський - цукрова глазур, цукрова пудра - порошок найдрібнішого помелу, що містить до 95% цукрози.

Також, варто зазначити про те, що при виробництві лікарських препаратів застосовують очищений та вибілений хлорним вапном (цукор-рафінад) у вигляді найдрібнішого порошку, який використовують як наповнювач (при виготовленні таблеток, капсул, драже), коригент смаку (при виготовленні ліків для хворих на цукровий діабет використовують iнвертований).

Зволожувачі (склеювачі) - речовини, що збільшують взаємне зчеплення окремих часток таблеткової маси й обумовлюють міцність гранул або таблеток, визначають їх технологічні властивості, тобто поведінку при пресуванні, а також властивості готової таблетки (зовнішній вигляд, міцність і розпадання).

Функції зволожувальних речовин можуть виконувати вода, спирт етиловий, сироп цукровий, клейстер крохмальний, розчини ВМС (желатину, спирту полівінілового, полівінілпіролідону, метилцелюлози, оксипропілметилцелюлози, карбоксиметилцелюлози, натрій-карбоксиметилцелюлози, натрію альгінату та ін.).

Опис до патенту вказує на те, що замість цукру при виготовленні ентеросорбенту був використаний сорбіт, що, у подальшому вплинуло на технічний результат: «процес виготовлення цього ентеросорбенту через використання в ньому цукру, що служить для приготування зволожувача при виготовленні таблеток, займає багато часу, а сам ентеросорбент не досить легко розпадається, і, отже, затримується ефект дії препарату в організмі.».

«Ще один технічний результат, якого досягають завдяки винаходу, полягає в тому, що ентеросорбент можуть безболісно використовувати хворі з цукровим діабетом, тому що сорбіт, незважаючи на солодкий смак, не є вуглеродом.».

Для приготування зволожувача використовують (у ємності з мішалкою) очищену воду та сорбіт (які утворюють прозорий розчин) (том 1, а.с. 65).

Відповідно до зазначеного у чек-листі (том 2, а. с. 157-161) для зволоження маси з певних компонентів з цукровою пудрою (в процесі змішування) використовують воду питну (том 2. а.с. 158) (для утворення однорідної маси).

Тобто, в обох варіантах присутні речовини, які мають зволожувальні, клеючі (зв`язувальні) властивості, що можуть сприяти взаємному зчепленню окремих часток таблеткової маси й обумовлюють міцність таблеток.

Проте, опис та чек-лист містять різні підходи: спосіб приготування самого зволожувача та вже готового зволожувача, яким і є вода питна.

Також, варто приймати до уваги те, що «Ще один технічний результат, якого досягають завдяки винаходу, полягає в тому, що ентеросорбент можуть безболісно використовувати хворі з цукровим діабетом, тому що сорбіт, незважаючи па солодкий смак, не є вуглеродом.».

Тобто технічний результат винаходу «ентеросорбент» за патентом України №25.01.2017 № 113442 полягає, також, й у тому, що його безболісно використовуватимуть хворі на цукровий діабет.

Щодо цукрової пудри, що є подрібненими кристалами цукру до порошкоподібного стану: в чек-листі (Добавка дієтична Нео Сорб Актив, таблетки № 20 за ТУ У 10.8- 36458995-012:2017 «Добавки диєтичні комплексні» Чек лист - том. 2, а.с. 157 - 161) зазначено лише «Цукор / цукрова пудра»; інші позиції з інформаційним наповненням закреслено, унаслідок чого отримати інформацію неможливо. При цьому зазначено, що закреслені дані складають комерційну таємницю, що не підлягає розголошенню.

Використання в ентеросорбенті, що містить таку допоміжну речовину, як сорбіт, та використання у дієтичній добавці, що містить цукор (цукрову пудру), сприятиме різному технічному результату, що заявлений у винаході».

Колегія суддів відхиляє доводи позивача щодо необгрунтованості Висновку від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ, мотиви позивача фактично зводяться до незгоди з вказаним висновком.

Водночас експерти надали чітку, повну та зрозумілу відповідь на визначене судом питання, у судовому засіданні надали грунтовні відповіді на всі запитання позивача та суду, тому зазначений висновок не може вважатися неповним або неясним.

Крім того, судовий експерт Черненко Л.А. підтвердила кваліфікацію судового експерта до підписання зазначеного висновку, тому заперечення позивача щодо неналежної компетенції судового експерта є безпідставними.

Колегія суддів враховує, що саме у Висновку експерта від 26.05.2023 № СЕ-19-21/11889-ІВ найбільш повно та обгрунтовано здійснено дослідження, як основних, так і допоміжних речовин, які використано в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) та винаході за патентом України №113442.

Підсумовуючи вищевикладене, формула продукту «НЕО СОРБ АКТИВу» різниться від формули «Ентеросорбенту» тим, що до компонентів формули входить у першому випадку цукор, а у іншому - сорбіт.

Матеріалами справи підтверджено, що функції сорбіту і цукрової пудри не є еквівалентними з точки зору способів використання та виробництва.

Колегія суддів зауважує, що не можна вважати цукор еквівалентним сорбіту за формулою продукту, оскільки сорбіт, на відміну від цукру, окрім підсолоджувальних та зв`язувальних функцій, виконує і інші функції.

Отже, за результатом дослідження зібраних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, судова колегія дійшла висновку, що позивачем не доведено, що у дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-36458995-012:2017) використано всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України - №113442 та ознаки, еквівалентні їм.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Оцінюючи оскаржуване рішення суду першої інстанції, через призму застосування принципів оцінки доказів та аргументації своїх висновків, викладених в Рішенні ЄСПЛ від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", судова колегія зазначає, що пункт 1 статті 6 Конвенції не зобов`язує національні суди надавати детальну відповідь на кожен аргумент заявника (сторони у справі); суди зобов`язані давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматися як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент; межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення; питання чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає із статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки в світлі конкретних обставин справи (пункти 21, 23 Рішення).

Отже, доводи, викладені скаржником у апеляційній скарзі, були досліджені в суді апеляційної інстанції, встановлені судом обставини справи спростували відповідні висновки суду першої інстанції, якими обґрунтовано оскаржуване судове рішення, а тому колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" слід задовольнити. Рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 слід скасувати в частині задоволення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях та витрат зі сплати судового збору в розмірі 1 921, 00 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 8 038, 40 грн. В цій частині слід прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Витрати зі сплати судового збору в розмірі 1 921, 00 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 8 038, 40 грн слід покласти на ТОВ "ОМНІФАРМА Київ".

В іншій частині рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 не оскаржується, тому переглядається судом апеляційної інстанції лише в тій частині, в якій це рішення оскаржується за даною апеляційною скаргою.

Судові витрати за подання апеляційної скарги у сумі 5763,00 грн слід стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" у відповідності до ст. 129 ГПК України.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 277, 282, 283, 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" задовольнити.

Рішення Господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 скасувати в частині задоволення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях та витрат зі сплати судового збору в розмірі 1 921, 00 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 8 038, 40 грн.

В цій частині прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Витрати зі сплати судового збору в розмірі 1 921, 00 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 8 038, 40 грн покласти на ТОВ "ОМНІФАРМА Київ".

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" (02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55, код ЄДРПОУ 35758392) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД" (62430, Харківська обл., Харківський р-н, с. Сороківка, вул. Успенська, буд. 6, код ЄДРПОУ 36458995) 5763,00 грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ.

Матеріали справи № 910/4258/19 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст складено 30.01.2024

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Б.М. Поляков

Б.В. Отрюх