Рішення

від 31.01.2024 по справі 755/5160/23

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/5160/23

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді Яровенко Н.О.

при секретарі Локотковій І.С.

з участю сторін:

представника позивача Донченко К.Ю.

представника відповідача 1, 2 Заворотнюк М.С.,

розглянувши в порядку загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Малого приватного підприємства «Самурай», Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостпро Лаб», третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду із позовом до ОСОБА_2 , Малого приватного підприємства «Самурай», Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостпро Лаб», третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії обґрунтовуючи наступним. Так, позивач є власником торговельної марки ОСОБА_3, що підтверджується Свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_1 , класи МКТП 40 та 42, здійснює діяльність щодо виготовлення поліграфічної продукції на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, Позивач є адміністратором домену ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується сертифікатом про реєстрацію доменного імені № НОМЕР_2 . Однак, Позивачу стало відомо, що аналогічна діяльність з виготовлення та друку поліграфічної продукції здійснюється на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію, що він був зареєстрований під торговельною маркою ОСОБА_3 . Власником торговельної марки ОСОБА_3 є ОСОБА_2 на підставі Свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_3 , класи МКТП 35. Позивач вважає, що ОСОБА_2 допущено порушення його прав як власника свідоцтва № НОМЕР_1 з огляду на наступне. свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_1 закріплено, що торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить позивачу, зареєстрована для використання для товарів і послуг класи МКТП 40 та 42. В свою чергу, свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_3 закріплено, що торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_2 , зареєстрована для використання для товарів і послуг класи МКТП 35. Так, клас 35 не включає в себе надання послуг в сфері виготовлення та друку поліграфічної продукції. Однак, незважаючи на це, сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 функціонує лише для виготовлення, друку та розповсюдження поліграфічної продукції. Торговельна марка «ОСОБА_3» може бути використана для класу МКТП 35, будь-яке інше використання даної торгової марки не вбачається за можливе, оскільки її охорона обмежується діяльністю класу МКТП 35. В зоні .UA можлива реєстрація доменного імені лише за наявності права власності на відповідну торговельну марку, в свою чергу торговельна марка охоплюється певними класами МКТП, діяльність на сайті в зоні .UA має відповідати класам МКТП відповідної торговельної марки та виключає можливість здійснення будь-якої іншої діяльності, яка виходить за межі відповідного класу МКТП. Торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є досить схожими та мають майже тотожне написання, однак, кожна з них може бути використана лише для свого класу МКТП. Виготовлення та друк поліграфічної продукції належить до 40 та 42 класу МКТП. Використання торговельної марки «ОСОБА_3» в доменному імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливе лише для здійснення діяльності, що охоплюється класом МКТП 35, однак, таке використання заборонено для здійснення будь-якої іншої, в тому числі, діяльності з виготовлення та друку поліграфічної продукції, яка охоплюється класами МКПТ 40 та 42, та охороняється торговельною маркою «ОСОБА_3», свідоцтво № НОМЕР_1 , яка належить на праві власності позивачу. З метою підтвердження факту здійснення виготовлення та друку поліграфічної продукції на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представником позивача, адвокатом Донченко К.Ю., 24.02.2023 було здійснено замовлення візиток. Замовлення було оформлено безпосередньо на сайті, здійснено його оплату, а продукція надійшла оператором поштового зв`язку «Нова пошта». Згідно видаткової накладної №5542 від 24.02.2023 постачання продукції (візиток) здійснено Малим приватним підприємством «САМУРАЙ», код ЄДРПОУ 21472364. Отже, на сайті «ОСОБА_3.ua» здійснюється діяльність із замовлення виготовлення та друку поліграфічної продукції - візиток МПП «САМУРАЙ», яке в свою чергу також здійснює порушення прав позивача як власника свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_1 . Позивачем в порядку ч. 3 ст. 102 Цивільного процесуального кодексу України, замовлено проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Експертиза проведена ОСОБА_4 - завідувачем сектором засобів індивідуалізації лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, якій присвоєно вищий кваліфікаційний клас судового експерта. Під час проведення дослідження, експерт дійшла наступного висновку, що Таким чином, з викладеного вище випливає, торговельна марка «ОСОБА_3» за свідоцтвом № НОМЕР_1 та торговельна марка «ОСОБА_3» за свідоцтвом № НОМЕР_3 зареєстровані для різних класів МКТП, однак, оскільки сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » функціонує для надання послуг з виготовлення та друку поліграфічної продукції, то Відповідачем-1 порушуються права позивача як власника торговельної марки «ОСОБА_3», свідоцтво № НОМЕР_1 . ОСОБА_2 та МПП «Самурай» своїми діями вводять споживача в оману, фактично використовуючи в назві доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , яка належить позивачу, а не торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_2 . Позивач вважає, що ОСОБА_2 та МПП «Самурай» здійснюється порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом № НОМЕР_1 , а саме: здійснюється використання даного знаку у мережі Інтернет у назві доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для надання послуг з виготовлення та друку поліграфічної продукції під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідного права на здійснення такої діяльності відповідно до Свідоцтва № НОМЕР_3 за класами МКТП, фактично здійснюється введення споживача в оману щодо надавача послуг з виготовлення та друку поліграфічної продукції. Оскільки ОСОБА_2 своїми діями порушує права інтелектуальної власності позивача, делегування доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має бути припинено. ОСОБА_2 та МПП «Самурай» грубо порушують право інтелектуальної власності позивача на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво № НОМЕР_1 , фактично використовуючи її в доменному імені сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на цьому сайті здійснюється лише діяльність з виготовлення та друку поліграфічної продукції, яка не охоплюється торговельною маркою «ОСОБА_3», свідоцтво № НОМЕР_3 , без жодного дозволу позивача.

Ухвалою судді Дніпровського районного суду м. Києва від 05.05.2023 року відкрито провадження та призначено розгляд справи в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 05.05.2023 року частково задоволено заву позивача про забезпечення позову.

01.06.2023 року до суду надійшов відзив на позовну заяву від МПП «Самурай», який долучений до матеріалів справи. З відзиву вбачається, що відповідач позов не визнає з наступних підстав.Не усі вимоги викладені в позові заяві вимоги мають стосунок до МПП «Самурай», а саме: зобов`язати ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» здійснити переделегування доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_1 . Таким чином, у частині вказаних вимог щодо МПП «Самурай» позивачу слід відмовити. Доменне ім`я «ОСОБА_3.ua» зареєстроване за гр. ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про знак для товарів, робіт послуг (торговельний знак), який не скасовано та не визнано в передбаченому законом порядку нечинним. Таким чином, гр. ОСОБА_2 має підстави зберегти власність на доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, як власність (майнове право на об`єкт виражений в електронній формі в мережі Інтернет) може бути припинена лише з підстав передбачених чинним законодавством. Законодавством про захист інтелектуальної власності та захист прав на торговельні знаки не передбачає можливості на перереєстрацію («переделегування») доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за правовою природою є визнанням права власності на доменне ім`я за позивачем. Що стосується вимоги про «зобов`язання МПП «Самурай» припинити порушення прав інтелектуальної власності ОСОБА_1 на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , у будь-якій формі та у будь-який спосіб, зокрема, шляхом її використання в мережі Інтернет та в назві доменних імен», то в задоволені даної вимоги слід відмовити з наступних підстав. Позивач у справі вимагаючи захисту своїх прав на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 повинен довести суду не лише наявність й нього прав на вказану торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а довести підстави для притягнення до цивільної відповідальності в частині захисту прав інтелектуальної власності: наявність протиправних дій, довести що вказані дії вчиняються саме відповідачем у справі. Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.» Таким чином, позивач у справі повинен довести сам факт посягання на його права. До виключних прав власника свідоцтва на торговельну марку чинне законодавство відносить право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом, а саме: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; виключне право забороняти іншим особам використовувати без згоди власника позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (ст.20 та ст. 16 Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Позивачем у справі не наведено жодного факту, що МПП «Самурай» вчиняло будьякі дії, що свідчать про порушення прав позивача та визнаються такими точки зору закону. Таким чином позивачем не доведено самого факту порушення прав позивача з боку відповідача, що є підставою для відмовив задоволені позовних вимог відносно відповідача. МПП «Самурай» здійснює поліграфічну діяльність, оскільки має в достатньому обсязі обладнання та майно і кадри, необхідні для забезпечення можливості для виготовлення поліграфічної продукції. В той же час, МПП «Самурай» не має жодного відношення до доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, дійсно, з метою розширення клієнтської бази МПП «Самурай» замовлено окремі послуги на підставі Договору у гр. ОСОБА_2 , що пов`язані з пошуком клієнтів, обробкою замовлень, веденням бази даних клієнтів та надання інформації щодо замовлення клієнта на виготовлення поліграфічної продукції (копія договору буде долучена до матеріалів справи). Однак така діяльність не передбачає використання МПП «Самурай» торговельної марки позивача у справі. Окрім того, МПП «Самурай» не здійснює використання торговельної марки «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 під час виготовлення поліграфічної продукції (позивачем у справі не наведено жодного факту таких дій з боку відповідача). Таким чином, вважає, що позивач не довів самого факту порушення його прав з боку МПП «Самурай» щодо незаконного використання торговельної марки «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , що є підставою для відмови в задоволенні відповідних позовних вимог. Також, позивачем не доведено підстав для заборони «…МПП «Самурай» використовувати торговельну марку «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції з використанням доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відповідач не здійснює маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції торговельною маркою «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Щодо вимоги про заборону МПП «Самурай» здійснювати переадресацію з сайту «ОСОБА_3.ua» на будь-які інші сайти в мережі Інтернет, то слід вказати наступне. Відповідно до наданих позивачем документів, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований ТОВ «Хостпро Лаб» на підставі Свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_3 за відповідачем ОСОБА_2 третьою особою Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. МПП «Самурай» не є ні співвласником, ні користувачем (на підставі ліцензійної угоди) вказаним сайтом, а тому жодного впливу на зміст та функціонал сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. Таким чином, МПП «Самурай» не має ні правових, ні технічних можливостей виконати рішення суду - не є відповідачем у справі щодо такої вимоги та не може ним бути, оскільки таке зобов`язання вчинити дії буде зобов`язанням МПП «Самурай» втручатись у власність гр. ОСОБА_2 , що є неприпустимим та незаконним. Тому в задоволенні відповідної вимоги щодо МПП «Самурай» слід відмовити. Позивачем не доведено фактів порушення МПП »Самурай» прав позивача.

02.06.2023 року до суду надійшов відзив на позовну заяву від ОСОБА_2 , який долучений до матеріалів справи. З відзиву вбачається, що відповідач позов не визнає з наступних підстав. Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач на власний розсуд тлумачить правили визначені Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA та Регламентом публічного домену вказуючи що «Однак, відповідна торговельна марка охоплює лише певні класи МКТП, що в свою чергу означає, що на певному сайті з доменним іменем в зоні. UA може здійснюватися лише діяльність, що охоплюється цими класами МКТП». Однак таке твердження позивача є помилковим в силу відсутності такого припису в жодному з Регламентів, що ним наведено. Самі позивач не наводить відповідну норму, що обмежує можливість надання заперечень з цього приводу з боку відповідача, однак додану копії Регламентів свідчать про це. Позивачем не враховано, що WEB-сайт та доменне ім`я - це не одне і те ж. Регламенти регулюють саме питання присвоєння доменних імен, однак жодним чином не стосуються та не регулюють питання функціонування та діяльності WEB-сайту (наповнення, оформлення, права на нього і т.д.). Так. зокрема, відповідно до Регламенту публічного домену (версія 3.5) «Доменне ім`я - символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) в зручній для людини формі». З вказаного визначення вбачається відмінність між WEB-сайтом та доменним ім`ям. Таким чином твердження позивача є помилковим та жодним чином не обґрунтованим. Станом на момент звернення відповідач у справі - ОСОБА_2 є власником торгової марки «ОСОБА_3». Вказана Торгова марка була нею придбана у першого власника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЗАВІ-1» , що підтверджуються копією свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_3 та додатком до нього. Так, законодавством визначено право власника на використання своєї власності у своїх цілях. Одним із способів використання такого права є можливість зареєструвати домен з врахуванням приписів, які регламентують це. Таким чином, і було оформлено право власності на «ОСОБА_3.ua». Права на WEB-сайт було зареєстровано на підставі про передачу прав на торговельну марку (знак для товарів, робіт, послуг), копія договору на придбання були зареєстровані відповідно до порядку передбаченого Товариством з обмеженою відповідальністю «Хостпро Лаб». Отже, WEB-сайт на базі домену «ОСОБА_3.ua». належить відповідачу та функціонує до моменту реєстрації відповідних прав позивачем у справі. Як вбачається зі змісту наданого позивачем свідоцтва про право на торговельну марку (знак товарів робіт послуг), останні зареєстровано лише 30.03.2022 року. Таким чином, на момент реєстрації права вказаний WEB-сайт на домені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже існував та діяв. Щодо виходу користувачем сайту за межі видів економічної діяльності передбачених Свідоцтвом № 147657 на торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід вказати наступне: станом на сьогоднішній день домен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та WEB-сайт належить ОСОБА_2 . Отже, належна відповідачу власність - промислова/інтелектуальна власність використовується особою права на домен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та WEB-сайт використовуються для здійснення діяльності, що не заборонено чинним законодавством - ст. 41 Конституції України. ОСОБА_2 правомірно використовує належну на праві власності інтелектуальну власність - торговельний знак. Оскільки відповідний WEB-сайт на домені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано саме з метою діяльності в сфері поліграфії, між МПП «САМУРАЙ» та ОСОБА_2 було укладено договір на надання послуг по обробці замовлень на закупівлі поліграфічної продукції (поліграфічних послуг). Таким чином, ОСОБА_2 не порушує порядку користування вказаним майном. Зі змісту WEB-сайту вбачається що останній покликаний забезпечити організацію роботи з формування замовлення на поліграфічну продукцію та передачу для виконання третій особі - МПП «Самурай», яка фактично і виконує роботи з друку. ОСОБА_2 не має ні матеріальних, ні технічних засобів для надання поліграфічних послуг. Придбаний нею сайт з врахуванням його технічного оснащення забезпечує надання послуг з адміністрування замовлень клієнтів для придбання поліграфічних послуг замовниками, що заходять на сайт, та передачі таких оброблених замовлень виконавцям, що є відмінними від власника домену « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та WEB-сайту. При цьому оброблення замовлення здійснюється з використанням макетів замовлень та формування відповідного вигляду товару з доведенням до відома замовника в візуальній формі. Таким чином, фактично ОСОБА_2 використовує належний їй сайт для сприяння продажу товарів (послуг) юридичних осіб, що здійснюють надання поліграфічних послуг. Як вбачається зі змісту Свідоцтва № НОМЕР_3 закріплено, що торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_2 зареєстрована для використання для товарів і послуг класи МКТП 35. ОСОБА_2 здійснює свою діяльність виключно в межах передбачених свідоцтвом № 147657 видів діяльності. Помилковість твердження позивача пов`язана з тим, що останній ототожнює МПП «Самурай» та фізичну особу ОСОБА_2 . В той же час, МПП «Самурай», як і інші особи, що користуються послугами WEB-сайту, не власником сайту та торгової марки, тобто не користується сайтом особисто. Позивачем у справі не доведено, що МПП «Самурай» використовує торгову марку при виготовленні своєї поліграфічної продукції: наносить на поліграфічну продукцію торговельний знак, що на праві власності належить позивачу у справі. Таким чином, позивачем не доведено факту незаконного використання торгівельної марки належної позивачу з боку МПП «Самурай». З врахуванням вищевикладеного прохання позивача щодо переоформлення на нього не може бути прийнятою. Як правильно стверджує позивач, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено інформацію, що він був зареєстрований під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і власником торговельної марки є ОСОБА_2 на підставі Свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_3 , класи МКТП 35. В той же час, процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені . UA та Регламентом публічного домену. Делегування доменного імені в зоні .UA можливо лише за умови наявності права власності на знак для товарів і послуг, в даному випадку - торговельної марки. Таким чином, визначальним для здійснення делегування є наявність саме прав на торговельний знак. Позивач та відповідач у справі не заперечують, що друга частина доменного ім`я « ОСОБА_5 » зареєстрована як торговельний знак і власником є ОСОБА_2 права на вказаний знак виникли у відповідача значно раніше ніж у позивача у справі. Таким чином, слід застосовувати правило пріоритету - особа яка зареєструвала за собою знак має більше прав. В даному випадку саме позивач у справі здійснив реєстрацію торговельного знаку, що схожий за своїм виглядом до торговельного знаку відповідача ОСОБА_2 . Таким чином, у позивача відсутні підстави для перереєстрацію (делегування) на нього доменного ім`я належного відповідачу. Обґрунтовуючи відмінність між собою торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 та торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_3 , позивач у справі надає суду висновок спеціаліста - експерта Наталії Ковальової. Вважаємо за необхідне критично поставитись до вказаного висновку з огляду на наступне: Перш за все, вказаний висновок є висновком спеціаліста - особа не попереджається про кримінальну відповідальність та те, що вона виконує даний висновок саме як експертний. По друге, в переліку питань, що поставлені перед спеціалістом стоїть - «Чи схожі до ступеню сплутування торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 та торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 ? У відповідь на вказане запитання спеціалістом (з точки зору чинного ЦПК України) було надано відповідь - «Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_3 не є схожими до ступеня сплутування щодо послуг з виготовлення та продажу поліграфічної продукції, адже малоймовірно, що навіть тотожні знаки можуть призвести до сплутування відносно походження товарів, якщо товари та послуги відрізняються в значній мірі». Тобто відповідь виходить за межі запитання: спеціаліст замість надання відповіді на поставлене питання - ввів додатковий критерій порівняння - «щодо послуг з виготовлення та продажу поліграфічної продукції». Чинне законодавством визначає критерієм для порівняння схожості знаків не перелік класів, за якими торговельний знак зареєстровано, а саме «схожість», що призводить до «сплутування» - п. 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак/для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812. Також в висновку спеціаліста міститься запис про те, що «сплутування відносно походження товарів та послуг», що є додатковим критерієм, який виходить за межі визначені законодавством та практикою для визнання торговельних знаків схожими. Таким чином, наданий висновок виходить за межі ознак, що визначені Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA та Регламентом публічного домену як підстава для перереєстрації на позивача (делегування), що є однією з вимог позивача. На думку відповідача такий підхід зумовлений бажанням позивача у справі уникнути відповідальності за реєстрацію схожої торговельної марки з огляду на те, що до 2021 року позивач сам був замовником продукції у МПП «Самурай», тобто здійснює недобросовісну конкуренцію знаючи, що вказана торговельна марка давно використовується відповідачем - ОСОБА_2 . Чинне законодавство передбачає захист добросовісних користувачів торговельними знаками, якщо таке використання здійснювалось задовго до реєстрації прав на торговельну марку. Оскільки відповідач у справі здійснює використання до моменту подання заявки - права на WEB-сайт були зареєстровані ще в 2011 році (випадок (а)), а розробка аналогічного WEB-сайту потребує як значних фінансових вкладень так і часу для розробки (випадок (б)), є усі підстави стверджувати, що відповідачі мають право використовувати WEB-сайт.Таким чином, позивач у справі не має право обмежити дії відповідачів щодо використання. Отже відповідач стверджує, що позивачем у справі не доведено факту незаконного використання відповідачами належного позивачу на праві власності торговельного знаку, в силу наявності у відповідача ОСОБА_2 зареєстрованого торговельного знаку згідно свідоцтва № НОМЕР_3 , що дає право на реєстрацію доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використання WEB-сайту на його основі, та не доведено підстав для задоволення позовних вимог.

22.06.2023 року до суду надійшов відзив на позовну заяву від ТОВ «Хостпро Лаб», який долучений до матеріалів справи. З відзиву вбачається, що ТОВ «Хостпро Лаб» не здійснювало первинну реєстрацію домену « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Реєстрі. Первинним реєстратором доменного імені «ОСОБА_3.ua» є ТОВ «Он-Лайн», як ще вказано у повідомленні № 24/06 від 13.06.2023 року. За даними сервісу WHOIS поточним реєстратором домену «ОСОБА_3.ua» є ТОВ «Хостпро Лаб». Це пояснюється тим, що шляхом здійснення трансферу було змінено реєстратора доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто домен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.12.2018 року перейшов на підтримку до ТОВ «Хостпро Лаб». Наразі ТОВ «Хостпро Лаб» надає тільки технічну підтримку домену «ОСОБА_3.ua», тобто здійснює супровід доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням Регламенту особистостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, Регламенту публічного домену, Публічного договору. ТОВ «Хостпро Лаб» не несе відповідальності за реєстрацію та дії будь-яких осіб щодо реєстрації та використання доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У діяльності ТОВ «Хостпро Лаб» відсутній склад будь-якого порушення у зв`язку з реєстрацією, підтримкою, супроводом доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відсутні суб`єктивна та об`єктивна сторона правопорушення.

06.06.2023 року до суду надійшли пояснення від третьої особи, які долучені до матеріалів справи. Згідно з даними Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки: власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є позивач; власником свідоцтва України № НОМЕР_3 на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відповідач 1 - ОСОБА_2 . Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг. Відповідно до Відповідно до реєстру торговельних марок, обсяг правової охорони, що надається за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , власником якого є позивач розповсюджується на послуги 40,42 класів МКТП. реєстру торговельних марок, обсяг правової охорони, що надається за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_2 розповсюджується на послуги 35 класу МКТП.Із вказаного вище вбачається, що послуги 35 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_3 не включають в себе надання послуг в сфері виготовлення та друку поліграфічної продукції, які надає Відповідач-1, користуючись сайтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , що функціонує для виготовлення, друку та розповсюдження поліграфічної продукції. Отже, обсяг правової охорони, що надається за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , яке належить Відповідачу - 1, не передбачає надання правової охорони таким послугам, як «ЗD-друкування на замовлення для інших; друкування; друкування малюнків», що передбачені у 40 класі МКТП, а також таким послугам, як «графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток», що передбачені у 42 класі МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є Позивач. Відповідно до правил реєстрації доменів в зоні .UA, реєстрація доменного імені в зоні .UA можлива лише за наявності права власності на відповідну торговельну марку, в свою чергу, торговельна марка охоплюється певними класами МКТП, діяльність на сайтах має відповідати класам МКТП відповідної торговельної марки та виключати можливість здійснення будь - якої іншої діяльності, яка виходить за межі відповідного класу МКТП. Враховуючи норми чинного законодавства України, УКРНОІВІ вважає, що для з`ясування питання про порушення відповідачем - 1 права інтелектуальної власності Позивача на використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , потрібно з`ясувати: чи є схожим або тотожнім торговельна марка «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з позначенням, яке використовується Відповідачем - 1 у господарській діяльності, зокрема, в мережі Інтернет у назві доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для яких саме послуг використовується позначення відповідача- 1. Законодавством до функцій УКРНОІВІ не віднесено: здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення державної реєстрації та видачі відповідних свідоцтв та здійснення контролю за використанням суб`єктами господарював їх позначень у господарській діяльності.

03.07.2023 року до суду надійшли відповіді на відзив ОСОБА_2 та МПП «Самурай», які долучені до матеріалів справи.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримала та просить суд зобов`язати ОСОБА_2 та МПП "Самурай" припинити порушення прав інтелектуальної власності ОСОБА_1 на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , у будь-якій формі та у будь-який спосіб, зокрема шляхом її використання в мережі Інтернет та в назві доменних імен; заборонити ОСОБА_2 та МПП «Самурай» використовувати торговельну марку «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції з використанням доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювати переадресацію з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будь-які інші сайти в мережі Інтернет; зобов`язати ТОВ «Хостпро Лаб» здійснити переделегування доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_1 .

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2 та МПП «Самурай» позов не визнав та просить суд відмовити в задоволенні позову з підстав викладених у відзивах на позов.

Представник відповідача ТОВ «Хостпро Лаб» в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник третьої особи в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представника позивача, представника відповідача, вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, оцінивши докази кожен окремо та в їх сукупності, повно, об`єктивно та всебічно з`ясувавши обставини справи, приходить до наступного висновку.

Перевіряючи обставини справи судом встановлено, позивач є власником торговельної марки ОСОБА_3, що підтверджується свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_1 .

Позивач є адміністратором домену ОСОБА_3.com, що підтверджується сертифікатом про реєстрацію доменного імені № НОМЕР_2 .

Вказаний знак зареєстровано за класами МКТП (індекси Ніццької класифікації):

Кл.40:3D-друкування на замовлення для інших; абразивне обробляння; апретування текстильних виробів; валяння тканин; вибілювання тканин; виготовляння ключів; випалювання гончарних виробів; гальванізування; гальванопокривання; гравіювання; дезактивація небезпечних матеріалів; друкування; друкування малюнків, креслень; друкування фотографій; дублення; забарвлювання текстилю; забарвлювання тканин; забарвлювання хутра; забезпечування інформацією щодо обробляння матеріалів; зварювання та нанесення покриттів у котельному виробництві; золочення; золочення гальванічне; зрубування і розпилювання деревини; кадміювання; каландрування тканин; кравецькі послуги на замовлення; лазерне розмічання; ламінування; лимарні роботи; літографічне друкування; лощіння хутра; лудіння; млинарство; надавання вогнетривкості текстилю; надавання вогнетривкості тканинам; надавання водонепроникності тканинам; намагнічування; нікелювання; обрамовування творів мистецтва; обробляння вичиненої шкіри; обробляння вовни; обробляння води; обробляння деревини; обробляння кіноплівок; обробляння металів; обробляння одягу для надавання стійкості до зминання; обробляння остаточне; обробляння паперу; обробляння текстилю; обробляння тканин; обробляння хутра; окантовування тканин; остаточне обробляння паперу; офсетне друкування; палітурні роботи; паяння; переробляння відходів і сміття; перетворювання відходів на інші продукти (переробляння відходів); перешиття одягу; пиляння матеріалів; подрібнювання плодів; покривання металами; полірування абразивами; попереднє обробляння тканин, що змушує їх збігтися; послуги з вишивання; послуги з кольороподілу; послуги з піскоструминного обробляння; послуги з рафінування; послуги з таксидермії; послуги з фотонабирання; послуги зі зварювання; послуги із забарвлювання; прокат бойлерів; прокат в`язальних машин; проявляння фотоплівок; розкроювання тканин; складальні роботи на замовлення для інших; склодувні роботи; снування (ткацтво); сріблення; стругання матеріалів; стьобання; термообробляння металів; тонування вікон поверхневими покриттями; тонування скла автомобілів; фарбування вичиненої шкіри; фотогравіювання; фрезерування; хромування; шиття одягу; шліфування; шовкотрафаретне друкування.

Кл.42: аналізування комп`ютерної системи; випробовування текстилю; відновлювання комп`ютерних даних; встановлювання справжності творів мистецтва; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтер`єру; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп`ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією щодо комп`ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп`ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; калібрування (вимірювання); картографічні послуги комп`ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп`ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп`ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп`ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп`ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп`ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; контролювання якості; метеорологічне інформування; моделювання одягу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; обслуговування комп`ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп`ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп`ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; прогнозування погоди; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування інтер`єру; проєктування комп`ютерних систем; проєктування комп`ютерного програмного забезпечення; прокат вебсерверів; прокат комп`ютерів; прокат комп`ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розробляння комп`ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн).

Відповідач ОСОБА_2 є власником торговельної марки «ОСОБА_3», що підтверджується свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_3 закріплено, що торговельна марка яка належить Відповідачу-1, зареєстрована для використання для товарів і послуг.

Вказаний знак зареєстровано за класами МКТП (індекси Ніццької класифікації):класи 35 агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв`язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп`ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп`ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об`яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп`ютерних файлах для інших.

Позивачу стало відомо, що аналогічна діяльність з виготовлення та друку поліграфічної продукції здійснюється на сайті ОСОБА_3.ua.

З метою підтвердження факту здійснення виготовлення та друку поліграфічної продукції на сайті «ОСОБА_3.ua» представником позивача, адвокатом Донченко К.Ю., 24.02.2023 було здійснено замовлення візиток. Замовлення було оформлено безпосередньо на сайті, здійснено його оплату, а продукція надійшла оператором поштового зв`язку "Нова пошта ".

Згідно видаткової накладної №5542 від 24.02.2023 постачання продукції (візиток) здійснено МПП «Самурай».

Звертаючись до суду із позовом позивач вважає, що на сайті «ОСОБА_3.ua» здійснюється діяльність із замовлення виготовлення та друку поліграфічної продукції - візиток МПП «Самурай», яке в свою чергу також здійснює порушення прав позивача як власника свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_1 .

Судом встановлено, що послуги 35 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_3 не включають в себе надання послуг в сфері виготовлення та друку поліграфічної продукції.

Отже, обсяг правової охорони, що надається за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , яке належить ОСОБА_2 , не передбачає надання правової охорони таким послугам, як «ЗD-друкування на замовлення для інших; друкування; друкування малюнків», що передбачені у 40 класі МКТП, а також таким послугам, як «графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток», що передбачені у 42 класі МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_1 .

Також судом встановлено, що ОСОБА_2 є власником торгової марки «ОСОБА_3», яка була нею придбана у першого власника - ТОВ «ВІЗАВІ-1», що підтверджується копією договору від 01.06.2017 року № 147657 про передачу прав власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10.11.2011 року

Крім цього, 01.06.2017 року між ОСОБА_2 та ТОВ «ВІЗАВІ-1» був укладений договір купівлі-продажу виключних майнових прав на WEB-сайт від 01.06.2017 року, отже саме з цього часу ОСОБА_2 є власником WEB-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слід звернути увагу, що свідоцтво про право на торговельну марку (знак товарів робіт послуг), позивача зареєстровано 30.03.2022 року, тобто на момент реєстрації права вказаний WEB-сайт на домені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже існував та діяв.

01.01.2023 року між МПП «Самурай», замовник, та ОСОБА_2 , виконавець, був укладений договір про надання послуг, відповідно до умов якого МПП «Самурай» доручає, а ОСОБА_2 зобов`язується надавати для замовника наступні послуги: з використанням мережі інтернет здійснювати замовників поліграфічної продукції х замовника; оформлення замовлення від третіх осіб для замовника з використанням програмно-технічних комплексів (в тому числі програм розміщених на WEB-сайті виконавця (домен « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); оброблення замовлення третіх осіб для виконавця шляхом формування погодженого третьою особою зовнішнього зображення поліграфічного продукту; ведення базі даних третіх осіб, що замовляють продукцію замовника з використанням веб-ресурсів виконавця.

Судом встановлено, що сайт ОСОБА_2 забезпечує надання послуг з адміністрування замовлень клієнтів для придбання поліграфічних послуг замовниками, що заходять на сайт, та передачі таких оброблених замовлень виконавцям, що є відмінними від власника домену « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та WEB-сайту. Отже, фактично ОСОБА_2 використовує належний їй сайт для сприяння продажу товарів (послуг) юридичних осіб, що здійснюють надання поліграфічних послуг.

Згідно висновку експерта № 186/1-5/22 від 16.02.2023 року, що проведена за заявою представника позивача Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності: - торговельна марка за свідоцтвом України №316995 та торговельна марка за свідоцтвом України № 147657 не є схожими до ступеню сплутування щодо послуг із виготовлення та продажу поліграфічної продукції; - використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_3 ( ОСОБА_3 ) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 може ввести в оману споживачів щодо надавача послуг та виробника товарів (діяльність щодо виготовлення та продажу власної поліграфічної продукції) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З тексту висновку експерта вбачається, що у відповіді на друге запитання, що поставлено перед експертом замовником експертизи, експерт вийшов за межі запитання та відповідаючи ввів додатковий критерій порівняння щодо послуг з виготовлення та продажу поліграфічної продукції.

Звертаючись до суду з даним позовом, ОСОБА_1 просив зобов`язати ОСОБА_2 та МПП «Самурай» припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , у будь-якій формі та у будь-який спосіб, зокрема шляхом її використання в мережі Інтернет та в назві доменних імен та заборонити ОСОБА_2 та МПП «Самурай», використовувати торговельну марку «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції з використанням доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювати переадресацію з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будь-які інші сайти в мережі Інтернет.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак, торговельна марка) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також нормами ЦК України.

Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

У відповідності до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно статті 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).

Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно частини першої-четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Відповідно до частини другої, п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до частини 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх І можна сплутати, зокрема, асоціювати з: торговельними марками, раніше зареєстрованими чи \ заявленими на реєстрацію в Україні на ім 'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв 'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника; комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку; торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої (особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак/для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Виходячи з викладеного слід зазначити, що критерієм для порівняння схожості знаків не перелік класів, за якими торговельний знак зареєстровано, а саме «схожість», що призводить до «сплутування».

Судом достовірно встановлено, що торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_2 , зареєстрована 10.11.2011 року тоді як торгова марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_1 30.03.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

З урахуванням викладеного, суд вирішуючи питання щодо вимоги позивача про зобов`язання ОСОБА_2 припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будь-якій формі та у будь-який спосіб, зокрема шляхом її використання в мережі Інтернет та в назві доменних імен та заборонити ОСОБА_2 , використовувати торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції з використанням доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювати переадресацію з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будь-які інші сайти в мережі Інтернет приходить до висновку, що дії ОСОБА_2 не порушують прав інтелектуальної власності позивача.

Що стосується вимог позивача до МПП «Самурай».

Судом встановлено, що МПП «САМУРАЙ» здійснює поліграфічну діяльність. Між МПП «Самурай» з ОСОБА_2 укладено договір, що пов`язаний з пошуком клієнтів, обробкою замовлень, веденням бази даних клієнтів та надання інформації щодо замовлення клієнта на виготовлення поліграфічної продукції. МПП «САМУРАЙ» не здійснює використання торговельної марки «ОСОБА_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 під час виготовлення поліграфічної продукції отже, підстав для задоволення позову в цій частині не має.

Що стосується вимоги позивача до ТОВ «Хостпро Лаб», то дана вимога також не підлягає до задоволення, оскільки є похідною від перших двох вимог.

З огляду на вищевикладене, беручи до уваги всі встановлені судом факти і відповідні їм правовідносин, належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, суд доходить висновку про відмову в задоволенні позову позові ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Малого приватного підприємства «Самурай», Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостпро Лаб», третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії.

Питання щодо судових витрат суд вирішує на підставі положень ст.141 ЦПК України і в зв`язку з відмовою у задоволенні позову судові витрати не підлягають стягненню з відповідачів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 418, 420, 492-495. 500 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 77-80, 88, 133, 141, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд,-

у х в а л и в:

В позові ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Малого приватного підприємства «Самурай», Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостпро Лаб», третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення складено 10.02.2024 року.

Дані сторін:

Позивач: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ;

Відповідач: ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_2 ;

Відповідач: Мале приватне підприємство «Самурай», ЄДРПОУ 21472364, адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Сирецька, 28/2;

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хостпро Лаб», ЄДРПОУ 42591377, адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Юрія Поправки, 4/39 а офіс 379;

Третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, ЄДРПОУ 44673629, адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Дмитра Годзенка, 1.

Суддя Н.О.Яровенко