Постанова

від 23.04.2024 по справі 910/886/21

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2024 р. Справа№ 910/886/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Сотнікова С.В.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Сороки П.М.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засідання від 23.04.2024,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 (суддя Марченко О.В.)

у справі №910/886/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕО.ПРО"

до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним рішення

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Нео.Про" до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним рішення задоволено повністю; визнано недійсним висновок державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки "NЕОВАNK" за заявкою від 04.03.2020 №m202004566; стягнуто з державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Нео.Про" (вул. Велика Васильківська, буд. 34, м. Київ, 03022; ідентифікаційний код 43433513) 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн судового збору.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - УКРНОІВІ) звернулась безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить прийняти до розгляду апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21, відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою УКРНОІВІ на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 апеляційну скаргу Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" передано колегії суддів у складі: головуючий суддя: Доманська М.Л.; судді: Копитова О.С.; Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2024 витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/886/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕО.ПРО" до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним рішення; відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення без руху апеляційної скарги Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21 до надходження матеріалів даної справи до Північного апеляційного господарського суду.

01.02.2024 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/886/21 у 4-х томах.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21; розгляд апеляційної скарги призначено на 28.02.2024 о 12 год. 00 хв; запропоновано учасникам справи у відповідності до статті 263 Господарського процесуального кодексу України надати відзиви на апеляційну скаргу із доказами надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи не пізніше 17.02.2024; встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень в письмовій формі із доказами надсилання (надання) копій цих документів іншим учасникам справи не пізніше 28.02.2024.

26.02.2024 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суду від адвоката - Прохода Ю.Л., яка представляла інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕО.ПРО" в суді першої інстанції надійшли письмові пояснення щодо відсутності прав у представника на представництво у Північному апеляційному господарському суді.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. 28.02.2024 у відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2024, сформовано новий склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі №910/886/21 у наступному складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Сотніков С.В., Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2024 прийнято апеляційну скаргу Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21 до свого провадження у новому складі суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2024 розгляд апеляційної скарги Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21 відкладено на 23.04.2024 о 14 год. 00 хв. Продовжено Товариству з обмеженою відповідальністю "НЕО.ПРО" строк для надання відзиву на апеляційну скаргу до 15.04.2024.

У судове засідання 23.04.2024 з`явився представник скаржника. Представники інших учасників справи у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку.

Колегія суддів вирішила за можливе здійснювати розгляд апеляційної скарги за відсутності представників учасників справи, які не з`явились у судове засідання, з огляду на наступне.

За положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.04.2024 у справі № 873/225/23, від 26.03.2024 у справі № 916/1577/19.

В даному випадку апеляційна скарга може бути розглянута у судовому засіданні без участі представників учасників справи, які не з`явились у судове засідання, їх неявка не перешкоджає вирішенню апеляційної скарги у даному судовому засіданні.

Згідно із ч. 1 ст. 269 ГПК Українисуд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Апеляційна скарга обґрунтована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Скаржник зазначає, що суд першої інстанції неправомірно відмовив УКРНОІВІ в задоволенні заяви про виклик експертів, позбавив останнього можливості довести свої заперечення по суті заявлених позовних вимог, що призвело до неповного з`ясування судом обставин, які мають важливе значення для об`єктивного вирішення справи. Як зазначає скаржник, позначення "NEOBANK" має у своєму складі тільки описові елементи, а тому вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - залишити без змін, з огляду на наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нео.Про" (далі - Товариство) звернулося до державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (процесуальний правонаступник Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", далі - УКРНОІВІ) з позовом про:

- визнання недійсним висновку УКРНОІВІ від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення "NЕОВАNK" за заявкою від 04.03.2020 №m202004566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення "NЕОВАNK" в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме "дистанційне банківське обслуговування".

Позовні вимоги мотивовані тим, що: 04.03.2020 Товариством подано до УКРНОІВІ заявку №m202004566 про реєстрацію в Україні торговельної марки "NЕОВАNK" для послуг 36 класу МКТП, а саме "дистанційне банківське обслуговування";УКРНОІВІ за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи складено висновок від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства України та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення "NЕОВАNК" відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі №910/886/21 (Мандриченко О.В.) позов задоволено частково; визнано недійсним висновок УКРНОІВІ від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення "NEOBANK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено повністю; стягнуто з Укрпатенту на користь Товариства 2 270 грн судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 апеляційну скаргу УКРНОІВІ задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі №910/886/21 скасовано та ухвалено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову Товариства.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.07.2022 касаційну скаргу Товариства задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 в частині вирішення спору про визнання недійсним висновку УКРНОІВІ від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, скасовано, а справу у скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва; у решті постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи № 910/886/21 залишено без змін.

Підставами для скасування рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанцій стало те, що суди: не врахували, що вимога про визнання недійсним висновку УКРНОІВІ про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість захисту порушених прав (за умови доведення такого порушення), що призведе до реального їх відновлення, з огляду на те, що правовим наслідком визнання недійсним висновку УКРНОІВІ є повторний розгляд відповідної заявки про реєстрацію торговельної марки уповноваженим органом у межах його компетенції (незалежно від того, чи заявлена така вимога у межах судового спору разом з вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту); не врахували те, що безпідставним є протиставлення висновку, складеного за результатами кваліфікації експертизи, рішенню УКРНОІВІ про відмову в державній реєстрації, оскільки висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи після його затвердження набуває статусу рішення про відмову в реєстрації знака, і таке рішення може бути визнане недійсним у судовому порядку за наявності відповідних правових підстав; не врахували того, що суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо; не навели жодного мотивування відхилення висновку кваліфікаційної експертизи УКРНОІВІ, як і доводів та заперечень останнього по суті заявлених позовних вимог, зокрема, щодо описовості позначення "NЕОВАNK", яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг; не були позбавлені можливості вирішити питання, у тому числі, й з власної ініціативи, щодо призначення експертизи для з`ясування питань щодо обставин, які мають значення для справи.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/886/21 було передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2022 прийнято справу до свого провадження та призначено підготовче засідання.

05.09.2022 позивачем подано суду письмові пояснення про те, що:

- Товариством правильно обрано спосіб захисту порушеного права у вигляді визнання оскаржуваного висновку недійсним;

- УКРНОІВІ не була належним чином проведена перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом; використані джерела, що не відносяться до пункту 15 статті 10 Закону: інформаційна база НОІВ, у тому числі матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання;

- в даній справі УКРНОІВІ дійсно посилався на вказані ним у відзиві норми закону, однак, жодного доказу, якими відповідно до частини другої статті 73 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) є письмові, речові, електронні докази, висновки експертів, показання свідків, відповідач суду не надав;

- заявленому позначенню розрізняльна здатність властива з моменту його створення, оскільки таке позначення не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких знак; загальновживаних скорочень;

- оскаржуване рішення з огляду на його суть, є правомірним в разі описовості позначення "NEOBANK", яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- встановлення описовості позначення, як і інших критеріїв відповідності торговельної марки умовам правової охорони, потребує наявності спеціальних знань, тобто висновку судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.02.2023 замінено у справі відповідача - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» процесуальним правонаступником - Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ); призначено у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- чи відноситься позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?;

- чи складається словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг)?;

- чи є словесне позначення «NEOBANK» таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020)?

21.08.2023 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи разом з висновком за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.08.2023 №1351 (далі - Висновок), згідно з яким:

- позначення "NEOBANK" за заявкою на торговельну марку №m202004566 не відноситься до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- словесне позначення "NEOBANK" за заявкою на торговельну марку №m202004566 не є таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги, та/або властивості послуг);

- словесне позначення "NEOBANK" не є таким, що не має розрізняльної здатності, на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.08.2023 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання.

30.10.2023 УКРНОІВІ подала суду заяву про виклик судових експертів Дорошенка Олександра Федоровича та/або Мінченко Наталії Володимирівни для надання усних пояснень щодо Висновку на підставі пункту 4 статті 69 та частини п`ятої статті 98 ГПК України.

Разом з тим, відповідач у вказаній заяві виклав непогодження з Висновком, оскільки даний висновок є необґрунтованим, а застосовані підходи, використані експертом, є методично некоректними, суперечливими, що негативно вплинуло на аргументацію дослідження, а тому такий висновок викликає сумніви у його правильності.

10.11.2023 позивач подав суду письмові пояснення (заперечення) на заяву відповідача про виклик експертів Дорошенка О.Ф. та/або Мінченко Н.В. для надання усних пояснень щодо Висновку.

УКРНОІВІ 17.11.2023 подала суду заперечення на письмові пояснення (заперечення) позивача.

Суд першої інстанції, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та доводи відповідача, викладені у заяві про виклик судових експертів, у підготовчому засіданні 20.11.2023 відмовив у задоволенні вказаної заяви, обгрунтовуючи це тим, що виклик експертів Дорошенка О.Ф. та/або Мінченко Н.В. для надання усних пояснень щодо Висновку є недоцільним, оскільки: деякі з поставлених відповідачем питань стосуються змісту нормативно-правових актів, а не Висновку; деякі - питань права, а не фактів; певні питання стосуються оцінки обставин справи, які надаватимуться судом у сукупності з усіма матеріалами, у тому числі з Висновком, під час розгляду справи по суті; тобто фактично Висновок роз`яснення не потребує.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.11.2023 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Нео.Про" до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним рішення задоволено повністю; визнано недійсним висновок державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки "NЕОВАNK" за заявкою від 04.03.2020 №m202004566; стягнуто з державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Нео.Про" (вул. Велика Васильківська, буд. 34, м. Київ, 03022; ідентифікаційний код 43433513) 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн судового збору.

Колегія суддів з вказаним висновком суду першої інстанції погоджується, з огляду на наступне.

04.03.2020 Товариством подано до УКРНОІВІ заявку №m202004566 на реєстрацію словесного позначення "NEOBANK" для послуг 36 класу МКТП.

Повідомленням УКРНОІВІ від 18.09.2020 №100374/ЗМ/20 інформовано Товариство про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг, підстава - заявлене словесне позначення: не має розрізняльної здатності; є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг: "необанк (також відомий як Інтернет-банк, Інтернет-банк або цифровий банк) - це тип прямого банку, який працює виключно в Інтернеті без традиційних мереж фізичних філій".

Позивачем було надано УКРНОІВІ відповідь на вказане повідомлення, в якій Товариство зазначило, що позначення має розрізняльну здатність та не є описовим.

Згідно з висновком від 28.12.2020 №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної відповідно до статті 10 Закону, Укрпатентом встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5; стаття 6 Закону) на підставі того, що заявлене словесне позначення: не має розрізняльної здатності; є описовим, вказує на невизначену особу, яка надіє послуги та/або властивості послуг: "необанк (також відомий як Інтернет-банк, Інтернет-банк або цифровий банк) - це тип прямого банку, який працює виключно в Інтернеті без традиційних мереж фізичних філій".

Позивач вважає, що рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства України та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення "NЕОВАNК" відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону.

Так, судом першої інстанції вірно встановлено, що згідно з бібліографічними даними, позначення "NEOBANK" за заявкою на знак для товарів і послуг №m202004566 є словесним, складається з одного слова "NEOBANK", виконаного горизонтально, в один рядок, друкованим шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подане на реєстрацію без зазначення кольору, у стандартному чорно-білому виконанні.

Позначення подано на реєстрацію для послуг 36 класу МКТП "Дистанційне банківське обслуговування".

Для визначення описовості позначення судом першої інстанції вірно досліджено його семантичне значення з урахуванням товарів і послуг, для яких воно заявлене, із врахуванням Висновку судової експертизи, у якому встановлено, що словесне позначення "NEOBANK" за заявкою на знак для товарів і послуг №m202004566 складається з одного слова "NEOBANK". Слово "neobank" не було знайдено у словниках найпоширеніших мов світу, отже, воно є вигаданим, фантазійним. Також не було знайдено у тлумачних словниках його транслітерацію - слово "необанк".

Отже, слово "необанк" не має якогось певного попередньо встановленого значення.

При цьому слово складається з частин, які можуть мати певне значення - "NEO" та "BANK".

Слово "neo" ("нео") при додаванні його на початку слова до різних частин мови створює слова зі значенням "новий, сучасний".

Враховуючи наведене, слово "NEOBANK", з якого складається позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m202004566, є штучно створеним шляхом поєднання частки "NEO" та слова "BANK", і семантично сприймається як "новий банк", "сучасний банк", "банк, який надає новітні, сучасні послуги" тощо, тобто формує в уяві образ сучасного банку, і викликає відповідну асоціацію у споживача.

Враховуючи семантичне значення слова, з якого складається позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m202004566, а також послуги, для яких воно заявлене, очевидно, що воно:

- не відноситься до простих найменувань послуг;

- не є зазначенням категорії якості послуг;

- не є зазначенням матеріалу або складу сировини, ваги, об`єму, ціни за послуги, дати надання послуг;

- не відноситься до історичних даних щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені послугам;

- не є видовим найменуванням підприємств, юридичних осіб;

- не вказує на адресу надавача послуг або посередників.

Слово "NEOBANK", що є штучно створеним, через співзвучність частини слова "bank" з українським словом "банк" та усталеною практикою називати банки складними словами, останньою частиною яких є слово "банк", сприймається як назва банку, за аналогією з: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Кредобанк", "Індустріалбанк", "Приватбанк", "Промінвестбанк", "Сітібанк", "Таскомбанк", "Укрексімбанк", "Укрсиббанк", "Акордбанк" тощо.

При першому зоровому сприйнятті позначення "NEOBANK" при наданні банківських послуг не створює однозначного враження про те, що таке позначення вказує на вид конкретної послуги або на властивості послуги, а скоріше сприймається як назва конкретного банку.

Тобто для того, щоб сформулювати описову суть позначення, необхідні певні роздуми, а отже воно в цілому має розрізняльну здатність.

Дане позначення викликає лише певні асоціації про особливості послуг, що надаються, але не описує їх прямо, і потребує домислів від споживачів.

Судові експерти зазначили, що в мережі Інтернет як окреме слово "необанк", не пов`язане з досліджуваним позначенням за заявкою №m202004566, зустрічається у "Вікіпедії" (вільній енциклопедії) та деяких статтях.

"Вікіпедія" містить таку інформацію стосовно слова "neobank":

"Необанк (також відомий як Інтернет-банк, віртуальний банк або цифровий банк) - це тип прямого банку, який працює виключно в Інтернеті без традиційних фізичних мереж філій.

Термін необанк вперше став відомим у 2017 для опису фінансових постачальників на базі fintech, які кидали виклик традиційним банкам.

Існувало два основних типи компаній, які надавали послуги в цифровому вигляді: компанії, які подавали заявки на отримання власної банківської ліцензії, та компанії, які співпрацювали з традиційним банком для надання цих фінансових послуг. Станом на 24.12.2020 у світі налічується 256 необанків, а ще ряд готується до запуску.

Станом на 01.05.2020 в Україні працює 4 віртуальних банки, які обслуговують переважно фізичних осіб. Вони позиціонують себе як виключно "мобільні банки" - орієнтовані на обслуговування віддалено через мобільний додаток, сайт або контакт-центр, за відсутності відділень. На 2021 рік планується старт роботи віртуального банку Neobank, що стане 5-м банком такого типу в Україні (проект банку Конкорд)".

Наведена у статті інформація посилається на джерела, які є або англомовними, або датовані пізніше дати подання заявки на позначення "NEOBANK", або не відкриваються у регіоні Україна, через те, що являють собою російський контент. При цьому жодне із зазначених джерел не відноситься до словників, довідників, енциклопедій тощо.

Так, перший абзац статті, який містить визначення слова необанк, написаний з кількох окремих англомовних статей, що не підтверджує використання та поширеність слова необанк як відповідного терміну, тим паче для українського споживача, як вірно зауважено судом першої інстанції та судовими експертами.

Слово "необанк" не використовується як усталене слово, як єдиний термін, а скоріше зазначений як один із синонімів, і зазвичай банки, які працюють в Інтернеті без традиційних фізичних філій, називають віртуальний банк, цифровий банк, Інтернет-банк.

При цьому саме слово "NEOBANK" у статті зустрічається як назва конкретного банку - віртуальний банк Neobank, проект банку Конкорд.

Як вказано на сайті "Вікіпедії": "Запрошуємо до Вікіпедії (назва утворена із слів вікі та енциклопедія), вільної енциклопедії, яку кожен може редагувати. Останні три слова є фактично девізом (слоганом) Вікіпедії і їх можна бачити у лівому верхньому кутку Головної сторінки.

Судові експерти зауважили, що вміст Вікіпедії вільний, пишеться спільно людьми з усього світу. Осідок ґрунтується на технології вікі - це означає, що кожен, хто має інтернет-з`єднання, може редагувати, коригувати, вдосконалювати інформацію по всій енциклопедії (...)".

Інформація, що міститься у статтях на "Вікіпедії" через те, що будь-хто може зайти і писати або редагувати її, не може прийматися як однозначно достовірна, на що вірно звернув увагу суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні.

У вищевказаному Висновку судової екпертизи від 02.08.2023 № 1351 судові експерти зазначили, що за результатами пошуку інформації щодо слова "NEOBANK" в мережі Інтернет за допомогою пошукової системи Google, було виявлено статті на вебсайтах, які слово "NEOBANK" пов`язують з конкретним цифровим банком під назвою "NEOBANK", який готується до виходу на український ринок CONCORDBANK та Компанією NEO.PRO. На знайдених вебсайтах міститься інформацію щодо конкретного цифрового банку "NEOBANK", інформація щодо послуг банку, керівництва банку, посилання на власний вебсайт банку "NEOBANK" (https://all.neobank.one/), контакти, адреси, акціонери банку тощо.

Так, наприклад, вебсайт "SMEBanking Club" https://smebanking.agency/club/32118-elena-sosedka-neobank-novyj-cifrovoj-bank-stanet-pultom-upravleniya-v-rukax-biznesa/ містить статтю під назвою "Елена Соседка: NEOBANK - новый цифровой банк станет пультом управления в руках бизнеса". В статті зазначено: "CONCORDBANK и компания NEO.PRO готовят к выводу на рынок NEOBANK - цифровой банк в Украине для юридических лиц и предпринимателей".

Вебсайт онлайн-медіа "MC.today" за посиланням https://mc.today/osnovateli-concordbank-zapuskayut-internet-bank-neobank-on-budet-orientirovan-na-fop-i-yurlits/ містить статтю "Основатели Concordbank запускают цифровой банк Neobank: он будет ориентирован на юрлиц и ФЛП".

Стаття "Цифровой банк NEOBANK для бизнеса запустился в бета-режиме" на вебсайті інтернет-видання "Українська правда" за посиланням https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/13/672916/.

Стаття "Олена Соседка: екосистема Concord Fintech Solutions - це партнерство замість конкуренції" на вебсайті Concordbank за посиланням https://concord.ua/news/olena-sosedka-ekosistema-concord-fmtech-solutions-ce-partnerstvo-zamist-konkurencii/page/35 містить ілюстрацію взаємодії і місця цифрового банку "NEOBANK".

Під ілюстрацією міститься така інформація: "Нагадаємо, що Concord Fintech Solutions - це перша в Україні відкрита фінтех-екосистема, у межах якої гравці на фінансовому ринку можуть створювати та розвивати власні фінтех-проєкти. Єдину фінансову інфраструктуру екосистеми формують банк ConcordBank, незалежний процесинговий центр PROCARD, еквайринг CONCORDPAY, IT-компанія MUSTPAY і білінгова система MASSPAY, які надають різні рішення на ринку, а також низку глибинних експертиз команд".

Крім зазначених, до вебсайтів, які містять інформацію щодо конкретного цифрового банку під назвою "NEOBANK", наприклад, відносяться такі вебсайти: Міністерства фінансів України: https://minfin.com.ua/company/neobank/, товариства з обмеженою відповідальністю "Файненс.юа" - незалежний фінансовий портал: https://finance.ua/banks/neobank, фінансовий маркетплейс Banki.ua: https://banki.ua/ru/bank/neobank, вебсайт Банки України: https://ubanks.com.ua/ru/adr/neobank/ тощо.

Тобто, за результатами пошуку судовими експертами встановлено, що є чимала кількість вебсайтів, які містять інформацію стосовно конкретного цифрового банку під назвою "NEOBANK" з посиланням на особу, що надає послуги за позначенням "NEOBANK".

Для встановлення можливого сприйняття позначення "NEOBANK" споживачем позивачем було подано суду звіт соціологічного опитування, підготовлений за результатами опитування, яке було проведене агентством маркетингових досліджень ТОВ "Дігдата" серед аудиторії в одну тисячу респондентів віком від 18 до 65 років, які проживають у різних містах України із населенням щонайменше двадцять тисяч людей.

Метою дослідження було визначення кількості людей, які користуються послугами банків, які знають позначення "NEOBANK" та визначити основні асоціації міського населення України з назвою "NEOBANK".

Результати проведеного дослідження показали, що на запитання "Чи відоме вам позначення "NEOBANK" (Необанк)?" ствердну відповідь надали тільки 5% від опитуваних. Це свідчить про те, що позначення "NEOBANK" при першому зоровому сприйнятті не створює однозначного враження про те, що таке позначення вказує на вид конкретної послуги або на властивості послуги, не сприймається споживачем безпосередньо як таке, що описує вид або характеристики послуг. Навпаки, результати опитування показали, що переважній більшості споживачів (95%) взагалі не відоме це слово, через те, що воно є вигаданим, штучно створеним.

При відповіді на питання, що саме означає "NEOBANK" (Необанк) (без надання варіантів відповідей), 15 респондентів (ті респонденти із загальної кількості, які вказали, що їм відоме позначення "NEOBANK" (Необанк) більше восьми місяців) давали різні відповіді, такі, як "цифровий банк, віртуальний банк", "новий банк", "сучасний банк", "банк, якому можна довіряти", "якісний банк", "важко відповісти".

Крім того, на питання, що саме означає "NEOBANK" (Необанк) (з наданням варіантів відповідей), 2 респондента з цих 15 (респонденти із загальної кількості, які вказали, що їм відоме позначення "NEOBANK" (Необанк) більше восьми місяців) відповіли, що це "новий банк, що виходить на український ринок", 1 респондент вказав, що це банківський сервіс від компанії НЕО.ПРО (тобто вказав на заявника досліджуваного позначення), 1 респондент вказав, що це назва конкретного банку. Серед інших відповідей: 3 респонденти не знали, що означає позначення "NEOBANK" і обирали такі варіанти відповідей: банк, що відкриває та веде поточні рахунки клієнтів, у тому числі у банківських металах; банк, що проводить лізингові, факторингові та інші операції; банк, що здійснює діяльність щодо інвестицій.

І тільки 8 респондентів із загальної кількості в 1 000 осіб, обрали відповідь, що це тип прямого банку, який працює виключно в Інтернеті без мереж фізичних філій.

Зазначене свідчить про те, що навіть серед респондентів, які вказали, що знають позначення "NEOBANK" (Необанк), відповідь на питання, що саме означає "NEOBANK" (Необанк), викликала у споживачів певні роздуми для визначення змісту слова NEOBANK, що зміст слова не є зрозумілим переважній більшості споживачів в якомусь одному конкретному значенні і визначення цього змісту потребує від споживача додаткових суджень та мислень.

Проте, як зазначено у посібнику "Експертиза об`єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару": "На відміну від асоціативних знаків, описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному сприйнятті знака і не потребує певної гри уяви.

Позначення, що в цілому є лише описовим, немає розрізняльної здатності".

Зважаючи на те, що позначення "NEOBANK" складається з двох морфем, які за своїм змістом не є описовими щодо заявлених послуг "Дистанційне банківське обслуговування", їх об`єднання не призвело і не могло призвести до виникнення у новоствореного слова властивості описовості щодо цих послуг. При цьому слід ще раз наголосити, що таку властивість слід розглядати для позначення в цілому, без поділу його на елементи.

Відтак, словесне позначення "NEOBANK" за заявкою на торговельну марку №m202004566 не є таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги, та/або властивості послуг).

Судовими експертами при проведенні аналізу позначення "NEOBANK" за заявкою №m202004566 встановлено, що воно не відноситься до: позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичних зображень товарів; тривимірних об`єктів; загальновживаних скорочень; позначень, які є кольором як таким.

Крім того, матеріали справи не містять даних про те, що позначення "NEOBANK" тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів.

Також при аналізі позначення "NEOBANK" за заявкою №m202004566 встановлено, що воно не є: занадто простим та часто вживаним; занадто складним за композицією, тобто таким, що містить велику кількість елементів, не пов`язаних загальною ідеєю; словесним позначенням загальномовного фонду, яке часто використовується у складі знака.

Слово "NEOBANK", з якого складається позначення, є штучно створеним з двох маючих значення частин: частки "NEO" та слова "BANK", і семантично сприймається як "новий банк", "сучасний банк", "банк, який надає новітні, сучасні послуги" тощо, формує в уяві образ сучасного банку.

При цьому позначення подано на реєстрацію для послуг 36 класу МКТП "дистанційне банківське обслуговування".

Тобто саме позначення викликає асоціації про особливості послуг, пробуджує ідею позначуваного об`єкта - формує в уяві образ сучасного банку, потребує певної уяви споживачів, проте не описує їх прямо.

Отже, враховуючи встановлену семантику позначення та наведені категорії позначень за ступенем розрізняльної здатності, позначення "NEOBANK" відноситься до категорії "асоціативні знаки".

Асоціативні знаки за ступенем розрізняльної здатності є менш "сильними", ніж фантазійні або довільні знаки, проте вони частіше використовуються завдяки наявності у свідомості споживачів асоціативного зв`язку знака з товаром або послугою, тобто певним чином виконують інформативну функцію. Асоціативні знаки визнаються такими, що мають розрізняльну здатність.

Враховуючи послуги, для яких позначення "NEOBANK" подано на реєстрацію, частина "BANK" позначення "NEOBANK", як окремий елемент позначення не має розрізняльної здатності відносно заявлених послуг 36 класу МКТП.

Судовими експертами встановлено, що у поєднанні з елементом "NEO" як штучно створене "NEOBANK" в цілому має розрізняльну здатність. При цьому, в Україні склалася така практика - у назвах банків, що є торговельними марками, у якості частини складного слова використовувати слово "БАНК" або "BANK". Так, в Україні ліцензію мають, зокрема, такі банки, як: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Кредобанк", "Monobank", "Індустріалбанк", "Приватбанк", "Промінвестбанк", "Сітібанк", "Altbank", "Таскомбанк", "Укрексімбанк", "Укрсиббанк", "Акордбанк", "Мегабанк" тощо.

Тобто назви більшості українських банків складаються зі слова "БАНК" або "BANK" (наприкінці) у поєднанні з іншими частинами слова - елементами, які доволі часто є простими і навіть такими, що самі по собі не є охороноздатними. Завдяки такій практиці, що склалася у сфері банківських послуг, позначення "NEOBANK" при першому зоровому сприйнятті сприймається як назва конкретного банку і така назва має розрізняльну здатність.

Наявні в матеріалах справи документи містять інформацію стосовно проведення значної підготовки та здійснення чималих витрат з метою підвищення розрізняльної здатності позначення "NEOBANK" за заявкою №m202004566 та наданню йому додаткових індивідуальних ознак відносно послуг 36 класу МКТП "дистанційне банківське обслуговування".

До заходів такої підготовки відноситься розробка на основі договору про надання послуг від 13.02.2020 (до дати подання заявки №m202004566) бренд-стратегії та створення візуальної стилістики бренду "NEOBANK", у тому числі:

розробка елементів стилю бренду "NEOBANK" (логотип, варіанти фактичного використання, графічні елементи для використання бренду в типографії, відео, в режимі онлайн, фірмові кольори та шрифти);

розробка матеріалів стилю бренду "NEOBANK" (концепт дизайну публікації в соціальних мережах, концепт дизайну макета зовнішньої реклами, концепт дизайну відео-заставки, концепт дизайну плакату, концепт дизайну банеру в мережі Інтернет;

розробка дизайну упакування та банківських платіжних карток, маркованих позначенням "NEOBANK", випуск безготівкових платіжних карток "NEOBANK";

розробка дизайну одягу та аксесуарів з метою просування послуг під позначенням "NEOBANK";

розробка тестової версії вебсайту для надання послуг дистанційного банківського обслуговування під позначенням "NEOBANK";

реєстрація доменного імені neobank.one для використання його у наданні послуг дистанційного банківського обслуговування під позначенням "NEOBANK"; дата реєстрації 13.01.2020, тобто до дати подання заявки на досліджуване позначення - 04.03.2020;

розробка на основі договору про надання послуг від 16.01.2020 (до дати подання заявки на досліджуване позначення) мобільного та комп`ютерного застосунків для надання послуг дистанційного банківського обслуговування під позначенням "NEOBANK";

розробка проекту Посібника користувача омніканальної платформи онлайн-обслуговування корпоративних клієнтів у зв`язку із наданням послуг дистанційного банківського обслуговування під позначенням "NEOBANK".

Вказані заходи з підготовки виходу на ринок позначення "NEOBANK" додатково надають позначенню привабливості, виразного та своєрідного характеру, що, у свою чергу, веде до збільшення ступеня розрізняльної здатності (дистинктивності) такого позначення.

Крім того, наведені відомості свідчать про використання позначення "NEOBANK" як торговельної марки відносно послуг 36 класу МКТП.

Підсумовуючи вище викладене, суд першої інстанції, враховуючи вищевказані експертні дослідження, викладені у Висновку від 02.08.2023 № 1351, дійшов вірних висновків, що:

досліджуване слово NEOBANK відсутнє у словниках найпоширеніших мов світу; його транслітерація НЕОБАНК відсутнє у тлумачних словниках української мови;

слово "NEOBANK", що є вигаданим, штучно створеним (з часток "NEO" та "BANK", які мають певне значення), через співзвучність частини слова "bank" з українським словом "банк" та усталеною практикою називати банки складними словами, останньою частиною яких є слово "банк", сприймається як назва банку;

при першому зоровому сприйнятті позначення "NEOBANK" при наданні банківських послуг не створює однозначного (без додаткових доказів) враження про те, що таке позначення вказує на вид конкретної послуги або на властивості послуги, а скоріше сприймається як назва конкретного банку;

тобто для того, щоб сформулювати описову суть позначення необхідні певні роздуми, а отже воно в цілому має розрізняльну здатність; позначення "NEOBANK" викликає лише певні асоціації про особливості послуг, що надаються, але не описує їх прямо, і потребує домислів від споживачів;

відповідно до проведеного опитування українських споживачів встановлено, що позначення "NEOBANK" не відоме більшості споживачів - 95% серед опитаних; також результати опитування свідчать про те, що навіть серед тих респондентів, які вказали, що знають позначення "NEOBANK", визначення змісту цього слова викликала у споживачів певні роздуми, і визначення цього змісту потребувало від споживачів додаткових суджень та мислень;

тобто позначення "NEOBANK" не вказує прямо на вид послуги, не є назвою послуги, не є таким, що прямо описує послуги або їх властивості, а сприймається як назва конкретного банку; позначення "NEOBANK" викликає лише певні асоціації про особливості послуг, але не описує їх прямо і, у певній мірі, потребує домислів від споживачів.

позначення "NEOBANK" за заявкою №m202004566 не відноситься до жодного пункту з переліку позначень, які не мають розрізняльної здатності, наведеного у Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила), та Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91, або переліку позначень, які можуть не мати розрізняльної здатності, наведеного у Методичних рекомендаціях;

позначення "NEOBANK" за заявкою №m202004566 викликає асоціації про особливості послуг, пробуджує ідею позначуваного об`єкта - формує в уяві образ сучасного банку, потребує певної уяви споживачів, проте не описує їх прямо; відтак, позначення "NEOBANK" відноситься до категорії асоціативних (сугестивних) позначень, які за ступенем розрізняльної здатності є менш "сильними", проте частіше використовуваними, і визнаються такими, що мають розрізняльну здатність; позначення "NEOBANK" мало розрізняльну здатність з моменту його створення;

назви більшості українських банків, які виконують, зокрема, функцію торговельної марки, містять у своєму складі наприкінці слово "БАНК" або "BANK";

матеріали справи містять докази, які підтверджують вчинення дій щодо значної підготовки до виходу на український ринок банку під позначенням "NEOBANK", про використання позначення як торговельної марки відносно послуг 36 класу МКТП, а також зазначені відомості вказують на те, що позначення "NEOBANK" містить ознаки привабливості, виразного та своєрідного характеру.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, шо позначення "NEOBANK" за заявкою на торговельну марку №m202004566 не відноситься до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Усе вказане свідчить про те, що позначення "NEOBANK" за заявкою №m202004566 містить індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти банківські послуги однієї особи з поміж банківських послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо послуги. І хоча позначення "NEOBANK" у своєму складі містить частину, яка є описовою відносно банківських послуг, в цілому позначення має ознаки, які надають йому привабливості, виразного та своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню цим позначенням розрізняльної функції.

При цьому розрізняльна здатність є притаманною позначенню "NEOBANK" за заявкою №m202004566 з моменту його створення, та є такою, що збільшується за рахунок наведених підготовчих дій до виходу на ринок банку під вказаним позначенням.

Таким чином, словесне позначення "NEOBANK" не є таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020).

Статтею 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Згідно з частинами першою і другою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу та визначив способи здійснення захисту цивільних права та інтересів судом.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов`язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Статтею 1 Закону (в редакції, чинній на дату подання заявки №m202004566) визначено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частин першої та другої статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Пунктом 1 статті 7 Закону передбачено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Згідно з пунктом 4.3 Правил задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з: перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1,2 статті 6 Закону; перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3,4 статті 6 Закону.

Пунктом 9 статті 10 Закону передбачено, що під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення (пункт 11 статті 10 Закону).

Відповідно до пунктів 14 - 16 статті 10 Закону у разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, чи документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення із пропозиціями щодо усунення недоліків.

Якщо недоліки стосуються групування товарів і послуг, то в повідомленні наводиться перелік товарів і послуг, згрупованих закладом експертизи, та, за необхідності, зазначається сума збору за подання заявки, яку належить доплатити. У випадку, коли товар або послуга викладено у заявці як термін, що не дає можливості віднести його до певного класу МКТП, заявнику пропонується замінити цей термін або виключити його. Якщо заявник не виконає цю вимогу, то зазначений термін не включається до переліку товарів і послуг, згрупованих закладом експертизи.

Усунення зазначених у повідомленні недоліків проводиться у строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Згідно з пунктом 1 статті 15 Закону заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Статтею 13 ГПК України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до частини першої статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписом частини першої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Судом враховано в тому числі статті 76 - 79 ГПК України щодо належності, допустимості, достовірності і вірогідності доказів.

Згідно з частинами першою - третьою статті 83 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Статтею 194 ГПК України передбачено, що завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

Частиною першою статті 210 ГПК України передбачено, що суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті справи, показаннями свідків, оглянути речові докази.

У частині першій статті 98 ГПК України зазначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до частини першої статті 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Згідно із статтею 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Враховуючи вищевикладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що на момент подання Товариством заявки від 04.03.2020 №m202004566 на реєстрацію словесного позначення "NЕОВАNK", таке позначення мало розрізняльну здатність та не було описовим відносно заявлених на реєстрацію послуг, тобто позначення "NЕОВАNК" відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим пунктом 2 статті 6 Закону, у зв`язку з чим висновок Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566, підлягає визнанню недійсним.

Суд апеляційної інстанції відхиляє доводи скаржника відносно того, оскаржуване судове рішення підлягає скасуванню з підстав відмови судом першої інстанції у задоволенні заяви УКРНОІВІ про виклик судових експертів, враховуючи наступне.

Оцінюючи висновок експертів від 02.08.2023 № 1351, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок підготовлений кваліфікованими судовими експертами, а саме: Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В .

Зазначений висновок складено відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено.

Відтак, вказаний висновок судової експертизи судом першої інстанції обґрунтовано визнано належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Суд першої інстанції правомірно відмовив у задоволенні заяви УРНОІВІ про виклик судових експертів для надання пояснень з приводу складеного ними Висновку, враховуючи те, що висновок експерта не викликав у суду сумнівів у його обгрунтованості із врахуванням інших доказів у даній справі у їх сукупності, висновок містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті нього висновки та відповіді на питання, поставлені експертам, обґрунтовані, тому доцільність та необхідність виклику судових експертів у судове засідання відсутня.

Таким чином, місцевий господарський суд всебічно, повно та об`єктивно дослідив обставини справи, правильно визначив характер спірних правовідносин, надав оцінку поданим сторонами доказам та вірно застосував норми матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного судового рішення.

В ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2024 у даній справі встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень в письмовій формі із доказами надсилання (надання) копій цих документів іншим учасникам справи не пізніше 28.02.2024. У встановлений судом строк від скаржника не надходило клопотання про виклик судових експертів у судове засідання. Суд апеляційної інстанції також не вбачає підстав для виклику судових експертів у судове засідання з власної ініціативи, погоджуючись з висновком суду першої інстанції з цього приводу.

Оцінюючи оскаржуване рішення суду першої інстанції через призму застосування принципів оцінки доказів та аргументації своїх висновків, викладених в Рішенні ЄСПЛ від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", судова колегія зазначає, що пункт 1 статті 6 Конвенції не зобов`язує національні суди надавати детальну відповідь на кожен аргумент заявника (сторони у справі); суди зобов`язані давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматися як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент; межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення; питання чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає із статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки в світлі конкретних обставин справи (пункти 21, 23 Рішення).

Отже, доводи, викладені скаржником у апеляційній скарзі, не спростовують правомірність застосування імперативних норм чинного законодавства, якими обґрунтоване оскаржуване рішення суду першої інстанції, а тому колегія суддів погоджується з позицією місцевого господарського суду та доходить висновку про необхідність відмовити у задоволенні апеляційної скарги та залишити оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21 - без змін.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на скаржника.

Повний текст даної постанови складено після виходу з відпустки судді Отрюха Б.В., який входить до складу судової колегії.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 276, 282, 283, 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 у справі №910/886/21 залишити без змін.

Матеріали справи № 910/886/21 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст складено 13.05.2024

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді С.В. Сотніков

Б.В. Отрюх