Рішення

від 22.02.2011 по справі 20/240-38/251-10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20/240-38/251-10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2011 р.                                                            Справа № 20/240-38/251-10

вх. № 7756/6-38

Суддя господарського суду Жельне С.Ч. 

при секретарі судового засідання Федорова Т.О.

за участю представників сторін:

позивача - 1-го - Чулакова А.О., дов. б/н від 08.04.2010 року, 2-го позивача: Чеботарьова Н.В., дов. № 6067/3 від 29.11.10 року, 3-го позивача: Чулакова А.О., дов. б/н від 08.04.2010 року, 1-го відповідача: Краюшкіна О.В., дов. б/н від 11.01.2011 року, 2-го відповідача: не з"явився.   

розглянувши справу за позовом 1- го позивача АТ"Стома", м. Харків, 2-го позивача ТОВ "Фармацивтична крмпанія "Здоров*я" , м. Харків, 3-го позивача ТОВ "Мікрофарм", м. Харків  

до  1-го відповідача ТОВ "Флорі спрей", м. Харків, 2-го відповідача Державний Департамент інтелектуальної власності МОіНУ, м. Київ  

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

ВСТАНОВИВ:

Рішення виноситься 22.02.2011 р., оскільки в судовому засіданні оголошувалась перерва.

Позовні вимоги полягають у визнанні частково недійсним свідоцтва України № 120728 на знак для товарів і послуг від 25.03.2010 h/, а саме щодо всього переліку товарів 05 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП "реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин? представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою;; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів", а також у зобов'язанні відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем-2 зареєстровано знак для товарів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) для товарів 05 класу МКТП та зазначеної частини послуг 35 класу МКТП і видане відповідне свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 120728 від 25.03.2010 на ім'я відповідача-1 та 25.03.2010 здійснена публікація відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 від 25.03.2010, однак на дату подання відповідачем-1 заявки на реєстрацію знака "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) в Україні вже був зареєстрований на ім'я позивачів знак «ИНГАЛИПТ» за свідоцтвом України № 19850 від 15.06.2001, зареєстрований для однорідних товарів, що є підставою для відмови в наданні правової охорони.

В обґрунтування своїх тверджень щодо схожості зареєстрованого на ім'я позивачів знаку «ИНГАЛИПТ» за свідоцтвом України № 19850 від 15.06.2001 та знаку "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) за свідоцтвом України № 120728 від 25.03.2010, зареєстрованого на ім'я відповідача-1, позивачі вказували на їх графічну, фонетичну та семантичну схожість.

Позивачі також стверджували, що оскільки знак «ИНГАЛИПТ» за свідоцтвом України №  19850 від 15.06.2001 та зареєстрований на ім'я відповідача-1 знак "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) за свідоцтвом України № 120728 від 25.03.2010 зареєстровані для товарів одного роду (фармацевтичні препарати), які мають однакове призначення (лікування захворювань горла), однакову сферу застосування, однакові умови та канали збуту (аптеки або спеціалізовані заклади), а також однакове коло споживачів, однорідність товарів, щодо яких надана правова охорона як знаку позивачів «ИНГАЛИПТ», так і оспорюваному знаку відповідача-1 "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований), є очевидною.

Крім того, Позивачі в обґрунтування позовних вимог посилаються на однорідність товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ИНГАЛИПТ» за свідоцтвом України №  19850 від 15.06.2001, та частини послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) за свідоцтвом України № 120728.

З огляду на вказане, позивачі вважають, що свідоцтво України № 120728 на знак для товарів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) підлягає визнанню частково недійсним, а саме щодо всього переліку товарів 5 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП "реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин, представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою;; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів" з огляду на невідповідність вказаного знаку умовам наданням правової охорони.

Представники позивачів позовні вимоги підтримують в повному обсязі.

Представник першого відповідача проти позову заперечує.

Відповідач 2 у відзиві (відзив не підписано) проти позову заперечує. Представника в судові засідання не направляв. Про час та місце судових засідань повідомлявся у встановленому порядку. Справа розглядається в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними матеріалами.

Заперечення проти позову обґрунтовуються недоведеністю позивачами факту порушення їх прав, відсутності схожості позначень настільки, що їх можна сплутати між собою, а також можливості введення в оману споживачів щодо справжнього виробника товарів.

В судовому засіданні 09.09.2010 р. представником позивачів заявлено клопотання про призначення судової експертизи із постановкою перед експертом низки питань.

Представник відповідача-1 проти призначення судової експертизи заперечував, власного переліку питань на вирішення судової експертизи не надав.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.09.2010 вказане клопотання було задоволено та у справі було призначено судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (61077, м. Харків, вул. Золочевська, 8-а). На вирішення судового експерта поставлені наступні питання:

"1) Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 19850 на знак для товарів та послуг “ИНГАЛИПТ” та позначення, що охороняється свідоцтвом України № 120728 на знак для товарів та послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) схожими настільки, що їх можна сплутати?

2) Чи є спорідненими товари, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850 та знак для товарів та послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728?

3) Чи є спорідненими товари 5 класу, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850, та наступні послуги 35 класу: «реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітринпредставляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою;; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів;.», для яких зареєстровано знак для товарів та послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728?

4) Чи буде використано знак для товарів і послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850 при використанні знаку для товарів і послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728 шляхом нанесення на товари "Бактерицидні засоби, ліки для людини, протимікробні препарати (антисептики), всі вищезазначені товари у формі спрея, що містять у своєму складі стрептоцид розчинний і норсульфазол натрію", упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет?

5) Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг “ послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728, та товарів, маркованих знаком для товарів та послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850?".

20.12.2010 Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса через відділ діловодства суду були повернуті матеріали справи № 20/240-38/251-10 разом з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 8252 від 30.11.2010.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 29.12.2010, відповідно до ст.ст. 79,86 Господарського процесуального кодексу України, поновлено провадження у справі № 20/240-38/251-10, розгляд справи призначено на 12.01.2011 о 10:00.

В судовому засіданні представником позивачів подано додаткові пояснення щодо висновків судової експертизи.

25.01.2011 представником відповідача-1 через канцелярію суду подано клопотання про виклик в судове засідання експерта ХНІДСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса Копитько А.П. у зв'язку з виникненням низки питань.

Представник позивачів проти заявленого клопотання заперечував.

В судовому засіданні 25.01.2011 оголошено перерву до 26.01.2011 до 14:40.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 26.01.2011 клопотання відповідача-1 задоволено, розгляд справи відкладений до 09.02.2011 до 12:00, в судове засідання викликаний експерт ХНІДСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса Копитько А.П.

В судовому засіданні 09.02.2011 експертом ХНДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса Копитько А.П. надано пояснення стосовно висновку судової експертизи, представником відповідача-1 заявлено клопотання про призначення додаткової судової експертизи.

В судовому засіданні 11.02.2011 представником позивачів надано заяву про уточнення позовних вимог, якою він просив суд стягнути з відповідача-1 на користь позивачів державне мито у розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236,00 грн., витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз у справі у розмірі 5160,00 грн., та надано заперечення проти клопотання відповідача-1 про призначення додаткової судової експертизи. Представник відповідача-1 заявлене в попередньому судовому засіданні клопотання про призначення додаткової судової експертизи не підтримав та заявив клопотання про призначення повторної судової експертизи, посилаючись на те, що при проведенні судової експертизи, зокрема при визначенні фонетичної схожості позначень експертом були допущені помилки. Також просить викликати в судове засідання фахівця Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, який здійснював кваліфікаційну експертизу заявки першого відповідача.

Представник позивачів проти заявленого клопотання заперечував.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

Позивачі є співвласниками знаку для товарів і послуг "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України № 120728 від 15.06.2001, зареєстрованого стосовно товарів 05 класу МКТП "Знечулювачі (анестетики, знечулівні засоби); бактерицидні засоби; біологічні препарати на фармацевтичні потреби; знеболювачі (анальгетики, знеболівні засоби); лікарські препарати на медичні потреби; ліки стоматологічні; ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на фармацевтичні потреби;" та послуг 42 класу МКТП "Використовування патентів; досліджування в хімії; досліджування в техніці; хімічні аналізи; послуги фахівців з хімії;", дійсне до 17.02.2018, публікація про видачу свідоцтва була здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 від 15.06.2001.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем-2 за результатами кваліфікаційної експертизи на ім'я відповідача-1 було зареєстровано знак для товарів і послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований), призначений для маркування товарів:

5 класу МКТП «Бактерицидні засоби, ліки для людини, протимікробні препарати (антисептики), всі вищезазначені товари у формі спрея, що містять у своєму складі стрептоцид розчинний і норсульфазол натрію;» та послуг 35 класу МКТП "Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога у комерційному або промисловому керуванні; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших;", заявка на реєстрацію якого № m 2009 15488 була подана 19.11.2009, свідоцтво України № 120728 видане 25.03.2010, дійсне до 19.11.2019, публікація про видачу свідоцтва була здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 від 25.03.2010.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивачі звернулись до суду з позовом про визнання частково недійсним свідоцтва України № 120728 на знак для товарів і послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований), а саме щодо всього переліку товарів 5 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП "реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин, представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів".

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.  

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також визначено, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в ч. 3 ст. 5 також визначає, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 10.04.2008р., чинній на момент прийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково; зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 120728 від 25.03.2010 та копій матеріалів заявки № m 2009 15488 за цим свідоцтвом, датою подання заявки на реєстрацію знаку “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) є 19.11.2009, отже відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем-2 згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 10.04.2008.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 10.04.2008).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 10.04.2008, не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч. 2 ст. 6) та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (ч. З ст. 6).

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Крім того, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. З ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 22.05.2003р.).

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, згідно з п. З ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

-          чи є позначення “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) схожим настільки, що його можна сплутати  з позначенням, зареєстрованим на ім'я позивачів;

-          чи є позначення “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар з використанням знаку для товарів і послуг, зареєстрованого на ім'я позивачів;

-          чи є товари та послуги, щодо яких здійснено реєстрацію знака “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований), спорідненими з товарами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг на ім'я позивача.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 8252 від 30.11.2010 р.:

1.          Позначення, що охороняється свідоцтвом України № 19850 на знак для товарів і послуг “ИНГАЛИПТ”, та позначення, що охороняється свідоцтвом України № 120728 на знак для товарів і послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований), є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2.          Товари, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850 та знак для товарів та послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728, є однорідними.

3.          Товари 5 класу, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850, та наступні послуги 35 класу: «реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітринпредставляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою;; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів;.», для яких зареєстровано знак для товарів та послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728, є спорідненими.

4.          Знак для товарів і послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850 буде використаний при використанні знаку для товарів і послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728 шляхом нанесення на товари "Бактерицидні засоби, ліки для людини, протимікробні препарати (антисептики), всі вищезазначені товари у формі спрея, що містять у своєму складі стрептоцид розчинний і норсульфазол натрію", упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

5.          Існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) за свідоцтвом України № 120728, та товарів, маркованих знаком для товарів та послуг “ИНГАЛИПТ” за свідоцтвом України № 19850.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі № 20/240-38/251-10.

Суд вважає необґрунтованими клопотання відповідача 1 про призначення додаткової судової експертизи, що обргунтоване тим, що при проведенні судової експертизи, зокрема при визначенні фонетичної схожості позначень експертом були допущені помилки, зокрема, експертом невірно було проведено транскрибування позначення "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України № 19850, а саме замість транскрибування [ІН-ГА-ЛІПТ] експерт повинний був зазначити [ИН-ГА-ЛИПТ], та клопотання про виклик в судове засідання фахівця Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, який здійснював кваліфікаційну експертизу заявки першого відповідача, обґрунтоване необхідністю з'ясування позиції вказаної особи при проведенні такої експертизи. Судом враховується, що в матеріалах справи містяться докази того, що позначення "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України № 19850 зареєстроване російською мовою, зокрема реєстраційні посвідчення на препарат "Інгаліпт", видані на ім'я позивачів, опис позначення "ИНГАЛИПТ", наданий заявником в рамках реєстрації знаку для товарів і послуг, відповідно до якого позначення "ИНГАЛИПТ" є назвою лікарського засобу і походить від способу його вживання (інгаляція). Крім того, у відзиві на позовну заяву відповідач-1 також вказує на те, що знак "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України № 19850 виконаний літерами кириличної абетки російською мовою та сприймається як "інгаліпт".

У висновку судової експертизи при визначенні графічної схожості порівнюваних позначень експертом зазначено, що знак "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України № 19850 виконаний буквами російського алфавіту.

Чинне законодавство про охорону прав на знаки для товарів і послуг не містить обмежень стосовно можливості реєстрації позначень в якості знаків для товарів і послуг іншими мовами. Отже, помилок при транскрибуванні позначення "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України № 19850 експертом допущено не було.

Крім того, строк вирішення спору у справі закінчується, а питання те, чим керувався фахівець Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, який здійснював кваліфікаційну експертизу заявки першого відповідача, не є істотним з огляду на факт порушень прав позивачів.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. № 3689-ХП (з останніми змінами від 10.04.2008р.), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. З ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. № 3689-ХП (з останніми змінами від 10.04.2008р.).

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Пунктом 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), до якої Україна приєдналася на основі Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 р. (ратифіковано Законом України № 250-УІ від 10.04.2008 р.), також передбачено, що власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, стосовно яких реєструється товарний знак, де таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини. У випадку використання ідентичного позначення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх повинна вважатися презумпцією. Вищезгадані права не повинні завдавати жодної шкоди існуючим пріоритетним правам і не повинні впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними в залежності від їх використання.

За таких обставин суд дійшов висновку, що шляхом видачі відповідачем-2 свідоцтва України № 120728 на знак для товарів і послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) на ім'я відповідача-1 були порушені виключні майнові права інтелектуальної власності позивача, а саме: виключного права забороняти або дозволяти відповідачу-1 використання позначення “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований), схожого з раніше зареєстрованим на ім'я позивача знаком «ИНГАЛИПТ» за свідоцтвом України № 19850 від 15.06.2001 р.

За таких обставин, позовні вимоги  підлягають задоволенню повністю як підтверджені належними доказами та такі, що ґрунтуються на нормах чинного законодавства.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, оскільки питання щодо тотожності або схожості позначення настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, можуть бути встановлені лише під час судового розгляду, на відповідача-1 покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236,00 грн., витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи у справі у розмірі 5160,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 1, 2, 12, 15, 22, 33, 43, 44, 49, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, -    

ВИРІШИВ:

Клопотання відповідача про призначення повторної експертизи та виклик особи, які в Державному Департаменті  інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснювала експертизу заявки відповідача відхилити.

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Визнати свідоцтво України № 120728 на знак для товарів і послуг “ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ” (комбінований) від 25.03.2010 року недійсним частково щодо всього переліку товарів 05 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП "реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів".

Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо всього переліку товарів 05 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП "реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою;; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів". та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Флорі Спрей” (61105, вул. Киргизька, 19, ЛІТ. “2Р-1”, м. Харків, код ЄДРПОУ 33608589) на користь Акціонерного товариства “СТОМА” (61105, Україна, м. Харків, вул. Ньютона, 3, код ЄДРПОУ 00481318), Товариства з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична компанія “Здоров'я” (61013, Україна, м. Харків, вул. Шевченка, 22, код ЄДРПОУ 31437750), Товариства з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм» (61013, вул. Шевченка, 20, м. Харків, код ЄДРПОУ 21257625) 85,00 грн. - державного мита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 5160 грн. 00 коп. - витрат, пов'язані з проведенням судової експертизи у справі.

Повний текст рішення підписано судом 28.02.2011 р.

Суддя                                                                                 Жельне С.Ч.