Постанова

від 01.03.2011 по справі 10/86-10

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

10/86-10

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне,  вул. Яворницького, 59

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

01 березня 2011 року                                                                      Справа № 10/86-10  

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого  судді                         Маціщук А.В.

судді                                                   Бригінець Л.М. ,

 судді                                                   Демидюк О.О.   

за участю представників сторін:

позивача - пред-к Барсученко О.В. (пост.дов.б/н  від 05.01.2011 р.)   

відповідача -  пред-к Скакодуб А.В. ( пост.дов.б/н від11.01.2011 р.)     

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача на рішення господарського суду  Вінницької області від 11.10.10 р.

у справі № 10/86-10   (суддя  Даценко М.В. )

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Юніфарма"

до відповідача  відкритого акціонерного товариства "Біолік"

про припинення використання патенту на корисну модель, -

в с т а н о в и в :

Згідно з рішенням  господарського суду Вінницької області  від 11 жовтня 2010 року задоволено позов товариства з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" до відкритого акціонерного товариства "Біолік" про припиненя використання патенту на корисну модель. ВАТ "Біолік" зобов'язано припинити використовувати патент на корисну модель № 36742 шляхом припинення виробництва та реалізації лікарського засобу "Суха мікстура від кашлю для дітей". На ВАТ  "Біолік" покладено судові витрати –85 грн. витрат на державне мито і 236 грн. витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись із прийнятим  рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить рішення скасувати, прийняти нове рішення про відмову у позові.

Мотивуючи апеляційну скаргу, відповідач зазначає, що судом першої інстанції були порушені та неправильно застосовано норми матеріального права, неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи. Так, вказує скаржник, судом першої інстанції встановлені такі обставини у справі:

- ВАТ "Біолік" використовує запатентований ТзОВ "Юніфарма" винахід ("Суха мікстура від кашлю для дітей") без його дозволу;

- ВАТ "Біолік" не має права попереднього користування препаратом  "Суха мікстура від кашлю для дітей" до подання заявки на винахід ТзОВ "Юніфарма";

- ТзОВ  "Юніфарма"  має  право  забороняти випуск  та  реалізацію  препарату ВАТ "Біолік".

Відповідач не погоджується з такими висновками, поскільки вважає, що такі висновки неправіомірно зроблені без призначення судової експертизи та без залучення спеціаліста, тоді як суд, не володіючи достатнім обсягом знань про хімічний склад  препаратів "Суха мікстура від кашлю для дітей" тільки на підставі співставлення інгредієнтів зробив висновок про відповідність обох препаратів.

При розгляді даної справи в суді апеляційної інстанції  відповідач просив призначити судову експертизу у даній справі  на розгляд якої поставити наступні питання:

- Чи використано при виготовленні “Сухої мікстури від кашлю для дітей”, яка випускається ВАТ “Біолік” на підставі реєстраційного посвідчення на лікарський засіб           № ІІА\8398\01\01 виданого 22.07.2008 р., кожну ознаку, включену до формули корисної моделі № 36724 “Суха мікстура від кашлю для дітей”, зареєстрованої в реєстрі патентів України на винаходи 10.11.2008 р., власником якої є ТзОВ “Юніфарма” або ознаку еквівалентну їй?

- Чи містить формула корисної моделі № 36724 «Суха мікстура від кашлю для дітей», зареєстрована в реєстрі патентів України на винаходи 10.11.2008 р., власником якої є ТОВ «Юніфарма», ознаки, яких не було в поданій заявці?

- Чи підпадає  використання ВАТ "Біолік" вказаної корисної моделі під визначення дій, які не визнаються порушенням прав, зокрема, чи немає права попереднього користування?

Доводить з посиланням на докази, надані суду першої інстанції, що має місце факт попереднього користування товариством «Біолік».

Позивач  у своєму відзиві на апеляційну скаргу  ТзОВ “Юніфарма” просить апеляційну скаргу ВАТ “Біолік” залишити без задоволення, а рішення господарського суду Вінницької області від 11.10.2010 р. - без змін.

Розглянувши  апеляційну скаргу, вивчивши матеріали справ, наявні в ній докази, заслухавши в судовому засіданні пояснення представників позивача і відповідача, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з урахуванням наступного.

Наданим суду патентом на корисну модель № 36724 (склад сухої мікстури від кашлю) підтверджено, що ТОВ "Юніфарма" є власником патенту на корисну модель з 10.11.08 р. Заявка на винахід була подана 18.04.08 р. Відомості про видачу патенту опубліковані в Бюлетні № 21 від 10.11.2008 р.

Лікарський засіб "Суха мікстура від кашлю для дітей" 19,55 г випускає ТзОВ Гернофарм" на підставі ліцензійного договору, укладеного 10.11.2008 р. ТОВ "Тернофарм" і ТОВ Юніфарма".

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»видано свідоцтво № 123741, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 червня 2010 року.

ВАТ "Біолік" почало випускати і реалізовувати такий самий лікарський засіб із такою ж самою формулою корисної моделі, якою володіє ТзОВ "Юніфарма", і випускає ТзОВ "Тернофарм" - "Суха мікстура від кашлю для дітей" 19,55 г.

Запатентований склад сухої мікстури від кашлю має співвідношення  інгредієнтів, в межах мас.%:      

екстракт алтейного кореня              15,5-25,5

натрію гідрокарбонат                           9,2-20,5

екстракт солодкового кореня      4,1 -10,25

натрію бензоат                                       9,2-20,5

амонію хлорид                                       2-7,7

олія анісова                                       0,15-0,4

цукор                                                   до 100%.

В наданому описі до патенту на корисну модель зазначено, що для приготування сухої мікстури використовують також екстракт алтейного кореня та екстракт солодкового кореня сухий.

Такий же склад відображений і в інструкції лікарського засобу "Мікстура від кашлю для дітей" виробництва ВАТ "Біолік".

Наданими суду документами (реєстраційним посвідченням на  лікарський засіб № UA /8398/01/01  від 22.07.08р., довідкою ВАТ "Біолік" б/н та дати про випуск мікстури від кашлю за період з 12.11.08 р. по 15.12.09 р., листом-відповіддю № 663 від 17.06.10 р. на заявлену позивачем претензію, упаковкою лікарського засобу "Мікстура від кашлю для  дітей" в сукупності з іншими матеріалами справи) підтверджено, що ВАТ "Біолік" з 12.11.08 р. випускає мікстуру від кашлю для дітей з інгредієнтами:

екстракт алтейного кореня         4 г. (20,46%)

       натрію гідрокарбонат                         2 г. (10,23%)

екстракт солодкового кореня     1 г. (5,12%)

натрію бензоат                                     2 г. (10,23%)

амонію хлорид                                     0,5 г. (2,56%)

олія анісова                                    0,05 г. (0,26%)

цукор                                                 10 г. (51,15%).

Норми ч.1 ст.34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»визначають, що будь-які посягання на права власника патенту, передбачені ст. 28 цього Закону, вважаються порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність  згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до абз.4-7 п.2 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"    використанням    винаходу    визнається:    виготовлення    продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування  продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення  його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу  що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа,  яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту.          

Згідно з абз.8-9 п.2 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

З наведеного вище вбачається, що відповідач використовує запатентований позивачем винахід без його дозволу. Опис продуктів дозволяє суду зробити такий висновок без призначення судової експертизи, поскільки є очевидним.

З урахуванням наведеного суд апеляційної інстанції відхиляє клопотання відповідача про призначення судової експертизи, поскільки судова експертиза має призначатись лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Інші запропоновані відповідачем питання також не підлягають вирішенню шляхом призначення судової експертизи у даній справі. Так, питання про те, чи містить формула корисної моделі № 36724 «Суха мікстура від кашлю для дітей», зареєстрована в реєстрі патентів України на винаходи       10.11.2008 р., власником якої є ТОВ «Юніфарма», ознаки, яких не було в поданій заявці, не стосується предмету спору в даній справі.

Питання про те, чи підпадає  використання ВАТ "Біолік" вказаної корисної моделі під визначення дій, які не визнаються порушенням прав, зокрема, чи немає права попереднього користування, - є питанням правової оцінки.

Відповідно до інформаційного листа Вищого господарського суду України від   15.12.2008 р. № 01-8/724 "Про деякі питання призначення і проведення судових експертиз у справах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" господарський суд може  скористатися  правом, наданим йому статтею 30 ГПК України, і викликати для участі в судовому засіданні відповідного спеціаліста,  якщо обставини справи свідчать про доцільність отримання роз'яснень спеціаліста з відповідних питань.

Місцевим господарським судом прийнято рішення за наданими сторонами письмовими доказами, і суд апеляційної інстанції погоджується, що наявні у справі матеріали в їх сукупності дозволяють суду встановити обставини та зробити висновки по суті позовних вимог без залучення сспеціалістів/експертів.

Твердження відповідача про те, що він має право попереднього користування на корисну модель № 36724 склад сухої мікстури від кашлю, оскільки ВАТ "Біолік" було понесено 569608 грн. витрат на підготовку до використання препарату, - не відповідають конкретним обставинам справи та нормам чинного законодавства і не підтверджені належними та допустимими доказами згідно зі ст.ст.33-34 ГПК України.

Відповідно до ст.470 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на корисну модель, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала корисну модель в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством або з тією частиною підприємства, в яких було використано корисну модель.

Відповідно до ч.1 ст.31 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

З наведеного вбачається, що тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, а тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання заявки є порушенням прав відповідного суб'єкта майнових прав.

ТОВ "Юніфарма", яке є власником патенту на корисну модель № 36724 склад сухої мікстури від кашлю, подало заявку 18.04.08р.

ВАТ "Біолік" розпочав випуск препарату 12.11.08 р. (довідка б/н та дати ВАТ "Біолік").

Тому не можуть бути взяті до уваги посилання відповідача на правомірність використання винаходу (корисної моделі) сухої мікстури від кашлю - право попереднього користування з посиланням на договір б/н від 03.11.06р. між ВАТ "Львівська фармацевтична фабрика" та ВАТ "Біолік".

Крім того, суд апеляційної інстанції погоджується із висновками місцевого господарського суду про те, що надані відповідачем документи (смети, довідки, акти, видаткові накладні, договори, платіжні доручення та інші) не підтверджують використання ВАТ "Біолік" препарату до дати подання ТОВ "Юніфарма" заявки на винахід та здійснення ВАТ "Біолік" значної та серйозної підготовки для такого використання до цієї дати. А також - не містять необхідної та достатньої інформації про призначення витрат.

Згідно з ч.5 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Отже, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського  суду вважає, що рішення господарського суду  Вінницької області  про задоволення позову ТОВ «Юніфарма»відповідає матеріалам справи, грунтується на чинному законодавстві і підстав для його скасування немає.

Керуючись ст.ст.49,99,101,103,105 Господарського процесуального кодексу України,  суд -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити відповідачеві ВАТ "Біолік" у задоволенні  апеляційної скарги. Рішення господарського суду Вінницької області від 11.10.2010 р. залишити без змін.

Матеріали справи повернути господарському суду Вінницької області.

Головуючий  суддя                                                                      Маціщук А.В.

Суддя                                                                                              Бригінець Л.М.  

Суддя                                                                                              Демидюк О.О.