Рішення

від 14.06.2011 по справі 20/122

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  20/122

14.06.11

За позовом     Група ЛОТОС Сполка Акційна (Grupa LOTOS Spolka Akcyjna)

До                     1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

                             науки України

                         2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Венол Україна»

Третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет

спору на стороні відповідачів  Дочірнє підприємство «АДВА»(при польському

                                                     підприємстві «АДВА»)

Про                     визнання недійсним свідоцтва України №24150 на торговельну марку

                        «LOTOS»                                                                                                                           

                                                                                                                     Суддя  Палій В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Представники:

Від позивача                ОСОБА_1- предст. (дов. від 22.05.2009р.)

Від відповідачів   1.   ОСОБА_2- предст. (дов. від 11.01.2010р.)

2.          ОСОБА_3- предст. (дов. від 22.06.2009р.), ОСОБА_4- предст.

                      (дов. від 23.04.2010р.)

Від третьої особи       ОСОБА_3- предст. (дов. від 22.06.2009р.), ОСОБА_4- предст.

                      (дов. від 23.04.2010р.)

Обставини  справи:

          Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Дочірнього підприємства «АДВА»(при польському підприємстві «АДВА»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Венол Україна»про визнання недійсним свідоцтва України №24150 на торговельну марку «LOTOS». Позовні вимоги мотивовані тим, що позначення «LOTOS», зареєстроване на ім’я відповідача-2, є ідентичним до торговельної марки позивача і стосується однорідних товарів і послуг, відповідно не відповідає умовам надання правової охорони;  свідоцтво відповідача-2 видане внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.                                                                                                                              

          Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2009р. порушено провадження у справі №20/122,  розгляд справи призначено на 27.05.2008р.

          Представники відповідача-2 та відповідача-3 у судове засідання не з’явились, про причини неявки суд не повідомили.

          У зв’язку з наведеним та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 27.05.2009р. відкладено.

           03.06.2009р. судом одержано витребувані судом документи від відповідача-1, а саме, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №24150 від 27.05.2009р., матеріали заявки №98072741, матеріали міжнародної реєстрації  №696031.

          У судовому засіданні 10.06.2009р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому проти позовних вимог заперечив, з підстав, наведених у відзиві, зокрема, посилаючись на пропуск позивачем строку позовної давності для звернення з позовом до суду.

          Відповідно до наданої відповідачем-1 виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №24150 станом на 27.05.2009р. право власності на знак для товарів і послуг передано Товариству з обмеженою відповідальністю «Венол Україна», яке є відповідачем-3 у даній справі (79035, м. Львів, вул. Зелена, 147).

          У зв’язку з неявкою у судове засідання представників відповідача-2 та відповідача-3, з метою повідомлення відповідача-3 про розгляд справи за адресою, яка зазначена у виписці з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, розгляд справи 10.06.2009р. відкладено.

          18.06.2009р. судом одержано заяву від відповідача-3 про відкладення розгляду справи для надання можливості представнику відповідача-3 підготувати матеріали по справі та надати суду відзив на позовну заяву.

          23.06.2009р. судом одержано клопотання від представника відповідача-2 та відповідача-3 про  відкладення розгляду справи, надання можливості ознайомитись з матеріалами справи, оскільки довіреність була одержана представником відповідачів лише 22.06.2009р. Крім того, у клопотанні зазначено адресу представника відповідачів для направлення копій процесуальних документів по справі.

          У судовому засіданні 23.06.2009р. представник позивача надав суду письмове повідомлення про те, що інформація про те, коли позивач дізнався про порушене право, що стало підставою для звернення з даним позовом до суду, буде надана суду після одержання такої інформації безпосередньо від позивача, який знаходиться у Польщі та перекладу одержаної інформації на державну мову.

Представник позивача надав суду витребувані ухвалою суду від 10.06.2009р. докази направлення позовної заяви з доданими до неї документами на адресу відповідача-3: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 147.

          Клопотання відповідача-3 та клопотання представника відповідача-2, відповідача-3, одержані судом 18.06.2009р. та 23.06.2009р., судом задоволені.

          За наведених обставин, у судовому засіданні 23.06.2009р. судом оголошено перерву до 01.07.2009р.

          Ухвалою від 30.06.2009р. за клопотанням позивача, яке одержане судом 26.06.2009р., вжито заходи до забезпечення позову у справі №20/122.

          01.07.2009р. судом одержано відзив від представника відповідача-2 та відповідача-3, у якому представник зазначених відповідачів просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, з огляду на пропуск позивачем строку позовної давності для звернення за захистом порушеного права до суду.

          Представники сторін у судовому засіданні 01.07.2009р. звернулись до суду із спільною заявою про продовження строку вирішення спору у справі №20/122.

          Клопотання, викладене у заяві, судом задоволено.

          З метою витребування у сторін додаткових та неподаних доказів по справі, розгляд справи 01.07.2009р. відкладено на 25.08.2009р.

          25.08.2009р. розгляд справи не відбувся, у зв’язку з тим, що 16.07.2009р. справа №20/122 скерована до апеляційної інстанції.

          Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.09.2009р. апеляційне провадження у справі №20/122 з перегляду ухвали Господарського суду міста Києва від 30.06.2009р. в частині відмови в задоволенні заяви про забезпечення позову припинено.

          29.09.2009р. матеріали справи №20/122 повернуто до Господарського суду міста Києва та за резолюцією Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 30.09.2009р. справу передано для подальшого розгляду судді Палію В.В.

          За наведених обставин, ухвалою від 05.10.2009р. справа №20/122 призначена до судового розгляду на 20.10.2009р.

          16.10.2009р. судом одержано повідомлення від позивача про оскарження у касаційному порядку ухвали Господарського суду міста Києва від 30.06.2009р. в частині відмови в задоволенні заяви про забезпечення позову.

          У судовому засіданні 20.10.2009р. судом оголошено перерву до 04.11.2009р.

          04.11.2009р. розгляд справи не відбувся, оскільки 23.10.2009р. справу №20/122 скеровано до апеляційної інстанції, у зв’язку з находженням касаційної скарги.

           Постановою Вищого господарського суду України від 22.12.2009р. у справі №20/122 ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 15.09.2009р. зі справи №20/122 залишено без змін, а касаційну скаргу Група Лотос С.А. (Grupa LOTOS S.A.) без задоволення.

        12.01.2010р. справу №20/122 повернуто до Господарського суду міста Києва та за резолюцією Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 13.01.2010р. передано для подальшого розгляду судді Палію В.В.

           За наведених обставин, ухвалою від 14.01.2010р. справа №20/122 призначена  до судового розгляду на 02.02.2010р.

        02.02.2010р. розгляд справи не відбувся, у зв’язку з тим, що 01.02.2010р. матеріали справи №20/122 скеровані до Вищого господарського суду України, у зв’язку з находженням касаційної скарги.

         Ухвалою Верховного Суду України від 11.03.2010р.  відмовлено в порушенні провадження з перегляду постанови ВГСУ від 22.12.2009р. у справі №20/122.

        09.04.2010р. матеріали справи №20/122 повернуто до Господарського суду міста Києва та за резолюцією  Голови Господарського суду міста Києва від 14.04.2010р. справу передано для подальшого розгляду судді Палію В.В.

        За наведених обставин, ухвалою від 16.04.2010р. справа призначена до судового розгляду на 28.04.2010р.       

         28.04.2010р. судом одержано клопотання від позивача про відкладення розгляду справи, у зв’язку з тим, що позивач не може направити повноважного представника у судове засідання.

          У судовому засіданні 28.04.2010р. клопотання позивача судом не задоволено, оскільки у клопотанні не наведено причин, за яких представник позивача не може бути присутнім у судовому засіданні та не надано доказів на підтвердження таких обставин.

         Представник відповідача-2 та відповідача-3 надав суду відзив по справі, у якому відповідач-2 та відповідач-3 проти позовних вимог заперечують з підстав, які наведені у відзиві.

       У зв’язку з неявкою у судове засідання представника позивача, розгляд справи 28.04.2010р. відкладено.

         У судовому засіданні 19.05.2010р.  представник позивача звернувся до суду із заявою про уточнення складу сторін у справі, а саме, просить суд визначити відповідачем стосовно оскаржуваного свідоцтва власника свідоцтва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Венол Україна»; виключити із складу відповідачів та залучити у якості третьої особи Дочірнє підприємство «АДВА»(при польському підприємстві «АДВА»), у зв’язку з тим, що заявку на реєстрацію торговельної марки за спірним свідоцтвом подавало Дочірнє підприємство «АДВА»(при польському підприємстві «АДВА»).

         Розгляд зазначеного клопотання перенесено судом на наступне судове засідання.

         Представник позивача звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оплату по проведенню експертизи покласти на позивача.

          Розгляд зазначеного клопотання перенесено судом на наступне судове засідання.

          В усних поясненнях представник позивача  повідомив суд про те, що письмове обґрунтування із відповідними доказами щодо того, коли саме позивач дізнався про порушене право, що стало підставою для звернення з даним позовом до суду, будуть надані у наступному судовому засіданні, після здійснення перекладу одержаних від довірителя документів.

         Для надання сторонам можливості підготувати переліки питань, які сторони вважають за доцільне поставити перед експертом та визначитись з експертною установою, якій доцільно доручити проведення експертизи, у судовому засіданні 19.05.2010р. судом оголошено перерву до 02.06.2010р.

        У судовому засіданні 02.06.2010р. представник позивача звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи додаткових документів. У клопотанні позивач зазначає, що право позивача на звернення до суду виникло після отримання попереджувального листа від Дочірнього підприємства «АДВА»(при польському підприємстві «АДВА») від 13.03.2007р. про те, що зазначене підприємство є власником торговельної марки за свідоцтвом України №24150, відповідно, строки позовної давності для звернення з даним позовом до суду позивачем не порушені.

             Клопотання представника позивача про долучення до матеріалів справи додаткових документів судом задоволено.

            Представник позивача надав суду заяву про уточнення позовних вимог, а саме, доповнення в частині підстав позову. Так, позивач крім раніше зазначеної підстави позову вказує на те, що  торговельна марка за оскаржуваним свідоцтвом є оманливою, або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

         Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

           Представник позивача надав суду перелік питань, які вважає за доцільне поставити перед експертом та запропонував експертні установи, одній з яких за вибором суду просить доручити проведення експертизи.

         Представник відповідача-2 надав суду перелік питань, які пропонує поставити перед експертом.

          Представник відповідача-1 надав суду перелік питань, які пропонує поставити перед експертом та заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості підготувати пояснення на уточнені позивачем позовні вимоги.

         У судовому засіданні 02.06.2010р. судом оголошено перерву до 09.06.2010р., для надання відповідачу-1 можливості підготувати письмові пояснення на уточнені позивачем позовні вимоги.

        У судовому засіданні 09.06.2010р. представник відповідача-1 надав суду письмові пояснення на заяву позивача про уточнення позовних вимог, відповідно до яких просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

       Представник відповідача-3 надав суду перелік питань, які просить суд поставити перед експертом.

         У судовому засіданні 09.06.2010р. суд задовольнив клопотання позивача про виключення Дочірнього підприємства «АДВА»(при польському підприємстві «АДВА») із числа відповідачів та залучення зазначеного підприємства до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

         Представник позивача надав суду доповнення до клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, у якому також визначив експертні установи та експертів, одному з яких за вибором суду просить доручити проведення експертизи.

  Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. Оскільки для роз’яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання позивача та призначає у справі №20/122 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів - ОСОБА_5, яка не є фахівцем державної спеціалізованої установи.

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 09.06.2010р. провадження у справі №20/122 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

17.05.2011р. судом одержано матеріали справи №20/122 із висновком  №78/11-НМ судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 10.05.2011р. за підписом експерта ОСОБА_5

У зв’язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 17.05.2011р. провадження у справі №20/122 поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 07.06.2011р.

07.06.2011р. судом одержано клопотання від позивача про зазначення у судових документах повної назви позивача –Група ЛОТОС Сполка Акційна (Grupa LOTOS Spolka Akcyjna).

07.06.2011р. судом одержано від позивача додаткові документи по справі, у тому числі, докази оплати 11 836,80грн. -за проведення судової експертизи, які позивач, у випадку задоволення позову, просить суд покласти на відповідача-2.

У судовому засіданні 07.06.2011р. представник відповідача-2 та третьої особи звернувся до суду із клопотанням про відкладення розгляду справи, з метою ознайомлення з висновком №78/11-НМ судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 10.05.2011р.

Клопотання судом не задоволено, оскільки з моменту отримання представником відповідача-2 та третьої особи копії ухвали від 17.05.2011р. (згідно повідомлення про вручення поштового відправлення -20.05.2011р.) представник відповідача-2 та третьої особи мав достатньо часу для ознайомлення із висновком №78/11-НМ судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 10.05.2011р., який міститься у матеріалах справи.

Судом задоволено клопотання позивача про зазначення у судових документах повної назви позивача.

Представником позивача надано письмові пояснення з урахуванням висновку висновком №78/11-НМ судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 10.05.2011р. та на заяву відповідача-2, третьої особи про пропуск позивачем строків позовної давності для звернення з позовом до суду.

У судовому засіданні 07.06.2011р. судом оголошено перерву до 14.06.2011р., з метою вивчення додатково наданих документів.

У судовому засіданні 14.06.2011р.  представник позивача надав суду письмові пояснення, з урахуванням висновку висновком №78/11-НМ судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 10.05.2011р.

Представник відповідача-2 та третьої особи надав суду письмові пояснення з урахуванням висновку висновком №78/11-НМ судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 10.05.2011р., відповідно до якого викликає сумнів у його правильності, є необґрунтованим, суперечливим. У зв’язку з наведеним, відповідач-2 та третя особа просять суд призначити у справі повторну експертизу об’єктів інтелектуальної власності.

Клопотання про призначення у справі повторної експертизи об’єктів інтелектуальної власності судом не задоволено, з огляду на обставини, які викладені у мотивувальній частині рішення.

Представник відповідача-2 та третьої особи звернулись до суду із заявою про застосування строку позовної давності, у зв’язку з чим просять суд відмовити у позові.

У судовому засіданні 14.06.2011р. після закінчення розгляду справи судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення. Сторони повідомлені про дату складення повного рішення –17.06.2011р.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, третьої особи, оглянувши оригінали документів, суд, -

                                                  ВСТАНОВИВ:

          Позивач набув в Україні статус володільця міжнародної реєстрації №696031 на торговельну марку »для товарів 04 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг:

всесезонне моторне масло для двигунів з іскровим запалюванням і для дизельних двигунів, універсальне масло.

Дата реєстрації –06.07.1998р., яка діє на території України у повному обсязі з 06.07.1998р. на підставі  міжнародного договору –Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків для  товарів і послуг від 14.04.1891р., яка є чинною в Україні з 25.12.1991р.

         15.04.2002р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг »на ім’я третьої особи і видано свідоцтво №24150 щодо товарів 01 та 39 класів МКТП, а саме:

01 клас МКТП –антифризи, вода здистильована, гальмові рідини, рідини для гідравлічних систем;

39 клас МКТП- автомобільне перевозіння, доставляння товарів, зберігання товарів, пакування товарів, перевозіння.

Дата подання заявки третьою особою  на реєстрацію знака » - 15.07.1998р.

             Відповідно до рішення №7351 від 27.10.2008р. змінено власника свідоцтва України №24150 на ТОВ «Венол Україна»(відповідач-2 по справі).

Позивач вважає, що зареєстрований знак TOS»(свідоцтво №24150)  не відповідає умовам наданням правової охорони, з наступних підстав.

Позначення «»(свідоцтво №24150) є ідентичним (тотожним) до торговельної марки позивача і стосується однорідних товарів і послуг, отже, таке позначення не відповідає умовам надання правової охорони;  свідоцтво №24150 видано з порушенням прав позивача на використання та заборону використання іншим особам товарних знаків »; торговельна марка за оскаржуваним свідоцтвом є оманливою, або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, що є підставою для визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним.

         Відповідач-1 просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити, оскільки  позивачем не доведено факту порушення, оспорення або невизнання його прав чи законним інтересів; позивачем пропущено строк позовної давності для звернення з позовом до суду; станом на дату подання заявки (15.07.1998р.) діяла редакція Закон, в якій не містилось положення про можливість визнання недійсним свідоцтва, у разі його видачі з порушенням прав інших осіб; під час видачі спірного свідоцтва відповідач-1 не порушив жодної з вимог законодавства України.

          Відповідач-2 та третя особа у відзивах просять суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки  спірна торговельна марка за свідоцтвом України №24150 не є тотожною чи схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою позивача та зареєстрована не для однорідних з нею товарів і послуг, а тому відповідає умовам надання правової охорони. Відповідно до положень Закону, які діяли станом на час подачі заявки, видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб не була передбачена Законом підставою для визнання свідоцтва недійсним; позивачем пропущено строк позовної давності для звернення з позовом до суду.

          З метою всебічного, повного та об’єктивного вирішення спору у справі №20/122 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_5..

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

-          Чи є торговельна марка «LOTOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. тотожною чи/або схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «LOTOS»за міжнародною реєстрацією №696031?

-          Чи є товари та послуги, для яких зареєстрована торговельна марка «LOTOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. такими самими або спорідненими із товарами, для яких зареєстровано торговельну марку «LOTOS»за міжнародною реєстрацією №696031?

-          Чи є торговельна марка «LOTOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. оманливою або такою, що може ввести в оману  щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (з урахуванням того, що фірмовим найменуванням позивача на момент подачі заявки та видачі свідоцтва України №24150 від 15.04.2002р. було Акціонерне товариство «Рафінерія Гданська»та з урахуванням того, що на момент видачі свідоцтва України №24150 від 15.04.2002р. його власником зазначено Дочірнє підприємство «АДВА»(при польському підприємстві «АДВА»)?

17.05.2011р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №20/122 із висновком №78/11-НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р., відповідно до якого експертом надані наступні відповіді на поставлені питання:

-  знак для товарів і послуг «LOTOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є тотожним із знаком «LOTOS»за міжнародною реєстрацією №696031;

- товари 1 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка «LOTOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є спорідненими із товарами 4 класу, для яких зареєстровано торговельну марку «LOTOS»за міжнародною реєстрацією №696031 за такими ознаками, як рід (вид) товарів, використання за призначення товарів, матеріал, з якого товари виготовлено, умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор (коло) споживачів.

Послуги 39 класу МКТП «автомобільне перевозіння, доставляння товарів, зберігання товарів, пакування товарів, перевозіння», для яких зареєстрована торговельна марка OS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є спорідненими із товарами, для яких зареєстровано торговельну марку » за міжнародною реєстрацією №696031;

-          торговельна марка TOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є оманливою та такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, третьої особи, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на реєстрацію знака «LOTOS»є 15.07.1998р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції станом на 23.12.1993р.) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом..

 Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема,  не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.2, 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995р. №116, в редакції наказу від 20.08.1997р. №72, перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону

4.3.2.1. Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;

- знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

 Відповідно до статті 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції станом на 23.12.1993р.) свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

  При  цьому, редакція Закону, яка була чинною станом на час подання заявки на реєстрацію знака » не містила положення про те, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (статтю 19 Закону доповнено вказаним пунктом -22.05.2003року).

У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі №20/122, яку доручено провести атестованому судовому експерту ОСОБА_5.

Згідно з висновку №78/11-НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р., експертом надані наступні відповіді на поставлені питання:

-  знак для товарів і послуг »за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є тотожним із знаком «LOTOS»за міжнародною реєстрацією №696031;

- товари 1 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка »за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є спорідненими із товарами 4 класу, для яких зареєстровано торговельну марку »за міжнародною реєстрацією №696031 за такими ознаками, як рід (вид) товарів, використання за призначення товарів, матеріал, з якого товари виготовлено, умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор (коло) споживачів.

Послуги 39 класу МКТП «автомобільне перевозіння, доставляння товарів, зберігання товарів, пакування товарів, перевозіння», для яких зареєстрована торговельна марка OS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є спорідненими із товарами, для яких зареєстровано торговельну марку » за міжнародною реєстрацією №696031;

-          торговельна марка TOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є оманливою та такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі №20/122.

Твердження відповідача-2 та третьої особи щодо  необґрунтованості, суперечливості висновку, суд відхиляє, з огляду на наступне. Експертиза у справі №20/122 проведена судовим експертом, який має відповідні вищі філологічну та юридичну  освіти,  вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, пройшов відповідну підготовку та отримав кваліфікацію судового експерта (включений до Державного реєстру атестованих судових експертів), має стаж експертної роботи із 2006року.   Викладені у запереченні проти експертного висновку твердження є власною позицією представника відповідача-2 та третьої особи, який не має кваліфікації судового експерта.   При цьому, некоректне посилання експерта на п. 4 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якого не було у Законі станом на час подання заявки від 15.07.1998р. вцілому не спростовує правильності висновків, до яких прийшов експерт та не є основоположним для таких висновків.

Підстави вважати, що висновок експерта є завідомо неправдивим, суперечливим, необґрунтованим  або таким, що викликає сумнів у його правильності –відсутні. У зв’язку з наведеним, суд відмовив у задоволенні клопотання представника відповідача-2 та третьої особи про призначення у справі повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, третьої особи, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «LOTOS»за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є тотожним із знаком »за міжнародною реєстрацією №696031; торговельна марка »за свідоцтвом України №24150 від 15.04.2002р. є оманливою та такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

  З огляду на те, що редакція Закону, яка була чинною станом на час подання заявки на реєстрацію знака «LOTOS» не містила положення про те, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (статтю 19 Закону доповнено вказаним пунктом -22.05.2003року), відповідно, суд відхиляє  посилання позивача на те, що свідоцтво України №24150 повинно бути визнано недійсним, оскільки видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а саме, позивача.

При цьому, суд не досліджує та не надає оцінку наданим позивачем угодам 1999р., 2000р. на підтвердження  існування між позивачем та третьою особою тривалих господарських відносин (щодо поставки мастильних олив), оскільки вказані угоди датовані після подачі третьою особи заявки на реєстрацію знака. Доказів на підтвердження того, що третьою особою здійснювалась  посередницька, дистриб’юторська діяльність з продажу товарів виробництва позивача, що мала попередню назву Акціонерне товариство «Рафінерія Гданська», у період до 15.07.1998р. матеріали справи не містять. З урахуванням наведеного, положення статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності «Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього»не застосовується при вирішенні даного спору.

Таким чином, свідоцтво України на знак для товарів і послуг  №24150 підлягає визнанню недійсним повністю, у зв’язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідачі та третя особа посилаються на пропуск позивачем строку позовної давності для звернення із даним позовом до суду, зазначаючи, що  за даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про видачу свідоцтва України №24150 опубліковано 15.04.2002р. Отже, позивач міг довідатись про факт видачі свідоцтва 15.04.2002р. Перший лист, у якому Представництво LOTOS  Oil S.A. повідомлялось про те, що ДПП «АДВА»є власником спірного свідоцтва на торговельну марку » було датовано 15.02.2005р. Відповідно, з 2005року позивач був обізнаний про те, що третя особа є власником свідоцтва України №24150.

Суд погоджується із твердженням позивача щодо того, що міжнародні договори, дія яких поширюється на територію України, не містять положень, які ототожнювали б дату набрання реєстрацією торговельної марки чинності з датою початку перебігу строку позовної давності. Після реєстрації торговельної марки виникають лише права у власника торговельної марки. Право ж на визнання такої реєстрації недійсною виникає у третіх осіб після того, як вони дізнались як про факт реєстрації, так і про те, що така реєстрація порушує їх права чи охоронюваний законом інтерес.  При цьому суд враховує, що позивач є нерезидентом, відповідно, відсутні підстави вважати, що позивач повинен бути ознайомлений із публікаціями, у тому числі, які містяться в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, що мають місце виключно на території України.

Позивачем по справі та власником міжнародної реєстрації є Група ЛОТОС Сполка Акційна (Grupa LOTOS Spolka Akcyjna), у той час як листування, про яке вказує відповідач-2 та третя особа  здійснювалось між Представництвом LOTOS  Oil S.A та ДПП «АДВА». Компанія LOTOS  Oil S.A є окремою польською юридичною особою, яка мала офіційне представництво на території України з 09.03.2004р., у той час як офіційне представництво позивача на території України було зареєстроване 03.07.2008р. Таким чином, листи, на які вказує відповідач-2 не мають доказового значення для даної судової справи.

Суд погоджується із позицією позивача, яка викладена у письмових поясненнях від 07.06.2011р. про те, що  про існування спірної торговельної марки позивач дізнався у травні 2007р., відповідно, строк позовної давності позивачем не пропущений.   

Законом України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і  послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа –це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності).

За таких обставин, позовна вимога про зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 24150 та внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

           Судові витрати, понесені позивачем,  підлягають стягненню з  відповідача-2, у тому числі, витрати позивача на оплату вартості призначеної судом судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності  у розмірі 11 836,80грн. (платіжне доручення №253 від 21.01.2011р.)

Заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2009р. по справі №20/122, підлягають скасуванню.

           Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 68, 82-85 ГПК України, суд, -

                                                                 В И Р І Ш И В:

           1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

           2. Визнати недійсним свідоцтво України №24150 від 15.04.2002р. на знак для товарів і послуг «LOTOS»повністю.

           3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання недійсним повністю свідоцтва України №24150 від 15.04.2002р. на знак для товарів і послуг ».

          4. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №24150 від 15.04.2002р. на знак для товарів і послуг ».

          5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Венол Україна»(м. Львів, вул. Городоцька, 282, код ЗКПО 33359439)  на користь Групи ЛОТОС Сполка Акційна (Grupa LOTOS Spolka Akcyjna) (Польща, Гданськ, вул. Елбланська, 135, 80-178) в особі представника на території України  ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери» (код ЄДРПОУ 20040094) 85,00грн.-державного мита, 312,50грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 11836,80грн. –витрат на оплату вартості проведеної  судової експертизи.

          6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

7. Заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2009р. по справі №20/122, скасувати.

     Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня  його підписання.

  Суддя                                                                                                    В.В. Палій

Повне рішення складено 17.06.2011р.