Рішення

від 26.10.2011 по справі 9/30

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  9/30

26.10.11

За позовом          Компанії Діаджео Брендз Б.В.

До                    1) Державної служби інтелектуальної власності України

                2)Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана

                компанія"

Про                визнання патенту України № 19244 на промисловий зразок недійсним

Суддя Бондаренко Г.П.   

Представники :

від позивача                    ОСОБА_1 (дов. б/н від 29.01.2010р.)

від відповідача          1) ОСОБА_2 (дов. №16-08/6276-с від 01.09.2011р.)

                       2) не з’явився

В судовому засіданні 26.10.2011р. відповідно до ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Діаджео Брендз Б.В (далі по тексту - Позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 19244 “Пляшка”, зареєстрований на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю “Національна горілчана компанія” (далі по тексту - Відповідач-2), про зобов'язання Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і України (далі по тексту –Відповідач-1) опублікувати в офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 19244 від 25.06.09р., зареєстрованого на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю “Національна горілчана компанія”, та внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на вказаний промисловий зразок.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2010р. порушено провадження у справі № 9/30 та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 16.04.2010р., про що належним чином повідомлено сторін по справі.

Ухвалою суду від 16.04.10р. розгляд справи відкладено на 27.04.10р., в зв’язку з неявкою в судове засідання представників  відповідача-2.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2010 року суд призначив у даній справі судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, зупинив провадження у справі до надання висновків судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

При призначенні експертизи  суд керувався абз.2 та абз.3 п.5 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності ” від 29.03.2005 р. N 04-5/76, відповідно до яких у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про: наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком).

23.08.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності №635 від 15.08.2011р., разом з матеріалами справи №9/30.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.08.2010 року поновлено провадження у справі, у зв’язку з усуненням обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі, призначено розгляд справи на 26.10.2011 року.

В судовому засіданні 26.10.2011 року  судом за власною  ініціативою здійснено заміну Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України на  Державну службу інтелектуальної власності України  у відповідності до норм статті 25 ГПК України, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі  смерті  або  оголошення  фізичної   особи   померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття,  приєднання,  поділу,  перетворення), заміни кредитора чи боржника  в зобов'язанні,  а також в інших випадках заміни особи у  відносинах,  щодо яких виник спір,  господарський суд  залучає  до участі  у  справі  правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010р. № 1085/2010 (із змінами та доповненнями), було створено, зокрема Державну службу інтелектуальної власності України, шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки України.

Згідно з постановою КМУ “Про ліквідацію урядових органів” від 28.03.2011 року №346, Державний департамент інтелектуальної власності визначено як орган, що ліквідується, що також визначено і наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2011 року.

Указом Президента України від  08.04.2011 року № 436/2011 “Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України” затверджено  Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, відповідно до якого державна служба інтелектуальної власності України (далі –Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, на яку покладено всі функції та повноваження Державного департаменту інтелектуальної власності України.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що Державна служба інтелектуальної власності замінює  Державний департамент інтелектуальної власності  у відносинах щодо яких виник спір, а отже підлягає  останній підлягає заміні на Державну службу інтелектуальної власності України у даній справі у відповідності до норм ст. 25 ГПК України.

Представником позивача надано письмові та усні пояснення по справі, з урахуванням висновку судової експертизи по справі, підтримано позовні вимог в повному обсязі.

Представником відповідача-1 надано письмові та усні пояснення по справі, з урахуванням висновку судової експертизи по справі, заперечено проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-2 в судове засідання не з'явився, пояснень у справі не надав, про ас та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Розглянувши подані сторонами матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва –

ВСТАНОВИВ:

10.07.2009 року Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України за результатами розгляду заявки №S 2009 00580 від 15.05.2009 року було видано Товариству з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія»патент України №19244 на промисловий зразок “Пляшка”.

Позивач є юридичною особою за законодавством Нідерландів, входить до групи компаній виробника віскі «Johnnie Walker»та є власником зареєстрованих в Україні знаків для товарів та послуг «Johnnie Walker»та «Пляшка тривимірний», що охороняються на підставі свідоцтв України №3764 та №34862.

Причиною виникнення спору стало те, що, на думку Позивача, промисловий зразок за оскаржуваним патентом, не відповідає умовам патентоспроможності, встановленим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки»,  а саме умові новизни, а видача патенту за заявкою Відповідача-2 призводить до порушення прав Позивача на знаки для товарів та послуг за належними позивачеві свідоцтвами.

Зважаючи на те, що до предмету доказування в справі належить встановлення новизни промислового зразка за патентом України №19244, а також  встановлення факту використання у промисловому зразку товарних знаків, що належать позивачеві,  що потребує спеціальних знань, судом відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту О.Ф. Дорошенко (свідоцтво про присвоєння кваліфікації № НОМЕР_1 від 28 листопада 2008р.).

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- чи входить  до сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 19244 знак для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 3764, та/або знак для товарів та послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 34862?

- чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак промислового зразку за патентом № 19244 до дати подання заявки на  реєстрацію вказаного патенту на промисловий зразок?

- чи відповідав промисловий зразок за патентом України № 19244  станом на дату подання заявки на реєстрацію вказаного патенту такій умові як новизна?

В результаті дослідження поставлених питань у висновку №635 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 15.08.2011 експертом було вказано:

-          ознаки, які характеризують об'ємний товарний знак за свідоцтвом України № 34862 є схожими з суттєвими ознаками промислового зразка «Пляшка»за патентом України № 19244. Зображення виробу «Пляшка», що внесене до Реєстру як промисловий зразок за патентом України № 19244, містить словесне позначення «JOHNNIE WALKER», що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 3764, як несуттєву ознаку;

-          сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Пляшка»за патентом України № 19244 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на реєстрацію до Установи - 15.05.2009р.

У відповідності до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Як вбачається з висновку №635 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 15.08.2011 року, судовий експерт Дорошенко О.Ф. –заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з експертної роботи, має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.4.: «Дослідження пов’язані з охороною прав промислові зразки», 13.6: «Дослідження пов’язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг»(свідоцтво Міністерства юстиції України №НОМЕР_1, безстрокове). Стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи –з 2001 року. З огляду на зазначене вище, суд вважає, що висновок №635 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 15.08.2011 року зроблений кваліфікованим експертом, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного доказу.

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, суд приходить до висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 154 ГПК України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГПК).

Згідно ч. 1 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ч. 3 ст. 418 ЦК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 461 ЦК України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

У відповідності до ст. 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності (пункт “а”), визначеним цим Законом; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (пункт “в”).

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи.

У відповідності до п. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Висновком №635 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 15.08.2011р. встановлено, що ознаки, які характеризують об’ємний товарний знак за свідоцтвом України №34862 є схожими з суттєвими ознаками промислового зразка «Пляшка»за патентом України №19244. Зображення виробу «Пляшка», що внесене до Реєстру як промисловий зразок за патентом України №19244, містить словесне позначення «JOHNNIE WALKER», що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України №3764, як несуттєву ознаку.

Також, висновком судової експертизи встановлено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Пляшка»за патентом України №19244 стала загальнодоступною світі до дати подання заявки на реєстрацію до Установи –15.05.2009 року.

Висновком судової експертизи встановлено, що ознаки, які характеризують об’ємний товарний знак за свідоцтвом України №34862 (який належить Позивачу) є схожими з суттєвими ознаками промислового зразка «Пляшка»за патентом України №19244. Зображення виробу «Пляшка», що внесене до Реєстру як промисловий зразок за патентом України №19244, містить словесне позначення «JOHNNIE WALKER», що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України №3764, як несуттєву ознаку.

При цьому, експерт зазначає, що віднесення написів «JOHNNIE WALKER»та «JOHN WALKER», розміщення на виробі «Пляшка», до суттєвих чи несуттєвих ознак промислового зразка за патентом №19244 не має, на думку експерта, вирішального значення: незалежно від цього знак за свідоцтвом №3764 використано в зображенні виробу, внесеному до Реєстру, тобто використано в зазначеному промисловому зразку.

Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку, що такі висновки судової експертизи  є доказом того, що при реєстрації оскаржуваного патенту було допущено  порушення  прав позивача як власника знаку для товарів та послуг, що охороняється за свідоцтвом № 3764, що є підставою для визнання патенту недійсним на підставі п. «в»ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Суд вважає встановленим, що промисловий зразок за патентом України №19244 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченими ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»оскільки на дату подання заявки, сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі, що є підставою для визнання патенту недійсним на підставі  п. «п»ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Враховуючи вищевикладене, позовна вимога про визнання недійсним патенту України №19244 на промисловий зразок підлягає задоволенню, а патент України №19244 має бути визнано недійсним на підставі п. п. «а», «в»п. 1 ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»через невідповідність зареєстрованого промислового зразка умовам патентоспроможності.

Також Позивачем заявлено вимогу про зобов’язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України №19244 від 25 червня 2009 на промисловий зразок «Пляшка»недійсним повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У відповідності до п. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Згідно п. 3 Положення «Про Державну службу інтелектуальної власності України»затвердженого Указом Президента України №436/2011 від 08.04.2011р., основними завданнями Державної служби є: реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності; внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

У відповідності до п. 11 ст. 4 Положення «Про Державну службу інтелектуальної власності України»затвердженого Указом Президента України №436/2011 від 08.04.2011р., Державна служба у відповідності до покладених на неї завдань, зокрема видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001. № 290, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Позивача про зобов’язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України №19244, а також здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” є обґрунтованими та такими що підлягають задоволенню.

У відповідності до положень ст. ст. 33, 34 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, позовні вимоги Компанії Діаджео Брендз Б.В. підлягають задоволенню повністю.

У відповідності до ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Як вбачається з матеріалів справи, Позивачем не надано суду доказів, щодо оплати за проведення судової експертизи у справі.

За таких обставин, витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн. покладаються на Відповідача-2.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись  ст.ст. 4, 25, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати патент України №19244 від 10 липня 2009 року на промисловий зразок «Пляшка»недійсним повністю.

3. Зобов’язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; код ЄДРПОУ 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання патенту України №19244 від 10 липня 2009 року на промисловий зразок «Пляшка»недійсним повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія»(69068, м. Запоріжжя, вул. 8 березня, буд. 3, кв. 123; код ЄДРПОУ 36447611) з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення на користь компанії Діаджео Брендз Б.В. (Diageo Brands B.V.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди; дані щодо рахунків відсутні) 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

6. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя                                                                                                    Г.П. Бондаренко

Дата підписання рішення 31.10.2011р.