Рішення

від 16.07.2012 по справі 39/211

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/211 16.07.12

За позовом Акціонерного товариства відкритого типу "Галичфарм"

1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніфарма"

про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 р. на знак для товарів і послуг "Алтейка"

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача: Руднєва Я.А. дов. № б/н від 30.12.2011 р.

Від відповідача-1: Лучка І.Ю. дов. № 16-8/6276-с від 01.09.2011 р.

Від відповідача-2: Барсученко О.В. дов. № б/н від 01.12.2011 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство відкритого типу "Галичфарм" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" (відповідач-2) про визнання свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 р. на знак для товарів і послуг "Алтейка" недійсним повністю; зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформації про визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що реєстрація відповідачем-1 за свідоцтвом України № 39513 від 15.04.2004 року знаку для товарів і послуг "Алтейка" (заявка № 2002075909 від 15.07.2002 р.) була здійснена з порушенням приписів абз. 2, 3 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема, позивач стверджує, що станом на дату подання відповідачем-2 заявки № 2002075909 на реєстрацію спірного позначення, останнє не мало розрізняльної здатності та було загальновживаним позначенням як позначення товарів певного виду, а саме, лікарського засобу "алтейка", що володіє бронхосекретною, відхаркувальною та обволікаючою дією. Реєстрація знаку для товарів і послуг "Алтейка" за оспорюваним свідоцтвом України порушує права позивача, який є виробником лікарського засобу "Алтейка" згідно реєстраційного посвідчення на лікарський засіб UA/8800/01/01, виданого 26.08.2008 р. Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я України (первинна реєстрація вказаного лікарського засобу була здійснена 21.08.2003 р. відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 387 від 21.08.2003 р.).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2011 р. порушено провадження у справі № 39/211 та призначено справу до розгляду на 28.11.2011 р. о 14:30 год.

17.11.2011 р. представник відповідача-2 через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.

28.11.2011 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав заяву про відкладення розгляду справи.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 28.11.2011 р., не з'явився, вимоги ухвали суду від 10.11.2011 р. не виконав.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 р., звернувся до суду з усним клопотанням про заміну первісного відповідача-1 на належного, а саме: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на Державну службу інтелектуальної власності України.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 р., звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи, з метою укладення між сторонами мирової угоди. Представник відповідача-1 подане клопотання підтримав. Судом клопотання задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2011 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 12.12.2011 р. о 14:30 год. та замінено первісного відповідача-1 у справі - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного відповідача -1 -Державну службу інтелектуальної власності.

12.12.2011 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав заяву про відкладення розгляду справи.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 12.12.2011 р. справу № 39/211 передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В., у зв'язку із перебуванням судді Гумеги О.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2011 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 39/211 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 23.01.2012 р. о 10:40 год.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 15.12.2011 р. справу № 39/211 передано для розгляду судді Гумезі О.В., у зв'язку із виходом судді Гумеги О.В. з лікарняного.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2011 року прийнято до провадження судді Гумеги О. В., розгляд справи призначено на 23.01.2012 р. о 10:40 год.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.2012 року, представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого просив призначити судову експертизу, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, та надав перелік питань, які, на його думку, слід поставити на вирішення судового експерта. Представники відповідача-1 та відповідача-2 проти зазначеного клопотання заперечували.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.2012 року, представник відповідача-1 звернувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання представника відповідача-1 судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.2012 року, представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечував. Зокрема, відповідач-1 зазначив, що науково-технічна експертиза поданої відповідачем-2 заявки № 2002075909 про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг "Алтейка" була проведена Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (уповноважений Установою державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок) відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі -Закон) і встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (надалі -Правила); за результатами зазначеної експертизи було встановлено, що позначення "Алтейка" відповідає умовам надання правової охорони (ст.ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") відносно усього заявленого переліку товарів і послуг. Таким чином, під час видачі свідоцтва України № 39513 на знак для товарів і послуг "Алтейка" відповідач-1 не порушив жодної з вимог законодавства України, діяв у відповідності із Законом, Правилами на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом. Відповідач-1 вважає, що докази, надані позивачем на підтвердження позовних вимог, датовані більш пізньою датою, ніж дата подання заявки № 2002075909 -15.07.2002 р. Отже, тривале використання в Україні позначення "Алтейка" кількома виробниками для товарів 5 класу МКТП, що мають спільні характеристики, внаслідок чого воно втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно цих товарів, не доведено позивачем, а також позивачем не доведено загальновживаність позначення "Алтейка" в результаті тривалого використання для товарів 5 класу МКТП різними виробниками, внаслідок чого воно стало видовим або родовим поняттям. З огляду на наведене, підстави для відмови відповідачу-2 у видачі свідоцтва № 39513 за заявкою № 2002075909 на дату подання заявки 15.07.2002 р. були відсутні.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.2012 року, представник відповідача -2 подав відзив на позовну заяву з додатками, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечував. Зокрема, відповідач-2 зазначає, що оскільки заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг була подана ним 15.07.2002 р., то саме з цього часу свідоцтво України № 39513 від 15.04.2004 р. на знак для товарів і послуг "Алтейка" має охоронну дію. Отже, вказані позивачем виробники лікарського засобу "Алтейка" (АТ "Галичфарм" (Україна), ТОВ "Тернофарм" (Україна), ЗАТ "НВО "Елксир" (Російська Федерація)) повинні були виробляти цей лікарський засіб до 15.07.2002 р. Натомість, ТОВ "Тернофарм" зареєстровано 18.09.2007 р.; АТ "Галичфарм" почало випуск лікарського засобу "Алтейка" не раніше видачі реєстраційного посвідчення про реєстрацію лікарського засобу "Алтейка" згідно наказу МОЗ України № 387 від 21.08.2003 р.; ЗАТ "НВО "Елксир" взагалі не випускає лікарський засіб "Алтейка" і не продає його на території України. Надані позивачем докази на підтвердження позовних вимог (роздруківки з Інтернету) відповідач-2 вважає неналежними. Крім того, у поданому суду відзиві на позовну заяву відповідач-2 заявив про сплив позовної давності на звернення до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року, оскільки з відповідним позовом позивач мав право звернутись до суду до 14.04.2007 р., тоді як фактично останній звернувся до суду з пропуском позовної давності на 4 роки та 7 місяців та без заявлення клопотання про поновлення строку позовної давності із зазначенням причин поважності пропуску позовної давності.

Представник позивача в судовому засіданні 23.01.2012 р. подав суду письмові заперечення на відзив та докази у справі. Відповідно до вказаних заперечень вбачається, що позивач не вважає строк позовної давності на звернення до суду з відповідним позовом пропущеним, так як позивачу стало відомо про реєстрацію позначення "Алтейка" як знаку для товарів і послуг в Україні лише після пред'явлення ТОВ "Юніфарма" претензії до АТ "Галичфарм", т.т. з 04.07.2011 р. В той же час, зазначену претензію позивачем суду не подано.

В судовому засіданні 23.01.2012 р. розпочато розгляд справи по суті.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.2012 року, оголошено перерву до 30.01.2012 року о 15:20 год.

27.01.2012 р. представник відповідача-2 через відділ діловодства суду подав заяву про застосування строку позовної давності.

В судовому засіданні 30.01.2012 р. представник відповідача-2 підтримав подану ним заяву про застосування строку позовної давності.

В судовому засіданні 30.01.2012 р. представник позивача підтримав подане ним 23.01.2012 р. клопотання про призначення судової експертизи.

В судовому засіданні, призначеному на 30.01.2012 року, оголошено перерву до 06.02.2012 року.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 06.02.2012 р. надав суду письмові пояснення з додатками.

Представник позивача в судовому засіданні 06.02.2012 р. підтримав подане ним 23.01.2012 р. клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.02.2012 р. подав суду клопотання з переліком питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 06.02.2012 р. подав суду клопотання з переліком питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2012 р., на підставі ст.ст. 41, 79, 86 ГПК України, призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 39/211, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні, провадження у справі № 39/211 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

05.04.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання (без номеру та дати) про залучення та направлення документів, доданих до клопотання, судовому експерту.

Господарським судом міста Києва листом № 06-17/164 від 09.04.2012 р. направлено судовому експерту клопотання позивача (без номеру та дати) з доданими до нього документами для залучення до матеріалів справи.

28.04.2012 р. через відділ діловодства суду надійшов запит судді Господарського суду Львівської області щодо надання інформації про рух справи № 39/211.

Господарським судом міста Києва листом від 08.05.2012 р. надано відповідь на запит судді Господарського суду Львівської області.

25.06.2012 р. судовим експертом Мещеряковою Наталією Миколаївною супровідним листом № 242 від 22.06.2012 р. через відділ діловодства суду були повернуті матеріали справи № 39/211 разом з висновком № 106/12-НМ судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 39/211 від 22.06.2012 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2012 р., на підставі ст.ст. 79, 86 ГПК України, поновлено провадження у справі № 39/211 та призначено її розгляд на 16.07.12 р. о 10:20 год.

03.07.2012 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.

05.07.2012 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про залучення доказів до матеріалів справи та призначення у справі судової експертизи. Відповідно до вказаного клопотання, позивач в цілому погоджується з результатами дослідження, викладеними судовим експертом у висновку № 106/12-НМ від 22.06.2012 р., однак звертає увагу, що судовий експерт при наданні опису знаку за свідоцтвом України № 39513 послався на семантичне значення позначення "Алтейка", яке вказує на його описовість відносно матеріалу та складу сировини, з якої виготовляється лікарський засіб під даної торговою назвою - Алтея лікарська, Althaea officinalis (Althaeae radicis extract siccum). Враховуючи наведене, позивач вважає, що для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі № 39/211 (невідповідність знаку для товарів і послуг "Алтейка" за свідоцтвом України № 39513 умовам правової охорони, ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки ця товарів та послуг") необхідно призначити судову експертизу, на вирішення якої поставити питання щодо належності позначення "Алтейка" до описових позначень (п. 4.3.1.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) та надати у розпорядження судового експерта матеріали та відомості щодо властивостей, призначення, складу сировини, матеріалу, з якого виготовляється лікарський засіб під торговою назвою "Алтейка", а тому позивач і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 16.07.2012 р., подав письмові пояснення, відповідно до яких зазначив, що вважає висновок судової експертизи № 106/12-НМ від 22.06.2012 р. обґрунтованим і таким, що є належним доказом по справі.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 16.07.2012 р., підтримав подане ним 05.07.2012 р. клопотання про залучення доказів до матеріалів справи та призначення у справі судової експертизи. Представник відповідача-1 та представник відповідача-2 проти заявленого позивачем клопотання заперечували. Клопотання позивача судом розглянуте в судовому засіданні та відхилено з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України господарський суд призначає судову експертизу для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань.

Як вбачається з матеріалів справи № 39/211 предметом спору у даній справі є матеріально-правова вимога позивача до відповідача-1, відповідача-2 про визнання свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 р. на знак для товарів і послуг "Алтейка" недійсним повністю, зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформації про визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року.

При цьому у якості підстав заявленого до відповідачів позову, позивач вказав на невідповідність знаку для товарів і послуг "Алтейка" за свідоцтвом України № 39513 від 15.04.2004 року умовам правової охорони, визначеним у абз. 2, 3 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема, з підстав відсутності розрізняльної здатності спірного позначення та з підстав загальновживаності спірного позначення як позначення товарів і послуг певного виду. А тому, встановлення фактичних даних на підтвердження зазначених позивачем підстав позову, входить до предмета доказування у даній справі.

Втім, суд звертає увагу, що позивач, заявляючи вищевказане клопотання про призначення судової експертизи, на вирішення якої пропонується поставити питання щодо належності позначення "Алтейка" до описових позначень, фактично визначає іншу підставу позову, ніж було заявлено у позові, поданому до Господарського суду міста Києва 08.07.2011 р., а саме: невідповідність знаку для товарів і послуг "Алтейка" за свідоцтвом України № 39513 від 15.04.2004 року умовам правової охорони з підстав його описовості відносно матеріалу та складу сировини, з якої виготовляється лікарський засіб "Алтейка" (абз. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

В той же час, з матеріалів справи не вбачається, що позивач відповідно до ст. 22 ГПК України до початку розгляду господарським судом справи по суті звертався до господарського суду із письмовою заявою про зміну, зокрема, підстав позову. Відповідна заява позивачем не подавалась та в матеріалах справи відсутня.

Як зазначено у абз. 2 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмету доказування .

Оскільки наведені позивачем у спірному клопотанні фактичні дані стосовно належності позначення "Алтейка" до описових позначень не входять до предмету доказування у справі № 39/221, то підстави для задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи, у суду відсутні.

В судовому засіданні, призначеному на 16.07.2012 р., здійснювався розгляд справи по суті.

Представник позивача надав усні пояснення по суті позовних вимог, позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача-1 надав усні заперечення щодо заявлених позовних вимог та просив відмовити позивачу в позові, з урахуванням висновку судової експертизи.

Представник відповідача-2 надав усні заперечення щодо заявлених позовних вимог та просив відмовити позивачу в позові, з урахуванням висновку судової експертизи.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 16.07.2012 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

15.04.2004 р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України видане Товариству з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" свідоцтво України № 39513 на знак для товарів і послуг "Алтейка" згідно заявки на реєстрацію № 2002075909 від 15.07.2002 р.

Відповідно до Виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 39513 станом на 17.11.2011 р. та матеріалів заявки № 2002075909 від 15.07.2002 р. вбачається, що знак для товарів і послуг "Алтейка" зареєстровано для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП): "Бальзами лікувальні; біологічні препарати лікарські; вітамінні препарати; еліксири (фармацевтичні препарати); знеболювані (анальгетики, знеболівні засоби); лікарські трави; ліки для людини; лікувальний чай; лікувальні напої; лікувальні настої; мікстури; настоянки лікарські; протигарячкові (жарознижувальні) засоби; сиропи на фармацевтичні потреби; чаї з трав; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; цукерки лікувальні" та послуг 44 класу МКТП: "Лікарська допомога; фармацевтичне консультування", дата видачі свідоцтва України № 39513 -15.04.2004 р., дата подання заявки № 2002075909 -15.07.2002 р., публікація про видачу свідоцтва України № 39513 здійснена 15.04.2004 р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 4 за 2004 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі -ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) (надалі -Закон України) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 ЦК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України, право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Як визначено ч. 1 ст. 6 Закону України, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Частина 2 ст. 6 Закону містить перелік позначень, які згідно з Законом не можуть одержати правову охорону, серед яких, зокрема, позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду тощо.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Стаття 20 ГК України встановлює, що кожний суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач - Акціонерне товариство відкритого типу "Галичфарм" -звернувся до господарського суду з позовом, відповідно до якого просить визнати свідоцтво України № 39513 на знак для товарів і послуг "Алтейка" недійсним повністю та зобов'язати відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" з наступних підстав.

Позивач стверджує, що позначення "Алтейка" використовується протягом тривалого часу для одного товару -медичного препарату під назвою "Алтейка", що має бронхосекретну, відхаркувальну та обволікуючу дію, та який випускається АТ "Галичфарм" (Україна), ТОВ "Тернофарм" (Україна), ЗАТ "НВО "Елксир" (Російська Федерація). На думку позивача, позначення "Алтейка" використовувалось та використовується як в Україні, так і за її межами, в якості найменування лікарського засобу без реєстрації в якості знака для товарів і послуг різними виробниками, оскільки таке позначення не має розрізняльної здатності та є загальновживаним позначенням, у зв'язку з чим йому не могла бути надана правова охорона в силу положень абз. 2, 3 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також пунктів 4.3.1.4, 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р.

Позивач також стверджує, що із лікарським засобом "Алтейка" споживачі ототожнюють певний продукт, а саме сироп для дітей від кашлю, який виробляється на основі екстракту кореня алтея, що володіє бронхосекретною, відхаркувальною та обволікуючою дією, відомим є те, що в народі алтею лікарську називають "алтейка".

Крім того, позивач посилається на те, що термін "Алтейка" застосовується в медичній літературі фахівцями в галузі фармації, зокрема: у рекламі препарату «Алтемікс»ЗАТ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" зазначено "друге дихання "Алтейки " (//Аптека Галицька, 1(94), 2003 р.); аналогічне порівняння наведене у статті "Природа лечит: сироп "Алтемикс" (// www.ama.dp.ua/Info/Digest/07 ); в статті "Алтея лікарська" (Всеукраїнська тижнева газета "Сіверщина") зазначається, що алтею лікарську у народі називають "алтейка" (// www.siver.com.ua ); у дайджесті № 7 аптеки медичної академії вказано, що корінь алтею входить до складу сиропу "Алтейка" (// www.zt.medicina.kharkov.ua ). Позивач стверджує, що зазначені джерела існували в той період, коли заявка відповідача-2 № 2002075909 була на стадії кваліфікаційної експертизи.

Між тим, на думку позивача, відповідач-1 під час проведення кваліфікаційної експертизи формально підійшов до виконання своїх обов'язків, не визначивши та не проаналізувавши ті інформаційні джерела, які існували на дату подання відповідачем-2 заявки № 2002075909 та вказували на загальновживаність позначення "Алтейка", що в свою чергу, є підставою для відмови в надані правової охорони знаку для товарів та послуг, а отже, свідоцтво України № 39513 від 15.04.2004 року було видане з порушенням норм чинного законодавства та підлягає визнанню недійсним.

Оскільки позивач є виробником лікарського засобу "Алтейка" згідно реєстраційного посвідчення на лікарський засіб UA/8800/01/01, виданого 26.08.2008 р. Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я України (первинна реєстрація вказаного лікарського засобу була здійснена 21.08.2003 р. відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 387 від 21.08.2003 р.), то реєстрація знаку для товарів і послуг "Алтейка" за оспорюваним свідоцтвом України порушує права позивача щодо виробництва та реалізації лікарського засобу "Алтейка" сироп 100 мл та 200 мл.

Позивач вважає, що право на звернення до суду за захистом порушеного права в нього виникло з 04.07.2011 р., коли ТОВ "Юніфарма" було пред'явлено АТ "Галичфарм" претензію, згідно якої позивачу стало відомо про реєстрацію позначення "Алтейка" як знаку для товарів і послуг в Україні.

Відповідач-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" - проти задоволення позовних вимог заперечив з підстав, зазначених у відзиві на позовну заяву.

Також відповідач-2 посилається на порушення позивачем строку звернення до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року, оскільки відомості про видачу оспорюваного свідоцтва опубліковані 15.04.2004 р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 4 за 2004 р. та стали загальнодоступними. На думку відповідача-2, трирічний строк звернення до суду має відраховуватися з цієї дати і є пропущеним позивачем, в той час як клопотання про поновлення строку позовної давності із зазначенням причин поважності його пропуску позивачем суду не подавалось.

Відповідач-1 - Державна служба інтелектуальної власності України - проти задоволення позовних вимог заперечив з підстав, зазначених у відзиві на позовну заяву, зокрема вважає, що під час видачі свідоцтва України № 39513 на знак для товарів і послуг "Алтейка" відповідач-1 не порушив вимог законодавства України, підстави для відмови відповідачу-2 у видачі свідоцтва № 39513 за заявкою № 2002075909 на дату подання заявки 15.07.2002 р. були відсутні.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 6 якої не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Відповідно до п. 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (надалі -Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду , належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

В пункті 2 частини В Статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1976 р.) зазначено, що товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: ... якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона.

Ознаками, що характеризують позначення, яке стало загальновживаним як позначення товарів певного виду, є: використання позначення як назви (найменування) товару фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі, споживачами; застосування позначення як назви (найменування) одного і того ж товару або товарів того ж виду, що випускаються різними виробниками; застосування позначення тривалий час. Тільки при наявності всіх перерахованих вище ознак позначення може бути віднесено до категорії загальновживаного позначення товарів певного виду.

п

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 6 якої не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Відповідно до п. 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться :

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товарів або послуг інших осіб або осіб, що пропонують товар або надають послугу.

Наявність у позначенні, що заявлено на реєстрацію як знак, ознак розрізняльної здатності визначається на дату подання заявки. Ступінь розрізняльної здатності визначається відносно товарів і послуг, для яких знак заявлено чи використовується.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи було позначення "Алтейка" загальновживаним позначенням для товарів 5 класу МКТП та послуг 44 класу МКТП станом на 15.07.2002 року, тобто на дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг; а також, чи мало позначення "Алтейка" розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП та послуг 44 класу МКТП станом на 15.07.2002 року, тобто на дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/211, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні, на вирішення судового експерта були поставлені вищенаведені питання.

Відповідно до висновку № 106/12-НМ судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 39/211 від 22.06.2012 р. (надалі -Висновок) експерт надав наступні відповіді на поставлені судом питання:

1. Матеріали справи не містять відомостей про те, що позначення "Алтейка" було загальновживаним позначенням для товарів 5 класу МКТП та послуг 44 класу МКТП станом на 15.07.2002 року, тобто на дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

2. Матеріали справи не містять відомостей про те, що позначення "Алтейка" не мало розрізняльної здатності для товарів 5 класу МКТП і послуг 44 класу МКТП станом на 15.07.2002 року, тобто на дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

При цьому суд звертає увагу, що при наданні відповідних відповідей на поставлені судом питання експертом були проаналізовані відомості щодо використання позначення "Алтейка" різними виробниками відносно товарів 5 класу МКТП і послуг 44 класу МКТП до дати подання заявки № 2002075909 на знак для товарів і послуг -15.07.2002 року.

Зокрема, у таблиці 1 Висновку експерт наводить відомості, які містяться в матеріалах справи, щодо використання позначення "Алтейка" різними виробниками із зазначенням території та дати використання. Аналіз вказаних відомостей призвів експерта до висновку про те, що матеріали справи не містять відомостей про використання позначення "Алтейка" до 15.07.2002 року, дати подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

Експерт зазначає, що згідно з матеріалами справи позначення "Алтейка" використовується в якості торгової назви лікарського засобу (експекторантів, у т.ч. рефлекторної дії), тобто товару, для якого зареєстровано знак для товарів за свідоцтвом України № 39513 (товари 5 класу, перелічені в наведеному свідоцтві).

Крім того, експертом не встановлено належність позначення "Алтейка" до "Міжнародних непатентованих найменувань фармацевтичних субстанцій". Звичайною загальноприйнятою назвою діючої речовини лікарського засобу під назвою "Алтейка" є "Althaea officinalis»("Althaeae radicis extract siccum").

Відповідно до ст. 2 Закону України від 04.04.1996 р. № 124/96-ВР "Про лікарські засоби " (зі змінами і доповненнями) , лікарські засоби - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. Там же зазначено, що до лікарських засобів належать, зокрема, діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) - дозовані лікарські засоби в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують.

При державній реєстрації лікарських засобів, порядок якої встановлений ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби ", у заяві на реєстрацію лікарського засобу зазначаються, зокрема, назва лікарського засобу і його торговельна назва; назва діючої речовини (латинською мовою) повний склад лікарського засобу; повний склад лікарського засобу.

Згідно із Положенням про Державний реєстр лікарських засобів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 411, у Реєстрі зазначаються, зокрема, торговельна назва лікарського засобу; міжнародна непатентована назва; синоніми; хімічна назва чи склад лікарського засобу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру лікарських засобів України вбачається, реєстрація трьох виробників лікарського засобу "Алтейка": АТ "Галичфарм", ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" і ТОВ «Тернофарм" (таблиця № 2 Висновку).

Дослідивши інформацію про вищевказаних виробників лікарського засобу "Алтейка", експерт прийшов до висновок про те, що позначення "Алтейка" використовується в Україні для лікарських засобів на основі сухого екстракту алтейського кореня у різній лікарській формі - сироп і таблетки для жування (експекторанти, у тому числі рефлекторної дії).

Лікарський засіб "Алтейка®" виробництва TOB "Тернофарм" має попереджувальне маркування, що свідчить про реєстрацію цього позначення як знак для товарів і послуг. Лікарські засоби двох інших виробників такого попереджувального маркування не мають.

З пояснень TOB "Юніфарма" (а.с. 133 т. І) та укладених ним ліцензійних договорів (а.с. 133-137 т. І) вбачається, що ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика", а пізніше TOB "Тернофарм" є підконтрольними підприємствами TOB "Юніфарм".

01.11.2004 р. між TOB "Юніфарм" і ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика" був укладений договір одиничної ліцензії про передачу прав на використання знаку для товарів і послуг "Алтейка".

10.11.2007 р. між TOB "Юніфарм" і TOB "Тернофарм" був укладений ліцензійний договір про передачу прав на використання знаку для товарів і послуг "Алтейка".

Проте, як встановлено експертом та підтверджується матеріалами справи, жоден із зазначених в таблиці № 2 Висновку виробників не виробляв лікарський засіб під назвою "Алтейка" до 15.07.2002 року - дати подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

Що стосується перевірки позначення за іншими ознаками, які можуть свідчити про відсутність у позначення розрізняльної здатності, то експертом встановлено:

- позначення "Алтейка" не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- позначення "Алтейка" не відноситься до реалістичних зображень товарів;

- позначення "Алтейка" не відноситься до тривимірних об'єктів, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням;

- позначення "Алтейка" не відноситься до загальновживаних скорочень.

Враховуючи зазначене, в матеріалах справи відсутні відомості щодо використання позначення "Алтейка" для товарів 5 класу, рівно як і послуг 44 класу МКТП, до 15.07.2002 року - дати подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

В свою чергу, наведене надає підстави для наступних висновків:

- позначення "Алтейка" не може бути віднесено до загальновживаних для товарів певного виду , оскільки матеріали справи не містять відомостей про те, що дане позначення використовувалось тривалий час для лікарських засобів (експекторантів, у тому числі рефлекторної дії, на основі Алтея лікарського) різними виробниками ;

- позначення "Алтейка" не може бути віднесено до таких, що не мають розрізняльної здатності , оскільки матеріали справи не містять відомостей про те, що дане позначення використовувалось тривалий час в Україні кількома виробниками для товарів -лікарських засобів (експекторантів, у тому числі рефлекторної дії, на основі Алтея лікарського).

Виходячи з вищевикладеного, висновок № 106/12-НМ судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 39/211 від 22.06.2012 р. обґрунтовано підтвердив той факт, що позначення "Алтейка" не було загальновживаним позначенням для товарів 5 класу МКТП та послуг 44 класу МКТП станом на 15.07.2002 року - дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг, а також те, що позначення "Алтейка" мало розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП і послуг 44 класу МКТП станом на 15.07.2002 року - дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

А отже, станом на 15.07.2002 року - дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" заявки № 2002075909 на реєстрацію знаку для товарів і послуг, у відповідача-1 не було підстав для відмови відповідачу-2 у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абз. 2, 3 ч. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Крім того, суд вважає, що при подачі позову позивачем пропущено строк звернення до суду, і ним не наведено причин поважності такого пропуску, що могли би бути підставою для його поновлення.

Згідно матеріалів справи, відомості про видачу оспорюваного свідоцтва опубліковані 15.04.2004 р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 4 за 2004 р. та стали загальнодоступними.

Саме з цього часу, на думку суду, має відраховуватися строк звернення до суду в даному випадку, і він позивачем пропущений, оскільки згідно статті 257 ЦК України передбачається загальний трирічний строк звернення до суду.

Факт здійснення офіційної публікації повідомлення є достатнім для висновку про належне повідомлення всіх зацікавлених осіб про реєстрацію позначення і видачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Юніфарма" свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 р. на знак для товарів і послуг "Алтейка".

Фактично позивач не назвав поважні причини пропуску ним строку позовної давності, оскільки відповідне клопотання позивачем до позовної заяви не додано та в процесі розгляду справи суду не подано.

При цьому суд не може погодитися з доводами позивача, який вважає, що право на звернення до суду за захистом порушеного права в нього виникло з 04.07.2011 р., коли ТОВ "Юніфарма" пред'явило АТ "Галичфарм" претензію і саме з цієї дати позивачу стало відомо про реєстрацію позначення "Алтейка" як знаку для товарів і послуг в Україні. До того ж, зазначену претензію фактично позивачем суду не подано.

За наведених обставин, вимоги позивача про визнання свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 р. на знак для товарів і послуг "Алтейка" недійсним повністю суд вважає необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

У зв'язку із зазначеним, не підлягають задоволенню і вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформації про визнання недійсним свідоцтва України № 39513 від 15.04.2004 року.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати при відмові в позові покладаються на позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 22, 33, 34, 43, 41, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 19.07.2012 р.

Суддя Гумега О. В.