Постанова

від 19.09.2012 по справі 16/11/10

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2012 р.Справа № 16/11/10 Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Будішевської Л.О.,

Суддів : Мишкіної М.А., Туренко В.Б.,

(Склад судової колегії сформований розпорядженням в.о. голови суду №669 від 10.09.2012 р.)

при секретарі судового засідання Юзефович Ю.А.,

за участю представників сторін:

від позивача -Білицький П.В. -за довіреністю,

від відповідача 1-не з'явився,

від відповідача 2 - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Українсько-Ізраїльського товариства з обмеженою відповідальністю Спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК"

на рішення господарського суду Миколаївської області від 16 листопада 2011 року

у справі № 16/11/10

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс"

до відповідачів:

1. Українсько-Ізраїльського товариства з обмеженою відповідальністю Спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК"

2. Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

про припинення порушень прав власника Свідоцтв України за НОМЕР_2, НОМЕР_3 на знаки для товарів і послуг та заборону використовувати етикетку на товарі „крем для рук та нігтів" 03 класу МКТП

встановив:

У лютому 2010 року товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) „Амальгама Люкс" (далі-позивач) звернулось до господарського суду Миколаївської області з позовом до Українсько-Ізраїльського товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства (ТОВ СП) „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" (далі-відповідач-1) та фізичної особи -підприємця (ФОП) ОСОБА_2 (далі-відповідач-2) про припинення порушень прав власника Свідоцтв України за НОМЕР_2, НОМЕР_3 на знаки для товарів і послуг та заборону використовувати етикетку на товарі "крем для рук та нігтів"03 класу МКТП.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним.

Позивачу на підставі Свідоцтва України НОМЕР_2 належать права інтелектуальної власності на комбінований знак для товарів і послуг, який має відповідне зображення і користується правовою охороною для товару 03 класу „крем для рук", товарів 16, а також послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі-МКТП). Заявка №2004043784 на даний знак була подана до ДП „УКРПАТЕНТ" 09.04.2004р.

На підставі Свідоцтва України НОМЕР_3, позивачу також належать права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, який має відповідне зображення і користується правовою охороною для товару 03 класу МКТП, у тому числі, для товарів, які мають узагальнюючу назву „креми косметичні". Заявка №m 200514424 на даний знак була подана до ДП „УКРПАТЕНТ" 25.11.2005р.

Наприкінці 2009 року позивачу стало відомо, що на споживчому ринку України розповсюджується товар „крем для рук та нігтів" із застосуванням лицьової етикетки (далі-спірна етикетка), яка є комбінованим позначенням. Домінуючим елементом даної етикетки, тобто елементом, який сприймається споживачами першочергово, є зображення зап'ястків жіночих рук.

На зворотній етикетці зазначається, що його виробником є Українсько-Ізраїльське товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК". Отже, даний товар, маркований спірною етикеткою розповсюджує на території України саме відповідач-1. Крім того, відповідачем-1 використовується фотографічне зображення товару „крем для рук та нігтів", маркованого спірною етикеткою у мережі Інтернет, що одночасно є засобом рекламування цього товару з урахуванням визначення терміну "реклама" відповідно до ч.11 ст.1 Закону України „Про рекламу".

Як стверджує позивач , домінуючий елемент спірної етикетки є настільки схожим, що його можна сплутати з домінуючим елементом Комбінованого знака за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 у вигляді зображення зап'ястка жіночої руки, а товар „крем для рук та нігтів" є однорідним товару 03 класу МКТП "крем для рук", для яких Комбінований знак, у тому числі, зареєстрований, а також із зображувальним знаком за Свідоцтвом України № НОМЕР_3, а товар „крем для рук та нігтів" є однорідним товару 03 класу МКТП „креми косметичні", для яких Зображувальний знак, у тому числі, зареєстрований.

Таким чином, етикетка товару „крем для рук та нігтів" виробництва УІТ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" в результаті її використання може вводити в оману споживача відносно виробника товарів - ТОВ „Амальгама Люкс".

Враховуючи викладене, позивач вважає,що відповідач-1 порушує його права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3, встановленні ст.16 Закону, оскільки без згоди позивача використовує для однорідних товарів спірну етикетку, домінуючий елемент якої є схожим настільки, що вводить в оману споживачів щодо особи позивача, який виробляє однорідні товари, марковані знаками за Свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Крім цього, у місті Миколаєві без згоди позивача розповсюджувався товар „крем для рук та нігтів", маркований спірною етикеткою, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, що підтверджується товарною накладною №17 від 19.10.2009р.

Таким чином, обидва відповідачі порушують права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг, оскільки всупереч нормам закону, без згоди позивача у комерційних цілях використовується спірна етикетка.

У запереченнях на позовну заяву відповідач-1 не визнав факт схожості до ступеню змішування позначення у вигляді кистей жіночих рук, яке використовується ним, та домінуючого елемента Знака за Свідоцтвом України НОМЕР_2, а також Знака за Свідоцтвом України НОМЕР_3, а також заперечував існуючу можливість введення в оману споживачів при одночасному використанні ним позначення у вигляді кистей жіночих рук та позивачем Знаків.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 22.10.2010р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження у даній справі.

18.10.2011р. до суду надійшов висновок судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності №9976/10-12 від 12.10.2011р., у зв'язку з чим ухвалою господарського суду Миколаївської області провадження у даній справі поновлено та призначено її до розгляду.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 16 листопада 2011 року (суддя Фролов В.Д.) позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

1.Зобов'язано Українсько-Ізраїльське товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" припинити порушувати права Товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3.

2.Зобов'язано фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 припинити порушувати права Товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" (на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3.

3.Визнано дії Українсько-Ізраїльського товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК", пов'язані із використанням етикетки, що містить зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук для товарів «креми для рук та нігтів»у своїй господарській діяльності на території України такими, що порушують права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3.

4.Визнано дії фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, пов'язані із використанням етикетки, що містить зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук для товарів „креми для рук та нігтів" у своїй господарській діяльності на території України такими, що порушують права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3.

5.Заборонено Українсько-Ізраїльському товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК", на території України використовувати етикетку, що містить зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук для товарів „креми для рук та нігтів", зокрема, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: заборонити наносити зазначену етикетку на упаковки, призначені для товарів „креми для рук та нігтів", зберігати такі товари з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу, продавати, рекламувати такі товари, а також використовувати зазначену етикетку в мережі Інтернет.

6.Заборонено фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (на території України використовувати етикетку, що містить зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук для товарів „креми для рук та нігтів», зокрема, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: заборонити зберігати товари „креми для рук та нігтів", на які нанесено зазначену етикетку з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу та продавати їх.

7.Зобов'язано Українсько-Ізраїльське товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" за власний рахунок знищити всі етикетки для товарів „креми для рук та нігтів", що містять зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук, які у нього знаходяться.

8.Стягнуто з Українсько-Ізраїльського Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" витрати на проведення судової експертизи у розмірі 5000,04 грн. (п'ять тисяч гривень 04 коп.), 42,50 грн. (сорок дві гривні 50 коп.) державного мита та 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

9.Стягнуто з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" витрати на проведення судової експертизи у розмірі 5000,04 грн. (п'ять тисяч гривень 04 коп.), 42,50 грн. (сорок дві гривні 50 коп.) державного мита та 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду, відповідач-1 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить повністю скасувати рішення суду та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, зокрема, прийняттям рішення у відсутність в судовому засіданні уповноважених представників УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК", не зважаючи на подане клопотання про відкладення розгляду справи.

Також УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" подано клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки висновок судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності №9976/10-12 від 12.10.2011р., складений атестованим судовим експертом КНДІСЕ Юдіною Г.О., на думку апелянта, є невірним.

Представник ТОВ „Амальгама Люкс" подав відзив на апеляційну скаргу, а також письмові заперечення на клопотання УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" про призначення повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, в яких зазначив, що, на його думку, відсутні правові підстави для призначення повторної судової експертизи у справі №16/11/10, а її призначення призведе до затягування строку вирішення цієї справи.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 27.03.2012р. призначено повторну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі.

Судова колегія дійшла висновку про необхідність проведення повторної судової експертизи у зв'язку з тим, що висновок судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності № 9976/10-12 від 12.10.2011р., складений атестованим судовим експертом КНДІСЕ Юдіною Г.О., викликав сумнів у колегії суддів щодо його правильності у зв'язку із посиланням судовим експертом у даному висновку, зокрема, на результати соціологічного дослідження проведеного ПАТ „Інформаційно-аналітичною агенцією „Статінформконсалтинг" на замовлення ТОВ „Амальгама Люкс", в яких йдеться, про відомість українським споживачам знаків для товарів і послуг, що охороняються свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 та маркованих ними товарів „креми для рук рідкі", виробництва ТОВ „Амальгама Люкс". Проте зазначені результати соціологічного дослідження судом першої інстанції до матеріалів справи не долучались.

02.07.2012р. до Одеського апеляційного господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р. та матеріали справи №16/11/10.

У зв'язку з усуненням підстав, які були причиною для зупинення апеляційного провадження у справі №16/11/10 ухвалою суду від 27.03.2012р., апеляційне провадження було поновлено, а розгляд апеляційної скарги призначений на 19.07.2012р.

18.07.2012р. представник ТОВ „Амальгама Люкс" подав клопотання про приєднання до матеріалів справи рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.05.2012р., затвердженого наказом ДСІВ України від 10.07.2012р. № 347-Н, яким визнано зображувальний знак у вигляді кисті жіночої руки добре відомим в Україні відносно Позивача для товарів 03 класу МКТП: „креми косметичні для рук рідкі", станом на 01 січня 2006 року.

Зазначене клопотання було судовою колегією задоволено.

Також представник ТОВ „Амальгама Люкс" подав письмові заперечення на висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р.

Представником УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" було заявлено клопотання про відкладення розгляду апеляційної скарги у зв'язку із необхідністю підготування відзиву на письмові заперечення, надані представником ТОВ „Амальгама Люкс", а також подано письмове клопотання про продовження строку розгляду апеляційної скарги на 15 днів. Вказані клопотання були судовою колегією задоволені, а розгляд справи відкладено на 11.09.2012р.

Представником ТОВ „Амальгама Люкс" були подані доповнення до заперечень на висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р., письмові пояснення щодо взаємозв'язку фактів, встановлених рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.05.2012 року, із заявленими позовними вимогами у даній справі, а також клопотання про приєднання до матеріалів справи рецензії від 04.09.2012р. на висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 50/12 за підписом завідуючого відділом узагальнення експертної та судової практики Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук, кандидата юридичних наук Прохорова-Лукіна Г.В.

Представником УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" були подані письмові пояснення на заперечення представника ТОВ „Амальгама Люкс" на висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 50/12

У зв'язку з неявкою в судове засідання ФОП ОСОБА_2, та необхідністю надати представникам УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" можливості ознайомитись з наданими представником ТОВ „Амальгама Люкс" письмовими матеріалами, розгляд справи було відкладено на 19.09.2012р.

Представник позивача в засіданні суду апеляційної інстанції 19.09.2012р. заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважаючи її необґрунтованою, а рішення суду першої інстанції таким, що прийняте з дотриманням норм чинного законодавства.

Другий відповідач не скористався своїм правом надання відзиву на апеляційну скаргу та не забезпечив явку свого представника в засідання суду апеляційної інстанції.

19.09.2012р. до Одеського апеляційного господарського суду від Українсько-Ізраїльського товариства з обмеженою відповідальністю Спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з участю його представника в судовому засіданні 19.09.2012р. о 10:00 год. у Вищому господарському суді України.

В судовому засіданні 19.09.2012р. представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання, зазначивши, що відповідач-1 міг забезпечити явку іншого представника в засідання суду апеляційної інстанції.

Судом апеляційної інстанції зазначене клопотання залишено без задоволення, оскільки відповідач-1 мав можливість забезпечити явку іншого представника в судове засідання, а його відсутність не перешкоджає апеляційному перегляду справи.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи апеляційної скарги, заслухавши представників позивача та першого відповідача, перевіривши юридичну оцінку встановлених судом першої інстанції фактичних обставин справи і їх повноту, застосування норм матеріального та процесуального права, судова колегія апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Предметом даного спору є вирішення питання щодо заборони відповідачам використовувати у своїй господарській діяльності позначення у вигляді кистей жіночих рук для товару «крем для рук та нігтів»на підставі того, що позивач є власником прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, які містять або складаються із зображення кисті жіночої руки та яким надано правову охорону для товарів 03 класу МКТП „креми для рук".

Підстави для заборони з боку власника свідоцтва використовувати зареєстрований знак для товарів і послуг іншими особами передбачені ч.5 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" N 3689-XII: „Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати".

Згідно ч.4 ст.16 цього Закону: „Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно висновку судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності №9976/10-12 від 12.10.2011р., складеного атестованим судовим експертом КНДІСЕ Юдіною Г.О.:

„1.Позначення торгової марки за свідоцтвом України НОМЕР_2, що належить ТОВ „Амальгама Люкс", не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

2.Позначення торгової марки за свідоцтвом України НОМЕР_2, що належить ТОВ „Амальгама Люкс", не складається лише з позначень, що є загальновживаними символами та термінами.

3.Домінуючим елементом етикетки, що нанесена на упакування товару „крем для рук та нігтів" виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" є зображувальний елемент у вигляді кистей жіночих рук.

4.Домінуючим елементом знаку для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_2 є зображувальний елемент у вигляді кисті жіночої руки.

5.Домінуючий елемент етикетки товару „крем для рук та нігтів" виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" є схожим настільки, що його можна сплутати з домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 при використанні стосовно товару 03 класу МКТП - „крем для рук".

6.Домінуючий елемент етикетки товару „крем для рук та нігтів", виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 при використанні стосовно товару 03 класу МКТП -„креми косметичні".

7.Зображувальний елемент у вигляді кистей жіночих рук, який міститься на етикетці товару „крем для рук та нігтів", виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 при використанні стосовно товару 03 класу МКТП -„креми косметичні".

8. Етикетка товару „крем для рук та нігтів" виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК", в результаті її використання стосовно товарів 03 класу МКТП „крем для рук" та „креми косметичні" може вводити в оману споживачів відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтв України на знаки товарів і послуг НОМЕР_2, НОМЕР_3".

Згідно висновку додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р., складеного старшим судовим експертом лабораторії права промислової власності НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮ України Атаманчуком А.Г.:

„1.Позначення торгової марки за свідоцтвом України НОМЕР_2, що належить ТОВ „Амальгама Люкс", не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

2.Позначення торгової марки за свідоцтвом України НОМЕР_2, що належить ТОВ „Амальгама Люкс", не складається лише з позначень, що є загальновживаними символами та термінами.

4.Домінуючим елементом етикетки, що нанесена на упакування товару «крем для рук та нігтів»виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" є композиція, розміщена на контрастному тлі, яка складається із сплетіння двох рук спрямованих до гори, які огинає стрічка.

5.Домінуючим елементом знаку для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України НОМЕР_2 є композиція у формі вертикально орієнтованого овалу у вигляді рамки жовтого кольору, внутрішня частина якого містить тло зеленого кольору і у центрі зображено стилізоване позначення кисті правої руки.

6.Домінуючий елемент етикетки товару „крем для рук та нігтів" виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" не є схожим настільки, що його можна сплутати з домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

7.Домінуючий елемент етикетки товару „крем для рук та нігтів", виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3.

8.Зображувальний елемент у вигляді кистей жіночих рук, який міститься на етикетці товару „крем для рук та нігтів", виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3.

9.Етикетка товару „крем для рук та нігтів", виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" в результаті її використання не вводить в оману споживачів відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтв України на знаки товарів і послуг НОМЕР_2, НОМЕР_3.

10.Зображення однієї руки на комбінованому знаку, який охороняється за свідоцтвом України НОМЕР_2 та зображення двох рук на етикетці товару, який розповсюджується спільним підприємством „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" не є тотожним або схожим до ступеня змішування.

11.Зовнішнє оформлення етикетки товару „крем для рук" виробництва спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" забезпечує можливість відрізнити дану продукцію від продукції ТОВ „Амальгама Люкс".

12.Графічне зображення рук на упаковці продукції СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" є відмінним від графічного зображення рук на упаковці продукції ТОВ „Амальгама Люкс".

13.Зображення руки людини, право на яке охороняється свідоцтвом України НОМЕР_3 має розрізняльну здатність та асоціюється з ТОВ „Амальгама Люкс", як з виробником товару 03 класу МКТП -„креми для рук".

14.Зображення рук (руки), як таке, на кремі для рук є загальновживаним.

15.Зображення рук (руки) на косметичному кремі може вказувати на призначення товару, а саме на те, що даний крем призначений для догляду за шкірою рук".

Таким чином, висновки судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності №9976/10-12 від 12.10.2011р. та додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р. не узгоджуються в частині визначення домінуючих елементів етикетки, що нанесена на упакування товару „крем для рук та нігтів" виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" і знака для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_2, їх порівняння на предмет встановлення схожості до ступеню змішування, а також порівняння домінуючого елементу етикетки УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" і знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 на предмет встановлення схожості до ступеню змішування.

Також зазначені висновки не узгоджуються в частині встановлення можливості введення в оману споживачів відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2, НОМЕР_3 в результаті використання етикетки товару «крем для рук та нігтів»виробництва УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК".

Оцінюючи зазначені висновки судових експертиз за правилами, встановленими ст.ст.42, 43 ГПК України, судова колегія приймає до уваги викладене у постанові Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012р. „Про деякі питання практики призначення судової експертизи», зокрема, у п.18, відповідно до якого: „У перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати: чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи".

Згідно наявному в матеріалах справи рішенню Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.05.2012р., затвердженому наказом ДСІВ України від 10.07.2012р. №347-Н, зображувальний знак у вигляді кисті жіночої руки, який, як встановлено даним рішенням, є домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, а також охороняється свідоцтвом України НОМЕР_3, є добре відомим в Україні відносно ТОВ „Амальгама Люкс" для товарів 03 класу МКТП: „креми косметичні для рук рідкі" з 01.01.2006р.

Згідно ч.1 ст.6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: „Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним".

Згідно ч.1 ст.25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" N 3689-XII: „Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні".

Згідно ч.2 ст.25 даного Закону: „При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком".

Згідно ч.4 ст.25 цього Закону: „З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням".

Таким чином, висновок про відомість українським споживачам зображувального позначення у вигляді кисті жіночої руки, яке, зокрема, охороняється свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та маркованих ним товарів „креми для рук рідкі", виробництва ТОВ „Амальгама Люкс", зроблений судовим експертом КНДІСЕ Юдіною Г.О. при складанні висновку судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності №9976/10-12 від 12.10.2011р., а також правильність визначення даним судовим експертом домінуючого елемента торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_2 узгоджуються з рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.05.2012 року.

Оцінюючи висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р. судова колегія зазначає, що він складений в порушення вимог ухвали апеляційного суду від 27.03.2012р. про призначення саме повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності і, як наслідок, оформлений з порушенням приписів, встановлених пунктами 4.13., 4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України N 53/5 від 08.10.1998р. в редакції від 22.06.2009р., згідно яким: „4.13. При проведенні повторних експертиз указуються відомості про первинну (попередні) експертизу (прізвища, ініціали експертів, назва експертної установи чи місце роботи експертів, номер і дата висновку експертизи, зміст заключних висновків первинної (попередніх) експертизи; зміст питань, які були поставлені перед експертом на повторне вирішення, а також мотиви призначення повторної експертизи, які зазначені в постанові (ухвалі) про її призначення); у разі якщо такі мотиви в постанові (ухвалі) відсутні, про це робиться відповідний запис. 4.14. У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце".

Судова колегія звертає увагу на суперечливість твердження, яке має місце у дослідницькій частині висновку, про те, що „…зображення кистей рук, які самі по собі не мають розрізняльної здатності для товарів „крем для рук" та „крем для рук та нігтів", наступному висновку: „13. Зображення руки людини, право на яке охороняється свідоцтвом України НОМЕР_3 має розрізняльну здатність та асоціюється з ТОВ „Амальгама Люкс", як з виробником товару 03 класу МКТП -„крем для рук". Зазначене суперечливе твердження базується на зображеннях товару „крем для рук" різних виробників на етикетках та упаковці яких зображено кисті рук людини різних форм і кольорів). Разом з цим, зазначені відомості не містять вказівок про джерела їх походження, не містять вказівок про виробників відповідних товарів та територію їх розповсюдження, а також на реєстрацію відповідних зображень в якості торговельних марок. Таким чином, зазначене твердження є необґрунтованим. Між тим, воно лягло в основу визначення судовим експертом домінуючих елементів об'єктів дослідження, а також призвело до неправильного їх подальшого порівняння на предмет встановлення схожості до ступеню змішування та можливості введення в оману споживачів, оскільки ним не приймалися до уваги і не досліджувались семантичні ознаки, які притаманні наявним в об'єктах дослідження зображенням рук. Оцінюючи вказані обставини також з позиції споживача, судова колегія констатує, що семантичне значення зображувальних позначень має важливе значення для їх сприйняття споживачами. Крім того, визначення домінуючого елемента торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_2 у вигляді композиції у формі вертикально орієнтованого овалу у вигляді рамки жовтого кольору, внутрішня частина якого містить тло зеленого кольору і у центрі зображено стилізоване позначення кисті правої руки, -не узгоджується із визначенням домінуючого елемента цієї торговельної марки у вигляді зображення кисті жіночої руки згідно рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.05.2012р.

Таким чином, судова колегія погоджується з доводами представника ТОВ „Амальгама Люкс", викладеними ним у запереченнях від 18.07.2012р. та доповненнях до заперечень від 25.07.2012р. на висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р., а також з доводами рецензії від 04.09.2012р. на зазначений висновок за підписом завідуючого відділом узагальнення експертної та судової практики Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук, кандидата юридичних наук Прохорова-Лукіна Г.В., стосовно суперечливості, необґрунтованості цього висновку і його складання в порушення принципів законності, об'єктивності та повноти судово-експертного дослідження, визначених ст.3 Закону України „Про судову експертизу".

За таких обставин судова колегія не приймає до уваги висновок додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №50/12 від 18.06.2012р. при встановленні обставин справи № 16/11/10.

Згідно ч.1 ст.33 ГПК України: „Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень".

УІ ТОВ СП „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" не надало доказів, які б свідчили про незаконність і необґрунтованість оскаржуваного рішення господарського суду Миколаївської області.

Водночас, згідно ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Судова колегія зазначає, що згідно ст.16 Цивільного кодексу України не передбачено такого виду захисту цивільних прав як визнання судом дій порушенням права. Водночас, встановлення судом факту порушення прав позивача є підставою для задоволення інших позовних вимог, направлених, зокрема, на відновлення такого порушеного права.

За таких обставин рішення господарського суду Миколаївської області від 16.11.2011р. підлягає відповідній зміні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України,

апеляційний господарський суд,

постановив :

Апеляційну скаргу Українсько-Ізраїльського товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" задовольнити частково.

Рішення господарського суду Миколаївської області від 16.11.2011р. по справі № 16/11/10 змінити.

Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" задовольнити частково:

1.Зобов'язати Українсько-Ізраїльське товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" (49019, м. Дніпропетровськ, проспект Свободи, б. 2-Б) припинити порушувати права товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" (54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, офіс 109) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3.

2.Зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 (54051, АДРЕСА_1) припинити порушувати права товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" (54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, офіс 109) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3.

3.Заборонити Українсько-Ізраїльському товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" (49019, м. Дніпропетровськ, проспект Свободи, б. 2-Б), на території України використовувати етикетку, що містить зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук для товарів „креми для рук та нігтів", зокрема, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: заборонити наносити зазначену етикетку на упаковки, призначені для товарів „креми для рук та нігтів", зберігати такі товари з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу, продавати, рекламувати такі товари, а також використовувати зазначену етикетку в мережі Інтернет.

4.Заборонити фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (54051, АДРЕСА_1) на території України використовувати етикетку, що містить зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук для товарів „креми для рук та нігтів", зокрема, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: заборонити зберігати товари „креми для рук та нігтів", на які нанесено зазначену етикетку з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу та продавати їх.

5.Зобов'язати Українсько-Ізраїльське товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" (49019, м. Дніпропетровськ, проспект Свободи, б. 2-Б) за власний рахунок знищити всі етикетки для товарів „креми для рук та нігтів", що містять зображення кистей (зап'ястків) жіночих рук, які у нього знаходяться.

6.Стягнути з Українсько-Ізраїльського товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства „ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" (49019, м. Дніпропетровськ, проспект Свободи, б. 2-Б, код ЄДРПОУ 23648086) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" (54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, офіс 109, код ЄДРПОУ 32719869) витрати на проведення судової експертизи у розмірі 5000,04 грн. (п'ять тисяч гривень 04 коп.), 42,50 грн. (сорок дві гривні 50 коп.) державного мита та 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

7.Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (54051, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс" (54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, офіс 109, код ЄДРПОУ 32719869) витрати на проведення судової експертизи у розмірі 5000,04 грн. (п'ять тисяч гривень 04 коп.), 42,50 грн. (сорок дві гривні 50 коп.) державного мита та 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

У задоволенні інших позовних вимог -відмовити.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку.

Головуючий суддя: Будішевська Л.О.

Судді: Мишкіна М.А.

Туренко В.Б.