Постанова

від 16.12.2008 по справі 32/110-07

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ 

 ПОСТАНОВА         

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ         

 16 грудня 2008 р.                                                                                   

№

32/110-07 

Вищий

господарський суд України у складі: суддя

Селіваненко В.П. -головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши

касаційну скаргу суб'єкта

підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 м. Дніпропетровськ,

на

постанову Дніпропетровського

апеляційного господарського суду від 03.07.2008

зі

справи № 32/110-07

за

позовом товариства з

обмеженою відповідальністю "Інтербитхім",           м. Харків,

до

суб'єкта

підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1

третя

особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - Державний департамент інтелектуальної

власності Міністерства освіти і науки України (далі -Департамент), м. Київ,

про

зобов'язання вчинити

певні дії,

та

зустрічним позовом суб'єкта

підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 (далі -Підприємець)

до товариства з обмеженою відповідальністю

"Інтербитхім" (далі -Товариство)

про

визнання права

попереднього користувача,

за

участю представників:

Товариства

-Турчина С.О.,

Підприємця

-не з'явився,

Департаменту

- не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство

звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом (з

урахуванням подальших змін та уточнень позовних вимог) про вилучення з

цивільного обороту товару, введеного в цивільний оборот з порушенням права

інтелектуальної власності позивача, а саме -лаку для волосся в кількості 80 000

аерозольних балонів, придбаного Підприємцем за контрактом від 05.10.2006 № 68.

Підприємець

подав зустрічний позов з проханням визнати за ним право попереднього

користувача на торговельну марку "Стиль классик" (комбіноване

позначення) стосовно лаку для волосся виробництва відкритого акціонерного

товариства "Хітон" (далі -ВАТ "Хітон", Російська Федерація,

м. Казань).

Рішенням

господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2008 (суддя Васильєв

О.Ю.) у задоволенні позовних вимог Товариства відмовлено, а зустрічний позов

Підприємця задоволено.

Прийняте

місцевим судом рішення мотивовано наявністю у Підприємця права попереднього

користувача на торговельну марку "Стиль классик" (комбіноване

позначення) внаслідок її тривалого використання в інтересах своєї діяльності

шляхом реалізації в Україні відповідної продукції ВАТ "Хітон" до дати

подання Товариством заявки на торговельну марку.

Постановою

Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.07.2008 (колегія

суддів у складі: Лисенко О.М. -головуючий суддя, судді Виноградник О.М., Джихур

О.В.) рішення місцевого суду від 27.05.2008 скасовано, первісний позов

Товариства задоволено, а Підприємцю в зустрічному позові відмовлено.

Постанову

апеляційного суду мотивовано тим, що рішенням господарського суду Харківської

області від 19.09.2007 зі справи № 47/331-07 визнано неправомірними дії

Підприємця з розповсюдження (продажу, демонстрації) на території України

товарів виробництва ВАТ "Хітон", а також тим, що Підприємцем не

подано доказів використання ним торговельної марки "Стиль классик" до

31.05.2006 (дати подання Товариством заявки на торговельну марку).

У

касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємець просить

постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати через

неправильне застосування ним норм матеріального і процесуального права, а

рішення суду першої інстанції залишити в силі.

Товариство

подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її

доводів та просило постанову апеляційного суду зі справи залишити без змін, а

скаргу -без задоволення.

Учасників

судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського

процесуального кодексу України (далі -ГПК України) належним чином повідомлено

про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши

повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та

правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права,

заслухавши представника позивача, Вищий господарський суд України дійшов

висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням

такого.

Місцевим

господарським судом у справі встановлено, що:

-

Товариство є власником свідоцтва України від 16.10.2006 № 68684 на знак для

товарів і послуг (торговельну марку) "Стиль классик" (комбіноване

позначення) для товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (лаки

для волосся);

-

Товариством заявку № m 2006 07851 про реєстрацію зазначеного знака подано

31.05.2006;

-

Товариство не надавало Підприємцю дозволу на використання знака для товарів і

послуг за свідоцтвом України № 68684;

-

05.10.2006 Підприємцем і товариством з обмеженою відповідальністю

"Альянс" (Російська Федерація, м. Казань) укладено контракт № 68 на

поставку парфумерно-косметичної продукції, за яким відповідач придбав та ввіз

на територію України з метою подальшого продажу 80 000 одиниць аерозольних

балонів, маркованих спірним позначенням (т. 1, а.с. 42-53);

-

позначення на товарі (лак для волосся), вилучення якого вимагає Товариство, є

схожим до ступеню змішування з торговельною маркою за свідоцтвом України №

68684, що підтверджується висновком судової експертизи об'єктів права

інтелектуальної власності від 21.02.2008 № 32/07;

-

Підприємець, починаючи з 28.01.2006, ввозив на територію України та

розповсюджував за договорами купівлі-продажу лак для волосся виробництва ВАТ

"Хітон", маркований комбінованим 

позначенням "Стиль классик", що підтверджується його

контрактом з ТОВ "Азазелло", платіжними дорученнями, митною

декларацією, договорами продажу, довіреностями, накладними тощо (т. 1, а.с.

99-161);

- ВАТ

"Хітон" використовує згадане позначення на власній продукції з 2001

року (т. 2, а.с. 52);

-

рішенням господарського суду Харківської області від 19.09.2007 зі справи №

47/331-07 визнано незаконними дії Підприємця з розповсюдження (продажу,

демонстрації) на території України товарів, які виробляються ВАТ

"Хітон". Судове рішення мотивовано наявністю у Товариства виключного

права на розповсюдження на території України продукції ВАТ "Хітон"

відповідно до контракту від 09.03.2004 № 41, укладеного позивачем з ВАТ

"Хітон" і товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова

компанія "Хітон". Взаємовідносини сторін з використання торговельних

марок у межах даної справи не досліджувалися.

У

свою чергу, суд апеляційної інстанції у прийнятті постанови зі справи виходив з

недоведеності використання Підприємцем спірного позначення до 31.05.2006 та

незаконності дій відповідача з розповсюдження продукції ВАТ "Хітон",

встановленої рішенням господарського суду Харківської області від 19.09.2007 зі

справи № 47/331-07.    

Причиною

виникнення спору зі справи стало питання щодо правомірності використання

Підприємцем спірного позначення.

Відповідно

до частини третьої статті 157 Господарського кодексу України свідоцтво надає

право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану

торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного

використання торговельної марки без його дозволу.

Згідно

з пунктом 6 статті 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону

прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) виключне право

власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди

зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що

виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати

пріоритету заявки.

Відповідно

до частин першої та другої статті 494 Цивільного кодексу України (далі -ЦК

України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку

засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються

законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у

свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не

встановлено законом.

За

приписами пункту 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в

якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку

чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним

нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для

продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його

під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого

знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише

окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Водночас

частиною першою статті 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до

дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до

дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала

торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для

такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання

або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього

користувача).

За

таких обставин суд першої інстанції, на відміну від апеляційного суду,

встановивши факт використання Підприємцем в інтересах власної діяльності

торговельної марки в Україні до дати подання Товариством заявки про її

реєстрацію, дійшов обґрунтованого висновку щодо необхідності задоволення

зустрічного позову та відмови в первісному позові.

При

цьому, встановивши, що питання добросовісності використання Підприємцем

спірного позначення (торговельної марки) в межах справи      № 47/331-07 не досліджувалося, місцевий

суд обґрунтовано відхилив посилання Товариства на згадане рішення

господарського суду Харківської області від 19.09.2007.

До

того ж Департамент, який є учасником даного судового провадження, не брав

участі в розгляді справи № 47/331-07 господарським судом Харківської області.

У

свою чергу, суд апеляційної інстанції на порушення приписів пункту 8 частини

другої статті 11111 ГПК України, скасувавши рішення місцевого суду

зі справи та зазначивши у постанові про недоведеність використання Підприємцем

спірного позначення до 31.05.2006, доводів на спростування протилежних

висновків місцевого суду з цього приводу не навів, а подані Підприємцем докази

залишив без оцінки (т. 1, а.с. 99-161, т. 2, а.с. 52).

Касаційна

ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не

має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були

встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним,

вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних

доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже,

постанова апеляційного господарського суду зі справи має бути скасована

внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального (статті 500 ЦК України)

та процесуального права, а рішення суду першої інстанції підлягає залишенню в

силі.

Керуючись

статтями 1117, 1119 -11111 ГПК України, Вищий

господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1.

Касаційну скаргу суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1

задовольнити.

2.

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.07.2008 зі

справи  № 32/110-07 скасувати.

3.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2008 зі справи

№ 32/110-07 залишити в силі.

Суддя               В.Селіваненко

Суддя                І.Бенедисюк

Суддя                                                                                               

Б.Львов