Постанова

від 19.01.2009 по справі (3/184)17/580

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

(3/184)17/580

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2009                                                                                       Справа № (3/184)17/580

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя   Ясир Л.О. (доповідач)    

суддів: Герасименко І.М., Пруднікова В.В.,

секретар судового засідання: Вовченко О.В.,

за участю представників сторін:

представник позивача –Назаренко Сергій Анатолійович, директор, рішення власника №01/00  від 25.12.2000р.;

представник відповідача –Мицул Максим Сергійович, представник, довіреність №12/05  від 12.05.08р.;

розглянувши апеляційну скаргу багатогалузевого приватного підприємства “Пиво-безалкогольний комбінат “Такт”, с.Олександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області

на рішення господарського суду Кіровоградської області від  03.11.08р.  у справі №(3/184)17/580

за позовом   багатогалузевого приватного підприємства “Пиво - безалкогольний комбінат “Такт”, с.Олександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області

до  Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, м.Кіровоград

про стягнення 40 000,00 грн. та про зобов'язання вчинити певні дії, -

 В С Т А Н О В И В :

У травні 2007 року багатогалузеве приватне підприємство “Пиво - безалкогольний комбінат “Такт”, с.Олександрівка  звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, м.Кіровоград про стягнення 5000 грн та про заборону відповідачу використовувати знак для товарів та послуг “Так”, права на який належить позивачу, та схожі на нього знаки; про зобов'язання відповідача знищити продукцію, яка містить знак для товарів та послуг позивача та знаки для товарів та послуг, схожі з ним до ступені змішування.

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 26.06.07р. у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.09.07р. рішення господарського суду Кіровоградської області від 26.06.07р. залишено без змін.

04.12.07р. постановою Вищого господарського суду України постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.06.07р. та рішення господарського суду Кіровоградської області скасовано з посиланням на розгляд попередніми інстанціями справи без дослідження в повному обсязі усіх обставин та не наведення правової оцінки цим обставинам, справу передано на новий розгляд.

Заявою №311008 від 31.10.08р. позивачем збільшено розмір заявленої до стягнення суми моральної шкоди до 40 000 грн.

При новому розгляді справи №(3/184)17/580 (суддя Таран С.В.) рішенням господарського суду Кіровоградської області від 03.11.08р. позовні вимоги задоволені частково. Заборонено державному Кіровоградському сокоектрактованому заводу використовувати позначення, схоже на знак для товарів та послуг “Так”, права на який належать  багатогалузевому приватному підприємству “Пиво-безалкогольний комбінат “Такт” згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №40781 від 15.06.04р. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з рішенням суду, багатогалузеве приватне підприємство “Пиво - безалкогольний комбінат “Такт” звернулось з апеляційною скаргою про його часткове скасування, оскільки вважає, що рішення прийнято з порушенням норм матеріального права при неповному з'ясування обставин, що мають значення для справи, а також висновки суду не відповідають обставинам справи. Заявник  апеляційної скарги вказує на те, що факт неправомірного використання відповідачем знаку для товарів і послуг, що належить позивачу за свідоцтвом України №40781, підтверджується не тільки висновками судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1853 від 25.09.08р., але й положеннями законодавства. До того ж відповідач не заперечує факт виробництва у 2005 році горілки, для маркування якої ним використовувалися етикетка із словесним позначенням “Так”. Таким чином, стверджує, що є всі підстави застосувати норми матеріального права для визнання вини відповідача. Крім того зазначає, що суд ставить наявність моральної шкоди в залежність від наявності у ТОВ “Пивний Дім” ліцензій та обладнання. При цьому судом не були витребувані зазначені докази, чим було порушено статтю 38 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу вважає доводи, викладені в апеляційній скарзі, необґрунтованими, просить рішення господарського суду залишити без змін.

Заслухавши представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги та перевіривши матеріали справи, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, багатогалузеве приватне підприємство “Пиво-безалкогольний комбінат “Такт” є власником свідоцтва України № 40781від 15.06.04р. на знак для товарів і послуг “Так”, відповідно до якого він може використовувати торгівельну марку для позначення  товарів та послуг 29, 32, 33 класу міжнародної класифікації товарів та послуг, в тому числі й для горілки, ганусової горілки (настоянки), горілки вишневої та джину (ялівцевої горілки).

Позивач використовує зареєстровану марку при виробництві пива.

Відносини, що виникають у зв'язку  з набуттям та здійсненням  права власності на знаки для товарів і послуг регулюються  Законом України “Про охорону  прав на знаки для товарів і послуг”, Господарським кодексом України, Цивільним  кодексом України.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про охорону  прав на знаки для товарів і послуг” (далі Закон) знак –це позначення, за яким  товари та послуги одних осіб  відрізняються  від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини 2 статі 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно частин 3, 4 статті 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як встановлено частиною 2 статті 16 Закону, свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до частини 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як встановлено частиною 5 статті 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

-  зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод не заперечує виробництва ним у 2005 році горілки “Українська класична”, для маркування якої ним використовувалася етикетка із словесним позначенням “Так”. Проте при цьому зазначає, що використання промислового зразку “етикетка для горілки” за патентом України від 15.03.05р. №10059 відбувалося у відповідності до вимог чинного законодавства на підставі ліцензійного договору з його власником - товариством з обмеженою відповідальністю “Рікона”.

При цьому ліцензіату надається право на виготовлення, застосування, продаж та інше введення в господарський оборот продукції за патентами (пункт 1.1. вказаного договору).

За приписами статті 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” промисловий зразок -  це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відповідно до вимог пункту 2 статті 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний  оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Таким чином, виготовленням виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка в даному випадку є виготовлення етикеток для пляшок.

Використання промислового зразка “етикетка” не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для пляшок, але й для позначення певних товарів (чим є їх розміщення на пляшках з горілкою) виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту, а тому посилання відповідача на пункт 2 статті 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” є безпідставним.

За висновками експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.09.08р. №1853, проведеної Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса позначення, яке міститься на зображенні промислового зразка “Етикетка для горілки” за Патентом України від 15 березня 2005 року №10059 та знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 40781 не є тотожними, а є схожими настільки, що їх можна сплутати; розміщення позначення “ТАК!” на етикетці пляшки горілки “Українська класична”, що виробляється Державним Кіровоградським сокоекстракційним заводом, є використанням знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України №40781, що відрізняється від зареєстрованого лише окремими елементами, які не змінюють в цілому відмінності знаку.

Як встановлено частиною 1 статті 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Позивач –БПП “ПБК “ТАКТ” майнових чи немайнових прав на використання знаку для товарів послуг “ТАК” відповідачу не надавав, будь-яких домовленостей щодо використання відповідачем вказаного товарного знаку між сторонами не існує.

Згідно статті 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний  відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Вищезазначеними діями відповідача, пов'язаними з неправомірним використанням знаку для товарів і послуг позивачу спричинені збитки, які підлягають відшкодуванню у повному обсязі.

Відповідно до статті 225 Господарського кодексу України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включається в тому числі й матеріальна компенсація моральної шкоди.

Відповідно до частини 2 статті 33 Господарського кодексу України під неправомірним використання ділової репутації суб'єкта господарювання визнається використання без дозволу уповноваженої на те особи чужої торговельної марки, інших позначень. Відповідно до статті 201 Цивільного кодексу України ділова репутація відноситься до особистих немайнових благ.

Внаслідок неправомірних дій відповідача позивачу причинено моральну шкоду, яка виражається у неправомірному використанні ділової репутації підприємства позивача та її приниженні.

Відповідачем було протиправно використано належний позивачу знак для товарів послуг, на розробку і просування якого на ринок останнім були витрачені як матеріальні, так і моральні, ділові та підприємницькі ресурси. Фактично була використана та перекреслена кількалітня робота та задумка позивача по створенню гарного враження покупців від продукції, яку виготовляє позивач під вказаною торгівельною маркою, а саме –пивної продукції. Крім цього, партнер позивача –ТОВ “Валс” внаслідок обставин, що склалися у зв'язку з порушеннями з боку відповідача, відмовився від співробітництва із позивачем з посиланням на те, що останній не попередив його про надання згоди на використання знаку “ТАК” іншим особам (т.2 а.с.8-10).

Враховуючи тривалість строку випуску алкогольної продукції відповідачем з використанням етикетки, схожої із зареєстрованої позивачем знаком настільки, що їх можна сплутати, судова колегія вважає, що розмір моральної шкоди визначено вірно.

З урахуванням зазначеного судова колегія визнає позовні вимоги БПП “ПБК “ТАКТ” про стягнення з відповідача моральної шкоди в розмірі 40000 грн. обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Клопотання позивача про збільшення розміру моральної шкоди до 8 мільйонів гривень відхиляється, оскільки воно не було предметом розгляду в суді першої інстанції (стаття 101 Господарського процесуального кодексу України).

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог щодо стягнення моральної шкоди, місцевий господарський суд помилково виходив з їх недоведеності. В даному випадку сам факт неправомірного використання відповідачем торгової марки, яка належить позивачу та використовується ним для виробництва власної продукції підриває ділову репутацію підприємства позивача, оскільки можливі контрагенти можуть скласти невірне враження щодо продукції, яка знаходиться на ринку продаж.

Що ж стосується вимог про зобов'язання Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу знищити продукцію, котра містить знак для товарів і послуг, права на який належать позивачу, та знаки для товарів і послуг, схожих на вказаний знак настільки, що їх можна сплутати, то місцевий господарський суд вірно зазначив, що позивачем не надано доказів наявності такої продукції,  в зв'язку з чим відмовив  у цій частині позову.

Доводи відповідача, викладені у відзиві на апеляційну скаргу, спростовуються вищевикладеним.

Керуючись ст.ст.101, 102, 103, 104, 105  Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

                                   П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу багатогалузевого приватного підприємства “Пиво-безалкогольний комбінат “Такт”, с.Олександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області –задовольнити частково.

Рішення господарського суду Кіровоградської області від 03.11.08р.  у справі №(3/184)17/580 –частково скасувати, виклавши його резолютивну частину в наступній редакції:

Заборонити державному Кіровоградському сокоектрактовому заводу використовувати позначення, схоже на знак для товарів та послуг “Так”, права на який належать  багатогалузевому приватному підприємству “Пиво-безалкогольний комбінат “Такт” згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №40781 від 15.06.04р.

Стягнути з Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу м.Кіровоград на користь багатогалузевого приватного підприємства “Пиво - безалкогольний комбінат “Такт” с.Олександрівка Дніпропетровського району 40000 грн. моральної шкоди, 136,00 грн. державного мита, в тому числі сплаченого і за апеляційною скаргою, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Видачу наказу доручити господарському суду Кіровоградської області.

В решті позову відмовити.

Головуючий                                                                                       Л.О. Ясир

Судді                                                                                                   І.М. Герасименко

                                                                                                             В.В.Прудніков