Постанова

від 10.02.2009 по справі 21/441

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

21/441

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

 10 лютого 2009 р.                                                                                    № 21/441  

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Фармак",          м. Київ (далі –ВАТ "Фармак")

на рішення господарського суду міста Києва від 08.09.2008 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2008

зі справи № 21/441

за позовом Варшавського заводу лікарських рослин "ГЕРБАПОЛЬ",                       м. Прушкув, Польща (далі –завод "ГЕРБАПОЛЬ")

до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Департамент), та

ВАТ "Фармак"

про визнання недійсним свідоцтва України № 62925 на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників:

Заводу "ГЕРБАПОЛЬ" –Марченка В.О., Марченко Т.В., Смак Данути,

ВАТ "Фармак" –не з'яв.,

Департаменту –не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 08.09.2008 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2008 (колегія суддів у складі: суддя Отрюх Б.В. –головуючий, судді Бондар С.В., Тищенко А.І.), позов задоволено:

? визнано недійсним повністю свідоцтво України № 62925 на знак для товарів і послуг "PHYTOLYSIN";

?  Департамент зобов'язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним зазначеного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

? з ВАТ "Фармак" стягнуто 85 грн. витрат зі сплати державного мита і     118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Судові рішення мотивовано тим, що свідоцтво України № 62925 на знак для товарів і послуг "PHYTOLYSIN" видано внаслідок подання заявки з порушенням прав заводу "ГЕРБАПОЛЬ", що згідно з підпунктом "в" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання зазначеного свідоцтва недійсним.

ВАТ "Фармак" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить судові рішення зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Скаргу мотивовано тим, що господарські суди на порушення приписів Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) не надали  вмотивованого обґрунтування доводам названого товариства, не оцінили належним чином наявні у справі докази, а тому прийняли неправильне рішення по суті спору.

У відзиві на касаційну скаргу завод "ГЕРБАПОЛЬ" заперечує проти доводів скарги і просить постанову апеляційного господарського суду залишити без змін.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

До Вищого господарського суду України 09.02.2009 надійшло клопотання ВАТ "Фармак" про відкладення розгляду касаційної скарги на іншу дату в зв'язку з відрядженням представника названого товариства для участі в судовому засіданні господарського суду іншої області.

Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення зазначеної заяви з огляду на те, що згідно з приписами ГПК України участь представників сторін у судовому засіданні касаційної інстанції не є обов'язковою, а матеріали даної справи містять достатній для розгляду касаційної скарги обсяг відомостей і без участі представника  сторони.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права правильність застосування ними норм процесуального права, заслухавши пояснення представників позивача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 09.06.1997 в Республіці Польща завод "ГЕРБАПОЛЬ" зареєстрував торговельну марку  "FITOLIZYNA" (реєстраційний № R-96026);

-  30.09.2002 завод "ГЕРБАПОЛЬ" подав заявку на реєстрацію позначення "Fitolizyna Phytolysin ФИТОЛИЗИН ФІТОЛІЗИН", яке було зареєстровано як торговельна марка 30.03.2004 за реєстраційним №  R-151843;

- позивачем і ВАТ "Фармак" 17.02.1995 укладено ліцензійну угоду, а 01.07.1999 –додаток до неї, відповідно до умов яких:

"Гербаполь признаёт за ОАО "Фармак" в период действия настоящего договора право на бесплатное употребление товарного знака на Фитолизин, а также право на использование регистра на Фитолизин. Гербаполь объявляет и гарантирует что за ним все права на товарный знак. Этот знак охвачен охраной на основе охранного свидетельства от 01.12.1994" (пункт 8.1 угоди);

відповідач отримує від позивача не лише лікарський засіб "Фітолізин", а й технічну документацію, необхідну для виконання умов угоди щодо продукту, його упаковки, контролю якості та застосування маркетингу (пункти 1.2 і 3.3 угоди);

після закінчення терміну дії даної угоди ВАТ "Фармак" має право використовувати товарний знак позивача лише до закінчення повної реалізації виготовленого позивачем "ФІТОЛІЗИНу", який зберігався у відповідача (пункт 8.8 угоди);

строк дії угоди – з 1995 року до 2004 року;

- 30.06.2004 ВАТ "Фармак" подало за національною процедурою заявку             № 20040606746 на реєстрацію позначення "PHYTOLYSIN" як знака для товарів і послуг для маркування товарів 5 класу ("медикаменти для людини") і послуг 35 класу ("реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; ділові та комерційні операції; експортно-імпортні операції; сприяння продажеві (посередництво)") Міжнародної класифікації знаків і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП) ;

- 20.08.2004 завод "ГЕРБАПОЛЬ" подав міжнародну заявку № 834676 на реєстрацію комбінованого позначення "Fitolizyna Phytolysin ФИТОЛИЗИН ФІТОЛІЗИН", в якій серед країн, в яких передбачалася реєстрація, зазначалася й Україна;

- позивач отримав попередню відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрації № 834676 в Україні стосовно частини товарів, оскільки торговельна марка за даною реєстрацією є такою, що її можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ФІТОЛІЗИН" за заявкою від 30.06.2004                          № 20040606745 (свідоцтво України № 62924) та "PHYTOLYSIN" за заявкою від 30.06.2004 № 20040606746 (свідоцтво України № 62925), права на які належать ВАТ "Фармак";

- 15.06.2006 ВАТ "Фармак" видано свідоцтво України № 62925 на знак для товарів і послуг "PHYTOLYSIN" для товарів 5 класу і послуг 35 класу МКТП;

- відповідно до реєстраційного посвідчення від 06.02.2004                                   № UA/0471/01/01, виданого заводу "ГЕРБАПОЛЬ" Міністерством охорони здоров'я України, препарат "ФІТОЛІЗИН" є лікарським засобом, який застосовується при інфекційних і запальних станах сечових шляхів, сечокам'яній хворобі, для запобігання рецидивів сечокам'яної хвороби;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2008 № 3:

? знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 62925 та знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№  R-96026 і R-151843 та міжнародною реєстрацією № 834676 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

? товари 5 класу МКТП "медикаменти для людини", стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 62925, є такими самими, що й товари 5 класу МКТП "лікувальні медикаменти для людей", стосовно яких зареєстровано знак за польською реєстрацією № R-151843;

? товари 5 класу МКТП "медикаменти для людини", стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 62925, є спорідненими з товарами "препарати з мікроелементами для людей; фармацевтичні препарати; лікувальні медикаменти для людей; медикаменти, що зміцнюють; знеболюючи засоби; відвари для фармацевтичного використання; препарати, що запобігають мочінню; сиропи для фармацевтичного використання; фармацевтичні препарати для доглядання шкіри; заспокоюючі засоби; лікувальні трави; антисептики; бактерицидні засоби; проти паразитні засоби; масла для лікування; харчові добавки для лікування", стосовно яких зареєстровано знаки за польською реєстрацією № R-151843 та міжнародною реєстрацією № 834676, а також з товарами "медикаменти", стосовно яких зареєстровано знак за польською реєстрацією № R -96026;

? послуги 35 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 62925, є спорідненими з товарами 5 класу МКТП "препарати з мікроелементами для людей; фармацевтичні препарати; лікувальні медикаменти для людей; медикаменти, що зміцнюють; знеболюючи засоби; відвари для фармацевтичного використання; препарати, що запобігають мочінню; сиропи для фармацевтичного використання; фармацевтичні препарати для доглядання шкіри; заспокоюючі засоби; лікувальні трави; антисептики; бактерицидні засоби; проти паразитні засоби; масла для лікування; харчові добавки для лікування", для яких зареєстровано знаки за польською реєстрацією № R-151843 та міжнародною реєстрацією № 834676, а також з товарами "медикаменти", стосовно яких зареєстровано знак за польською реєстрацією № R-96026;

? знак за свідоцтвом України № 62925 "PHYTOLYSIN" не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 5 класу МКТП, для яких його зареєстровано;

? використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 62925 "PHYTOLYSIN" у наданні послуг "реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; ділові та комерційні операції; експортно-імпортні операції; сприяння продажеві (посередництво)" відносно будь-яких товарів, крім товарів 5 класу МКТП "ліки для людини" та споріднених з ними товарів 5 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо вказаних послуг;

? існує імовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 5 класу та/або послуг 35 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України № 62925, та товарів 5 класу та/або послуг 35 класу, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями № R-96026 і      № R-151843.

Причиною спору зі справи стало питання про те, чи було видано свідоцтво України № 62925 на торговельну марку "PHYTOLYSIN" внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача.

Згідно з підпунктом "в" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до пункту 1 статті 6seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

При цьому зі змісту статті 6seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності вбачається, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, властивого галузям цивільного або торгового права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і розповсюджувачів продукції контрагента, що знаходяться з ним в певних договірних правовідносинах.

За наведеними у статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" визначенням термінів "зовнішньоекономічний договір (контракт)" –це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Частиною першою статті 6 названого Закону передбачено, що суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.

З урахуванням викладеного попередні судові інстанції, з'ясувавши, що: укладені заводом "ГЕРБАПОЛЬ" і ВАТ "Фармак" ліцензійна угода від 17.02.1995 і додаткова угода від 01.07.1999 є зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а не договорами комісії, доручення або агентськими договорами; ВАТ "Фармак" фактично було комерційним (торговим) представником позивача в Україні, - дійшли вірного висновку про те, що на відносини названих сторін поширюється дія статті 6seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності, а тому  правомірно задовольнили позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 62925 на знак для товарів і послуг "PHYTOLYSIN" з огляду на отримання відповідачем такого свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав заводу "ГЕРБАПОЛЬ".

Водночас доводи касаційної скарги стосовно встановлення обставин справи та оцінки поданих у ній доказів не можуть бути підставами для задоволення вимог скаржника і з огляду на положення частини другої статті 1117 ГПК України, відповідно до яких касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, у Вищого господарського суду України відсутні підстави для скасування оскаржуваних судових рішень.

Керуючись статтями  1117 , 1119 – 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України           

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду міста Києва від 08.09.2008 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2008 зі справи № 21/441 залишити без змін, а касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Фармак" –без задоволення.

Суддя                                                                                                  В. Селіваненко

Суддя                І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                  Б. Львов