Постанова

від 21.10.2008 по справі 21/441

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

21/441

      КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 21.10.2008                                                                                           № 21/441

 Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

 головуючого:          Отрюха  Б.В.

 суддів:            Бондар  С.В.

          Тищенко  А.І.

 при секретарі:            

 За участю представників:

 від позивача: Марченко В.А. - представник за довіреністю, Марченко Т.В. – представник за довіреністю, Смак Данута – заступник директора

від відповідача 1: Рисенчук В.М. - юрист

від відповідача 2: не з»явився

 розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Відкрите акціонерне товариство "Фармак"

 на рішення Господарського суду м.Києва від 08.09.2008

 у справі № 21/441 (Шевченко Е.О.)

 за позовом                               Варшавський завод лікарських рослин "Гербаполь"

 до                                                   Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти інауки України

                                                  Відкрите акціонерне товариство "Фармак"

 третя особа позивача             

 третя особа відповідача            

 про                                                  визнання недійсним свідоцтва

ВСТАНОВИВ:

 Рішенням Господарського суду м. Києва від 08.09.2008 року по справі №21/441 позов задоволено повністю. Визнано свідоцтво України № 62925 на знак для товарів і послуг «PHYTOLYSIN» недійсним повністю. Зобов»язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 62925 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». На підставі рішення суду з ВАТ «Фармак» на користь позивача підлягає стягненню 85,00 грн. витрат по сплаті державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

       Відкрите акціонерне товариство «Фармак» не погоджуючись з прийнятим рішенням звернулось до суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення скасувати та відмовити в задоволенні позову повністю, посилаючись на невідповідність рішення обставинам справи та порушення судом норм матеріального права.

      Відповідач вважає, що місцевим судом порушено матеріальне право, оскільки застосовано ст. 4 ЦК Української РСР та ст. 6 septis Паризької конвенції, яка застосовується тільки відносно «агента чи представника», а не до «дистриб»ютера».

      Крім того, відповідач посилається на те, що позивач не мав та не має права власності на товарний знак «PHYTOLYSIN» на території України  а також  не мав і не має права видавати ліцензії на використання знаку та обумовлювати використання товарного знаку яким не володіє на території України.

       В судове засідання представник відповідача ВАТ «Фармак» не з»явився,  через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв»язку з відрядженням.   

       Вислухавши думку представника позивача, відповідача1, дослідивши матеріали справи, враховуючи, що у справі достатньо доказів для її вирішення по суті, колегія вважає можливим розгляд справи у відсутності представника ВАТ «Фармак».

        Розглянувши апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, відповідача1, колегія встановила наступне.

      ВАТ «Фармак» 30.06.2004р. було подано за національною процедурою заявку № 20040606746 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «PHYTOLYSIN» для товарів 5 класу «Медикаменти для людини» та послуг 35 класу «Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; ділові та комерційні операції; експортно-імпортні операції; сприяння продажеві (посередництво)» МКТП.

      15.06.2006 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано ВАТ «Фармак»  свідоцтво України № 62925 на знак для товарів і послуг «PHYTOLYSIN» для маркування товарів 5 класу і послуг 35 класу МКТП.

      Варшавський завод лікарських рослин «ГЕРБАПОЛЬ» в 1994 році подав заявку в Республіці Польща - країні походження на реєстрацію торговельної марки «FITOLEIZYNA», яку було зареєстровано 9 червня 1997 року, реєстраційний № R-96026.

      30 вересня 2002 року Варшавський завод лікарських засобів «ГЕРБАПОЛЬ» подав заявку в Республіці Польща на реєстрацію торговельної марки «Fitolizyna Phytolysin ФИТОЛИЗИН ФІТОЛІЗИН», яку було зареєстровано 30 березня 2004 року під реєстраційним № R-151843.

     Після реєстрації позначення у країні походження 20 серпня 2004 року Варшавський  завод  лікарських засобів  «ГЕРБАПОЛЬ»  подав  міжнародну заявку № 834676 на реєстрацію комбінованого позначення «Fitolizyna Phytolysin ФИТОЛИЗИН ФІТОЛІЗИН» в якій серед країн, де передбачалося отримання виключного права на зазначене позначення вказувалася і Україна. Позивач отримав попередню відмову у наданні правової охорони міжнародній реєстрації № 834676 в Україні відносно частини товарів на підставі того, що знак за цією реєстрацією є таким, що його можна сплутати зі знаками «ФІТОЛІЗИН» за українською заявкою 20040606745 від 30.06.2004 (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 62924) та «PHYTOLYSIN» за українською заявкою 20040606746 від 30.06.2004 (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 62925), права на які належать ВАТ «Фармак».

       Відповідно до Реєстраційного посвідчення № UA/0471/01/01 від 06.02.2004 року, виданого Варшавському заводу лікарських засобів «ГЕРБАПОЛЬ» Міністерством охорони здоров'я України яке діє до 19.02.2009 року, препарат ФІТОЛІЗИН є лікарським засобом, який застосовується при інфекційних і запальних станах сечових шляхів, сечокам'яній хворобі, для запобігання рецидивів сечокам'яної хвороби.

       Позовні вимоги про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 62925 на знак для товарів і послуг «PHYTOLYSIN» мотивовані тим, що спірне свідоцтво було видане внаслідок подання заявки з порушенням прав Варшавського заводу лікарських засобів «ГЕРБАПОЛЬ». Дія в Україні свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 62924 та № 62925 перешкоджає розповсюдженню на території України дії міжнародної реєстрації № 834676 щодо маркування всіх медикаментів позивача, призначених для лікування людей.

       Відповідно до підпункту в) пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

      Відповідно до пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції з охорони промислової власності, яка є чинною в Україні з 25.12.1991 p.: «Якщо агент або представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого власного імені в одній або декількох таких країнах, власник має право запобігти реєстрації або вимагати її анулювання або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент або представник не надасть доказів, які виправдовують його дії».

       Як вбачається з матеріалів справи,  а саме ліцензійної угоди, укладеної у м. Варшава 17 лютого 1995 року та Додатку до ліцензійної угоди, укладеної у м. Варшава 01 липня 1999 року, між позивачем та відповідачем 2 існували договірні відносини з 1995 по 2004 роки ( п.8.1 ліцензійної угоди).

      Відповідно до п. 8.1. Додаткової угоди від 01 липня 1999 року, передбачено, що « Гербаполь признает за ОАО «Фармак» в период действия настоящего договора право на бесплатное употребление товарного знака на Фитолизин, а также право на использование регістра на Фитолизин. Гербаполь объявляет и гарантирует что за ним все права на товарный знак. Этот знак охвачен охраной на основе охранного свидетельства от 01.12.1994.»

      Як вбачається зі свідоцтв про реєстрацію № R-96026 і № R-151843 (Fitolizyna, fhitolysin), позивач мав зареєстроване спірне позначення на території Польщі.

     Згідно ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

      Статтею 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» встановлено, що суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.

      Ліцензійний договір від 17.02.1995р. та Додаткова угода від 01.07.1999р. до  Ліцензійного договору, укладені між Варшавськими Закладами Зелярскими Гербаполь та ВАТ «ФАРМАК», ТОВ «ФАРМАК» є зовнішньоекономічними договорами (контрактами) і не є договорами комісії, доручення або агентськими договорами.

      Враховуючи вищевикладене, колегія приходить до висновку, що на відносини, які склались між сторонами поширюється дія статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності. Дія статті 6 septies Паризької конвенції розповсюджується і на дистриб'юторські договори (дилерські договори, договори про надання права на продаж).

      Ліцензійний договір та Додаткова угода до Ліцензійного договору є дистриб'юторськими договорами, оскільки дистриб'юторські договори (дилерські договори, договори про надання права на продаж) належать до таких, що не регулюються безпосередньо чинним законодавством.

       Враховуючи викладене, колегія приходить до висновку, що відповідач 2 виступав як посередник позивача, оскільки отримував від позивача не тільки лікарський засіб «Фітолізин», а  згідно п. 1.2., 3.3. Ліцензійного договору від 17.02.1995 року технічну документацію, яка була необхідна відповідачу для виконання умов даної угоди відносно продукту, його упаковки, контролю якості, застосування маркетингу.

      Висновком експерта об'єктів інтелектуальної власності № 3 від 30  .01.2008р. було встановлено наступне.

     Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 62925 та знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями № R-96026, № R-151843 та міжнародною реєстрацією № 834676 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

       Товари 5 класу МКТП «медикаменти для людини», стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 62925, є такими самими, що й товари 5 класу МКТП «лікувальні медикаменти для людей», стосовно яких зареєстровано знак за польською реєстрацією № R-151843.

      Товари 5 класу МКТП «медикаменти для людини», стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 62925, є спорідненими з товарами «препарати  з  мікроелементами  для  людей;   фармацевтичні  препарати;  лікувальні медикаменти для людей; медикаменти, що зміцнюють; знеболюючи засоби; відвари для фармацевтичного використання; препарати, що запобігають мочінню; сиропи для фармацевтичного використання; фармацевтичні препарати для доглядання шкіри; заспокоюючі засоби; лікувальні трави; антисептики; бактерицидні засоби; проти паразитні засоби; масла для лікування; харчові добавки для лікування», стосовно яких зареєстровано знаки за польською реєстрацією № R-151843 та міжнародною реєстрацією № 834676, а також з товарами «медикаменти», стосовно яких зареєстровано знак за польською реєстрацією № R-96026.

     Послуги 35 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 62925, є спорідненими з товарами 5 класу МКТП «препарати з мікроелементами для людей; фармацевтичні препарати; лікувальні медикаменти для людей; медикаменти, що зміцнюють; знеболюючи засоби; відвари для фармацевтичного використання; препарати, що запобігають мочінню; сиропи для фармацевтичного використання; фармацевтичні препарати для доглядання шкіри; заспокоюючі засоби; лікувальні трави; антисептики; бактерицидні засоби; проти паразитні засоби; масла для лікування; харчові добавки для лікування», для яких зареєстровано знаки за польською реєстрацією № R-151843 та міжнародною реєстрацією № 834676, а також з товарами «медикаменти», стосовно яких зареєстровано знак за польською реєстрацією № R-96026.

     Знак за свідоцтвом України № 62925 від 15.06.2006 р. «PHYTOLYSIN» не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 5 класу МКТП, для яких його зареєстровано;

     використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 62925 від 15.06.2006р. «PHYTOLYSIN» при наданні послуг «реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; ділові та комерційні операції; експортно-імпортні операції; сприяння продажеві (посередництво)» відносно будь-яких товарів, крім товарів 5 класу МКТП «ліки для людини» та споріднених з ними товарів 5 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо вказаних послуг;

     існує імовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 5 класу та/або послуг 35 класу, маркованих знаком за свідоцтвом України № 62925 від 15.06.2006 р. та товарів 5 класу та/або послуг 35 класу, маркованих торгівельними марками за польськими реєстраціями № R-96026 і № R-151843.

      Зважаючи на те, що зареєстрована торговельна марка «ФІТОЛІЗИН» за свідоцтвом України № 62925 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме ст. 6 septies Паризької конвенції, колегія вважає, що місцевий суд дійшов до обгрунтованого висновку, що Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 62925 підлягає визнанню недійсним.

     Згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) відповідно до п. 1.З. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».        

     Враховуючи вищевикладене, колегія визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 62925 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

     Колегія не приймає до уваги доводи апеляційної скарги виходячи з наступного.

     На дату укладення Ліцензійного договору від 17.02.1995р. та Додаткової угоди до нього від 01.07.1999р. був чинний Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963р.

     Відповідно до ст. 4 ЦК Української РСР цивільні права і обов'язки виникають з підстав, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, а також з дій громадян і організацій, які хоч і не передбачені законом, але в силу загальних начал і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права і обов'язки.

     01.01.2004р. набрав чинності Цивільний кодекс України відповідно до п.4 Прикінцевих положень якого Цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

       Відповідно до ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов»язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

       Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

       Відповідно до п.1 ст.6 septies Паризької конвенції з охорони промислової власності, яка є чинною для України з 25.12.1991р. якщо агент або представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого власного імені в одній або декількох таких країнах, власник має право запобігти реєстрації або вимагати її анулювання або, якщо закон країни це дозоляє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент або представник не надасть доказів, які виправдовують його дії.

      Згідно з п. 1 ст. 31 Віденської конвенції «Про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями»  договір повинен тлумачитись добросовісно відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об'єкта і цілей договору.

     Відповідно до ст. 32 Віденської конвенції можливе звернення до додаткових засобів тлумачення в тому числі до підготовчих матеріалів та до обставин укладення договору, щоб підтвердити значення, яке випливає із застосування статті 31, або визначити значення, коли тлумачення відповідно до статті 31:

а) залишає значення двояким чи неясним;

b) або  призводить до результатів, які є явно абсурдними або нерозумними.

     Дотримуючись викладених норм Віденської конвенції необхідно зауважити, що об'єктом ст. 6 septies Паризької конвенції є знак. Цілями ст. 6 septies  Паризької конвенції є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості правопорушень з боку торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції свого товару на ринку.

      Підготовчі матеріали, використані в ході Лісабонської конференції, що відбулася 31 жовтня 1958 р., за наслідками якої положення Паризької конвенції були піддані певному перегляду, свідчать: при тлумаченні термінів «агент» і «представник» слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, властивого галузям цивільного або торгового права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і розповсюджувачів продукції контрагента, що знаходяться з ним в певних договірних правовідносинах.

       Пунктом 8.8 параграфу 8 Додаткової угоди від 01.07.1999р. до Ліцензійного договору встановлено, що після закінчення терміну дії даної угоди відповідач 2 мав право використовувати товарний знак позивача лише до закінчення повної реалізації «ФІТОЛІЗИНУ», виготовленого позивачем і який зберігався у відповідача 2.

       Умови  Ліцензійного договору свідчать, що  відповідач 2 визнавав права позивача на знак «ФІТОЛІЗИН», між сторонами існували певні правовідносини, завдяки яким відповідачу 2 стала відомою інформація, яка має відношення до продукції, маркованої знаком «ФІТОЛІЗИН»,         відповідач 2 фактично був комерційним (торговим) представником позивача в Україні, оскільки на нього покладалися обов'язки щодо продажу   товару позивача в Україні, для якого позивач і дозволив використовувати свій знак «ФІТОЛІЗИН».

       Угоди, укладені між позивачем та відповідачем 2 щодо продажу препарату «ФІТОЛІЗИН» на території України, могли призвести виникнення, зміну або припинення прав та обов'язків не лише для відповідача 2, а й безпосередньо для позивача.

        Таким чином відповідач 2 являючись в Україні розповсюджувачем товару позивача, що маркувався знаком позивача, безумовно був представником позивача з точки зору понять, передбачених ст. 6 septies Паризької конвенції.

Тлумачення відповідачем 2 термінів «агент» та «представник», що містяться у п. 1 ст. 6 septies Паризької конвенції, є помилковим, оскільки надає недобросовісним особам можливості для зловживань щодо реєстрації чужих знаків на своє ім'я з наступним перешкоджанням добросовісним особам вільно їх використовувати.

       Дії відповідача 2 з реєстрації позначення «ФІТОЛІЗИН» на своє ім'я може викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності позивача, що забороняється ст. 10 Паризької конвенції.

     Відповідно до п. 2-6 ст. 13 Цивільного кодексу України: «При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

    Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

    При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

    Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також: недобросовісна конкуренція.

    У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою - п'ятою цієї статті, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїми правами, а також: застосувати інші наслідки, встановлені законом».

   Оцінюючи вищенаведені обставини, колегія приходить до висновку, що рішення Господарського суду м.Києва обґрунтоване, відповідає обставинам справи і чинному законодавству, а отже, підстав для його скасування не вбачається, у зв'язку з чим апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

   Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

 Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства «Фармак» залишити без задоволення.

      Рішення Господарського суду м. Києва від 08.09.2008 р. у справі № 21/441 залишити без змін.

      Матеріали справи № 21/441 повернути до Господарського суду м. Києва.

 Головуючий суддя                                                                      Отрюх  Б.В.

 Судді                                                                                          Бондар  С.В.

                                                                                          Тищенко  А.І.

 11.11.08 (відправлено)