Рішення

від 26.09.2013 по справі 906/228/13-г

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "26" вересня 2013 р. Справа № 906/228/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Шніт А.В.

при секретарі Ковальчуку Є.О.

за участю представників сторін:

від позивача: Ткаченко Л.В. дов. №2 від 02.01.2013р.; Соломонюк С.А. дов. №3512/2 від 30.08.2013р.;

від відповідача: Чечет М.П. дов. №102 від 11.03.2013р.; Стукало О.П. дов. №111 від 25.03.2013р.

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ" (м.Житомир)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива Експо" (смт. Черняхів, Житомирської області)

про захист порушених прав та відшкодування шкоди.

Відповідно до ст. 77 ГПК України, в судовому засіданні 17.09.2013р. оголошувалась перерва до 26.09.2013р.

Позивачем пред'явлено позов про зобов'язання відповідача припинити дії, які порушують права позивача, а саме зобов'язати припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції, а саме цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ ЖЛ"; зобов'язання відповідача вилучити з точок продажу та знищити продукцію - цукерки Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ ЖЛ" та стягнути з відповідача на користь позивача 320500,00грн. збитків, 300000,00грн. моральної шкоди.

Представник позивача 28.02.2012р. за вх. №3415/13 (вих. №655/2 від 28.02.2013р.) подав суду заяву про виправлення описки в позовній заяві, в якій повідомив, що позивачем при написанні позовної заяви було допущено описку, а саме: помилково вказано невірний ідентифікаційний код юридичної особи ТОВ "Нива - Експо", враховуючи вищевикладене просить суд, задовольнити заяву, прийняти виправлення описки в позовній заяві, а саме вважати вірним наступні реквізити Відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Нива - Експо", вул. Коростенська, 101, смт. Черняхів, Житомирська область, 12301, код ЄДРПОУ 32578852.

В судовому засіданні 28.02.2013р. суд задовольнив заяву представника позивача про виправлення описки з огляду на витяг з ЄДР щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива - Експо" та вважає вірним наступні реквізити останнього, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "Нива - Експо", вул. Коростенська, 101, смт. Черняхів, Житомирська область, 12301, код ЄДРПОУ 32578852.

18.03.2013р. на адресу суду за вх. №4343 (вих. №185 від 18.03.2013р.) від відповідача надійшов відзив з додатками на позовну заяву №486/2 від 13.02.2013р. в якому останній вимоги позивача, викладені в позовній заяві не визнає повністю. Зокрема вказує, керуючись п.5 ст. ст.5 та 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відповідач подав заявку на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг на фрагмент етикетки "Бабусин гостинчик" (заявка №m2013 01570 від 01.02.2013р. - Руден Бабусин гостинчик (комбіноване), що доказує, що відповідач спрямовує свої зусилля на завоювання авторитету на ринку кондитерських виробів України. Крім того в етикетці використовується позначення "Руден", яке вже зареєстроване в якості знака для товарів і послуг, свідоцтво України №76136 від 20.09.2005р., в якому містяться відомості про обсяг правової охорони щодо зображення знака та переліком товарів і послуг за класами МКТП 30 та 39. Також у відзиві міститься таблиця порівняння позначень ТЗ №21662 і етикетки "Бабусин гостинчик". Просить господарський суд відмовити в позові повністю.

04.04.2013р. на адресу суду за вх. №5430 від позивача надійшло клопотання вих.№1025/2 від 03.04.2013р. про забезпечення позову з додатком (платіжне доручення №2342 від 26.03.2013р.), в якому просить вжити заходів забезпечення позову шляхом зобов`язання відповідача призупинити, до прийняття рішення по суті у даній справі, випуск продукції - цукерки "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден"; зобов`язати відповідача припинити реалізацію, в тому числі відвантаження залишків готової продукції цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден."

При цьому позивач вказує, що дії відповідача щодо випуску продукції, а саме цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" схожої до ступеня змішування з продукцією позивача, а саме цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ" є неправомірними. Відповідач надалі здійснює випуск продукції, що є предметом даного спору та на думку позивача порушує його права та заподіює позивачу матеріальну шкоду та порочить ділову репутацію позивача.

У відповідності до ст.66 ГПК України, господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Відповідно до ст.67 ГПК України позов забезпечується, зокрема: забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

Відповідно до п. 1 постанови пленуму Вищого Господарського суду України від 26.12.2011р. №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії. (п. 3 постанови пленуму Вищого Господарського суду України від 26.12.2011р. №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову").

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 04.04.2013р. клопотання Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ" про забезпечення позову задоволено; з метою забезпечення позову Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ": зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Нива Експо" призупинити, до прийняття рішення по суті та набрання рішенням суду законної сили у даній справі, випуск (виготовлення) продукції - цукерки "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден"; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Нива Експо" припинити реалізацію, в тому числі відвантаження та поставку на реалізацію залишків готової продукції цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден."

04.04.2013р. за вх. №5429 від позивача надійшло клопотання вих. №946/2 від 04.04.2013р. про призначення судової експертизи у справі, в якому просить суд:

1. Призначити у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення експертизи доручити: Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ", що може призвести до змішування з діяльністю двох суб`єктів господарювання?

- Чи асоціюється в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі до ступеня змішування за візуальним критерієм зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі фонетично назви цукерок "Бабусин гостинчик" та "Бабусині казки"?

- Чи містять етикетки цукерок, які досліджуються, позначення, які візуально мають чітку відрізняльну ознаку?

- Чи схожі візуально етикетки цукерок, що досліджуються по зовнішній формі, змісту, симетрично, характеру зображень, за кольором та тонами?

При цьому послався на п. 65 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" №12 від 17.10.2012р., в якій встановлено, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображені знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим законом; які частини зображення є тотожними з іншими зображеннями; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Згідно ч.1 ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі, або за власною ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 04.04.2013р. зупинено провадження у справі; призначено по справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6); на вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ", що може призвести до змішування з діяльністю двох суб`єктів господарювання?

- Чи асоціюється в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі до ступеня змішування за візуальним критерієм зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі фонетично назви цукерок "Бабусин гостинчик" та "Бабусині казки"?

- Чи містять етикетки цукерок, які досліджуються, позначення, які візуально мають чітку відрізняльну ознаку?

- Чи схожі візуально етикетки цукерок, що досліджуються по зовнішній формі, змісту, симетрично, характеру зображень, за кольором та тонами?

На виконання ухвали суду на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надіслано матеріали справи №906/228/13-г.

07.05.2013р. за вх. №7177 (вих. №3347/3348/13-53 від 30.04.2013р.) на адресу господарського суду Житомирської області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист щодо направлення клопотання про надання додаткових матеріалів та клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, в якому на підставі статті 31 ГПК України, просять надати належним чином завірені копії:

- матеріалів заявки №98072745, на підставі якої було видано свідоцтво України №21662 на знак для товарів і послуг "Бабусині казки цукерки" ТДВ "ЖЛ";

- матеріалів п'яти заявок на "реєстрацію п'яти знаків ТОВ "Нива Експо", в тому числі заявки №201301570, які подані "до ДП "Український інститут промислової власності", клопотання Житомирської ТІШ №13-05-14/115 від 29.01.2013", інформація про які міститься в матеріалах господарської справи, а зображення надано тільки одне (а.с. 79).

Матеріали справи №906/228/13-г повернуто до господарського суду Житомирської області.

Відповідно до абз.5 п.11 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 13.05.2013р. провадження у справі поновлено; призначено судове засідання; зобов'язано сторони надати належним чином завірені копії:

- матеріалів заявки №98072745, на підставі якої було видано свідоцтво України №21662 на знак для товарів і послуг "Бабусині казки цукерки" ТДВ "ЖЛ";

- матеріалів п'яти заявок на "реєстрацію п'яти знаків ТОВ "Нива Експо", в тому числі заявки №201301570, які подані "до ДП "Український інститут промислової власності", клопотання Житомирської ТІШ №13-05-14/115 від 29.01.2013", інформація про які міститься в матеріалах господарської справи.

21.05.2013р. представник відповідача на виконання вимог ухвали суду від 13.05.2013р. подав суду супровідний лист від 20.05.2013р. №362 (вх. №7935) та документи по справі.

В судовому засіданні 21.05.2013р. представник позивача подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів №1601/2 від 21.05.2013р. (вх. №8030/13).

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 21.05.2013р.зупинено провадження у справі; призначено по справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6); на вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ", що може призвести до змішування з діяльністю двох суб`єктів господарювання?

- Чи асоціюється в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі до ступеня змішування за візуальним критерієм зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі фонетично назви цукерок "Бабусин гостинчик" та "Бабусині казки"?

- Чи містять етикетки цукерок, які досліджуються, позначення, які візуально мають чітку відрізняльну ознаку?

- Чи схожі візуально етикетки цукерок, що досліджуються по зовнішній формі, змісту, симетрично, характеру зображень, за кольором та тонами?

На виконання ухвали суду від 21.05.2013р. на адресу Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надіслано матеріали справи №906/228/13-г.

27.08.2013р. на адресу господарського суду Житомирської області від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок судових експертів №3347/3348/13-53 від 21.08.2013р., матеріали справи №906/228/13-г повернуто до господарського суду Житомирської області.

Відповідно до ч.3 ст.79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 09.09.2013р. провадження у справі поновлено та призначено засідання суду.

17.09.2013р. за вх. №14388 (вих. №582) на адресу суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву з додатком, в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

17.09.2013р. за вх. №14389 (вих. №581) на адресу суду від відповідача надійшов відзив на висновок судових експертів за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якому останній просить суд: зобов`язати позивача надати документи, які доказують його майнові права на об'єкт авторського права "етикетка "Бабусині казки цукерки" (авторський договір про розподіл майнових прав на службовий твір або інший рівнозначний документ); в разі ненадання документів, що вказані в п. 1, відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог повністю; в разі надання позивачем документів, що вказані в п.1 призначити повторну судову експертизу; на розгляд експерта поставити наступні питання: 1. Чи схожі візуально етикетки цукерок, що досліджуються, за зовнішньою формою, змістом, симетрією, характером зображень, за кольорами та тонами?; 2. Чи містять етикетки цукерок, які досліджуються, позначення, які мають чітку візуальну ознаку?; 3. Чи схожі за фонетичною ознакою назви цукерок "Бабусин гостинчик" та "Бабусині казки цукерки"?; 4. Чи асоціюється в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" виробництва ТОВ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки цукерки" виробництва ТДВ "ЖЛ"?; 5. Чи схожі настільки, що їх можна сплутати зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТОВ "Руден" із зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки цукерки" виробництва ТДВ "ЖЛ"?; 6. Чи може зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", в зв`язку з використанням позначення "Бабусині казки цукерки", зареєстрованого як знак для товарів та послуг, ввести в оману щодо особи, яка виробляє ці товари.

Представник позивача в судовому засіданні 17.09.2013р. надав усні пояснення, в яких заперечив щодо витребування у нього документів зазначених у п.1 прохальної частини відзиву оскільки предметом спору не є оскарження майнових прав на об`єкт авторського права "етикетка "Бабусині казки цукерки", а про захист порушених прав та відшкодування шкоди з посиланням на ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" №236/96-ВР від 07.06.1996р. Також представники позивача заперечили щодо повторного проведення судової експертизи оскільки відповідно до ст. 42 ГПК України висновок судових експертів №3347/3348/13-53 від 21.08.2013р. містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання та з врахуванням вищевикладеного просить суд відмовити відповідачу в задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи.

Представник позивача в судовому засіданні 17.09.2013р. надав письмові пояснення за вх. №14426/13 від 17.09.2013р. (вих. №3560/2), в якому останній вважає, що розмір збитків, який склав 320500,00грн., завданих ТОВ "Нива Експо" виготовленням та введенням в обіг товару який вводив в оману покупців, є майже пропорційний завданій діловій репутації ТДВ "ЖЛ" і оцінюється підприємством в 300000,00грн.

В судовому засіданні 26.09.2013р. суд відмовив в задоволенні клопотання про витребування у позивача документів, які доказують майнові права на об`єкт авторського права "етикетка "Бабусині казки цукерки", викладеному у відзиві на висновок судових експертів від 17.09.2013р. вх. №14389 (вих. №581), в зв`язку з тим, що предметом спору не є оскарження майнових прав на об`єкт авторського права "етикетка "Бабусині казки цукерки", а про захист порушених прав та відшкодування шкоди з посиланням на ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Також суд відмовляє в повторному проведенні судової експертизи, оскільки відповідно до ст.42 ГПК України висновок судових експертів №3347/3348/13-53 від 21.08.2013р. містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

На адресу суду 26.09.2013р. за вх. №15042 (вих. №3863/2) від позивача надійшли письмові заперечення на відзив відповідача від 16.09.2013р. з додатками, в яких останній зазначає, що відповідно до п.1 ст.8 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв`язку з виконанням службових обов`язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше, окрім цього позивач надає додаткові обґрунтування та документальні підтвердження суми збитків в розмірі 320510,00грн.

Представники позивача в судовому засіданні 26.09.2013р. надали усні пояснення до позовної заяви, а також до письмових заперечень, в яких підтримали позовні вимоги в повному обсязі.

Представники відповідача в судовому засіданні 26.09.2013р. надали усні пояснення до відзивів на позовну заяву та висновок судових експертів, також надали пояснення до субліцензійного договору №1980 від 01.10.2011р., а також до ліцензійного договору №69 від 01.10.2011р., в своїх поясненнях також зазначили, що у відзиві на висновок судових експертів було допущено описку, а саме "...позначення "Бабусині казки цукерки" був створений 21.03.2013р." тоді як правильною датою є 21.03.2012р., також надали усні пояснення до порівняльної таблиці продажу цукерок "Бабусині казки" ТДВ "Житомирські ласощі" та цукерок "Бабусин гостинчик" ТОВ "Нива експо" за грудень 2012р., січень 2013р. та просять суд відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

В судовому засіданні 26.09.2013р. представники позивача заперечили щодо пояснень представників відповідача, в яких зазначили, що договори на які посилаються представники відповідача є чинними та не оскаржуються, а також зазначили, що предметом позову є захист порушених прав та відшкодування шкоди.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, власником свідоцтва на знак для товарів і послуг №21662 від 15.11.2001р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" (а.с. 17) є Закрите акціонерне товариство "Житомирські ласощі".

Згідно рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 10498 від 25.01.2011р. (а.с. 18 том 1) право власності на знак товарів класу 30 свідоцтво України №21662 передається власником свідоцтва Закритим акціонерним товариством "Житомирські ласощі" Товариству з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Кепітал Груп".

На підставі ліцензійного договору №69 від 01.10.2011р. право використання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.2001р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки", Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Кепітал Груп" (ліцензіар) передано ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" (ліцензіат) (а.с. 105-110 том 1).

Відповідно до укладеного між ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" - ліцензіат та ТДВ "ЖЛ"- субліцензіат (позивач у справі) субліцензійного договору №1980 від 01.10.2011р. (а.с. 19-23 том 1), позивачу зокрема надано дозвіл на використання свідоцтва на знак для товарів і послуг №21662 від 15.11.2001р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки".

Згідно п.1.7 субліцензійного договору №1980 від 01.10.2011р., під використанням позивачем знака у цьому договорі розуміється нанесення його на будь - який товар, для якого зареєстровано знак, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеним зазначеним знаком з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що 24.01.2013р. на інтернет-сайті "Житомирінфо" (http://zhitomir.info/news_118350.html) (а.с. 25-35 том 1) було розміщено статтю "В Житомирской области кондитерская фабрика "Руден" запустила линию по производству конфет". Дана стаття супроводжується фото процесу виробництва та самої кондитерської продукції, що виготовляється фабрикою. На одній із фото зображено продукцію - цукерки "Бабусин гостинець". Представником Товариства було здійснено контрольну закупівлю цукерок "Бабусин гостинець" в фірмовому кіоску ТМ "Руден". З інформації, розміщеної на етикеті вбачається, що виробником вказаної продукції є ТОВ "НИВА ЕКСПО", 12301, Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Коростенська, 101.

Позивач вказує, що після візуального огляду зображення етикету цукерки "Бабусин гостинець", позивач переконаний, що оформлення даного етикету є абсолютно схожим на оформлення етикету цукерок "Бабусині казки", які випускаються під торговою маркою "ЖЛ", на підставі Свідоцтва на знаки для товарів та послуг №21662 та на підставі Субліцензійного договору №1980 від 01.10.2011р.

На думку позивача, схожість етикету цукерок "Бабусині казки" (ТМ "ЖЛ") та цукерок (ТМ "Руден") полягає в наступному:

1) основний фон етикету червоний металізований - ідентичний;

2) дві прямолінійні полоси жовтого кольору ближче до країв етикету - ідентичні;

3) розміщення тексту червоним кольором на прямолінійних полосках - ідентичне;

4) розташування білих рівновіддалених еліпсів по центру етикету - ідентичне. Дана геометрична фігура, яка створює зображувальну частину знаку асоціюється в двох етикетах незважаючи на окрему різницю елементів. При цьому, зображувальні частини в обох знаках займають домінуюче положення.

5) зображення слів "Бабусині" та "Бабусин" - полуколом, аркоподібно - ідентично. Співставлення словесних елементів за графічною ознакою свідчить про їх схожість, оскільки при їх написанні використано схожі шрифти та розміри літер, що практично унеможливлює їх відмінність під час візуального сприйняття.

6) назви "Бабусині казки" та "Бабусин гостинчик" є співзвучні та фонетично схожі.

Домінуючими елементами в обох позначеннях є словесні елемент "Бабусині" та "Бабусин", оскільки вони сприймаються не лише органами зору, але й на слух. Співставлення цих двох словесних елементів дає позивачу підстави для висновку про можливість їх сплутування. Зокрема, перші склади позначень співпадають, що є вирішальним для фонетичної не розрізняльної здатності позначень.

Позивач вважає, що кондитерська фабрика "Руден" свідомо та з корисливими мотивами, в порушення принципів добросовісної конкуренції здійснила оформлення етикету цукерок "Бабусин гостинець" з майже ідентичною схожістю на оформлення етикету цукерки "Бабусині казки", що випускаються нашим Товариством під торговою маркою "ЖЛ".

Зважаючи на фонетичну та візуальну схожість, позивач дійшов висновку про те, що словесні частини порівнювальних позначень створюють загальне враження схожості.

Слід зазначити, що виготовлення та продаж цукерок "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" відповідачем не заперечується.

Суд вважає позовні вимоги позивача щодо зобов'язання відповідача припинення виготовлення, зберігання та реалізації продукції, а саме цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ ЖЛ" та зобов'язання відповідача вилучити з точок продажу та знищити продукцію - цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ ЖЛ" обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з частинами 2, 4, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" свідоцтво надає власнику право використовувати знак та права, що випливають з нього, а саме: наносити його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із нанесенням зазначеного знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач зазначив, що відповідач є виробником цукерок "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ", які виготовляє позивач.

Для правильного вирішення справи по суті необхідно встановити:

- Чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ", що може призвести до змішування з діяльністю двох суб`єктів господарювання?

- Чи асоціюється в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі до ступеня змішування за візуальним критерієм зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" з зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ"?

- Чи схожі фонетично назви цукерок "Бабусин гостинчик" та "Бабусині казки"?

- Чи містять етикетки цукерок, які досліджуються, позначення, які візуально мають чітку відрізняльну ознаку?

- Чи схожі візуально етикетки цукерок, що досліджуються по зовнішній формі, змісту, симетрично, характеру зображень, за кольором та тонами?

Згідно з ч.1 ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи наведене, судом відповідно до ст. 41 ГПК України призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз.

Згідно з висновком №3347/3348/13-53 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.08.2013р.:

1 (6). Етикетки цукерок, що досліджуються, схожі візуально за зовнішньою формою, структурою, розташуванням та взаємозв'язком складових частин, характером зображень, за кольорами та тонами.

2 (5). Етикетки цукерок, які досліджуються, не містять позначення, які мають чітку візуальну відрізняльну ознаку.

3 (4). В цілому назви цукерок "Бабусин гостинчик" та "Бабусині казки цукерки" не схожі за фонетичною ознакою, проте у обох порівнюваних позначеннях використано один і той же присвійний прикметник "Бабусин" ("Бабусині") у різних формах - однини та множини, який є основним, сильним елементом, на який падає логічний наголос. У обох порівнюваних позначеннях має місце семантична (смислова) схожість закладених в них ідей.

4 (2). Зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", виробництва ТОВ "Руден" асоціюється в цілому із зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки цукерки", виробництва ТДВ "ЖЛ".

5 (1, 3). Зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", виробництва ТОВ "Руден" схожі настільки, що їх можна сплутати із зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки цукерки", виробництва ТДВ "ЖЛ".

6 (1). Зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", в зв'язку з використанням позначення "Бабусині казки цукерки", зареєстрованого як знак для товарів і послуг, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ці товари.

Статтею 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів. При цьому висновок судового експерта не є для суду обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст. 43 ГПК України.

Судом встановлено, що висновок №3347/3348/13-53 містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, суд вважає висновок належним та допустимим доказом у справі.

Згідно ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

В порядку ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" позивач має від власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.2001р. ТОВ "Ренесанс Кепітал Груп" згоду на звернення з даним позовом до суду.

Відповідно до ч.ч. 2, 5 ЦК України при здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. (чинна для України 25.12.1991р.), актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента (п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції)

Відповідно до ч.1 ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Слід зазначити, що відповідачем не надано доказів правомірності нанесення зображення на етикетки цукерок "Бабусин гостинець" ТМ "Руден", схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ ЖЛ".

Щодо вимог позивача про стягнення на його користь з відповідача 320500,00грн. збитків та 300000,00грн. моральної шкоди та слід зазначити наступне.

Згідно ч.3 ст.386 ЦК України, власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди.

Відповідно до ч.2 ст.16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та обов'язків є відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Згідно ч.2 ст.23 ЦК України моральна шкода складається з приниження честі, гідності, а також ділової репутації юридичної особи.

В обґрунтування вимог щодо стягнення з відповідача 300000,00грн. моральної шкоди позивач вважає, що відповідач ввів у господарський обіг під час виробництва та реалізації цукерок "Бабусин гостинець" комплект етикеток, який є схожим до ступеня змішування з комплектами етикеток цукерок "Бабусині казки" виробництва позивача, які знаходяться у господарському обігу позивача відповідно з 1998 року.

Цукерки "Бабусині казки", з використанням незмінного по сьогодні художнього зображення етикету, випускались ЗАТ "Житомирські ласощі" ще з 1998 року, тобто на ринку кондитерської продукції даний товар вже понад 20 років. Ці цукерки є досить популярні в споживачів кондитерської продукції, на протязі багатьох років зарекомендували себе як якісна та смачна продукція і є лідером продажу продукції, що випускається під ТМ "ЖЛ".

Позивач наголошує, що на сьогодні вказана продукція не потребує додаткової реклами і незмінне зображення етикету неодмінно є однією з ознак на яку покупці звертають увагу в торговій точці, купуючи цукерки "Бабусині казки".

Саме такий дизайн зовнішнього оформлення етикету забезпечує цукеркам "Бабусині казки" розрізняльну здатність і є добре відомим для споживачів.

Довготривала присутність на ринку та висока якість цих цукерок сприяли набуттю ТДВ "ЖЛ" ділової репутації на ринку кондитерської промисловості України.

Якість даних цукерок підтверджується рядом відзнак на різних вітчизняних та міжнародних конкурсах кондитерської продукції, однією з останніх є відзнака "Товар року 2012".

Позивач зазначив, що цукерки "Бабусині казки" користується незмінним попитом у споживачів, і купуючи цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден", етикетка якого схожа до ступені змішування з етикеткою цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ", покупець, не отримавши знайомого для нього смаку може бути дуже розчарований такою покупкою та критично оцінити цю продукцію саме як продукцію - ТДВ "ЖЛ".

На думку позивача, все це свідчить про те, що відповідач своїми діями, пов'язаними з незаконною реалізацією цукерок "Бабусин гостинець" в майже ідентичній етикетці з нашою продукцією, фактично спрямував на приниження ділової репутації ТДВ "ЖЛ", на зниження його престижу та підриву довіри до його діяльності з боку покупців та споживачів (саме того кола осіб, за ради яких та для яких і працює понад 60 років Житомирська кондитерська фабрика), приймаючи до уваги те, що Кондитерська фабрика "Руден" не має такої можливості забезпечити таку ж саму високу якість своєї продукції - цукерок як і у ТДВ "ЖЛ", в зв'язку з відсутністю у нього таких же технологічних можливостей як в ТДВ "ЖЛ".

Відповідно до ч.1 ст.1167 Цивільного Кодексу України моральна шкода, завдана юридичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Відповідно до ч.4 ст.23 Цивільного Кодексу України моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

Дослідивши матеріали справи та висновок експерта, суд встановив, що відповідач неправомірно виготовляв цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден", етикетка якого схожа до ступені змішування з етикеткою цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ" чим завдав позивачу моральної шкоди.

Разом з тим, суд вважає за необхідне зменшити розмір моральної шкоди до 5000,00грн., оскільки заявлена сума моральної шкоди завищена.

Вимога позивача щодо стягнення з відповідача на користь позивача 320500,00грн. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 22 ЦК України, встановлено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно ст.24 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із позовом про її відшкодування.

Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст.224 ГК України).

Відповідно до ч.1 ст.225 ГК України, до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Частиною 7 статті 225 ГК України встановлено, що склад збитків, що підлягають відшкодуванню у внутрішньогосподарських відносинах, визначається відповідними суб'єктами господарювання - господарськими організаціями з урахуванням специфіки їх діяльності.

Нарахування збитків в сумі 320 500,00грн. позивач виходив з наступного.

При підрахунку виробничої собівартості реалізованої продукції використані дані нормативних калькуляцій за відповідні періоди (грудень 2012р., січень 2013р.), які встановлюють норми витрат основної сировий, допоміжних матеріалів, тари, а також нематеріальних витрат, необхідних для виготовлення одиниці продукції та відповідні обсяги реалізованої продукції у зазначених періодах.

Таким чином, при множенні обсягу реалізації продукції відповідного періоду на собівартість одиниці цієї продукції (змінні виробничі витрати) та вирахуванні цього результату від обсягу реалізації у грошовому еквіваленті, отримуємо маржинальний прибуток (маржу). Негативна різниця між показниками маржинального прибутку грудня 2012р. та січня 2013р. складає 320,51 тис. грн., що становить недоотриманий прибуток внаслідок зменшення обсягів реалізації (а.с. 226-247 том 1).

Заперечення відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву (а.с. 201-203 том 1) відхиляються судом як необґрунтовані.

Враховуючи викладене, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Сплата судового збору покладається на відповідача пропорційно розміру обґрунтовано заявлених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 44, 49,68, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Нива - Експо", 12301, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Коростенська, 101, ідентифікаційний код 32578852 припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції, а саме цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ".

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Нива - Експо", 12301, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Коростенська, 101, ідентифікаційний код 32578852 вилучити з точок продажу та знищити продукцію - цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива - Експо", 12301, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Коростенська, 101, ідентифікаційний код 32578852 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖЛ", 10003, м. Житомир, вул. Щорса, 67, ідентифікаційний код 37546647 - 320500,00грн. збитків, 5000,00грн. моральної шкоди, 8804,00грн. витрат по сплаті судового збору, 15014,40грн. витрат по сплаті за проведення судової експертизи.

5. В решті позову відмовити.

6. Скасувати заходи забезпечення позову, які були вжиті ухвалою господарського суду Житомирської області від 04.04.2013р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 02.10.13

Суддя Шніт А.В.

1-до справи.