Постанова

від 23.10.2013 по справі 910/3252/13

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2013 р. Справа№ 910/3252/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Доманської М.Л.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Корінної А.О.,

та представників:

від позивача - не з'явився;

від відповідача 1 - Запорожець Л.Г. - дов. №2-8/3907 від 23.05.2013р.,

від відповідача 2 - не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ТІ ЕЛ ІКС ТРЕЙДИНГ»

на рішення

господарського суду м.Києва

від 08.07.2013р.

у справі №910/3252/13 (суддя - Картавцева Ю.В.)

за позовом Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тайота Мотор

Корпорейшен)

до 1.Державної служби інтелектуальної власності України

2. ТОВ «ТІ ЕЛ ІКС ТРЕЙДИНГ»

3.Приватного акціонерного товариства (далі - ПАТ)

«Фарлеп-Інвест»

про визнання свідоцтва України №118663 недійсним

повністю та припинення порушення прав,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 08.07.2013р. у справі №910/3252/13 позовні вимоги позивача задоволені повністю. Визнано свідоцтво України № 118663 на знак для товарів і послуг недійсним повністю. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 118663 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Зобов'язано ТОВ "ТІ ЕЛ ІКС ТРЕЙДИНГ" припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Тойота Джідошя Кабушікі Кайся (Тойота Мотор Корпорейшн) на знак для товарів і послуг "TOYOTA" за свідоцтвом України № 4911, зокрема, шляхом припинення використання даного знаку, та схожого з ним знаку "TOYOTALUX", в господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких також: застосування його в діловій документації; застосування його в мережі Інтернет; застосування його найменуванні товариства. Зобов'язано ПАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" здійснити переделегування доменного імені toyotalux.com.ua на користь компанії Тойота Джідошя Кабушікі Кайся (Тойота Мотор Корпорейшн) та вказати наступні відомості в записі даного доменного імені: nic-handle: TMC1-UANIC, organization: Toyota Motor Corporation, address: Toyota, Aichi 471-8572, JP. Стягнуто з ТОВ "ТІ ЕЛ ІКС ТРЕЙДИНГ" на користь компанії Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшен) 1 147 грн. судового збору.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ТОВ «ТІ ЕЛ ІКС ТРЕЙДИНГ» подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати та закрити провадження по справі.

У відзиві на апеляційну скаргу Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тайота Мотор Корпорейшен) просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 08.07.2013р. у справі №910/3252/13 залишити без змін.

Колегією суддів у судовому засіданні відповідно до вимог ст.ст. 77, 99 ГПК України оголошувалась перерва з 02 до 23.10.2013р.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідачів 1, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Позивач є власником торговельної марки "TOYOTA", яка у встановленому законом порядку визнана добре відомою в Україні з 01 січня 2008 року, що підтверджується рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 22 вересня 2012 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 14 листопада 2012 року за № 847-Н.

Крім того, позивач є власником знака для товарів і послуг "TOYOTA" за свідоцтвом України № 4911, зареєстроване 16.05.1994 року для наступних товарів 7 та 12 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: "машины и станки; двигатели /за исключением двигателей для наземных средств передвижения/; соединения и приводные ремни /за исключением для наземных средств передвижения/; сельскохозяйственные орудия; инкубаторы; средства передвижения; средства передвиженя по воде земле и воздуху, а также все другие товары данных классов".

Як вбачається з матеріалів справи, Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України, права і обов'язки якого перейшли до відповідача-1, за результатами кваліфікаційної експертизи, на ім'я відповідача-2 було зареєстровано свідоцтво України № 118663 знак для товарів і послуг "TOYOTALUX" (комбінований) для послуг 35 класу МКТП, а саме: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; радіорекламування; реклама поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво).

Заявка № m200814360 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "TOYOTALUX" (комбінований) за свідоцтвом України № 118663, була подана на реєстрацію 25 липня 2008 року, тобто правова охорона вищезазначеного свідоцтва діє з дати подання заявки.

Місцевим судом правильно встановлено, що торговельна марка позивача стала добре відомою в Україні з 01.01.2008 р., тобто значно раніше ніж була подана на реєстрацію (25.07.2008р.) оспорювана торговельна марка відповідача-2 "TOYOTALUX" (комбінована).

Також з матеріалів справи вбачається, що делегування доменного імені toyotalux.com.ua здійснюється з 03.04.2007 року. Особою, в інтересах якої було зареєстровано дане доменне ім'я, є відповідач-2. Реєстратором доменного імені є відповідач-3.

Знак для товарів і послуг "TOYOTA" за свідоцтвом України № 4911 зареєстроване 16.05.1994 року, тобто значно раніше ніж почалося делегування доменного імені toyotalux.com.ua в інтересах відповідача-2, а відповідно і значно раніше ніж він почав використовувати сайт за цим доменним іменем.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Згідно ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що неспоріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

За приписами ст. 6bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України та є частиною національного законодавства України (1) країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. (2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. (3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ч. 2 ст. 495 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Згідно з п. 4 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997 (яке діяло на момент подання заявки на оскаржуване свідоцтво та на дату його реєстрації), Департамент відповідно до покладених на нього завдань, серед інших функцій, здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності; видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 118663, датою подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію комбінованої торговельної марки "TOYOTALUX" є 25 липня 2008 року, отже відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна була визначатися Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. з останніми змінами від 10.04.2008 р.

Відповідно до положень ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 10.04.2008 р.), не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч. 2 ст. 6) та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (ч. 3 ст. 6).

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р. (надалі - Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Місцевий суд дійшов вірного висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити чи є торговельна марка відповідача-2 "TOYOTALUX" (комбінована) такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги; чи є торговельна марка "TOYOTALUX" (комбінована) схожою настільки, що її можна сплутати з добревідомим знаком позивача "TOYOTA"; чи використовує відповідач-2 в своїй господарській діяльності, в тому числі в доменному імені toyotalux.com.ua, позначення, схоже до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг позивача "TOYOTA" за свідоцтвом України № 4911 для споріднених товарів та/або послуг.

Пунктом 65 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" встановлено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Як вбачається із Висновку судової експертизи № 43 від 20 травня 2013 року, судовий експерт прийшов до висновків, що:

1) Знак за свідоцтвом України № 118663 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим на території України знаком "TOYOTA".

2) Знак за свідоцтвом України № 118663 є таким, що може вводити в оману щодо особи, яка надає послуги 35 класу МКТП, наведені в свідоцтві.

3) (4) З використанням доменного імені "toyotalux.com.ua" надаються послуги, споріднені з товарами, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 4911, а позначення "toyotalux", присутнє у доменному імені "toyotalux.com.ua", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 4911.

4) (5) Найменування відповідача 2 - "Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований автомагазин "ТОЙОТА ЛЮКС" містить власну назву юридичної особи - позначення "ТОЙОТА ЛЮКС", яке є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 4911 настільки, що їх можна сплутати.

Виходячи з вищевикладеного, оспорюваний знак за свідоцтвом України № 118663 не відповідає умовам надання правової охорони, що підтверджується висновком експертизи № 43 від 20.05.2013 р., а отже у Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, права і обов'язки якого перейшли до відповідача-1, були підстави для відмови у наданні правової охорони відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Судом першої інстанції правильно встановлено, що товари 12 класу МКТП "автомобілі та деталі до них", стосовно яких знак "TOYOTA" визнано в Україні добре відомим знаком позивача, є товарами широкого вжитку, коло дійсних або потенційних споживачів яких відповідно є також широким та охоплює, зокрема, коло споживачів послуг 35 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 118663.

З урахуванням зазначеного, а також високої репутації та відомості знака "TOYOTA", неможливо виключити ту обставину, що при використанні знака за свідоцтвом України № 118663 стосовно послуг 35 класу МКТП у споживачів цих послуг може виникнути помилкове враження про пов'язаність особи, яка їх надає, з виробником маркованих добре відомим знаком "TOYOTA" товарів 12 класу МКТП "автомобілі та деталі до них", зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами.

Тому місцевий суд обґрунтовано визнав доведеним той факт, що відповідач-2 незаконно використовує знак за свідоцтвом України № 4911 в своїй господарській діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України "Про телекомунікації", адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Відповідно до ч. 4 ст. 56 Закону України "Про телекомунікації", утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Цивільного кодексу України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

Місцевим судом правильно встановлено, що організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN). В зв'язку з цим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Згідно з матеріалами справи, ICANN надало право вирішувати доменні спори чотирьом міжнародним організаціям, серед них: Азійський центр з вирішення доменних спорів (англ. Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (англ. National Arbitration Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва ВОІВ (англ. WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов'язаних з Інтернетом (англ. The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes).

Наявними в матеріалах справи доказами підтверджено, що вищезазначені міжнародні організації при вирішенні доменних спорів зобов'язані керуватися Принципами розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) та Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), які були складені організацією ICANN. Тексти зазначених вище документів містяться в матеріалах справи.

Згідно із зазначеними вище правилами та принципами, міжнародні організації, які вирішують доменні спори, мають право здійснити переделегування домену, який порушує права третіх осіб, на користь цих осіб. В матеріалах справи міститься декілька рішень Центру з Арбітражу та Посередництва ВОІВ, згідно яких, домени були переделеговані на користь особи, чиї права інтелектуальної власності були порушені.

Згідно з Регламентом реєстрації доменних імен в домені COM.UA від 22 листопада 2012р., виданого ТОВ "Хостмайстер", процедура реєстрації доменних імен в зоні .COM.UA є досить швидкою і будь-яка особа, в тому числі і відповідач-2, після виконання рішення суду вже через декілька годин зможе зареєструвати його повторно. Позивач жодним чином не може перешкодити повторній реєстрації оскаржуваного домену, або подати які-небудь заперечення, що може призвести до повторного звернення позивача до суду де предметом позову знову буде захист прав інтелектуальної власності в зв'язку з делегуванням оскаржуваного доменного імені. Дані обставини виключають принцип ефективності захисту прав позивача, а тому місцевий суд обґрунтовано визнав, що найбільш ефективним способом захисту прав позивача від порушень з боку відповідача-2, є переделегування доменного імені toyotalux.com.ua на користь позивача.

Згідно Регламенту публічного домену, який розроблений адміністратором географічного домену .UA - ТОВ "Хостмайстер", функція реєстрації доменів в зоні .COM.UA надана реєстраторам. Як вбачається з матеріалів справи, реєстратором доменного імені toyotalux.com.ua є відповідач-3, що також підтверджують всі сторони процесу, а тому місцевий суд законно визнав обґрунтованими, вимоги позивача щодо здійснення відповідачем-3 переделегування оскаржуваного доменного імені на користь позивача.

Згідно з ч. 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

У відповідності із ч. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Судом першої інстанції правильно встановлено, що заява про відмову від оскаржуваного свідоцтва була подана відповідачем-2 в межах прав, наданих йому ч. 1 ст. 18 Закону про торговельні марки. Але відмовляючись від оскаржуваного свідоцтва, Відповідач-2 залишає за собою пріоритетне право на нього ще протягом трьох років, що не усуває спір, а призводить до продовження порушень прав позивача.

Тому місцевий суд законно визнав обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 118663 на знак для товарів і послуг "TOYOTALUX" (комбінований) для послуг 35 класу МКТП, заборону відповідачу-2 використовувати знак "TOYOTA" за свідоцтвом України № 4911 та переделегування доменного імені toyotalux.com.ua на користь позивача.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до підпункту 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Президента України за № 436/2011 від 08 квітня 2011 року, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів.

Тому місцевий суд законно і обгрунтовано задовольнив позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 130178 та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Тому місцевий суд законно і обґрунтовано в повному обсязі поклав на відповідача 2 судові витрати.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «ТІ ЕЛ ІКС ТРЕЙДИНГ» залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 08.07.2013р. у справі №910/3252/13 - без змін.

Справу №910/3252/13 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя Пантелієнко В.О.

Судді Доманська М.Л.

Разіна Т.І.