Рішення

від 09.12.2013 по справі 5011-76/15646-2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 5011-76/15646-2012 09.12.13

Господарський суд міста Києва у складі : головуючий суддя Марченко О.В., судді Куркотова Є.Б. і Нечай О.В.,

при секретарі судового засідання Роздобудько В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні

справу № 5011-76/15646-2012

за позовом Nippon Soda Co., LTD (Ніппон Сода Ко., ЛТД), м. Токіо, Японія,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

Unicity Enterprises L.P. (Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.), м. Единбург, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - закрите акціонерне товариство "Альфа-хімґруп", м. Київ,

про визнання недійсним деклараційного патенту України № 42856 на корисну модель,

за участю представників:

позивача - Лазебного А.М. (довіреність від 10.01.2013 б/н) ;

відповідача-1 - Саламова О.В.(довіреність від 23.05.2013 №2-8./3902);

відповідача-2 - не з'явився;

третьої особи - не з'явився.

Nippon Soda Co., LTD (Ніппон Сода Ко., ЛТД) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним деклараційного патенту України № 42856 на корисну модель "Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним деклараційного патенту України № 42856 на корисну модель "Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2012 порушено провадження у справі № 5011-76/15646-2012 та залучено до участі у справі закрите акціонерне товариство "Альфа-хімґруп" (далі - ЗАТ "Альфа-хімґруп") як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.11.2012 залучено до участі у справі Unicity Enterprises L.P. (Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.) як іншого відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2012 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до центрального органу іноземної держави для вручення судових документів на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії провадження у справі

зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.05.2013 провадження у справі

№ 5011-76/15646-2012 поновлено.

10.06.2013 від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, в якому Служба зазначає про те, що приймаючи рішення про видачу патенту України № 42856 на корисну модель, Служба не порушила жодних вимог законодавства України; крім того, відповідач -1 вважає, що єдиним належним доказом позивача у справі про невідповідність умовам патентоздатності спірної корисної моделі за патентом України № 42856 може бути висновок відповідної судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.07.2013 призначено колегіальний розгляд справи № 5011-76/15646-2012.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 01.07.2013, враховуючи складність справи, сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Марченко О.В., судді Васильченко Т.В. і Нечай О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.07.2013 вказаною колегією суддів справу № 5011-76/15646-2012 прийнято до свого провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.07.2013 у справі

№ 5011-76/15646-2012 призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Петренку С.А.

(Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України).

13.11.2013 відділом діловодства суду отримано від керівника центру експертних досліджень Петренка С.А. (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України) матеріали справи № 5011-76/15646-2012 з висновком від 12.11.2013 № 938, відповідно до якого: в корисній моделі № 42856 "Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку", кожна ознака, включена до незалежного пункту 1 та незалежного пункту 3 формули винаходу "Похідні аміну або їх солі, що мають інсектицидну активність, та інсектицидна композиція на їх основі", що охороняється патентом України № 27285, використана.

Ухвалою господарського міста Києва від 15.11.2013 поновлено провадження у справі; призначено розгляд справи на 09.12.2013.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 09.12.2013, враховуючи що суддя Васильченко Т.В. знаходиться на лікарняному, з метою дотримання процесуальних строків, сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Марченко О.В., судді Куркотова Є.Б. і Нечай О.В.

У судовому засіданні 09.12.2013 представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі наголосивши на поясненнях щодо висновку судової експертизи; надав суду додаткові письмові пояснення. Представник відповідача-1 заперечив щодо задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Представники відповідача-2 та третьої особи у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 09.12.2013 без участі представників відповідача-2 та третьої особи за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником патенту України № 27285 на винахід «Похідні аміну або їх солі, що мають інсектицидну активність, та інсектицидна композиція на їх основі»; відомості про видачу патенту України № 27285 опубліковано 15.09.2000 у бюлетені «Промислова власність» № 4; термін дії патенту продовжено до 04.10.2015.

Об'єктом належного позивачу винаходу за патентом України №27285 є хімічна сполука - ацетаміприд, яка входить до складу деяких пестицидів як діюча речовина, зокрема, до препарату «Монспірід ВП», інсектицид.

Частиною першою статті 462 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. За приписами частини другої статті 464 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Разом з тим, частиною п'ятою цієї статті встановлено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Позивачу під час розгляду господарським судом міста Києва справи № 20/196 стало відомо про те, що Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (правопопередник Служби) було видано ЗАТ «Альфа-хімґруп» деклараційний патент України № 42856 на корисну модель «Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку»; відповідно до бібліографічних даних до патенту на корисну модель, що міститься в спеціалізованій базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» на офіційному сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», дата подання ЗАТ «Альфа-хімґруп» заявки на видачу відповідного патенту - 20.02.2009.

Відомості про видачу патенту України № 428565 на корисну модель опубліковано 27.07.2009 в бюлетені «Промислова власність» за 2009 рік, № 14.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі від 14.12.2012 № 122/1, на зазначену дату власником корисної моделі «Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку» за патентом України № 42856 є Unicity Enterprises L.P. (Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.).

Із формули корисної моделі за деклараційним патентом України № 42856 вбачається, що до її складу входить ацетаміприд як активна речовина.

Абзацом восьмим частини другої статті 28 Закону передбачено, що продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Частиною першою статті 33 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що у корисній моделі за патентом України № 42856 використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 27285.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 6.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Так, з метою з'ясування питання про те, чи використано у корисній моделі «Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку» за деклараційним патентом України № 42856 кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу «Похідні аміну або їх солі, що мають інсектицидну активність, та інсектицидна композиція на їх основі» за патентом України № 27285, ухвалою господарського суду міста Києва від 22.07.2013 у справі

№ 5011-76/15646-2012 призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Петренку С.А.

(Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України).

13.11.2013 отримано матеріали справи № 5011-76/15646-2012 з висновком від 12.11.2013 № 938, відповідно до якого у корисній моделі № 42856 "Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку" використана кожна ознака, включена до незалежного пункту 1 та незалежного пункту 3 формули винаходу "Похідні аміну або їх солі, що мають інсектицидну активність, та інсектицидна композиція на їх основі", що охороняється патентом України № 27285.

Отже судом встановлено, що кожна з ознак незалежних пунктів 1 та 3 формули винаходу за патентом України № 27285 використана в корисній моделі за патентом України № 42856, а тому позовні вимоги про визнання недійсним деклараційного патенту України № 42856 на корисну модель підлягають задоволенню.

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності.

Оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від основних вимог про визнання патенту України № 42856 недійсним, то й вони підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Unicity Enterprises L.P. (Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.).

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати недійсним деклараційний патент України № 42856 на корисну модель «Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку», належний Unicity Enterprises L.P. (Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.) (GB) (с'ют 1, 78 Монтгомері Стріт, Едінбург, ЕН7 5 JA, Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним деклараційного патенту № 42856 «Інсектицидний препарат у формі розчинного порошку» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Unicity Enterprises L.P. (Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.) (GB) (с'ют 1, 78 Монтгомері Стріт, Едінбург, ЕН7 5 JA, Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) на користь Nippon Soda Co., LTD (Ніппон Сода Ко., ЛТД) (Шін-Охтемачі Білдінг, 2-1, 2-Охтемачі, Чійода-ку, Токіо, 100-8165, Японія; адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, поверх 7, офіс юридична фірма «Салком») 1 073 (одну тисячу сімсот три) грн. витрат зі сплати судового збору та .

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 13.12.2013.

Суддя О. Марченко

Суддя Є. Куркотова

Суддя О. Нечай