Ухвала

від 17.02.2014 по справі 910/537/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА

Справа № 910/537/14 17.02.14 За позовом Приватного акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"

до Приватного підприємства "ПРО-ПРЕ"

та Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання патенту на промисловий зразок недійсним повністю

Суддя Лиськов М.О.

Представників сторін:

Від позивача: Сопільняк В.Ю. (за дов. )

Від відповідача-1: Качуєвський М.О. (дов. № 01/01144 від 02.01.2014)

Від відповідача:-2 Лучка І.Ю. (дов. № 2-8/3905 від 23.05.2013)

ВСТАНОВИВ:

16.01.2014 до канцелярії Господарського суду м. Києва надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" до Приватного підприємства "ПРО-ПРЕ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патенту на промисловий зразок недійсним повністю

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.01.2014 року прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження по справі № 910/537/14, розгляд справи призначено на 03.02.2014.

В судове засідання, призначене на 03.02.2014, представники позивача та відповідача-2 з'явились.

В судове засідання , призначене на 03.02.2014, представник відповідача-1 не з'явився , однак через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи. Представники позивача та відповідача-2 підтримали вказане клопотання. Суд задовольнив його.

Ухвалою суду від 03.02.2014 розгляд справи відкладався на 17.02.2014

14.02.2014 через канцелярію суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

В судове засідання, призначене на 12.09.2013, представники сторін з'явились.

Представник відповідача - 2 в судовому засіданні ,призначеному на 12.09.2013, надав письмові пояснення та документи, які долучені судом до матеріалів справи.

Представник позивача в судовому засіданні 12.09.2013 надав клопотання про залучення доказів до матеріалів справи, а також заявив клопотання про призначення судової експертизи.

Клопотання про призначення судової експертизи обґрунтовано тим, що предметом спору у даній справі є патент України № 25952 на промисловий зразок «Кришка «SС 5004» для закупорювання пляшок», яка на думку позивача не відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону про промислові зразки, «промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим».

Відповідно ч. 2 ст. 6 цього ж закону, «промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень».

За приписами ч. 6 ст. 5 Закону про промислові зразки, «обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю - суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису».

Позивач зазначає, що форма виробу «Кришка «SC 5004» для закупорювання пляшок», права на який охороняються патентом України на промисловий зразок № 25952 є тотожною формі кришки, що використовується Позивачем з 2006 року.

Згідно п. 5. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності», згідно з частиною шостою статті 5 Закону України "Про охорону прав на промисловий зразок" обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України позивачу, як учаснику процесу, надане право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом.

Позивачем запропоновано доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПН України (м. Київ, вул. Боженка, 11), атестованим за спеціальністю « 13.4 Дослідження, пов'язані з промисловими зразками».

На роз'яснення судовому експерту поставити запитання: «Чи відповідає промисловий зразок за патентом України № 25952 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?»

У судовому засіданні 25.02.2014 відповідач-1 заперечив проти задоволення клопотання про призначення експертизи.

Відповідно до частин першої - третьої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

В абзаці п'ятому пункту 7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання призначення судової експертизи" зазначено, що за приписами частини другої статті 9 і частини четвертої статті 7 Закону України "Про судову експертизу" для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, суд може доручити проведення судової експертизи іншим, крім атестованих судових експертів, фахівцям з відповідних галузей знань, але з обов'язковим дотриманням вимог законодавства щодо призначення судової експертизи.

Відповідно до абзацу другого пункту 10 зазначеної постанови експертиза, для вирішення питань якої необхідно знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих установах, у тому числі працівники інших установ, органів виконавчої влади тощо.

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача, призначити у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності з метою вирішення питання щодо відповідності промислового зразка за патентом України № 25952 умові патентоздатності «новизна», витрати за проведення якої покласти на позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/537/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

2. Доручити проведення вказаної експертизи судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПН України (м. Київ, вул. Боженка, 11), атестованим за спеціальністю « 13.4 Дослідження, пов'язані з промисловими зразками».

3. На вирішення судовим експертам поставити таке питання:

- Чи відповідає промисловий зразок за патентом України № 25952 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

4. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/537/14 скерувати Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПН України (м. Київ, вул. Боженка, 11).

6. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Приватне акціонерне товариство "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (82482, м. Моршин, вул. Геологів, буд. 12-А; ідентифікаційний код 22415322). Зобов'язати позивача здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

7. Зобов'язати судових експертів надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

8. Провадження у справі № 910/537/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Копії даної ухвали направити сторонам, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПН України (м. Київ, вул. Боженка, 11).

Суддя М.О. Лиськов