Постанова

від 19.02.2014 по справі 910/16901/13

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2014 р. Справа№ 910/16901/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Доманської М.Л.

Шипка В.В.

за участю представників:

від позивача: Мамуня О.С. (довіреність від 08.07.2013 №13/203022),

Капітоненко А.Г. (довіреність від 08.07.2013 №13/203022 ),

Ніколаєнко А.Л. (довіреність від 08.07.2013 №13/203022);

від відповідача 1: не з'явився;

від відповідача 2: Курзін О.А. (довіреність б/н від 10.09.2013);

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

товариства з обмеженою відповідальністю " Добриня-Дар"

на рішення господарського суду міста Києва від 04.11.2013

у справі № 910/16901/13 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом компанії "Pioneer Hi-Bred International, Inc."

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) товариства з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар"

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України на знак

для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.11.2013 у справі № 910/16901/13 позов Компанії "Pioneer Hi-Bred International, Inc." до Державної служби інтелектуальної власності України, товариства з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг задоволено;

- достроково припинено дію свідоцтва України № 53704 на знак для товарів і послуг "Maximus" щодо товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: "сільськогосподарські, садові та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу, в тому числі: апельсини; арахіс (плоди); арахісова макуха для тварин; арахісове борошно для тварин; барда; плоди білої акації; білок кормовий; боби свіжі; борошно для тварин; бульби (квітів); буряк; вапно до кормів; виноград свіжий; виноградні лози; висівки; висівки кормові; вичавки цукрової тростини (сирі); вінки з живих квітів; водорості харчові або кормові; галети для собак; гарбузи; горіхи (плоди); горіхи ліщинові; городні трави свіжі (прянощі); горох свіжий; гриби свіжі; грибниці; грибниці для розмножання грибів; відходи кормові ґуральництва; дерева; деревина необроблена; деревина нерозпиляна; деревинна стружка для виготовляння деревинної маси; дерен природний; домішки до кормів нелікарські (немедичні); дріжджі для худоби; живі тварини; жито; жуйки харчові для тварин; залишки переганяння вина; збіжжя (зерно необроблене); звіринцеві тварини; зерно (насіння); зерно кормове; зіпріла солома (мульча); ікра риб'яча; кабачки; какао-боби необроблені; картопля свіжа; каштани свіжі; квіти живі; квіти засушені декоративні; кокосові горіхи; кола горіхи; копра; кора коркова необроблена; коренеплоди харчові; корм для хатніх тварин; корми для птахів; корми для тварин; кропива; кукурудза; кукурудзяна макуха для худоби; кунжут; кущі; лангусти (живі); лимони; листя пальмових дерев; льонне борошно кормове; макуха олійна; макуха ріпакова для худоби; мигдаль (плоди); мідії (живі); морські голотурії (живі); наживки для рибалення; напої для хатніх тварин; насіння на ботанічні потреби; насіння рослин; необроблена кора; новорічні ялинки; овес; овочі свіжі; огірки; оливки свіжі; омари (живі); пальмові дерева; перець стручковий (рослина); петрові батоги (цикорій) (салат); пилок (необроблений); фураж для підживлювання тварин; племінна худоба; плоди свіжі; плодові вичавки; побічні продукти обробляння збіжжя кормові; птахи свійські живі; пшениця; раки (живі); ракоподібні (живі); ревінь; риба жива; рисове борошно кормове; рис необроблений; розсада; рослини; рослини засушені декоративні; соснові шишки; сочевиця свіжа; стійлові корми для тварин; трюфелі (гриби) свіжі; вустриці (живі); фураж; хмелеві шишки; хміль; цибуля порей; цукрова тростина; чагарники; черепашки (живі); шипшина; шкаралупа кокосових горіхів; шовкопряди; яйця шовкопрядів; ягоди свіжі; яйця запліднені для висиджування чи інкубації; ялівцеві ягоди; ячмінь";

- зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №53704 щодо товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг згідно вищезазначеного переліку та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" на користь компанії "Pioneer Hi-Bred International, Inc." 1 147 грн. судового збору;

- скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду міста Києва від 19.09.2013.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, товариство з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржене рішення господарського суду та прийняти нове рішення, яким позов залишити без задоволення.

Скарга мотивована неправильним застосуванням місцевим господарським судом норм процесуального права, неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, невідповідністю викладених в оскарженому рішенні висновків дійсним обставинам справи.

Заперечуючи правильність висновку місцевого господарського суду про те, що товариством з обмеженою відповідальністю " Добриня-Дар" не використовується знак для товарів і послуг 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, маркованих торговельною маркою "Maximus", скаржник зазначає, що місцевим господарським судом належним чином не досліджено зразки цієї продукції та докази її рекламування.

В судовому засіданні апеляційної інстанції представник товариства з обмеженою відповідальністю " Добриня-Дар" апеляційну скаргу підтримав, представники Компанії "Pioneer Hi-Bred International, Inc." висловилися за відхилення апеляційної скарги з підстав, викладених у відзиві.

Представники Державної служби інтелектуальної власності України в судове засідання не з'явилися. Враховуючи те, що в матеріалах справи мають місце докази належного повідомлення всіх учасників судового процесу про час та місце проведення судового засідання, колегія суддів вважає можливим здійснити перегляд ухвали суду першої інстанції в апеляційному порядку за наявними матеріалами справи та без участі представників Державної служби інтелектуальної власності України.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Компанією "Pioneer Hi-Bred International, Inc." (далі - позивач) пред'явлено позов до Державної служби інтелектуальної власності України, товариства з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" про:

- дострокове припинення дії свідоцтва України № 53704 на знак для товарів і послуг "Maximus" щодо товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: "сільськогосподарські, садові та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу, в тому числі: апельсини; арахіс (плоди); арахісова макуха для тварин; арахісове борошно для тварин; барда; плоди білої акації; білок кормовий; боби свіжі; борошно для тварин; бульби (квітів); буряк; вапно до кормів; виноград свіжий; виноградні лози; висівки; висівки кормові; вичавки цукрової тростини (сирі); вінки з живих квітів; водорості харчові або кормові; галети для собак; гарбузи; горіхи (плоди); горіхи ліщинові; городні трави свіжі (прянощі); горох свіжий; гриби свіжі; грибниці; грибниці для розмножання грибів; відходи кормові ґуральництва; дерева; деревина необроблена; деревина нерозпиляна; деревинна стружка для виготовляння деревинної маси; дерен природний; домішки до кормів нелікарські (немедичні); дріжджі для худоби; живі тварини; жито; жуйки харчові для тварин; залишки переганяння вина; збіжжя (зерно необроблене); звіринцеві тварини; зерно (насіння); зерно кормове; зіпріла солома (мульча); ікра риб'яча; кабачки; какао-боби необроблені; картопля свіжа; каштани свіжі; квіти живі; квіти засушені декоративні; кокосові горіхи; кола горіхи; копра; кора коркова необроблена; коренеплоди харчові; корм для хатніх тварин; корми для птахів; корми для тварин; кропива; кукурудза; кукурудзяна макуха для худоби; кунжут; кущі; лангусти (живі); лимони; листя пальмових дерев; льонне борошно кормове; макуха олійна; макуха ріпакова для худоби; мигдаль (плоди); мідії (живі); морські голотурії (живі); наживки для рибалення; напої для хатніх тварин; насіння на ботанічні потреби; насіння рослин; необроблена кора; новорічні ялинки; овес; овочі свіжі; огірки; оливки свіжі; омари (живі); пальмові дерева; перець стручковий (рослина); петрові батоги (цикорій) (салат); пилок (необроблений); фураж для підживлювання тварин; племінна худоба; плоди свіжі; плодові вичавки; побічні продукти обробляння збіжжя кормові; птахи свійські живі; пшениця; раки (живі); ракоподібні (живі); ревінь; риба жива; рисове борошно кормове; рис необроблений; розсада; рослини; рослини засушені декоративні; соснові шишки; сочевиця свіжа; стійлові корми для тварин; трюфелі (гриби) свіжі; вустриці (живі); фураж; хмелеві шишки; хміль; цибуля порей; цукрова тростина; чагарники; черепашки (живі); шипшина; шкаралупа кокосових горіхів; шовкопряди; яйця шовкопрядів; ягоди свіжі; яйця запліднені для висиджування чи інкубації; ялівцеві ягоди; ячмінь";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №53704 щодо товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг згідно вищезазначеного переліку та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Причиною спору є намагання позивача захистити свій інтерес щодо реєстрації знаку для товарів і послуг «Максимус» та його використання в Україні на ексклюзивній основі при виробництві товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, їх рекламуванні та пропонуванні до продажу.

Позов мотивовано тим, що товариство з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар", зареєструвавши знак для товарів і послуг "Maximus" для товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, його не використовує.

Як встановлено місцевим господарським судом та підтверджується наявними матеріалами справи, товариство з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" є власником свідоцтва №53704 на знак для товарів і послуг "Maximus" для товарів 5, 29, 30, 31 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), на підставі заявки №m2003099598 від 08.09.2003, про що 15.09.2005 здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 9.

Згідно довідки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 18.07.2013 № 15-9-2-1-15/20569, реєстр потужностей (об'єктів) оприлюднено на офіційному веб-сайті Держветфітослужби України для вільного безкоштовного доступу. На офіційному веб-сайті Держветфітослужби України за посиланням, зазначеним в офіційній довідці № 15-9-2-1-15/20569, інформація щодо видання товариству з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" експлуатаційних дозволів на виробництво продуктів 31 класу МКТП відсутня.

Згідно листа Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 18.07.2013 № 05.03-11-7023/27, у реєстрі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи відомості стосовно видачі висновків на товари, що належать до 31 класу МКТП під торговельною маркою "Maximus", наданих товариству з обмеженою відповідальністю "Добриня - Дар" - відсутні.

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 53704 станом на 23.07.2013 відсутня інформація щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 53704.

Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду на підставі встановлених обставин справи вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Згідно пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 № 10, зареєстрованого Міністерством юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, до реєстру вносяться відомості, зокрема, щодо видачі ліцензій на використання знака.

В матеріалах справи відсутні відомості щодо використання торговельної марки "Maximus" іншими особами під контролем товариства з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар".

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" Державна служба ветеринарної медицини України здійснює державний контроль та державний нагляд за такими харчовими продуктами (далі - харчові продукти, підконтрольні ветеринарній службі): - необроблені харчові продукти тваринного походження на потужностях (об'єктах) з їх виробництва; - усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" оператори потужностей (об'єктів), що здійснюють діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та оператори агропродовольчих ринків повинні отримати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини для кожної з таких потужностей (об'єктів). Потужностям (об'єктам), які потребують експлуатаційного дозволу, присвоюється персональний контрольний (реєстраційний) номер. Потужності (об'єкти) та їх оператори заносяться до реєстру потужностей (об'єктів), який ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Відповідно до п. 11 ст. 7 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" до повноважень Державної служби ветеринарної медицини України відноситься видання експлуатаційних дозволів операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків, а також ведення їх реєстрів.

Виходячи з положень ст. 11 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягає, в тому числі, продукція, використання, передача або збут якої може завдати шкоди здоров'ю людей, а також документація на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.

Відповідно до абз. 4 п. 1 та п. 7.11 Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 9.10.2000 № 247, на кожен об'єкт експертизи готується окремий висновок, тобто документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертиз.

Відповідно до п. 7.13 названого Порядку, після затвердження висновок вноситься до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи".

Як встановлено місцевим господарським судом та підтверджується матеріалами справи, товариству з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" не видавалися експлуатаційні дозволи на виробництво товарів, що відносяться до 31 класу МКТП, а відповідні товари не проходили санітарно-епідеміологічну експертизу.

За таких обставин, колегія суддів вважає обґрунтованим висновок про те, що товариством з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" не здійснювалося жодних дій, необхідних для виготовлення, передачі та збуту товарів 31 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України №53704.

Докази зворотного в матеріалах справи відсутні, відповідачами не надані.

Зважаючи на встановлені обставини справи, такими доказами не є:

- оглянуті в судовому засіданні під час апеляційного провадження зразки продукції 31 класу МТКП, маркованої торговельною маркою "Maximus", без відомостей на етикетці про виробника зазначеного товару, енергетичної та харчової цінності продукту, умов та термінів зберігання, тощо;

- зміни № 1 ТУ У 15.3-32088400-006:2006 та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 08.09.2011 № 05.03.02-06/90137, які не містять посилання на товари, марковані торговельною маркою "Maximus";

- укладені товариством з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" договори на виготовлення пакувальної продукції та видаткові накладні про поставку етикеток, пакетів із знаком «Максимус» при відсутності відомостей про те, що зазначені пакети та етикетки використовувались при пакуванні продукції 31 класу МТКП, маркованої торговельною маркою "Maximus";

Укладені товариством з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" з товариством з обмеженою відповідальністю "Добрострой", товариством з обмеженою відповідальністю "Центр пакування та дизайну" та приватним підприємцем Протько Олександром Леонідовичем договори на розміщення зовнішньої реклами від 01.09.2012 № 23, від 01.01.2013 № 9 та договір про надання послуг з постачання видань від 01.11.2012 відповідно також не є належними доказами у справі, оскільки всупереч приписів цих договорів їх сторонами не укладались додаткові угоди з метою визначення конкретних зразків рекламної продукції, послуги з розповсюдження якої обумовлено цими договорами.

Надані скаржником під час апеляційного провадження разом із супровідним листом від 29.01.2014 копії договору поставки, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та видаткових накладних не можуть братися до уваги згідно статті 101 Господарського процесуального кодексу України, оскільки скаржник не обґрунтував неможливість подання цих документів суду першої інстанції.

Поважних причин невикористання торговельної марки Maximus для товарів 31 класу МКТП товариством з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" не зазначено.

З огляду на наведене, суд першої інстанції, правильно встановивши факт невикористання товариством з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" знаку "Maximus" для товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, з урахуванням фактичних обставин справи, дійшов обґрунтованого висновку щодо задоволення позову про дострокове припинення дії свідоцтва України № 53704 на цей знак та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії зазначеного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оскаржене рішення суду в частині відшкодування судових витрат у вигляді судового збору за рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар", а також скасування заходів до забезпечення позову, вжитих згідно винесеної у даній справі ухвалою господарського суду міста Києва від 19.09.2013, місцевим господарським судом також прийнято в межах наданих йому повноважень та без порушення приписів чинного законодавства.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, не впливають на правильність висновків суду.

За таких обставин, рішення місцевого господарського суду постановлено при повному з'ясуванні обставин справи, порушення норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування рішення по справі відсутні, а мотиви з яких подано апеляційну скаргу, не можуть бути підставою для його зміни чи скасування.

Керуючись статями 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Добриня-Дар" залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 04.11.2013 у справі № 910/16901/13 залишити без змін.

Справу № 910/16901/13 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через суд апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання постановою законної сили.

Постанова виготовлена та підписана 24.02.2014.

Головуючий суддя Л.Л. Гарник

Судді М.Л. Доманська

В.В. Шипко