Постанова

від 04.04.2014 по справі 918/1619/13

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2014 р. Справа № 918/1619/13

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Гудак А.В.

судді Олексюк Г.Є. ,

судді Сініцина Л.М.

при секретарі Лукащик Г.В.

за участю представників сторін:

позивача - Даховнік-Кобилянська О.В., довіреність в справі

відповідача - Семенюк О.М., директор, Трачук Ю.М., довіреність в справі, Калініченко Н.А., довіреність в справі

третьої особи - Мікосянчик І.Ю., довіреність справі

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю"Гарден Клаб"

на рішення господарського суду Рівненської області від 05.12.13 р.

у справі № 918/1619/13 (суддя Качур А.М.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю"Гарден Клаб"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Терра СС"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю-фірму "Агрохімпак"

про припинення порушення права власника на знак для товарів і послуг і відшкодування завданих збитків

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Рівненської області від 05.12.2013 року по справі №918/1619/13 у позові Товариства з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб" (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Терра СС" (далі - відповідач) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - третя особа) про припинення порушення права власника на знак для товарів і послуг і відшкодування завданих збитків в частині позовних вимог щодо заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Терра СС" використовувати позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" без письмового дозволу впродовж строку чинності прав, що випливають зі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №158177 відносно товарів та послуг 1 класу МКТП на території дії свідоцтва-території України відмовлено.

Припинено провадження у справі в частині позовних вимог:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра СС" за власний рахунок вилучити з цивільного обороту товар, який виготовляється і реалізується під позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" як такий, що виготовлений і введений у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, і знищити такий товар;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра СС" надати докази вилучення товару з цивільного обороту (надати копії листів до контрагентів відповідача про відкликання з продажу товарів, які були поставлено (чи планується поставити у майбутньому відповідно до умов договорів між відповідачем і контрагентами) у торгові мережі (торгові точки, магазини тощо) з обов'язковим підтвердженням про вручення поштового відправлення; зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра СС" за власний рахунок розмістити в засобах масової інформації про порушення права інтелектуальної власності та надати підтвердження інформації;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Терра СС" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб" упущену вигоду в розмірі доходів, які отримало Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра СС" у період з 23.03.11 р. по 16.10.13 р. та зобов'язати перерахувати кошти.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що оскільки згідно чинного законодавства право попереднього користувача на використовуване ним позначення діє на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявлення пріоритету - першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва на його використання, та після його видачі і особа, яка отримала свідоцтво на знак для товарів і послуг не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу закону, та враховуючи що відповідач підтвердив поданими до суду доказами правомірність та добросовісність використання ним позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" в інтересах своєї господарської діяльності, як до дати подання позивачем заявки на реєстрацію знака так і після отримання останнім свідоцтва на знак для товарів і послуг, вимоги позивача щодо заборони відповідачу використовувати позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Крім того, судом першої інстанції відмовлено позивачу у задоволенні клопотання про залучення до участі у справі Товариства з обмеженою відповідальністю - фірму "Агрохімпак" як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, оскільки позивач у клопотанні не навів достатніх підстав для залучення до участі у справі третьої особи, не вказав яким саме чином рішення у даній справі може вплинути на його права та обов'язки відносно обох або однієї зі сторін спору, які нові права чи обов'язки виникнуть у Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми "Агрохімпак" відносно сторін спору у зв'язку з прийняттям рішення, які права та обов'язки цієї особи відносно сторін спору можуть бути змінені чи припинені у майбутньому.

Клопотання позивача про витребування у відповідача та відповідних територіальних органів Міністерства доходів і зборів, а також в органах статистики доказів, які підтверджують кількість виробленого і реалізованого відповідачем товару, місцевим судом залишено без задоволення, оскільки позивач відмовився від позовних вимог в частині стягнення з відповідача упущеної вигоди в розмірі доходів, які отримав відповідач.

Також, оскільки позивач відмовився від позову в частині вимог (про зобов'язання відповідача вилучити з цивільного обороту та знищити товар, який виготовляється і реалізується під спірним позначенням, про зобов'язання відповідача надати докази вилучення товару з цивільного обороту та про стягнення з відповідача упущеної вигоди) і цю відмову прийнято судом, провадження у справі в цій частині позовних вимог судом першої інстанції припинено.

Заяву позивача про повернення судового збору у зв'язку зі зменшенням позовних вимог суд також залишив без задоволення з тих підстав, що в даному спорі мало місце не зменшення позовних вимог, а відмова від позову в частині вимог майнового та немайнового характеру. Законодавством не передбачено повернення судового збору позивачу з підстав відмови від позовних вимог.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб" звернувся до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов.

На думку скаржника рішення суду першої інстанції прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Зокрема, обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, скаржник зазначає, що суд не задоволив клопотання про залучення третьої особи на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю - Фірма "Агрохімпак". Тим самим було позбавлено апелянта можливості довести всі обставини справи, а це, на думку скаржника, є підставою для скасування рішення відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України.

Також скаржник, керуючись п.4 ч.1 ст. 80 ГПК, ч.6 Інформаційного листа ВГСУ №01-8/675 від 14.08.2007 року "Про деякі питання практики застосування норм ГПК, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року", вважає, що були порушені його процесуальні права щодо стягнення судового збору рішенням місцевого господарського суду за дві немайнові вимоги, від яких апелянт відмовився в заяві про уточнення позовних вимог.

У письмовому відзиві від 25.02.2014р. на апеляційну скаргу відповідач заперечив проти її доводів, вважаючи оскаржене рішення суду першої інстанції законним та таким, що прийняте дотриманням норм чинного законодавства та відповідає дійсним обставинам справи, з підстав викладених у відзиві.

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 26.02.2013 року виключено Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 19.03.2013 року залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю-фірму "Агрохімпак".

У письмовому відзиві №01/33-313-01 від 12.02.2014р. на апеляційну скаргу третя особа заперечила проти її доводів, вважаючи оскаржене рішення суду першої інстанції законним та таким, що прийняте дотриманням норм чинного законодавства та відповідає дійсним обставинам справи, з підстав викладених у відзиві.

Відповідно до статті 99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

02.04.2014р. в судовому засіданні представником відповідача подано клопотання про призначення судово-технічної експертизи (далі - клоптання).

В судовому засіданні 02.04.14р. оголошено перерву до 04.04.14р. для подачі додаткових документів та повідомлено представників сторін, що клопотання про судово-технічну експертизу буде вирішено по суті за наслідками судового засідання 04.04.2014 року.

В судовому засіданні 04.04.2014р. представники відповідача щодо поданого клопотання поклались на розсуд суду.

В судовому засіданні 04.04.2014р. представник позивача щодо поданого клопотання заперечила, зазначивши що в матеріалах справи є достатньо доказів для прийняття рішення, а тому підстави для призначення експертизи відсутні.

В судовому засіданні 04.04.2014р. представник третьої особи щодо поданого клопотання підтримав позицію позивача.

Судова колегія заслухавши пояснення представників сторін та тертої особи щодо заявленого клопотання про призначення експертизи вирішила його відхилити, з огляду на наступне.

Згідно з приписами ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Призначення експертизи можливе за клопотанням сторін, третіх осіб, прокурора та з власної ініціативи суду.

Згідно п.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (далі - Постанова) передбачено наступне: відповідно до статті 1 Закону „Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

За приписами п. 1.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 23 березня 2012 року N 5 (із змінами і доповненнями) (далі - Постанови), судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом.

Абзацом 4 п. 1.4. Постанови визначено, що з урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Враховуючи те, що для вирішення даної справи немає потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, судова колегія приходить до висновку про відсутність підстав для призначення експертизи у даній справі.

Представник позивача в судовому засіданні 04.04.2014 року підтримав доводи апеляційної скарги. Вважає, що рішення суду першої інстанції від 05.12.2013р. є незаконним та необґрунтованим, таким, що прийняте з порушенням норм чинного законодавства, а тому просить його скасувати, а апеляційну скаргу - задоволити.

Представники відповідача в судовому засіданні 04.04.2014 року заперечили проти доводів апеляційної скарги. Вважають, що рішення суду першої інстанції від 05.12.2013р. є законним та обґрунтованим, таким, що прийняте з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а тому просять залишити його без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Представник третьої особи в судовому засіданні 04.04.2014 року підтримав доводи апеляційної скарги. Вважає, що рішення суду першої інстанції від 05.12.2013р. є необґрунтованим, таким, що прийняте з порушенням норм чинного законодавства, а тому просить його скасувати, а апеляційну скаргу - задоволити.

Заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заперечення на апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскарженого рішення, оцінивши висновки суду першої інстанції на відповідність дійсним обставинам справи, судова колегія дійшла висновку, що рішення господарського суду Рівненської області від 05.12.2013 року у справі №918/1619/13 слід залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 21.03.2011 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб" (позивач) було подано заявку про реєстрацію знака для товарів та послуг в Україні "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ", що підтверджується розпискою Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ) про одержання заявки на знак для товарів і послуг від 21.03.2011 р. (а.с.12).

10.07.2012 р. Державною службою інтелектуальної власності України, згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", було видано Товариству з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб", свідоцтво на знак для товарів та послуг № 158177, за яким позивачу надано виключне право використання словесного знака "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" (а.с.11).

У зв'язку із використанням відповідачем позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив:

зобов'язати відповідача за власний рахунок вилучити з цивільного обороту товар, який виготовляється і реалізується під позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" як такий, що виготовлений і введений у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, і знищити такий товар;

- зобов'язати відповідача надати докази вилучення товару з цивільного обороту (надати копії листів до контрагентів відповідача про відкликання з продажу товарів, які були поставлено (чи планується поставити у майбутньому відповідно до умов договорів між відповідачем і контрагентами) у торгові мережі (торгові точки, магазини тощо) з обов'язковим підтвердженням про вручення поштового відправлення; зобов'язати відповідача за власний рахунок розмістити в засобах масової інформації про порушення права інтелектуальної власності та надати підтвердження розміщення інформації);

- заборонити відповідачу використовувати позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" без письмового дозволу впродовж строку чинності прав, що випливають зі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 158177 відносно товарів та послуг 1 класів МКТП на території дії свідоцтва - території України.

- стягнути з відповідача на користь позивача упущену вигоду в розмірі доходів, які отримав відповідач у період з 23.03.11 р. по 16.10.13 р. та зобов'язати перерахувати кошти (а.с.3-6).

02.12.2013 р. позивачем до суду першої інстанції подано заяву про уточнення позовних вимог, в якій позивач просить припинити провадження у справі на підставі відмови від позову в частині наступних позовних вимог:

- зобов'язати відповідача за власний рахунок вилучити з цивільного обороту товар, який виготовляється і реалізується під позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" як такий, що виготовлений і введений у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, і знищити такий товар;

- зобов'язати відповідача надати докази вилучення товару з цивільного обороту (надати копії листів до контрагентів відповідача про відкликання з продажу товарів, які були поставлено (чи планується поставити у майбутньому відповідно до умов договорів між відповідачем і контрагентами) у торгові мережі (торгові точки, магазини тощо) з обов'язковим підтвердженням про вручення поштового відправлення; зобов'язати відповідача за власний рахунок розмістити в засобах масової інформації про порушення права інтелектуальної власності та надати підтвердження розміщення інформації;

- стягнути з відповідача на користь позивача упущену вигоду в розмірі доходів, які отримав відповідач у період з 23.03.11 р. по 16.10.13 р. та зобов'язати перерахувати кошти.

Крім того, в поданій заяві про уточнення позовних вимог позивач просить розглянути позов в решті вимог, а саме:

- заборонити відповідачу використовувати позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" без письмового дозволу впродовж строку чинності прав, що випливають зі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 158177 відносно товарів та послуг 1 класу МКТП на території дії свідоцтва - території України, а саме: хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, сільському господарстві, садівництві, лісництві; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщики торф'яні для плодівництва; горщиковий ґрунт; домішки хімічні до інсектицидів, гербіцидів, фунгіцидів; ґрунт для рослин; ґрунтосуміші; субстрат; біогумус; добрива; мульча; мідний купорос; препарати для поліпшення стану ґрунту; речовини для запобіганню в'яненню квітів; регулятори росту рослин (а.с.94-95).

Місцевим судом розцінено подану заяву, як заяву про відмову від позову в частині вказаних вище вимог до відповідача та прийнято її до розгляду. Судова колегія апеляційної інстанції погоджується з таким висновком, так як відповідно до ст. 78 ГПК України заяви позивача про відмову від позову, про визнання позову відповідачем повинні бути подані в письмовій формі.

За приписами частини 1 статті 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України), відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються ГК України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням і особливостей, передбачених ГК України та іншими законами (частина 2 статті 154 ГК України).

Частиною 1 статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Відповідно до частини 3 статті 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч. 1 ст. 420 ЦК України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Як визначено частиною 1 статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 158177, за яким позивачу надано виключне право використання словесного знака "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ", права позивача на зареєстрований знак "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" виникли 21.03.2011 р.

Статтею 424 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності є зокрема виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Водночас, законодавство містить норми, відповідно до яких володілець свідоцтва не має права забороняти використання торговельної марки, якщо таке використання здійснюється іншими особами без його дозволу, але на законних підставах.

Так, за приписами частини 1 статті 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг", виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, серед іншого, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

В статті 4 (В) Паризької конвенції "Про охорону промислової власності", наявне положення, яке визначає, що права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Згідно п. 57 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17 жовтня 2012 року N 12 (із змінами і доповненнями), використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак, за винятком випадків, коли йдеться про захист авторського права.

Отже, з наведеного вище законодавства випливає, що право попереднього користувача торговельної марки виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки і фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення, має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як знака для товарів і послуг іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

Таким чином, право попереднього користувача на використовуване ним позначення діє на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявлення пріоритету - першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва на його використання, та після його видачі. Особа, яка отримала свідоцтво на знак для товарів і послуг не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу закону.

З матеріалів справи вбачається, що 21.04.2010 р. генеральним директором відповідача затвердженні технічні умови ТУ У10.3-37198174-00:2010 "СУБСТРАТИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН МАРОК А, Б, В, Г, Д" ("Зелене море") (а.с.47).

17.09.2010 р. між Асоціацією Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна", що діє згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 821 "Про Асоціацією Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна", та відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю "Терра СС" укладено договір про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1, відповідно умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра СС" набуло статусу асоційованого члена Асоціації та право на участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 (а.с.48-53).

В подальшому Асоціацією Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" Товариству з обмеженою відповідальністю "Терра СС" видані свідоцтва від 20.09.2010р., від 23.09.2010р. (8 свіцтв), від 07.12.2010р., відповідно до яких продукції відповідача (субстрати для рослин "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ") присвоєно глобальні номери товарних позицій (а.с.56-66).

Згідно накладних за період з листопада 2010 року по березень 2011 року відповідачем реалізовувались іншим суб'єктам господарювання субстрати для рослин "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" (а.с.73--85).

Отже, наведеними вище доказами, підтверджено той факт, що право попереднього користувача виникло у відповідача з факту використання спірного знака (2010 рік) до дати подання заявки позивачем, як власником свідоцтва на такий знак (21.03.2011 р.).

Тобто, відповідачем підтверджено правомірність та добросовісність використання ним позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" в інтересах своєї господарської діяльності, як до дати подання позивачем заявки на реєстрацію знака так і після отримання останнім свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Поряд з цим, зі змісту листа-відповіді Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №01/32-1926-04 від 05.09.2013 р. вбачається, що в ході розгляду останнім заяви ТзОВ "Терра СС" щодо наявності ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у діях ТзОВ "Гарден Клаб" встановлено, що правові підстави для початку розгляду справи про порушення конкурентного законодавства відсутні у зв'язку з тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб" не здійснювало використання у господарській діяльності позначення "Зелене море". Окрім того, встановлено, що першочергове право на використання позначення "Зелене море" належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Терра СС" (а.с.102-103).

Таким чином, з урахуванням вищевикладених встановлених обставин справи та вимог чинного законодавства, надавши юридичне обґрунтування доказам по справі в їх сукупності, апеляційний господарський суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення вимоги позивача щодо заборони відповідачу використовувати позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ".

Судова колегія погоджується з висновком місцевого суду про припинення провадження в частині позовних вимог згідно заяви позивача, з огляду на наступне.

За приписами статті 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Згідно п. 3.10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26 грудня 2011 року N 18 (із змінами і доповненнями) (далі - Постанова), передбачені частиною четвертою статті 22 ГПК права позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову можуть бути реалізовані до прийняття рішення судом першої інстанції, тощо.

Відповідно до п. 4.6. Постанови, у випадках відмови позивача від позову (пункт 4 частини першої статті 80 ГПК) господарському суду слід керуватись частиною шостою статті 22 ГПК, тобто перевіряти, чи не суперечить ця відмова законодавству та чи не порушує вона інтереси інших осіб. Якщо у справі заявлено кілька позовних вимог і позивач відмовився від деяких з них, провадження у справі на підставі пункту 4 частини першої статті 80 ГПК припиняється у частині тих вимог, від яких було заявлено відмову (за умови, що судом не буде застосовано припис частини шостої статті 22 ГПК щодо неприйняття відмови від позовних вимог), а розгляд решти позовних вимог здійснюється в загальному порядку.

Пунктом 4.10 Постанови визначено, що питання про припинення провадження у справі в частині позовних вимог, а так само про залишення позовних вимог у певній частині без розгляду господарський суд вирішує у резолютивній частині рішення, яке приймається по суті справи. Відповідні процесуальні дії суд може вчиняти й шляхом винесення відповідної ухвали як окремого процесуального документа, продовжуючи розгляд справи в іншій частині.

Отже, оскільки із змісту уточнених позовних вимог випливає, що позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб", відмовився від частини позовних вимог, а саме в частині наступних позовних вимог: зобов'язати відповідача за власний рахунок вилучити з цивільного обороту товар, який виготовляється і реалізується під позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" як такий, що виготовлений і введений у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, і знищити такий товар; зобов'язати відповідача надати докази вилучення товару з цивільного обороту (надати копії листів до контрагентів відповідача про відкликання з продажу товарів, які були поставлено (чи планується поставити у майбутньому відповідно до умов договорів між відповідачем і контрагентами) у торгові мережі (торгові точки, магазини тощо) з обов'язковим підтвердженням про вручення поштового відправлення; зобов'язати відповідача за власний рахунок розмістити в засобах масової інформації про порушення права інтелектуальної власності та надати підтвердження розміщення інформації; стягнути з відповідача на користь позивача упущену вигоду в розмірі доходів, які отримав відповідач у період з 23.03.11 р. по 16.10.13р. та зобов'язати перерахувати кошти, тому провадження в цій частині підлягає припиненню.

Колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про залишення за позивачем судових витрат сплачених за одну вимогу немайнового характеру (платіжне доручення № 12714 від 31.10.2013 р. на суму 1147,00 грн.) та за вимогу майнового характеру (платіжне доручення № 12389 від 14.10.2013 р. на суму 1720,50 грн.) та стягнення з позивача в дохід Державного бюджету судового збору в розмірі 2294,00 грн., виходячи з наступного.

В поданій заяві про уточнення позовних вимог позивач відмовився від частини позовних вимог та просив розглянути позов в решті вимог, а саме:

- заборонити відповідачу використовувати позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" без письмового дозволу впродовж строку чинності прав, що випливають зі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 158177 відносно товарів та послуг 1 класу МКТП на території дії свідоцтва - території України, а саме: хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, сільському господарстві, садівництві, лісництві; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщики торф'яні для плодівництва; горщиковий ґрунт; домішки хімічні до інсектицидів, гербіцидів, фунгіцидів; ґрунт для рослин; ґрунтосуміші; субстрат; біогумус; добрива; мульча; мідний купорос; препарати для поліпшення стану ґрунту; речовини для запобіганню в'яненню квітів; регулятори росту рослин (а.с.94-95,т.1).

Рішенням суду першої інстанції в частині позовних вимог щодо заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Терра СС" використовувати позначення "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" без письмового дозволу впродовж строку чинності прав, що випливають зі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 158177 відносно товарів та послуг 1 класу МКТП на території дії свідоцтва - території України, відмовлено.

Таким чином, у зв'язку з відмовою в позові щодо вимог про заборону відповідачу використовувати спірне позначення та припиненням провадження з решти позовних вимог, відповідно до статті 49 ГПК України, судові витрати сплачені за одну вимогу немайнового характеру (платіжне доручення №12714 від 31.10.2013 р. на суму 1147,00 грн.) слід залишити за позивачем.

Закон України "Про судовий збір" (далі - Закон) містить вичерпний перелік підстав повернення судового збору.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону, сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

5) закриття провадження у справі.

Отже, з наведеного випливає, що законодавством не передбачено повернення судового збору позивачу з підстав відмови від позовних вимог.

Таким чином, оскільки позивач відмовився від частини позовних вимог, відсутні правові підстави для задоволення заяви останнього про повернення судового збору сплаченого за вимогу майнового характеру (платіжне доручення № 12389 від 14.10.2013 р. на суму 1720,50 грн.).

Поряд з цим, судова колегія звертає увагу скаржника на те, що пунктом 5.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" від 21 лютого 2013 року N 7 роз'яснено, що статтею 7 Закону передбачено підстави повернення судового збору, перелік яких є вичерпним. У їх числі не зазначено такої підстави, як припинення провадження у справі (стаття 80 ГПК). Водночас закриття провадження у справі, про яке йдеться у пункті 5 частини першої цієї статті Закону, є поняттям цивільного і адміністративного судочинства, передбаченим відповідно статтею 205 Цивільного процесуального кодексу України і статтею 157 Кодексу адміністративного судочинства України, які господарськими судами у здійсненні судочинства не застосовуються. Таким чином, припинення провадження у справі з підстав, передбачених статтею 80 ГПК, не тягне за собою наслідків у вигляді повернення сплаченої суми судового збору.

Відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір", судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

За подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору становить - 1 розмір мінімальної заробітної плати, позовної заяви майнового характеру 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат

Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" від 06.12.2012 р. № 5515/VI визначено розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2013 року - 1147,00 грн.

За умовами частини 3 статті 6 Закону України "Про судовий збір" за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Відповідно до пунктів 2.10., 2.11. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України", у випадках об'єднання в одній заяві вимог як майнового, так і немайнового характеру судовий збір згідно з пунктом 3 статті 6 Закону підлягає сплаті як за ставками, встановленими для позовів майнового характеру, так і за ставками, встановленими для розгляду позовних заяв зі спорів немайнового характеру. Якщо в позовній заяві об'єднано дві або більше вимог немайнового характеру, пов'язаних між собою підставами виникнення або поданими доказами, судовий збір сплачується окремо з кожної з таких вимог.

Як роз'яснено в пункті 2.23. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України", якщо факт недоплати судового збору з'ясовано господарським судом у процесі розгляду прийнятої заяви (скарги), суд у залежності від конкретних обставин справи може: зобов'язати позивача (заявника, скаржника) доплатити належну суму судового збору і подати суду відповідні докази у встановлений ним строк та за необхідності відкласти розгляд справи або оголосити перерву в засіданні (стаття 77 ГПК України); у разі неподання доказів оплати - стягнути належну суму судового збору за результатами вирішення спору з урахуванням приписів частин першої - четвертої статті 49 ГПК України або ж залишити позов (заяву, скаргу) без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 названого Кодексу.

Судом першої інстанції ухвалою від 23.10.2013 року зобов'язано позивача надати суду докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, однак доказів оплати судового збору за дві позовні вимоги немайнового характеру позивач не надав.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про стягнення з позивача в дохід Державного бюджету судовий збір в розмірі 2294,00 грн., тобто як за звернення до суду з двома вимогами немайнового характеру, оскільки відмова позивача від позову не звільняє його від сплати встановленого розміру судового збору.

Щодо тверджень Товариства з обмеженою відповідальністю-фірми "Агрохімпак", яке ухвалою суду від 19.03.14р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, щодо того, що не тільки права Товариства з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб" як власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" були порушені, але й права Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Агрохімпак", як виробника субстратів і рідкого добрива з позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ", оскільки на упаковках та етикетках товару зазначалось найменування і адреса Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Агрохімпак", як виробника, то судова колегія не приймає дані твердження до уваги, оскільки вони спростовуються належним доказами, наявними в матеріалах справи, та повним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи.

Так, Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "Агрохімпак" надано суду зразки упаковок та етикеток із позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ", на яких відсутні будь-які дати, а відтак останніми не може підтверджуватись факт використання ТзОВ "Агрохімпак" саме з 01.11.2009 року (як стверджує ТзОВ "Агрохімпак") (а.с. 3-11,т.2).

Крім того, третьою особою надано суду Технічні умови на біостимулятор росту рослин "Стимовіт" та грунтосуміш для вирощування рослин "Поліська", з яких не вбачається, що ТзОВ "Агрохімпак" отримано технічні умови саме для субстратів (грунтосуміш) "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ".

Також, третьою особою надано свідоцтва, які видані Асоціацією Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрохімпак", відповідно до яких продукції відповідача, органо-мінеральне добриво для зелених рослин "Стимовіт" та субстрат "Поліський", присвоєно глобальні номери товарних позицій. Однак, третьою особою не надано доказів на підтвердження факту присвоєння глобального номеру товарній позицій субстрати для рослин "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ".

Судова колегія звертає увагу на те, що протокол про наміри щодо умов співпраці від 01.11.2009 р. не є правочином в розумінні ч. 1 ст. 202 ЦК України, а тому не може бути належним доказом на підтвердження факту використання товарів (субстрати для рослин - грунтосуміш) з позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ".

Таким чином, оскільки третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, ТзОВ "Агрохімпак" не підтверджено належними доказами факт використання товарів (субстрати для рослин - грунтосуміш) з позначенням "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" з 2009 року, судова колегія приходить до висновку про відсутність порушень прав третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, ТзОВ "Агрохімпак", зі сторони відповідача.

Поряд з цим, судова колегія вважає за необхідне відмітити, що посилання позивача на те, що право попереднього користувача використовувати знак "ЗЕЛЕНЕ МОРЕ" фактично виникло у партнера позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Агрохімпак", не спростовує наявність у відповідача права попереднього користувача відносно зареєстрованого за позивачем знака.

З огляду на зазначені правові положення та встановлені обставини справи апеляційний господарський суд вважає, що доводи, викладені позивачем в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, оскільки вони спростовуються зібраними по справі доказами.

Враховуючи викладене, доводи скаржника, зазначені в апеляційній скарзі, апеляційним судом не визнаються такими, що можуть бути підставою згідно ст.104 Господарського процесуального кодексу України для скасування чи зміни оскаржуваного рішення, тому суд апеляційної інстанції вважає, що рішення місцевого господарського суду прийняте у відповідності до норм матеріального та процесуального права і його необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду Рівненської області від 05.12.2013 року по справі №918/1619/13 залишити без змін, а апеляційну скаргу позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Гарден Клаб" - без задоволення.

2. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.

3. Справу повернути до господарського суду Рівненської області.

Головуючий суддя Гудак А.В.

Суддя Олексюк Г.Є.

Суддя Сініцина Л.М.