Рішення

від 08.04.2014 по справі 910/5833/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/5833/13 08.04.14 За позовом Вест Фармасьютікал Сервісиз, Інк

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД-Пак"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Про визнання недійсним Патенту України № 23260 на промисловий зразок

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Кочерга Д.О. - представник (дов. № 2555 від 12.04.2012)

Стеценко Н.О. - представник (дов. № 2556 від 12.04.2012)

Від відповідача 1 Вардугіна О.А. - представник (дов. № б/н від 20.03.2014)

Від відповідача 2 Саламов О.В. - представник (дов. № 2-8/3902 від 23.05.2013)

Суть спору:

Вест Фармасьютікал Сервісиз, Інк звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД-Пак" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним Патенту України № 23260 на промисловий зразок

Ухвалою суду від 29.03.2013 за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 16.04.2013.

Проте, в ухвалі суду від 29.03.2013 допущено описку, а саме помилково зазначено дату слухання 16.04.2013 замість належної 30.04.2013 о 10 год. 40 хв.

Ухвалою суду від 15.04.213 виправлено описку допущену в ухвалі суду.

16.04.2013 відділом діловодства суду від представника позивача отримано заяву про забезпечення позову.

16.04.2013 через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про витребування доказів.

16.04.2013 відділом діловодства суду від представника відповідача 2 отримано відзив на позовну заяву відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог з підстав зазначених у відзиві.

В судове засідання 30.04.2013 представник позивача з'явився, підтримав подану заяву про забезпечення позову.

В судове засідання представник відповідача 1 з'явився, надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог, з підстав зазначених у відзиві. Представник відповідача 1 заперечив проти задоволення заяви про забезпечення позову.

Клопотання представника позивача про забезпечення позову судом задоволено.

В судовому засіданні 30.04.2013 представник позивача підтримав клопотання, подане через відділ діловодства суду 16.04.2013 про витребування доказів, а саме: витребувати у Державної служби України з лікарських засобів (Держлікслужба України) (адреса: проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115) копії заяв про державну реєстрацію виробів медичного призначення та копії доданих до заяв каталогів медичних виробів, поданих у складі пакетів документів, на підставі яких було видано:

Свідоцтво про державну реєстрацію № 11081/2011 від 09.12.2011 (виробник - Jinan Wangda Import & Export Co., Ltd. (Китай);

Свідоцтво про державну реєстрацію № 11144/2011 від 09.12.2011 (виробник -Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd. (Китай)

Відповідно до ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Ухвалою від 30.04.2013 клопотання позивача про забезпечення позову задоволено.

Ухвалою від 30.04.2013 розгляд справи відкладено на 18.06.2013, направлено судовий запит до Державної служби з лікарських засобів.

17.06.2013 відділом діловодства отримано від Державної служби з лікарських засобів відповідь на судовий запит.

В судове засідання 18.06.2013 представник позивача з?явився, підтримав позовні вимоги

в повному обсязі, заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку з неявкою представника відповідача

В судове засідання представник відповідача1 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 18.06.2013 відкладено розгляд справи на 16.07.2013.

08.07.2013 відділом діловодства суду від представника позивача отримано додаткові пояснення до позовної заяви.

08.07.2013 відділом діловодства суду від представника позивача отримано клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судове засідання 16.07.2013 представник позивача з'явився, просив задовольнити клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судове засідання 16.07.2013 представник відповідача 1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

В судовому засіданні 16.07.2013 представник відповідача 2 надав суду клопотання про призначення судової експертизи.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Так як для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору, необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та відповідача 1 та призначає у справі №910/5833/13 судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2013 по справі призначено судову експертизу.

06.03.2014 відділом діловодства суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України отримано матеріали справи та Висновок № 916 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/5833/13.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду від 12.03.2014 поновлено провадження по справі та призначено розгляд справи на 26.03.2014.

В судовому засіданні 26.03.2014 представник позивача надав додаткові пояснення по суті спору.

В судовому засіданні 26.03.2014 оголошено перерву до 08.04.2014.

01.04.2013 через відділ діловодства суду представником позивача було подане клопотання про розподіл судових витрат, у якому позивач просить всі судові витрати у справі покласти на відповідача 1.

В судовому засіданні 08.04.2014 представник позивача підтримав клопотання про розподіл судових витрат.

У судовому засіданні 08.04.2014 представник відповідача 1 подав додаткові пояснення по рішення.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд, -

ВСТАНОВИВ

11.06.2012 року Державною службою інтелектуальної власності МОН України за результатами справі та просив відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Представник відповідача 2 у судовому засіданні 08.04.2014 проти висновку судової експертизи не заперечував.

У судовому засіданні 08.04.2014 судом оголошено вступну та резолютивну частини розгляду заявки №S 201200410 від 06.04.2012 року було видано Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД-Пак» Патент України № 23260 на промисловий зразок "Пробка ".

Також відповідно до листа Державної митної служби України від 01.11.2012 № 16/1-16.5/2391, Патент України № 23260 на промисловий зразок «Пробка» був зареєстрований у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності за № 467.

Предметом розгляду даного спору є питання щодо правомірності видачі відповідачу 1 Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД-Пак» правоохоронного документа на об'єкт промислової власності промисловий зразок. Правовідносини із спірного питання регулюються приписами Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" .

Відповідно до ст. 25 Закону патент може бути визнано недійсним у судовому порядку, у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем через своїх торгових представників ПП «IBS» Міжнародний Бізнес Сервіс», а також клієнтів позивача, зокрема, ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та ВАТ «Фармак» Україна, було здійснено реєстрацію гумових пробок для ін'єкційних флаконів, пробок для закупорювання флаконів з лікарськими засобами у встановленому законом порядку, на підставі чого ці вироби були включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та дозволені для застосування в медичній практиці України.

На підставі доказів, що містяться в матеріалах справи, судом також встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД-Пак» 09.12.2011 здійснено реєстрацію пробок бромбутилових гумових виробника Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd (Китай) (Свідоцтво про державну реєстрацію № 11144/2011).

В обґрунтування позову (з урахуванням додаткових пояснень) позивач вказує на те, що Патент № 23260 на промисловий зразок "Пробка " видано Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД-Пак» з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема за невідповідності такій умові патентоспроможності як новизна.

Для розгляду справи по суті необхідно встановити наявність правових підстав для визнання недійсним Патенту України № 23260 на промисловий зразок "Пробка "та питання щодо наявності порушення охоронюваних законом інтересів позивача.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України , позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям «охоронюваний законом інтерес», відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004, необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

У своєму відзиві на позовну заяву та додаткових поясненнях по справі відповідач 1 посилається на відсутність порушення Патентом № 23260 на промисловий зразок "Пробка" прав та охоронюваних законом інтересів позивача та на те, що у позивача відсутні охоронювані законом права або інтереси, оскільки сам позивач не володіє правами на патент на промисловий зразок, що підпадає під обсяг правової охорони за Патентом № 23260.

Твердження відповідача 1 спростовуються наступним.

Як вбачається з матеріалів справи, порушення охоронюваного законом інтересу позивача, за захистом якого він звернувся до суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що спірний Патент України № 23260 на промисловий зразок "Пробка", власником якого є відповідач 1, фактично унеможливлює використання позивачем гумової пробки з ознаками, що вказані як суттєві для запатентованого промислового зразка, при виробництві і застосовуванні гумової пробки для закупорюванням флаконів з лікарськими засобами.

Згідно з листом Державної митної служби України № 16/1-16.5/2391 від 01.11.2012, промисловий зразок «Пробка» за Патентом України від 11.06.2012 № 23260 зареєстрований у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності 27.07.2012 за № 467.

Відповідно до п. 5 ст. 398 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI після реєстрації у митному реєстрі об'єкта права інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити охоронювані законодавством України об'єкти інтелектуальної власності.

Таким чином, реєстрація у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності дає змогу відповідачу 1 вчиняти дії, спрямовані на запобігання ввезенню на митну територію України товарів, що підпадають під обсяг правової охорони, що випливає з Патенту № 23260, іншими суб'єктами господарювання, зокрема позивачем.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що матеріали справи містять докази, які підтверджують наявність у позивача охоронюваного законом інтересу, захист якого потребує звернення з позовом до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 469 Цивільного кодексу України , права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. «а» п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції, чинній на момент прийняття рішення, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним Законом.

Згідно з приписом абзацу 6 п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»від 23.12.1993 № 3770-ХІІ встановлено, що патент України може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Абзацом 7 п. 3 вказаної Постанови Верховної Ради України № 3770-ХІІ від 23.12.1993 р також встановлено, що відповідність промислових зразків умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема з виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки за вих. № 3/971/4 від 06.11.2012 та копій матеріалів заявки № s 201200410 за спірним Патентом України № 23260, датою подання заявки на видачу патенту є 06.04.2012, отже відповідність заявленого відповідачем 1 на реєстрацію промислового зразка "Пробка " умовам патентоспроможності за критерієм «новизна» повинна визначатися станом на дату подання заявки, тобто на 06.04.2012.

Судом встановлено, що на момент подання заявки на реєстрацію промислового зразка "Пробка " був чинним Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Пунктом 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003 передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Підстави для надання правової охорони промисловим зразкам визначені законодавством.

Так, згідно ч. 1 ст. 461 ЦК України , промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Пунктом 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003 також передбачено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003).

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. (п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 22.05.2003).

У пункті 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 , закріплено, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

Відповідно до опису промислового зразка з матеріалів заявки № s 201200410 заявлено сім варіантів виробу «Пробка».

Суттєвими ознаками виробу за варіантом 1 є циліндрична форма верхньої частини та циліндрична форма нижньої частини, що переходить у конічну форму, при цьому поверхня верхньої частини має випукле коло та два заглиблення круглої форми всередині нього.

Виріб за варіантом 2 відрізняється від виробу за варіантом 1 тим, що поверхня верхньої частини має випукле коло та чотири випуклі відрізки поза ним.

Виріб за варіантом 3 відрізняється від виробу за варіантом 1 тим, що поверхня верхньої частини має лише випукле коло.

Виріб за варіантом 4 відрізняється від виробу за варіантом 1 тим, що поверхня верхньої частини має випукле коло та чотири заглиблення круглої форми (одне заглиблення більшого розміру та три заглиблення меншого розміру) всередині нього.

Виріб за варіантом 5 відрізняється від виробу за варіантом 1 тим, що поверхня верхньої частини має два випуклих кола, розміщених одне всередині іншого, та нижня частина має циліндричну форму з вирізаною прямокутною частиною, а також випуклі насічки на зовнішній поверхні нижньої частини.

Виріб за варіантом 6 відрізняється від виробу за варіантом 1 тим, що поверхня верхньої частини має три заглиблення у вигляді дуг, між якими є три заглиблення круглої форми, та чотири заглиблення у вигляді відрізків.

Виріб за варіантом 7 відрізняється від виробу за варіантом 1 тим, що поверхня верхньої частини має два випуклих кола, розміщених одне всередині іншого.

Відповідно до опису колір не є суттєвою ознакою заявленого промислового зразка.

У зв'язку із твердженням позивача про те, що випуск виробів, які є однаковими із промисловим зразком за Патентом № 23260, здійснювався різними виробниками задовго до подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію спірного промислового зразка, в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пробка " за Патентом України № 23260 загальнодоступною у світі до дати подання відповідачем 1 заявки на отримання Патенту 06.04.2012.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на промисловий зразок господарським судам необхідно враховувати, що опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового проведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься у матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними патентів на промислові зразки у зв'язку з невідповідністю запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним законодавством, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе непритаманні суду функції експерта.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/5833/13, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення суттєвих ознак промислового зразка необхідні спеціальні знання, судом, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України , призначено судову експертизу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2013 у справі № 910/5833/13 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук Дорошенку О. Ф. та Петренку С. А.. На вирішення експертів було поставлено наступні питання:

Від позивача:

1. Чи містяться в матеріалах судової справи відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки?

Від відповідача 1:

1. Які з ознак промислового зразка за патентом України № 23260 є суттєвими?

2. Чи містяться в матеріалах справи відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме до 11.06.2012?

Враховуючи те, що в питанні № 2 відповідача 1 помилково зазначена дата, з якої є чинними права на промисловий зразок (11.06.2012), а не дата подання заявки до Установи (06.04.2012), та враховуючи те, що питання № 2 відповідача 1 співпадає з питанням позивача, керуючись п. 4.13 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, експертами було прийняте рішення вирішувати поставлені в Ухвалі питання в такій редакції та послідовності:

« 1. Які з ознак промислового зразка за патентом України № 23260 є суттєвими?

2. Чи містяться в матеріалах справи відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме до 06.04.2012?»

При наданні відповіді на поставлене питання експерт дійшла наступних висновків:

- матеріали справи містять відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме - до 06.04.2012 р.

У матеріалах справи наявні наступні документи, подані позивачем в якості доказів того, що випуск виробів, які є однаковими із промисловим зразком за Патентом № 23260, здійснювався різними виробниками задовго до подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію спірного промислового зразка:

- лист Державної служби України з лікарських засобів № 10057-1.2/5.1/17-12 від 21.05.2012, в якому міститься інформація, що:

1) на підставі Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 04.10.2005 № 275 (Свідоцтво про державну реєстрацію № 4282/2005 від 04.10.2005) було зареєстровано пробку гумову для ін'єкційних флаконів 13 мм (арт. 1712), пробку гумову для ін'єкційних флаконів 20 мм (арт. 1071) виробництва West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH & Co. KG; West Pharmaceutical Services France S.A.; West Pharmaceutical Services Singapore Pte. Ltd.; West Pharmaceutical Services Bejgrad doo (заявник ВАТ «Фармак»). Зображення зареєстрованого виробу за кодом виробника 1071, представлене у каталогу продукції позивача;

2) виріб за кодом 1071 виробництва West Pharmaceutical Services Beograd d.o.o. (Сербія) було зареєстровано на підставі заявки, поданої ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», згідно Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 13.04.2007 № 30 (Свідоцтво № 6318/2007 від 13.04.2007);

3) на підставі Наказу Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 21.12.2007 № 141 (Свідоцтво про державну реєстрацію № 7322/2007 від 21.12.2007) зареєстровано гумові пробки для ін'єкційних флаконів виробництва West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH KG (Німеччина); West Pharmaceutical Services Denmark A/S (Данія); West Pharmaceutical Service (Франція); West Pharmaceutical Services Singapore Pte. Ltd. (Сінгапур); West Pharmaceutical Services Beograad d.o.o. Kovin (Сербія) (заявник ПП «IBS» Міжнародний Бізнес Сервіс»);

- копії сторінок із каталогу продукції позивача, поданого разом з комплектом матеріалів заявки до Держлікслужби, на яких представлені зареєстровані відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7322/2007 від 21.12.2007 (Додаток 5) такі вироби медичного призначення: пробка для ін'єкційних флаконів 13 мм; пробка для ін'єкційних флаконів 20 мм; пробка для інфузійних флаконів 28 мм; пробка для інфузійних флаконів 32 мм (виріб 4443);

- патент України на промисловий зразок № 22693 (заявка s2011011715, дата публікації в офіційному бюлетені № 2 «Промислова власність» - 25.01.2012, дата подання заявки до Установи - 20.12.2011);

- патент України на промисловий зразок № 21644 (заявка s201100074, дата публікації в офіційному бюлетені № 6 за 2011 рік - 25.03.2011 р., дата подання до Установи - 25.01.2011);

- патент України на промисловий зразок № 21643 (заявка s201100073, дата публікації в офіційному бюлетені № 6 за 2011 рік - 25.03.2011, дата подання до Установи - 25.01.2011);

- патент України на промисловий зразок № 22694 (заявка s201101716, дата публікації в офіційному бюлетені № 2 за 2012 рік - 25.01.2012, дата подання до Установи- 20.12.2011)

У відповідь на судовий запит від 30.04.2013 у справі № 910/5833/13 Державною службою України з лікарських засобів листом за № 13248-1.2/6.0/17-13 від 14.06.2013 надано належним чином завірені копії заяв про державну реєстрацію виробів медичного призначення та копії доданих до цих заяв каталогів медичних виробів, поданих у складі пакетів документів, на підставі яких було видано:

- Свідоцтво про державну реєстрацію № 11081/2011 від 09.12.2011 (виробник - Jinan Wangnada Import & Export Co., Ltd. (Китай));

- Свідоцтво про державну реєстрацію № 11144/2011 від 09.12.2011 (виробник - Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd. (Китай)).

В процесі проведення дослідження експерт дійшов висновку, що для вирішення питання про те, чи наявні в матеріалах справи відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пробка ", що охороняється Патентом України № 23260, стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме до 06.04.2014 року, необхідно провести порівняльний аналіз сукупності суттєвих ознак промислового зразка та ознак, якими характеризуються протиставлені йому вироби, з метою встановлення факту присутності чи відсутності ознак промислового зразка у виробах.

Для відповіді на перше з поставлених питань експертом було визначено сукупність суттєвих ознак промислового зразка патентом України № 23260 з наведених у бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність» № 11 за 2012 рік фотографій.

На основі дослідження експерти дійшли висновку про те, що суттєвими ознаками промислового зразка за Патентом України № 23260 є:

за варіантом 1

- формоутворююча фігура - складна об'ємно-просторова фігура, що містить в своєму складі два циліндри, що відрізняються за висотою та діаметром;

- нижній циліндр утворює корпус пробки;

- верхній циліндр утворює шляпку пробки;

- шляпка має в діаметрі значно більший розмір за діаметр корпусу;

- шляпка має значно меншу висоту за висоту корпусу;

- корпус пробки знизу має фаску;

- бічна та верхня сторони корпусу утворюють куполоподібне заглиблення в середину циліндру;

- на верхній грані шляпки розміщено рельєфний малюнок у вигляді випуклого кола та двох сфероподібних заглиблень всередині нього;

за варіантом 2

відрізняється від варіанта 1 малюнком на шляпці пробки: всередині розташовано випукле коло, навколо якого до краю кришки розташовані 4 перпендикулярні між собою риски;

за варіантом 3

відрізняється від варіанта 2 малюнком на шляпці пробки: відсутні 4 риски;

за варіантом 4

відрізняється від варіанта 1 малюнком на шляпці пробки: на поверхні розташовано випукле коло, всередині якого розташовані 4 сфероподібних поглиблення, три з них меншого діаметру, розташування поглиблень нагадує трипроменеву зірку;

за варіантом 5

відрізняється від варіанта 1 малюнком на шляпці пробки: на поверхні розташовано два випуклі концентричні кола. Корпус пробки має вирізану прямокутну частину;

за варіантом 6

відрізняється від варіанта 2 малюнком на шляпці пробки: в середині випуклого кола розташовано сфероподібне заглиблення, навколо нього три заглиблення меншого діаметру;

за варіантом 7

відрізняється від варіанта 5 звичайною формою корпуса пробки.

Зокрема, експерти дослідили матеріали справи та встановили, що:

- сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 за варіантами 1 та 4 співпадає із сукупністю суттєвих ознак пробки 28-В-1 (варіант 1) та пробки 32-А (варіант 4), представлених у каталогу (мовою оригіналу) «Резиновые пробки для укупорки флаконов», поданному до Державної служби України з лікарських засобів у складі матеріалів заяви про державну реєстрацію виробів медичного призначення, на основі якого 09.12.2011, тобто до 06.04.2012 , було видано свідоцтва про державну реєстрацію № 11081/2011 та № 11144/2011;

- сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 за варіантом 2 співпадає із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (варіант 1) за патентом України № 22693 на промисловий зразок, відомості про видачу якого опубліковані у бюлетені № 2 за 2012 рік 25.01.2012 р, тобто до 06.04.2012;

- сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 за варіантом 3 співпадає із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (варіант 1) за патентом України № 21644 на промисловий зразок, відомості про видачу якого опубліковані у бюлетені № 6 за 2011 рік 25.03.2011 р, тобто до 06.04.2012;

- сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 за варіантом 5 співпадає із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 21643 на промисловий зразок, відомості про видачу якого опубліковані у бюлетені № 6 за 2011 рік 25.03.2011 р, тобто до 06.04.2012;

- сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 за варіантом 6 співпадає із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (варіант 2) за патентом України № 21644 на промисловий зразок, відомості про видачу якого опубліковані у бюлетені № 6 за 2011 рік 25.03.2011 р, тобто до 06.04.2012;

- сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 за варіантом 7 співпадає із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (варіант 2) за патентом України № 22694 на промисловий зразок, відомості про видачу якого опубліковані у бюлетені № 2 за 2012 рік 25.01.2012 р, тобто до 06.04.2012

Таким чином, згідно з висновком судової експертизи № 916 від 05.03.2014 матеріали справи містять відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 23260 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме - до 06.04.2012 р.

Суд дійшов висновку, що судові експерти повно та всебічно дослідили матеріали справи, висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 916 від 05.03.2014 р. є повним та обґрунтованим, а тому відповідно до статті 34 Господарського процесуального кодексу України є належним та допустимим доказом у справі.

Відтак, за результатами дослідження та оцінки судом належних та допустимих доказів у їх сукупності, що містять фактичні обставини, які мають суттєве значення для вирішення спору, суд дійшов висновку, що спірний промисловий зразок "Пробка", що охороняється Патентом України № 23260, на момент подання заявки не відповідав умовам надання правової охорони за критерієм «новизна», як передбачено ч. 1 ст. 461 Цивільного кодексу України та п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» , оскільки він не був новим, зокрема по відношенню до інших виробів, зареєстрованих до моменту подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію патенту, а сукупність ознак промислового зразка "Пробка" за Патентом України № 23260 стала загальнодоступною у світі до моменту подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію промислового зразка.

З огляду на вищевикладене, вимоги позивача про визнання недійсним повністю Патенту України № 23260 на промисловий зразок "Пробка ", власником якого є відповідач 1, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Суд погоджується з твердженням відповідача 2 про те, що під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок заявлений об'єкт не перевіряється на відповідність такій умові патентоспроможності як «новизна», оскільки:

відповідно до п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» , під час проведення експертизи встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 12 Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у п. 2 ст. 5 Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам ст. 11 Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам;

пунктом 4.1. ст. 4 Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 , також передбачено, що після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки під час якої: визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона; перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 , та відповідність матеріалів заявки вимогам ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» ; проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ; перевіряється єдність промислового зразка;

Згідно п.1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» , патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни про визнання недійсним повністю Патенту України № 23260 на промисловий зразок "Пробка " до Державного реєстру промислових зразків та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» , Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові зразки.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (п. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» ).

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» ).

Згідно п. 1.2. ст. 1 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290 , Державний реєстр патентів України на промислові зразки - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Пунктом 2.2. ст. 2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290 , встановлено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання патенту недійсним повністю або частково.

Підставою для внесення відомостей до реєстру, відповідно до п. 2.3. ст. 2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290 , зокрема є рішення судових органів.

Як вже зазначалося, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів експертизи (експертний висновок № 47/13 від 20.05.2013) та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що Патент України № 23260 на промисловий зразок "Пробка " підлягає визнанню недійсним повністю.

За таких обставин суд задовольняє також позовні вимоги про зобов'язання відповідача 2 внести відповідні зміни про визнання недійсним повністю Патенту України № 23260 на промисловий зразок "Пробка " до Державного реєстру промислових зразків та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України ).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України , господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що позивач належними засобами доказування довів факт порушення його охоронюваного законом інтересу та те, що спірний промисловий зразок "Пробка ", що охороняється Патентом України № 23260, на момент подачі заявки на реєстрацію не відповідав умовам надання правової охорони за критерієм «новизна», що в подальшому обґрунтовано підтвердив і Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 916 від 05.03.2014, тоді як відповідач 1 та відповідач 2 належних доказів на спростування зазначених обставин суду не надали.

Відповідно до абз. 2 п.1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ст. 49 ГПК України , судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Оскільки згідно з п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза, суд приходить до висновку, що на відповідача 2 не можуть бути покладені судові витрати.

За таких обставин на відповідача 1 покладаються витрати по оплаті судового збору в розмірі 1147,00 грн.

Щодо витрат на судову експертизу, то відповідно до п.23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 після закінчення розгляду справи витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених ч. 5 ст. 49 ГПК України , а саме у разі задоволення позову суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, покладаються на відповідача.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 10 002,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 4136 від 04.09.2013.

За таких обставин на відповідача-1 покладаються витрати на оплату за проведення судової експертизи в розмірі 10 002,00 грн.

Керуючись ст.ст. 33 , 49 , 82-85 ГПК України , суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю Патент України № 23260 на промисловий зразок "Пробка ".

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести відомості про визнання недійсним Патенту України № 23260 на промисловий зразок "Пробка" до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД-Пак» (08300 Київська обл. м. Бориспіль, вул. Сєрова 10, код ЄДРПОУ 36359651), а у разі відсутності грошових коштів - з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Вест Фармасьютікал Сервісиз, Інк. (West Pharmaceutical Services, Inc.) (101 Гордон Др., Лайонвілл, Пенсильванія 19341, США (101 Gordon Dr., Lionville, PA 19341, USA)) 1147,00 грн. (тисяча сто сорок сім) грн. 00 коп. судового збору, 10002,00 грн (десять тисяч дві) грн. 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

5. Скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва по справі № 910/5833/13 від 30.04.2013 про забезпечення позову.

6. Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 16.04.2014.

Суддя Прокопенко Л.В.