Постанова

від 23.06.2015 по справі 903/437/14

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2015 р. Справа № 903/437/14

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Філіпова Т.Л.

судді Василишин А.Р. ,

судді Дужич С.П.

при секретарі Пацьола О.О.

за участю представників сторін:

позивача - Собковський С. С.

відповідача 1 - Дворський В. М.

відповідача 2 - Дворський В. М.

розглянувши апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" на рішення господарського суду Волинської області від 05.05.15 р. у справі № 903/437/14 (суддя Пахолюк Валентина Анатоліївна )

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси", м. Ківерці

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак", м. Івано-Франківськ

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман", м. Львів

про припинення неправомірного використання знаку для товарів і послуг та відшкодування збитків

Рішенням господарського суду Волинської області від 05.05.2015 р. у справі №903/437/14 ( головуючий суддя - Пахолок В.А., судді Костюк С.В., Дем'як В.М. ) позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" про припинення неправомірного використання знаку для товарів і послуг та відшкодування збитків - задоволено частково.

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" використання будь-яким способом знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, в тому числі у формі поєднання всіх або деяких елементів знака, а саме: фону жовтого кольору; вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами.

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" використання будь-яким способом знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, в тому числі у формі поєднання всіх або деяких елементів знака, а саме: фону жовтого кольору; вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами.

Вилучено з цивільного обороту товар з незаконно нанесеним знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 маркований етикеткою "Етнос Полісся Оригінальна".

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" 2 827, 00 грн. витрат по судовому збору, 7 500 грн. витрат за проведення судової експертизи та 2 500 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" 2 827, 00 грн. витрат по судовому збору, 7 500 грн. витрат за проведення судової експертизи та 2 500 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Позов в частині стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" матеріальної шкоди в розмірі 1 349,40 гривень залишено без розгляду.

Не погоджуючись із рішенням господарського суду Волинської області від 05.05.2015 р. у справі №903/437/14 Товариство з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" подали апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції.

Зокрема, відповідачі посилаються на ту обставину, що судом першої інстанції залишено поза увагою положення ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якої, зареєстрований знак - це знак, на який видано свідоцтво. Однак, позивач не використовує саме зареєстрований знак за Свідоцтвом України № 179728, оскільки таких готових виробів і горілок в цивільному обороті та в продажі не має.

Крім того, суд першої інстанції проігнорував позицію Вищого господарського суду України, яка викладена у Постанові від 28.10.2014р. у справі № 903/429/14 - в якій зазначено, що використане відповідачами позначення при маркуванні горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ» Вільна Класична - не є тотожним зареєстрованому знаку для товарів і послуг «НОВЕ ПОЛІССЯ» за свідоцтвом України № 179728.

Апелянти також звертають увагу апеляційного суду, що місцевим судом не взято до уваги положення ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якої, обсяг правової охорони, що надається зазначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом.

Отже, реалізація позивачем горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна Класична» здійснюється із застосуванням знака, на який не поширюється правова охорона, а тому у позивача не має права в змоги у даній справі.

Крім того, Висновком експертного дослідження за результатами проведення дослідження сфері інтелектуальної власності № 12830/14-53 від 22.10.2014р., проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України - встановлено, що заявлене позначення за заявкою № m2013130201 не є схожим настільки, що його можна спутати зі знаком за Свідоцтвом України № 179728.

Відтак, судом першої інстанції не обґрунтовано та не досліджено докази, що у ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» відсутня відповідна розроблена у встановленому законодавством порядку рецептура на виробництво горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ», що підтверджується листом-відповіддю № 37-32-2-15/5201 від 17.04.2014р. Міністерства аграрної політики та продовольства України, у Додатку до Ліцензії № 585 серії ПВ № 002851 на виробництво алкогольних напоїв, виданої ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» - відсутнє право і не зазначено дозволу на виробництво горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична»!

Отже, судом першої інстанції не надано належної правової оцінки тому, що Державною службою інтелектуальної власності України від 18.11.2013р. за № 33885/4 оформлено Висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи на ЗТП «НОВА ПОЛІСЬКА».

Таким чином, місцевий господарський суд неповно з'ясував обставини, що мають значення для справи.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 22.05.2015 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" прийнято до провадження, справу призначено до слухання

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 04.06.2015 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" у справі №903/437/14 прийнято до провадження, справу призначено до слухання. Апеляційну скаргу об'єднано з апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" для спільного розгляду в одному апеляційному провадженні.

Розпорядженням в.о. голови Рівненського апеляційного господарського суду від 08.06.2015 р. у справі №903/437/14 змінено склад колегії, окрім заміни головуючого судді, змінено склад суду, визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Філіпова Т.Л., суддя Василишин А.Р., суддя Дужич С.П.

У судовому засіданні представник відповідача 1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" Дворський В.М. підтримав доводи, викладені в апеляційних скаргах відповідачів, та надав пояснення на обгрунтування своєї правової позиції.

Представник позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" Собковський С.С. заперечив проти доводів представника Дворського В.М. та доводів, викладених в апеляційних скаргах. Вважає, що рішення господарського суду Волинської області від 05.05.15 р. у справі №903/437/14 є законним та обгрунтованим, тому просить залишити його без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, Рівненський апеляційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 179728 від 10.12.2013, виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №т201308156 від 08.05.2013р. надано правову охорону як знаку для товарів і послуг комбінованому позначенню, утвореному поєднанням графічних та словесних елементів: витягнутого по вертикалі чотирикутника жовтого кольору (фону); вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки всередині овалу; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; словесного елемента "НОВЕ ПОЛІССЯ", виконаного за допомогою старослов'янського шрифту; поєднання жовтого, золотого, червоного, білого і чорного кольорів. Відповідно до свідоцтва № 179728 від 10.12.2013 право власності на зареєстрований знак належить Синишину Володимиру Мироновичу.

11.12.2013 р. між Синишиним В.М. (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" (ліцензіат) укладено Ліцензійний договір №11/12-01 про використання знака для торгівлі і послуг.

Згідно п. 1.1. договору ліцензіар надає право ліцензіату на строк дії цього договору на платній основі, виключну ліцензію на користування знаком для товарів і послуг, що охороняється Свідоцтвом України №179728 «Нове Полісся», для позначення товарів, що виготовляються на замовлення Ліценціата і реалізуються ним, а саме: алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; анісова горілка; аперитиви; бренді; вермути; вина; віскі; гідромель (медівка); настоянки гіркі; горілки; горілки ароматизовані; горілки вишневі; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; горілки житні; горілки пшеничні; горілки сливові; горілки фруктові; джин (ялівцева горілка); коктейлі; коньяки; м'ятні горілки; наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); напої алкогольні перегінні; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки (алкогольні та слабоалкогольні напої); слабоалкогольні напої; спиртні напої, тобто товарів, які відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до п.1.3 Договору позивач є ексклюзивним дистриб'ютором продукції, позначеної знаком для товарів і послуг «Нове Полісся» (Свідоцтво України №179728) на території України.

Позивач звертаючись до господарського суду Волинської області із позовом посилався на правопорушення зі сторони відповідачів, зокрема на те що на території Волинської області відбувається реалізація горілки "Етнос Полісся Оригінальна", "Етнос Полісся на березових бруньках", "Етнос Полісся медова з липою", "Етнос Полісся житня", етикетки яких містять комбіновані позначення, що відрізняються від Зареєстрованого знака лише окремими елементами, і схожі з ним настільки, що їх можна сплутати, а отже вводять в оману споживачів щодо виробника продукції.

Відповідно до інформації, нанесеної на етикетки, замовником виробництва та дистриб'ютором горілок "Етнос Полісся Оригінальна", "Етнос Полісся на березових бруньках", "Етнос Полісся медова з липою", "Етнос Полісся житня" є Луцька філія Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 38713160, Волинська обл.., м.Луцьк, вул..Рівненська, 44), а виробником - Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31804036, м.Львів, вул..Волинська, 10-А).

На підтвердження факту використання відповідачами знака позивачем долучено до матеріалів справи копії касового чека від 15.04.2014 р. та від 29.04.2014 р., фотографії пляшки та етикетки горілки "Етнос Полісся Оригінальна", фотографії пляшок та етикеток горілок "Етнос Полісся на березових бруньках", "Етнос Полісся медова з липою", "Етнос Полісся житня", фотографії пляшки та етикетки горілки "Нове Полісся".

З копій реєстрів податкових накладних, виписаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Гетьман" вбачається, що за період з 08.05.13р. по 30.04.14р. та внесених до Єдиного реєстру податкових накладних, відповідачами використано при виробництві та реалізації спиртогорілчаної продукції маркування горілки "Етнос Полісся Оригінальна".

З матеріалів справи вбачається, що ухвалою від 14.01.2015 р. господарським судом Волинської області була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності при Академії правових наук України на вирішення якого поставлено відповідне питання.

Відповідно до Висновку № 1016 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності комбіновані позначення у вигляді етикетки ("Етикетка 1") та контретикетки ("Контретикетка 1") більшої пляшки, зображення якої міститься на стор. 21, 22 тому 1 господарської справи № 903/437/14, та які використані відповідачами - Товариством з обмеженою відповідальністю "Галичина - Табак", м.Івано - Франківськ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково - виробниче підприємство "Гетьман", м.Львів для маркування горілки "Етнос Полісся Оригінальна", є схожими з комбінованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 р. настільки, що їх можна сплутати. Комбіновані позначення у вигляді етикетки ("Етикетка 2") та контретикетки ("Контретикетка 2") меншої пляшки, зображення якої міститься на стор.21, 22 тому 1 господарської справи № 903/437/14, та які використані відповідачами - Товариством з обмеженою відповідальністю "Галичина - Табак", м.Івано - Франківськ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман", м.Львів для маркування горілки "Етнос Полісся Оригінальна", є схожими з комбінованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 р. настільки, що їх можна сплутати.

В ході проведення дослідження експертом встановлено, що знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 179728 та Контретикетка 2 у складі домінуючих елементів містять тотожний за фонетичними та семантичними ознаками словесний елемент "Полісся".

Відтак, причиною виникнення спору є питання стосовно наявності чи відсутності підстав для: вилучення з цивільного обороту товар з незаконно нанесеним знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України №179728 від 10.12.2013 р. маркований етикеткою «Етнос Полісся Оригінальна» у відповідачів всієї алкогольної продукції "НОВЕ ПОЛІССЯ" "Вільна Класична", оскільки її виготовлення та введення у цивільний обіг здійснюється з неправомірно використаним позначенням; заборони відповідачам використовувати будь-які словесні та окремі інші елементи позначення на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.12.2013 р. №179728.

Позивачем обрано спосіб захисту, який передбачає відновлення його права шляхом заборони виробництва і продажу продукції з неправомірно використаним позначенням.

Проаналізувавши доводи апеляційної скарги, встановлені у справі обставини та досліджені докази, колегія суддів апеляційного суду зазначає наступне.

Відповідно до статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У відповідності до частин третьої та п'ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Згідно з приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України з 25.12.1991, країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні: всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента; неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента; вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Відповідно до частин першої та другої статті 32 Господарського кодексу України недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статті.

Згідно з приписами частин першої, другої статті 33 Господарського кодексу України неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама.

Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з частиною першою статті 4 названого Закону неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Реалізація положень наведених законодавчих приписів не пов'язана з наявністю чи відсутністю у особи, яка вважає свої права порушеними, охоронного документа на знак для товарів і послуг, оскільки останні забезпечують захист від недобросовісної конкуренції виходячи з першості у використанні позначення, що сприяє індивідуалізації суб'єкта господарювання.

В пункті 61 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" № 12 від 17.10.2012 р., роз'яснено, що оскільки згідно з п. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

З урахуванням вище викладеного Синишин Володимир Миронович подав заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні 08.05.2013 р.. Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 179728 зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.12.2013 р.

Оскільки, згідно з п. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Пунктом 5 статті 16 Закону встановлено, зокрема, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака (пункт 4 статті 16 Закону).

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Відповідно до ч. 3 п. 2 ст. 20 Закону вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

У відповідності до частини третьої статті 157 ГК України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Відповідно до п.72 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р., якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з п.3 ч.2 ст.432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Згідно ч.1 ст.424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в т.ч. забороняти таке використання.

Відповідно до п.п.1,3,4 ч.2 ст.432 ЦК України суд, у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема: про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності.

Таким чином, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції, що позначення, використане Відповідачами - Товариством з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак", м.Івано-Франківськ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман", м.Львів для маркування горілки "Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна" є схожими зі знаком за Свідоцтвом України №179728 від 10.12.2013р. настільки, що їх можна сплутати.

З'ясувавши всі фактичні обставини, дослідивши матеріали справи та беручи до уваги висновок судового експерта № 1016 від 19.03.2015 р., колегія суддів приходить до висновку, що відповідачами були незаконно використані позначення для маркування горілки "Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна" при її виробництві та реалізації.

Крім того, неправомірність використання відповідачами позначення "Полісся" при виготовленні спиртогорілчаної продукції за заявкою № m201313201 від 25.07.2013 р. та схожості до ступеня змішування (сплутування) із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 179728 стосовно товарів 33 класу МКТП було предметом судового розгляду у адміністративній справі № 826/9052/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи: Сухомлин Антон Олександрович, Грушицька Віталіна Віталіївна про визнання протиправними та скасування рішень. Згідно постанови окружного адміністративного суду міста Києва від 27.08.2014 р. позов задоволено. Згідно ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2015 р. у даній справі постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 27.08.2014 р. залишено без змін. Дана постанова набрала законної сили.

Водночас, як встановлено судовими інстанціями, при розгляді даної справи знаки для товарів і послуг "Нове Полісся" за свідоцтвом від 10.12.2013 р. № 179728 та позначення "Полісся" за заявкою № m201313201 від 25.07.2013 р. співпадають у колі використання та є схожим до ступеня змішування (сплутування).

Крім того, було встановлено, що при винесенні оскаржуваного рішення відповідач - Державна служба інтелектуальної власності України в порушення вимог ч.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 179728 від 10.12.2013 р. не є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "Полісся" за заявкою № m201313201 від 25.07.2013 р.

Враховуючи викладене, беручи до уваги приписи пункту 5 статті 16 Закону, колегія суддів приходить до висновку, що позовні вимоги в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" та Товариству з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" використання будь-яким способом знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, в тому числі у формі поєднання всіх або деяких елементів знака, а саме: фону жовтого кольору; вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами та вилучення з цивільного обороту товар з незаконно нанесеним знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 маркований етикеткою "Етнос Полісся Оригінальна" є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо позову в частині стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА - ТАБАК" та Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" матеріальної шкоди в розмірі 1 349,40 гривень, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статей 16, 432 Цивільного кодексу України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).

Для застосування такої міри відповідальності, як відшкодування збитків, потрібна наявність повного складу цивільного правопорушення - протиправна поведінка, дія чи бездіяльність особи; негативний результат такої поведінки (збитки); причинний зв'язок між протиправною поведінкою та збитками; вина правопорушника.

Пунктом 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз'яснено, що відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); 2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; 3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи те, що розмір збитків, завданих позивачу незаконними діями відповідачів має розраховуватись як вартість продукції, реалізованої відповідачами з використанням Зареєстрованого знака, судом першої інстанції було витребувано докази на підтвердження розміру збитків.

Натомість, як вбачається із матеріалів справи позивачем було подано та належним чином необґрунтовано розмір збитків щодо заявленої вимоги.

Пунктом 2.3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (із наступними змінами та доповненнями) визначено, що якщо стороною у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (ч. 1 ст. 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи; крім того, неподання позивачем витребуваних господарським судом матеріалів, необхідних для вирішення спору, тягне за собою правові наслідки у вигляді залишення позову без розгляду на підставі п.5 ч.1 ст. 81 ГПК.

З метою з'ясування всіх істотних обставин справи, дотримання принципу рівності сторін, господарський суд зобов'язував позивача надати суду необхідні документи та матеріали, пояснення до них, що останнім виконано не було.

В силу статті 37 ГПК України, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Належністю доказу є спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування.

При цьому, суд також виходив з тих обставин, що наявні в матеріалах справи документи не надають господарському суду в повній мірі оцінити позицію сторони, об'єктивно вирішити спір у цій частині по суті.

На підставі вищевикладених обставин колегія суддів погоджується із судом першої інстанції що позов в частині стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА - ТАБАК" та Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" матеріальної шкоди в розмірі 1349,40 гривень слід залишити без розгляду згідно п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України.

З урахуванням вище викладеного, доводи апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" суд апеляційної інстанції не вважає переконливими та відхиляє.

Як роз'яснено у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України №6 від 23.03.2012 р. "Про судове рішення", рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Рішення суду першої інстанції указаним вимогам відповідає.

Таким чином, колегія суддів дійшла висновку, що доводами апеляційної скарги висновків господарського суду не спростовано, підстав для скасування або зміни рішення, встановлених статтею 104 Господарського процесуального кодексу України, не встановлено, а відтак апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, рішення господарського суду - без змін.

Керуючись ст.ст. 99,101,103,105,109,110 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" на рішення господарського суду Волинської області від 05.05.15 р. у справі № 903/437/14 залишити без задоволення, рішення суду першої інстанції - без змін.

Справу №903/437/14 повернути до господарського суду Волинської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня набрання постановою законної сили.

Головуючий суддя Філіпова Т.Л.

Суддя Василишин А.Р.

Суддя Дужич С.П.