Рішення

від 19.06.2009 по справі 20/247

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/247 19.06.09

За позовом Іноземно го унітарного виробничого пі дприємства "Алкопак"

до 1) Державно го департаменту інтелектуал ьної власності

Міністерст ва освіти і науки України;

2) Компанії "Гуала Кложерс С.П.А."

про визнання недійсним патенту України на винахід № 37205 "Кришка для

пляшки, що запо бігає випадковому розкриван ню"

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача Хрустенко Р.Ю., за дов. № 116 ві д 26.01.2009 р.

Бо ровик П.А., за дов. № 280 від 02.01.2009 р .

А ндрієнко Л.О., за дов. № 281 від 02. 01.2009 р.

від відповідача-1 н е з' явився

від відповідача-2 С опільняк В.Ю., за дов. б/н від 12 .09.2006 р.

Рішення прийняте 19.06.2009 р. у зв' язку з оголошеною перер вою в судовому засіданні 03.06.2009 р .

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до Госп одарського суду м. Києва з поз овом до Державного департаме нту інтелектуальної власнос ті Міністерства освіти і нау ки України про визнання неді йсним патенту України на вин ахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкр иванню".

У відзиві на позовну заяву в ідповідач просив суд відмови ти у задоволенні позовних ви мог, оскільки у позовній заяв і не обґрунтовано, які права п озивача порушує патент України № 37205 на винахід "Кришк а для пляшки, що запобігає вип адковому розкриванню".

У судовому засіданні 19.04.2006 р. п редставник позивача заявив у сне клопотання про залучення до участі у справі власника п атенту України № 37205 на винахід - Компанію "Гуала Клож ерс С.П.А.".

Клопотання судом не задово лено, оскільки позивач не над ав суду обґрунтування поруше ння його прав патентом Украї ни № 37205 на винахід.

У судовому засіданні 19.04.2006 р. в ідповідно до ст. 77 ГПК України оголошено перерву до 03.05.2006 р.

У судовому засіданні 03.05.2006 р. п озивач надав суду доповнення до позовних вимог, у яких заяв лено клопотання про залученн я до участі у справі як іншого відповідача Компанії "Гу ала Кложерс С.П.А.", Італія. Представник відповідача не з аперечив проти поданого клоп отання. Клопотання судом зад оволено.

Представником позивача по дано клопотання про продовже ння строку розгляду справи. П редставник відповідача підт римав зазначене клопотання. Клопотання судом задоволено .

З метою залучення до участі у справі іншого відповідача - Компанії "Гуала Клож ерс С.П.А." розгляд справи від кладено до 05.09.2006 р.

05.09.2006 р. судом одержано клопот ання від представника відпов ідача-2 про відкладення розгл яду справи на один місяць для надання можливості представ никам відповідача-2 ознайоми тись з матеріалами справи № 20/ 247 та зробити з них фотокопії з метою подання обґрунтованих заперечень проти позову.

Клопотання судом задоволе но, розгляд справи відкладен о на 03.10.2006 р.

У судовому засіданні 03.10.2006 р. п редставник відповідача-2 над ав суду відзив на позовну зая ву, у якому заперечив проти по зовних вимог з підстав їх нед оведеності.

Представник позивача пода в суду клопотання про призна чення експертизи у справі № 20/247 та просив суд надати пози вачу строк для формування пи тань, які необхідно поставит и на вирішення експерта. Пред ставник відповідача-2 проти п оданого клопотання не запере чив.

Розгляд клопотання в части ні призначення експертизи пе ренесено на наступне судове засідання. У частині надання строку для формування питан ь, які необхідно поставити на вирішення експерта, клопота ння судом задоволено.

Представник відповідача-1 у сно заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що п озовна заява не містить дока зів в обґрунтування обставин , зазначених у позовній заяві .

Представник відповідача-2 з аявив усне клопотання про зо бов' язання позивача надати суду належним чином засвідч ені переклади патентів. Клоп отання судом задоволено.

Представники сторін подал и суду спільне клопотання пр о продовження строку розгляд у справи. Клопотання судом за доволено.

З метою витребування додат кових документів по справі р озгляд справи відкладено на 17.10.2006 р.

Представник позивача у суд овому засіданні 17.10.2006 р. подав с уду клопотання, у якому проси ть суд доручити проведення е кспертизи експертам НДІ інте лектуальної власності АПрН У країни Дорошенку О.Ф., Пе тренку С.А. У клопотанні поз ивачем визначено перелік пит ань, які позивач вважає за доц ільне поставити на розгляд е ксперта.

Представником позивача та кож подані додаткові пояснен ня у справі № 20/247, які долучені с удом до матеріалів справи.

Представник відповідача-2 н адав суду письмові пояснення щодо призначення експертизи об' єктів інтелектуальної в ласності та визначив перелік питань, які вважає за доцільн е поставити на розгляд експе рта. Крім того, представник в ідповідача-2 надав суду перел ік експертів, одному з яких, за вибором суду, відповідач-2 про сить доручити проведення екс пертизи.

З метою витребування у пози вача належним чином засвідче них перекладів патентів, коп ії яких додані до позовної за яви, у судовому засіданні 17.10.2006 р. оголошено перерву до 24.10.2006 р.

У судовому засіданні 24.10.2006 р. п редставник позивача надав су ду засвідчені переклади пате нтів, які долучені судом до ма теріалів справи.

У судовому засіданні 24.10.2006 р. п редставник відповідача-2 над ав суду додаткові пояснення щодо призначення експертизи , у яких зазначив про некорект ність та нелогічність питань , які поставлені на розгляд ек сперта позивачем, та просив с уд поставити на розгляд експ ерта перелік власних питань.

Ухвалою від 24.10.2006 р. проваджен ня у справі № 20/247 зупинено у зв' язку з призначенням судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності, проведе ння якої доручено атестовано му судовому експерту Петре нку Сергію Анатолійовичу.

07.08.2007 р. судом одержано виснов ок № 245 судової експертизи об' єктів інтелектуальної власн ості від 16.07.2007 р. з матеріалами с прави № 20/247.

У зв' язку з усуненням обст авин, які були підставою для з упинення провадження у справ і, ухвалою від 07.08.2007 р. проваджен ня у справі № 20/247 поновлено, роз гляд справи призначено на 21.08.20 07 р.

20.08.2007 р. судом одержано клопот ання від представника позива ча, у якому представник позив ача просить суд оголосити пе рерву у судовому засіданні з метою ознайомлення позивача та його нового представника з висновком судового експер та та матеріалами справи.

У судовому засіданні 21.08.2007 р. к лопотання судом задоволено, оголошено перерву до 11.09.2007 р.

У судовому засіданні 11.09.2007 р. п редставник позивача подав су ду клопотання про здійснення судового провадження російс ькою мовою, оскільки позивач у справі є резидентом Респуб ліки Білорусь. Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про мов и в Українській РСР" арбітраж не провадження у справах, в як их бере участь сторона, що зна ходиться на території іншої союзної республіки, здійснює ться російською мовою.

Клопотання судом не задово лено, проте, представник пози вача, який не володіє українс ькою мовою, має право надават и пояснення російською мовою , проти чого не заперечила жод на із сторін. Крім того, зазнач ений представник, у випадку н еобхідності, не позбавлений права скористатись послугам и перекладача.

Представник позивача та пр едставник відповідача-2 нада ли суду письмові пояснення у справі, з урахуванням виснов ку експертизи.

Представник позивача пода в клопотання про призначення у справі додаткової експерт изи, посилаючись на те, що висн овок експертизи № 245 має числе нні вади. До клопотання додан о копію опису до патенту Порт угалії № РТ90801 з відповідним пе рекладом. Позивач просить су д поставити на вирішення дод аткової експертизи, зокрема, питання щодо патентоздатнос ті патенту № 37205 з урахуванням і нформації про видачу патенту Португалії та питання щодо т ого, що являють собою ознаки в ідрізняльної частини формул и "між трубчатою та розливною частиною встановлено муфту" , виходячи з опису та креслень винаходу.

Розгляд зазначеного клопо тання перенесено на наступне судове засідання.

З метою вивчення судом пода них документів у справі у суд овому засіданні 11.09.2007 р. оголо шено перерву до 24.09.2007 р.

У судовому засіданні 24.09.2007 р. с удом оголошено перерву до 26.09.20 07 р.

У судовому засіданні 26.09.2007 р. п редставник відповідача-2 над ав суду клопотання про призн ачення у справі нової судово ї експертизи, оскільки дослі дженню буде підлягати новий об' єкт - відомості про пате нт Португалії та інші нові об ' єкти, надані сторонами, які не були предметом досліджен ня при проведенні первісної судової експертизи. При цьом у, до клопотання додано перел ік судових експертів, одному з яких відповідач-2 просить су д доручити проведення нової експертизи.

Розгляд зазначеного клопо тання перенесено на наступне судове засідання.

Представник відповідача-2 н адав суду клопотання, у якому посилається на те, що предста влені позивачем матеріали, а саме, копія опису до патенту П ортугалії № РТ90801 не може бути п рийнята судом як належний до каз у справі, так само як і не м оже бути надана на досліджен ня судовому експерту. Клопот ання долучено судом до матер іалів справи.

Представником позивача по дано доповнення до позовної заяви, у якому позивач просит ь суд дослідити відповідніст ь винаходу за патентом № 37205 всі м критеріям, зазначеним у ст. 7 Закону України "Про охорону п рав на винаходи і корисні мод елі".

Представник позивача пода в суду клопотання про призна чення у справі додаткової ек спертизи, проведення якої пр осить суд доручити тому ж екс перту, який проводив експерт изу на виконання ухвали Госп одарського суду міста Києва від 24.10.2006 р. При цьому, позивач по силається на неповноту експе ртного висновку та наявність нового об' єкту дослідження , про який стало відомо позива чу - патент Португалії № РТ908 01 з відповідним описом, який б езпосередньо стосується пат енту, що оскаржується.

Розгляд зазначеного клопо тання перенесено на наступне судове засідання.

Представником відповідача -2 подано клопотання, яким відп овідач-2 просить долучити до м атеріалів справи копії 18 пате нтів, виданих у 18 різних країн ах світу на підставі італійс ької заявки № МІ93 А 002327 із встано вленою датою пріоритету - 03.11 .1993 р. (підґрунтям для видачі ос порюваного патенту стала вищ езазначена первісна італійс ька заявка). Крім того, до клоп отання додано копію технічно го висновку експертів Європе йського патентного відомств а, який наданий на прохання су ду першої інстанції № 12 м. Гран ада (Іспанія) щодо Європейськ ого патенту № 0650902, який був пред метом позову про порушення т а анулювання.

Додатково надані відповід ачем-2 документи у справі долу чені судом до матеріалів спр ави.

З метою дослідження судом д одатково поданих матеріалів у судовому засіданні 26.09.2007 р. су дом оголошено перерву до 22.10.2007 р .

04.10.2007 р. судом одержано клопот ання від відповідача-2, яким ві дповідач-2 просить суд долучи ти до матеріалів справи дода ткові докази промислової при датності винаходу за патенто м України № 37205. Клопотання долу чено судом до матеріалів спр ави.

У судовому засіданні 22.10.2007 р. представник позивача подав с уду клопотання, у якому проси в суд долучити до матеріалів справи запит про надання інф ормації про публікацію патен ту та відповідь патентного в ідомства Російської Федерац ії; переклад опису до патенту № РТ90801 з повним комплектом кре слень; копії листів позивача стосовно доручення відповід ним юридичним компаніям та п атентним повіреним про подан ня відповідних позовів про в изнання недійсними патентів Російської Федерації та Євр опейського патенту, виданих на технічне рішення, запатен товане в Україні за патентом № 37205. При цьому, представник по зивача просив суд відкласти розгляд справи до отримання відповідним чином завірених та легалізованих документів стосовно патенту № РТ90801 з патентного відомства Португ алії. Додатково надані позив ачем документи залучені судо м до матеріалів справи.

Представник відповідача-2 п одав суду клопотання про дол учення до матеріалів справи доказів, які свідчать про про мислову придатність винаход у за патентом України № 37205. Кло потання судом задоволено.

Представник відповідача-2 н адав суду письмові пояснення щодо клопотання позивача пр о призначення додаткової екс пертизи, у якому не заперечув ав проти призначення у справ і ще однієї судової експерти зи об' єктів інтелектуально ї власності та запропонував доручити проведення експерт изи комісії експертів із вкл юченням до її складу експерт а, який підготував експертни й висновок № 245. При цьому предс тавник відповідача-2 запереч ив проти питань, які позивач п росить поставити на вирішенн я експерта.

Клопотання позивача про ві дкладення розгляду справи су дом задоволено, у зв' язку з ч им у судовому засіданні огол ошено перерву до 15.11.2007 р.

У судовому засіданні 15.11.2007 р. п редставник позивача надав су ду для залучення до матеріал ів справи офіційно завірену в патентному відомстві Порту галії та належним чином лега лізовану копію заявки на вин ахід № 90801 та переклад зазначен ої заявки із перекладом супр овідних документів.

Представник позивача тако ж надав суду письмові запере чення щодо наданих відповіда чем-2 доказів, які свідчать про промислову придатність вина ходу за патентом України № 37205.

У судовому засіданні 15.11.2007 р. с уд дійшов висновку про необх ідність призначення у справі № 20/247 судової експертизи об' є ктів інтелектуальної власно сті для роз' яснення питань, що виникли при вирішенні гос подарського спору і які потр ебують спеціальних знань. Пр и цьому суд відмовляє у задов оленні клопотання позивача п ро призначення у справі дода ткової експертизи, оскільки відповідно до Роз' яснень Ви щого арбітражного суду Украї ни № 02-5/424 від 11.11.1998 р. "Про деякі пит ання практики призначення су дової експертизи", якщо необх ідно здійснити дослідження н ових об' єктів або з інших об ставин справи, призначається нова, а не повторна експертиз а. Сторони надали суду нові об ' єкти для здійснення експер тного дослідження, а саме: оф іційно завірену в патентному відомстві Португалії та нал ежним чином легалізовану коп ію заявки на винахід № 90801, дока зи на підтвердження промисло вої придатності винаходу за патентом України № 37205, що є під ставою для призначення нової експертизи у справі № 20/247.

Ухвалою суду від 15.11.2007 р. у спра ві № 20/247 призначено судову експ ертизу об' єктів інтелектуа льної власності, проведення якої доручено атестованому с удовому експерту Дорошенк у Олександру Федоровичу. Провадження у справі зуп инено до закінчення проведен ня судової експертизи.

19.12.2008 р. до Господарського суд у м. Києва надійшли матеріали справи № 20/247 разом із висновко м судової експертизи.

У зв'язку з тим, що у судді Пал ія В.В. закінчилися повноваже ння судді, за розпорядженням заступника голови Господарс ького суду м. Києва № 18 від 26.12.2008 р . справа № 20/247 передана для пода льшого розгляду судді Демчен ко Т.С.

Ухвалою суду від 02.02.2009 р. справ а № 20/247 прийнята до провадження суддею Демченко Т.С., провадже ння у справі поновлено, її роз гляд призначено на 20.02.2009 р.

Через відділ діловодства п озивачем направлено клопота ння про залучення до матеріа лів справи документів, які пі дтверджують зміну найменува ння підприємства позивача, т а повідомлено суд, що назвою п озивача є Іноземне унітарне виробниче підприємство "Алко пак".

У судове засідання 20.02.2009 р. пре дставники позивача та відпов ідача-2 не з' явилися, про прич ини неявки не повідомили, вим ог ухвали суду від 02.02.2009 р. не вик онали.

Представником відповідача -1 подано клопотання про зміну процесуального статусу відп овідача-1 шляхом залучення йо го до участі у справі як треть ої особи без самостійних вим ог. Суд, розглянувши заявлене клопотання, відмовив у його з адоволенні з мотивів необґру нтованості.

У зв' язку з неявкою позива ча та відповідача-2 і неподанн ям ними витребуваних докумен тів, що перешкоджає вирішенн ю спору по суті, розгляд справ и відкладено на 11.03.2009 р.

У судове засідання 11.03.2009 р. пре дставник відповідача-2 не з' явився, про причини неявки не повідомив. Представником по зивача заявлено клопотання п ро відкладення розгляду спра ви. Клопотання судом задовол ено, розгляд справи відкладе но на 15.04.2009 р.

У судове засідання 15.04.2009 р. пре дставник позивача не з' явив ся, письмових пояснень щодо в исновків судової експертизи не надав.

Відповідач-2 у судовому засі данні заявив усне клопотання про виклик судового експерт а з метою отримання від нього пояснень щодо експертного в исновку у справі. Суд зобов' язав відповідача-2 викласти п исьмово клопотання про викли к експерта із зазначенням пі дстав для виклику та питань е ксперту.

У зв' язку з неявкою предст авника позивача та необхідні стю оформлення письмового кл опотання відповідача-2 розгл яд справи відкладено на 29.04.2009 р.

У судове засідання 29.04.2009 р. пре дставники відповідачів не з' явилися, про причини неявки н е повідомили. Позивач заявив клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості уточнити позовні вимоги. Клопотання судом зад оволено, розгляд справи відк ладено на 22.05.2009 р.

07.05.2009 р. через відділ діловодс тва Господарського суду м. Ки єва позивач подав заяву, якою уточнив позовні вимоги та пр осив суд: визнати патент Укра їни на винахід України № 37205 "Кр ишка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" не дійсним повністю; вважати па тент України на винахід № 37205 "К ришка для пляшки, що запобіга є випадковому розкриванню" т аким, що не набрав чинності ві д дати публікації відомостей про видачу патенту; зобов' я зати Державний департамент і нтелектуальної власності оп ублікувати в офіційному бюле тені "Промислова власність" в ідомості про визнання патент у України на винахід № 37205 "Криш ка для пляшки, що запобігає ви падковому розкриванню" недій сним повністю; судові витрат и покласти на відповідачів. З аява прийнята судом до розгл яду.

Заслухавши у судовому засі данні 22.05.2009 р. усне клопотання п редставника відповідача-2 пр о виклик експертів, суд відмо вив у його задоволенні.

Представником відповідача -2 заявлено клопотання про від кладення розгляду справи для надання відповідачу-2 можлив ості підготувати запереченн я на уточнення до позовної за яви. Клопотання судом задово лено, розгляд справи відклад ено на 03.06.2009 р.

У судовому засіданні 03.06.2009 р. п редставником відповідача-2 п одані письмові пояснення, як і залучені судом до матеріал ів справи.

У судовому засіданні 03.06.2009 р. в ідповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 19.06.20 09 р. для виготовлення повного тексту рішення у справі.

Заслухавши пояснення пред ставників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи д окази, оглянувши у судовому з асіданні оригінали документ ів, копії яких знаходяться у м атеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Гуала Клож ерс С.П.А." є власником патент у України № 37205 на винахід "Криш ка для пляшки, що запобігає ви падковому розкриванню". Дато ю подання заявки є 02.11.1994 р., датою публікації відомостей про в идачу патенту - 15.05.2001 р.

Позивач, посилаючись на ст.с т. 7, 33 Закону України "Про охоро ну прав на винаходи і корисні моделі", просить визнати пате нт України № 37205 недійсним з під став невідповідності запате нтованого винаходу умовам па тентоздатності, а саме, новиз ні, винахідницькому рівню і п ромисловій придатності (з ур ахуванням поданої позивачем заяви про зміну підстави поз ову від 26.09.2007 р.).

Відповідно до ст. 1 ГПК Украї ни підприємства, установи, ор ганізації, інші юридичні осо би (у тому числі іноземні), гро мадяни, які здійснюють підпр иємницьку діяльність без ств орення юридичної особи і в ус тановленому порядку набули с татусу суб' єкта підприємни цької діяльності (далі - під приємства та організації), ма ють право звертатися до госп одарського суду згідно з вст ановленою підвідомчістю гос подарських справ за захистом своїх порушених або оспорюв аних прав і охоронюваних зак оном інтересів, а також для вж иття передбачених цим Кодекс ом заходів, спрямованих на за побігання правопорушенням.

Згідно зі ст. 21 ГПК України по зивачами є підприємства та о рганізації, що подали позов а бо в інтересах яких подано по зов про захист порушеного чи оспорюваного права або охор онюваного законом інтересу.

Обґрунтовуючи своє право н а звернення до суду із позово м про визнання недійсним пат енту України № 37205, позивач зазн ачає наступне. Позивач є виро бником закупорювальних при строїв для пляшок, які постав ляє на лікеро-горілчані заво ди України. У грудні 2005 р. спожи вачам продукції позивача від представників відповідача-2 надійшли претензії про пору шення ними прав відповідача- 2 як власника оспорюваного па тенту і вимогами припинити в икористання закупорювальни х пристроїв на виробах цих пі дприємств. Зазначені дії від повідача-2, на думку позивача, порушили права позивача на б езперешкодне ведення господ арської діяльності на терито рії України, містять ознаки з ловживання правом з огляду н а безпідставне розширення об сягу прав при тлумаченні пат ентної формули винаходу за п атентом № 37205 та є недобросовіс ною конкуренцією.

В обґрунтування невідпові дності винаходу за оспорюван им патентом умовам патентозд атності, зокрема винахідниць кому рівню, позивач зазначає наступне.

У відрізняльній частині фо рмули винаходу, як вона викла дена в описі до патенту, зазн ачено, що технічне рішення за оспорюваним патентом відріз няється від найближчих анало гів тим, що кришка містить "муф ту, яка встановлена між трубч астою та розливочною частина ми". Проведеним позивачем дос лідженням було встановлено, що зазначена муфта призначен а для забезпечення кутової ж орсткості і фіксації розливо чної частини з трубчастою ча стиною. При аналізі креслень , що містяться в описі до оспор юваного патенту, з' ясувалос я, що муфта як окремий елемент деталі взагалі відсутня. Зам ість неї малися на увазі зубц і, які виступають з кільцевог о буртику трубчастої частини , та зубці, які виступають з кі льцевого зовнішнього фланця розливочної частини. А з' єд нання за допомогою зубців, ви ступів, лапок з метою забезпе чення кутової жорсткості роз ливочної частини з трубчасто ю, відомо з більш раннього рів ня техніки, зокрема, з патенту Італії № 1230242, патенту США № 3850328 та № 4497415, у зв' язку з чим винахі д за оспорюваним патентом яв но випливає з рівня техніки.

Таким чином, предметом спор у є визнання недійсним патен ту України № 37205 на винахід "Кри шка для пляшки, що запобігає в ипадковому розкриванню" з пі дстав невідповідності даног о винаходу умовам патентозда тності.

За змістом ст. ст. 462, 464 ЦК Украї ни права інтелектуальної вла сності на винахід засвідчуют ься патентом.

Відповідно до ст. 469 ЦК Україн и права інтелектуальної влас ності на винахід визнаються недійсними з підстав та в пор ядку, встановлених законом.

Згідно з п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону Ук раїни "Про охорону прав на вин аходи і корисні моделі" патен т може бути визнано у судовом у порядку недійсним повністю або частково у разі невідпов ідності запатентованого вин аходу умовам патентоздатнос ті, що визначені статтею 7 цьог о Закону.

В силу п. 3 Постанови Верховн ої ОСОБА_3 України "Про вве дення в дію Закону України "Пр о охорону прав на винаходи і к орисні моделі" № 3769-ХІІ від 23.12.1993 р . слід брати до уваги умови пат ентоздатності, визначені зак онодавством, що діяло на дату подання заявки. Датою поданн я заявки № 94115987 на винахід за осп орюваним патентом є 02.11.2004 р.

Статтею 6 Закону України "Пр о охорону прав на винаходи і к орисні моделі" від 15.12.1993 р. перед бачено, що винахід відповіда є умовам патентоспроможност і, якщо він є новим, має винахі дницький рівень і є промисло во придатним (ч. 1 ст. 6 Закону).

Винахід визнається новим, я кщо він не є частиною рівня те хніки. Об' єкти, що є частиною рівня техніки, для визначенн я новизни винаходу можуть вр аховуватися лише окремо (ч. 2 с т. 6 Закону).

Винахід має винахідницьки й рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. П ри оцінці винахідницького рі вня зміст заявок, зазначених у пункті 4 цієї статті, до уваг и не береться (ч. 6 ст. 6 Закону).

Винахід визнається промис лово придатним, якщо його мож е бути використано у промисл овості або в іншій сфері діял ьності (ч. 7 ст. 6 Закону).

За таких обставин, для прави льного вирішення справи по с уті необхідно встановити, чи відповідає винахід за патен том України № 37205 вищезазначен им критеріям. Для вирішення в казаного питання необхідні с пеціальні знання, якими суд н е володіє.

Відповідно до п. 6.1. Рекоменда цій Президії Вищого Господар ського Суду України № 04-5/76 ві д 29.03.2005 р. "Про деякі питання прак тики призначення судових екс пертиз у справах зі спорів, по в' язаних із захистом права інтелектуальної власності" ф актичні дані про наявність н овизни винаходу на дату пода ння заявки на видачу патенту або на дату пріоритету (в порі внянні з протиставленим вина ходом або відомим технічним рішенням), наявність у винахо ду винахідницького рівня, то бто чи не випливає він явно з р івня техніки (не є для фахівця очевидним) можуть бути встан овлені господарським судом л ише за допомогою експертного дослідження.

Враховуючи наведене, судом за клопотанням позивача та в ідповідача-2 відповідно до ст . 41 ГПК України та на підставі З акону України "Про судову екс пертизу" 24.10.2006 р. призначено суд ову експертизу об' єктів інт електуальної власності, пров едення якої доручено атестов аному судовому експерту за с пеціальністю № 13.3. "Дослідженн я, пов' язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, р аціоналізаторські пропозиц ії" ОСОБА_8 відповідно до в итягу з Реєстру атестованих судових експертів.

Згідно з висновком № 245 судов ої експертизи об' єктів інте лектуальної власності від 16.07 .2007 р.:

1. Відомості, які міст яться у патенті США на винахі д № 4458817, свідчать про те, що техн ічне рішення "Кришка для пляш ки, що запобігає випадковому розкриванню", яке відрізняєт ься наявністю з' єднання за допомогою зубців між трубчат ою та розливною частинами пр обки для запобігання прокруч ування зазначених частин одн а відносно іншої при відгвин чуванні ковпачка (креслення, що містяться в описі до патен ту України на винахід № 37205), є оч евидним для фахівця даної га лузі, тобто випливає явно з рі вня техніки.

Технічне рішення "Кришка дл я пляшки, що запобігає випадк овому розкриванню", яке відрі зняється тим, що містить муфт у, встановлену між трубчатою та розливною частинами (відр ізняльна частина формули вин аходу за патентом України № 372 05), не є очевидним для фахівця п евної галузі, тобто не виплив ає явно з рівня техніки.

2. Відомості, які містят ься у патенті США на винахід № 3850328, свідчать про те, що технічн е рішення "Кришка для пляшки, щ о запобігає випадковому розк риванню", яке відрізняється н аявністю з' єднання за допом огою зубців між трубчатою та розливною частинами пробки для запобігання прокручуван ня зазначених частин одна ві дносно іншої при відгвинчува нні ковпачка і креслення, що м істяться в описі до патенту У країни на винахід № 37205), є очеви дним для фахівця даної галуз і, тобто випливає явно з рівня техніки.

Технічне рішення "Кришка дл я пляшки, що запобігає випадк овому розкриванню", яке відрі зняється тим, що містить муфт у, встановлену між трубчатою та розливною частинами (відр ізняльна частина формули вин аходу за патентом України № 372 05), не є очевидним для фахівця п евної галузі, тобто не виплив ає явно з рівня техніки.

3. Відомості, які містят ься у патенті США на винахід № 4497415, свідчать про те, що технічн е рішення за патентом Україн и на винахід № 37205 "Кришка для пл яшки, що запобігає випадково му розкриванню" не є очевидни м, тобто таким, що випливає явн о з рівня техніки.

4. Відомості, які містят ься у патенті Італії на винах ід № 1230242, свідчать про те, що тех нічне рішення "Кришка для пля шки, що запобігає випадковом у розкриванню", яке відрізняє ться наявністю з' єднання за допомогою зубців між трубча тою та розливною частинами п робки для запобігання прокру чування зазначених частин од на відносно іншої при відгви нчуванні ковпачка (креслення , що містяться в описі до патен ту України на винахід № 37205), є оч евидним для фахівця даної га лузі, тобто випливає явно з рі вня техніки.

Технічне рішення "Кришка дл я пляшки, що запобігає випадк овому розкриванню", яке відрі зняється тим, що містить муфт у, встановлену між трубчатою та розливною частинами (відр ізняльна частина формули вин аходу за патентом України № 372 05), не є очевидним для фахівця п евної галузі, тобто не виплив ає явно з рівня техніки.

5. Технічне рішення, опи сане формулою винаходу за па тентом України № 37205 "Криш ка для пляшки, що запобігає ви падковому розкриванню", є нов им на дату встановленого прі оритету, виходячи з наданих н а дослідження матеріалів.

Крім того, експертом зробл ений висновок про невідповід ність винаходу за оспорювани м патентом критерію промисло вої придатності.

Згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України в исновок судового експерта по винен містити докладний опис проведених досліджень, зроб лені в результаті їх висновк и і обґрунтовані відповіді н а поставлені господарським с удом питання. Висновок подає ться господарському суду в п исьмовій формі, і копія його н адсилається сторонам.

Висновок судового експерт а для господарського суду не є обов' язковим і оцінюєтьс я господарським судом за пра вилами, встановленими статте ю 43 ГПК.

Відхилення господарським судом висновку судового експ ерта повинно бути мотивовани м у рішенні.

Висновок № 245 судової експер тизи об' єктів інтелектуаль ної власності від 16.07.2007 р. відхи ляється судом, виходячи з нас тупного.

Експертом було встановлен о (арк. 5-6 експертного висновку ), що на кресленнях, які містят ься в описі винаходу, муфта, як окрема деталь не зазначена, а з опису винаходу стає зрозум ілим, що під муфтою розумієть ся зубчате зчеплення, яке ств орюється передніми зубцями, що виступають з буртика, і пер едніми зубцями, що виступают ь з фланця.

Встановивши неузгодженіст ь між відрізняльною частиною формули винаходу за оспорюв аним патентом та описом зазн аченого винаходу, експерт до сліджував питання, виходячи з можливості існування двох варіантів відрізняльної час тини формули винаходу, надав ши на кожне з поставлених пит ань два протилежних висновки .

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на в инаходи і корисні моделі" обс яг правової охорони, що надає ться, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Як передбачено ч. 4 ст. 12 Закон у України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" за явка на винахід повинна стос уватися одного або групи вин аходів, пов' язаних єдиним в инахідницьким задумом (вимог а єдиності винаходу).

Всупереч зазначеним вимог ам, експертом не було чітко і о днозначно встановлено суттє ві ознаки винаходу та їх впли в на технічний результат.

Таким чином, наявність у вис новку експерта посилання на два технічних рішення, а саме : "зубчате зчеплення" та "муфта , яка встановлена між трубчас тою та розливочною частинами ", свідчить про неповноту та су перечливість висновку, що не дає можливості встановити в ідповідність винаходу за осп орюваним патентом умова пате нтоспроможності.

За таких обставин висновок № 245 судової експертизи об' є ктів інтелектуальної власно сті від 16.07.2007 р. не може бути прий нятий судом як належний дока з.

26.09.2007 р. позивачем було змінен о підстави позову та подано н ові докази, а саме патент Порт угалії № РТ 90801, який, на думку по зивача, містить інформацію, щ о стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видачу оспорюваного пате нту.

У поданих доповненнях до по зовної заяви позивач просить визнати недійсним патент та кож з підстав невідповідност і його критеріям новизни та п ромислової придатності.

Крім того, сторонами надано нові об' єкти для експертно го дослідження, а саме офіцій но завірену в патентному від омстві Португалії та належни м чином легалізовану копію з аявки на винахід № 90801 та докази на підтвердження промислово ї придатності винаходу за па тентом України № 37205.

Відповідно до п. 9.1. Роз' ясне нь Вищого арбітражного суду України №02-5/424 від 11.11.1998 р. "Про деяк і питання практики призначен ня судової експертизи", якщо н еобхідно здійснити дослідже ння нових об' єктів або з інш их обставин справи, признача ється нова, а не повторна експ ертиза.

Враховуючи наведене, судом призначено нову судову експ ертизу об' єктів інтелектуа льно власності, проведення я кої доручено атестованому су довому експерту за спеціальн істю № 13.3. "Дослідження, пов' яз ані з охороною прав на винахо ди, корисні моделі, раціоналі заторські пропозиціїОСОБ А_1.

Відповідно до висновку № 390 с удової експертизи об' єктів інтелектуальної власності в ід 15.12.2008 р.:

1. Винахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшк и, що запобігає випадковому р озкриванню" є промислово при датним.

2. У наданих на дослідже ння матеріалах справи відсут ні відомості, згідно з якими в инахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшки, що запоб ігає випадковому розкриванн ю" на дату пріоритету заявки б ув частиною рівня техніки.

3. Відомості, що містять ся у патенті США на винахід № 4 458817, містять інформацію, яка ро бить очевидною для фахівця в ідповідної галузі ознаку "му фта, которая установлена меж ду трубчатой и разливочной ч астями", або "з' єднання за доп омогою передніх зубців на ро зливочній та трубчастій част инах кришки", тобто ця ознака в ипливає явно з рівня техніки . Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запо бігає випадковому розкриван ню" є очевидним для фахівця ві дповідної галузі, тобто випл иває явно з рівня техніки.

4. Відомості, які містят ься у патенті США № 3850328 на винах ід, містять інформацію, яка ро бить очевидною для фахівця в ідповідної галузі ознаку "му фта, которая установлена меж ду трубчатой и разливочной ч астями", або "з' єднання за доп омогою передніх зубців на ро зливочній та трубчастій част инах кришки", тобто ця ознака в ипливає явно з рівня техніки . Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запо бігає випадковому розкриван ню" є очевидним для фахівця ві дповідної галузі, тобто випл иває явно з рівня техніки.

5. Відомості, які містят ься у патенті США № 4497415 на винах ід, містять інформацію, яка ро бить очевидною для фахівця в ідповідної галузі ознаку "му фта, которая установлена меж ду трубчатой и разливочной ч астями", або "з' єднання за доп омогою передніх зубців на ро зливочній та трубчастій част инах кришки", тобто ця ознака в ипливає явно з рівня техніки . Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запо бігає випадковому розкриван ню" є очевидним для фахівця ві дповідної галузі, тобто випл иває явно з рівня техніки.

6. Відомості, які містят ься у патенті Італії на винах ід № 1230242, містять інформацію, як а робить очевидною для фахів ця відповідної галузі ознаку "муфта, которая установлена м ежду трубчатой и разливочной частями", або "з' єднання за д опомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій ча стинах кришки", тобто ця ознак а випливає явно з рівня техні ки. Внаслідок цього пристрій за патентом України на винах ід № 37205 "Кришка для пляшки, що за побігає випадковому розкрив анню" є очевидним для фахівця відповідної галузі, тобто ви пливає явно з рівня техніки.

7. Відомості, які містяться у патенті Португалії на винах ід № РТ90801, містять інформацію, згідно з якою ознака "муфта, ко торая установлена между труб чатой и разливочной частями" , або "з' єднання за допомогою передніх зубців на розливоч ній та трубчастій частинах к ришки", є відомою з рівня техні ки. Внаслідок цього пристрій за патентом України на винах ід № 37205 "Кришка для пляшки, що за побігає випадковому розкрив анню" є очевидним для фахівця відповідної галузі, тобто ви пливає явно з рівня техніки.

Судом встановлено, що висн овок містить докладний опис проведеного дослідження та о бґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцін ивши висновок за правилами с т. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозвол яли стверджувати про необґру нтованість, неправильність в исновку чи суперечливість йо го іншим матеріалам справи. З важаючи на викладене, суд вва жає висновок експерта № 390 від 15.12.2008 р. належним та допустимим доказом у справі.

У дослідженні визначено, що задачею винаходу є забезпеч ення достатньо міцного кріпл ення розливочної частини до пляшки. Це досягається через технічний результат, який по лягає в тому, що запропонован а конструкція робить неможли вим випадкове прокручування розливної частини пробки ві дносно її трубчастої частини . Зазначений технічний резул ьтат досягається за допомого ю зубчатого з' єднання та вз аємодії двох частин пробки п ри виникненні випадкових про кручуючих зусиль.

Відсутність у винаході за п атентом України № 37205 винахідн ицького рівня належним чином обґрунтована експертом тим, що у наданих на дослідження матеріалах міститься інформ ація, яка стала загальновідо мою в світі до дати подання за явки № 94115987 від 02.11.1994 р. на видачу ос порюваного патенту і яка сві дчить, що відрізняльна ознак а формули винаходу за оспорю ваним патентом ("муфта, котора я установлена между трубчато й и разливочной частями", або " з' єднання за допомогою пере дніх зубців на розливочній т а трубчастій частинах кришки ") випливає явно з рівня технік и (є очевидною для фахівця від повідної галузі).

У результаті порівняльног о аналізу всіх вищезазначени х матеріалів з суттєвими озн аками винаходу за оспорювани м патентом експерт встановив , що в матеріалах справи відсу тні відомості, згідно з якими винахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшки, що запо бігає випадковому розкриван ню" на дату пріоритету заявки був частиною рівня техніки.

Відповідність винаходу за патентом України № 37205 критері ю промислової придатності ек спертом обґрунтовано тим, що в описі до патенту України на винахід № 37205 міститься інформ ація щодо призначення винахо ду і створений згідно з винах одом об' єкт може бути реалі зовано за призначенням, а сам е зазначена конструкція може бути використана при вигото вленні виробів для закупорюв ання пляшок.

Відповідно до ст. 7 Закону Ук раїни "Про охорону прав на вин аходи і корисні моделі" винах ід відповідає умовам патенто здатності, якщо він є новим, ма є винахідницький рівень і є п ромислово придатним.

Згідно з п. "а" ст. 33 вищезазнач еного Закону патент може бут и визнано у судовому порядку недійсним повністю або част ково, зокрема, у разі невідпо відності запатентованого ви находу (корисної моделі) умов ам патентоздатності, що визн ачені статтею 7 Закону.

Таким чином, з урахуванням н аданих сторонами доказів у с праві та висновку № 390 судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності від 15.12.2008 р ., який є належним засобом дока зування, суд приходить до вис новку, що винахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшк и, що запобігає випадковому р озкриванню" не має винахідни цького рівня, а отже, не відпов ідає умовам патентоздатност і, передбаченим ст. 7 Закону Ук раїни "Про охорону прав на вин аходи і корисні моделі", що від повідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону є правовою підставою для виз нання патенту України № 37205 на в инахід недійсним.

Згідно з ч. 3 ст. 33 Закону Украї ни "Про охорону прав на винахо ди і корисні моделі" при визна нні патенту чи його частини н едійсними установа повідомл яє про це у своєму офіційному бюлетені.

З урахуванням наведеного, с уд приходить до висновку, що п озовні вимоги позивача про в изнання патенту України на в инахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому ро зкриванню" недійсним повніст ю та зобов' язання Державног о департаменту інтелектуаль ної власності опублікувати в офіційному бюлетені "Промис лова власність" відомості пр о визнання патенту України н а винахід № 37205 "Кришка для пляш ки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повн істю підлягають задоволенню .

Водночас, суд відмовляє у за доволенні позовної вимоги, я кою позивач просить вважати патент України на винахід № 372 05 "Кришка для пляшки, що запобі гає випадковому розкриванню " таким, що не набрав чинності, від дати публікації відомос тей про видачу патенту, оскіл ьки статтею 16 ЦК України не пе редбачено такого способу зах исту цивільного права та інт ересів. Однак згідно з ч. 4 ст. 33 З акону України "Про охорону пр ав на винаходи і корисні моде лі" патент або його частина, ви знані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинност і, від дати публікації відомо стей про видачу патенту.

Відповідно до ст. 44 ГПК Украї ни судові витрати складаютьс я з державного мита, сум, що пі длягають сплаті за проведенн я судової експертизи, призна ченої господарським судом, в итрат, пов' язаних з оглядом та дослідженням речових док азів у місці їх знаходження, о плати послуг перекладача, ад воката, витрат на інформацій но-технічне забезпечення суд ового процесу та інших витра т, пов' язаних з розглядом сп рави.

Статтею 49 ГПК України перед бачено, що у спорах, які виника ють при виконанні договорів та з інших підстав, державне м ито покладається на сторони пропорційно розміру задовол ених позовних вимог. Відпові дно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабіне ту Міністрів України "Про дер жавне мито" позивачі за позов ами, що випливають з права вин ахід, звільняються від сплат и державного мита.

Державне мито, від сплати як ого позивач у встановленому порядку звільнений, стягуєть ся з відповідача в доход бюдж ету пропорційно розміру задо волених вимог, якщо відповід ач не звільнений від сплати д ержавного мита (ч. 2 ст. 49 ГПК Укр аїни).

Таким чином, державне мито п ідлягає стягненню з відповід ача в доход Державного бюдже ту України пропорційно розмі ру задоволених позовних вим ог.

Водночас, державне мито та в итрати на інформаційно-техні чне забезпечення судового пр оцесу, сплачені позивачем пр и поданні позову, підлягають поверненню з Державного бюд жету на підставі ст. 8 Декрету Кабінету Міністрів України " Про державне мито" та п. 13 Поря дку оплати витрат з інформац ійно-технічного забезпеченн я судових процесів, пов' яза них з розглядом цивільних та господарських справ, затвер дженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1258 від 21 гр удня 2005 р.

Частиною 5 ст. 49 ГПК України п ередбачено, що суми, які підля гають сплаті за проведення с удової експертизи, послуги п ерекладача, адвоката, витрат и на інформаційно-технічне з абезпечення судового процес у та інші витрати, пов' язані з розглядом справи, при частк овому задоволенні позову пок ладаються на обидві сторони пропорційно розміру задовол ених позовних вимог.

Відповідно до листа Науков о-дослідного інституту інтел ектуальної власності № 174 від 19.05.2009 р. витрати, пов' язані з пр оведенням судової експертиз и, призначеної ухвалою суду 24. 10.2006 р., були сплачені позивачем у повному обсязі. Витрати, пов ' язані з проведенням судово ї експертизи, призначеної ух валою суду 15.11.2007 р., були покладе ні на обидві сторони у рівних частинах. Позивач повністю с платив половину вказаних вит рат, відповідачем-2 кошти за пр оведення експертизи перерах овані не були.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України , суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольни ти частково.

2. Визнати патент Украї ни на винахід № 37205 "Кришка для п ляшки, що запобігає випадков ому розкриванню" недійсним п овністю.

3. Зобов' язати Держав ний департамент інтелектуал ьної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Ки їв, вул. Урицького, 45, МСП, код ЄД РПОУ 31032378) опублікувати в офіці йному бюлетені "Промислова в ласність" відомості про визн ання патенту України на вина хід № 37205 "Кришка для пляшки, що з апобігає випадковому розкри ванню" недійсним повністю.

4. Стягнути з Компані ї "Гуала Кложерс С.П.А." ( Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closure s S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційни й номер 13201120154) на користь Інозем ного унітарного виробничого підприємства "Алкопак" (246028, Рес публіка Білорусь, м. Гомель, ву л. Хуторянського, б. 35-а, к. 201, іден тифікаційний код 400526378) 11 880 (одина дцять тисяч вісімсот вісімде сят) гривень 00 коп. витрат за пр оведення судової експертизи .

5. Стягнути з Компані ї "Гуала Кложерс С.П.А." ( Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closure s S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційни й номер 13201120154) на користь Науков о-дослідного інституту інтел ектуальної власності Академ ії правових наук України (03680, м . Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, код ЄДРПОУ 25882308) 6 000 (шість тисяч) грив ень 00 коп. витрат за проведенн я судової експертизи.

6. Стягнути з Компані ї "Гуала Кложерс С.П.А." ( Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closure s S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційни й номер 13201120154) в доход Державног о бюджету України 76 (сімдеся т шість) гривень 50 коп. державн ого мита.

7. Повернути Іноземном у унітарному виробничому під приємству "Алкопак" (246028, Респуб ліка Білорусь, м. Гомель, вул. Х уторянського, б. 35-а, к. 201, іденти фікаційний код 400526378) з Державно го бюджету України 16,83 дол. США та 50 213,00 білоруських руб.

8. Після набрання рішен ням законної сили видати нак аз.

Рішення набирає законно ї сили після закінчення деся тиденного строку з дня його п рийняття.

Суддя Т.С. Демч енко