Постанова

від 27.10.2009 по справі 4/165-08-4356

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2009 р. № 4/165-08-4356

Вищий господарський су д України у складі: суддя С еліваненко В.П. - головуючий , судді Бенедисюк І.М. і Львов Б .Ю.

розглянув касаційні скарг и фізичної особи - підпри ємця ОСОБА_1, м. Южне Одеськ ої області (далі - ФОП ОСОБ А_1.), та фізичної особи - під приємця ОСОБА_2, м. Южне Оде ської області (далі - ФОП О СОБА_2.)

на рішення господарськ ого суду Одеської області ві д 07.04.2009 та

постанову Одеського апеляційного господарсь кого суду від 02.06.2009

зі справи № 4/165-08-4356

за позовом "Центр мобіл ьного зв'язку" у вигляді товар иства з обмеженою відповідал ьністю, м. Одеса (далі - ТОВ "Це нтр мобільного зв'язку")

до ФОП ОСОБА_1. та

ФОП ОСОБА_2.

про припинення викорис тання офіційно зареєстрован ого в Україні знака для товар ів і послуг, заборону викорис товувати його у майбутньому та про відшкодування збитків .

За результатами розгляд у касаційних скарг Вищий гос подарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Центр мобільного з в'язку" звернулося до господа рського суду Одеської област і з позовом (з урахуванням под альших уточнень до нього), в як ому просило суд:

- зобов'язати ФОП ОСОБА_1 як власника магазину припини ти використання належного по зивачеві знака для товарів і послуг "Центр мобільного зв'я зку" шляхом демонтування цьо го знака з приміщення магази ну;

- заборонити ФОП ОСОБА_1 т а ФОП ОСОБА_2. здійснювати використання будь-яким спос обом належного позивачеві зн ака "Центр мобільного зв'язку " у майбутньому;

- стягнути з ФОП ОСОБА_1. т а ФОП ОСОБА_2. збитки у сум і 135 000 грн. та 40 000 грн. відповідно;

- стягнути з відповідачів су дові витрати.

Рішенням названого господ арського суду від 07.04.2009 (суддя Літвінов С.В.), залишен им без змін постановою Одесь кого апеляційного господарс ького суду від 02.06.2009 (колегія су ддів у складі: суддя Шевченко В.В. - головуючий, судді Бєляновський В.В., Мирош ниченко М.А.), позов задоволено частково:

- ФОП ОСОБА_1 зобов'язано припинити використання нале жного позивачеві знака для т оварів і послуг "Центр мобіль ного зв'язку" шляхом демонтув ання вивіски "Центр мобільно го зв'язку" з магазину, розташо ваного за адресою: Одеська об ласть, АДРЕСА_1

- ФОП ОСОБА_1 заборонено з дійснювати використання буд ь-яким способом належного по зивачеві знака для товарів і послуг "Центр мобільного зв'я зку";

- ФОП ОСОБА_2. заборонено здійснювати використання бу дь-яким способом належного п озивачеві знака для товарів і послуг "Центр мобільного зв 'язку";

- з ФОП ОСОБА_1. стягнуто 112 903,23 грн. "матеріального відшко дування", 993,87 грн. державного ми та та 66,95 грн. витрат на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу;

- з ФОП ОСОБА_2. стягнуто 40 000 грн. "матеріального відшкод ування", 535,16 грн. державного мит а та 36,05 грн. витрат на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу.

Судові рішення мотивовано тим, що відповідачами у здійс ненні господарської діяльно сті неправомірно використов увався зареєстрований у вста новленому порядку знак для т оварів і послуг позивача, а то му таке використання підляга є припиненню, а також тим, що Т ОВ "Центр мобільного зв'язку" т акож доведено суму упущеної вигоди, яка й підлягає стягне нню з відповідачів.

ФОП ОСОБА_1. та ФОП ОСОБ А_2. звернулися до Вищого гос подарського суду України з к асаційними скаргами, в яких п росять судові рішення зі спр ави скасувати та передати сп раву на новий розгляд до суду першої інстанції. Скарги мот ивовано тим, що попередні суд ові інстанції на порушення п риписів Господарського проц есуального кодексу України ( далі - ГПК України) неповно в становили обставини справи т а невірно оцінили наявні у сп раві докази, невірно визначи ли розмір матеріального відш кодування, крім того, не призн ачили судову експертизу в ці й справі, а тому дійшли помилк ового висновку щодо необхідн ості задоволення позову.

Відзив на касаційні скарги не надходив.

Сторони відповідно до стат ті 1114 ГПК України належним чин ом повідомлено про час і місц е розгляду касаційних скарг. Представники сторін у судов е засідання не з'явилися.

Перевіривши на підставі вс тановлених судовими інстанц іями обставин справи правиль ність застосування ними норм матеріального і процесуальн ого права, Вищий господарськ ий суд України дійшов виснов ку про наявність підстав для часткового задоволення каса ційних скарг з огляду на таке .

Попередніми судовими інс танціями у справі встановлен о, що:

- ТОВ "Центр мобільного зв'яз ку" є власником свідоцтва Укр аїни № 28941 на знак для тов арів і послуг "Центр мобільно го зв'язку", зареєстрованого д ля товарів і послуг 35, 37 і 38 класі в Міжнародної класифікації т оварів і послуг для реєстрац ії знаків (далі - МКТП); дата п одання заявки № 2001085080 - 14.08.2001;

- відповідно до умов субдиле рського договору від 01.10.2003 № ZM-OD-55, укладеного ТОВ "Центр мобіль ного зв'язку" та ФОП ОСОБА_1 , остання з жовтня 2003 року по жо втень 2005 року здійснювала дія льність з реалізації мобільн их телефонів і аксесуарів до них та з підключення абонент ів до мережі мобільного зв'яз ку "Київстар", відкривши магаз ин, розташований за адресою: О деська область, м. АДРЕСА_1 , облаштованого вивіскою із зображенням та текстовим поз наченням "Центр мобільного з в'язку";

- після припинення дії субди лерського договору ФОП ОСО БА_1. продовжувала здійснюв ати підприємницьку діяльніс ть з продажу товарів та надан ня послуг у сфері мобільного зв'язку, що підтверджується: д овідкою Державної податково ї інспекції у місті Южному Од еської області про перебуван ня у 2005 - 2007 роках ФОП ОСОБА_1 . на обліку в Державній податк овій інспекції як підприємця , видом діяльності якого є пос луги мобільного зв'язку та оп това торгівля; копією звіту с уб'єкта підприємницької діял ьності - платника єдиного по датку - фізичної особи ОСО БА_1. за другий квартал 2007 року ;

- з вересня 2007 року ФОП ОСОБ А_1. не займалася підприємни цькою діяльністю;

- 08.12.2007 ФОП ОСОБА_1 та ФОП О СОБА_2. укладено договір оре нди, згідно з яким ФОП ОСОБА _2. отримав у користування пр иміщення магазину, розташова ного за адресою Одеська обла сть, м. АДРЕСА_1, на строк з с ічня 2007 року до 23.12.2008;

- факт продажу мобільних тел ефонів та аксесуарів до них Ф ОП ОСОБА_2. в орендов аному ним приміщенні підтвер джується актом перевірки дот римання названим підприємце м законодавства про захист п рав споживачів від 04.12.2008;

- ТОВ "Центр мобільного зв'яз ку" як ліцензіаром укладалис я ліцензійні договори з інши ми ліцензіатами на використа ння знака для товарів і послу г "Центр мобільного зв'язку" з сумою винагороди за таке вик ористання 5000 грн. на місяць.

Причиною спору зі справи ст ало питання про наявність чи відсутність у діях відповід ачів факту неправомірного ви користання позначення, що на лежить позивачеві.

Частиною першою статті 495 Ци вільного кодексу України (да лі - ЦК України) передбачено , що майновими правами інтеле ктуальної власності на торго вельну марку є: право на викор истання торговельної марки; виключне право дозволяти вик ористання торговельної марк и; виключне право перешкоджа ти неправомірному використа нню торговельної марки, в том у числі забороняти таке вико ристання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з пунктом 4 статті 16 За кону України "Про охорону пра в на знаки для товарів і послу г" (далі - Закон) використання м знака визнається: нанесенн я його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, уп аковку, в якій міститься таки й товар, вивіску, пов'язану з н им, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товар у предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесе нням знака з метою пропонува ння для продажу, пропонуванн я його для продажу, продаж, імп орт (ввезення) та експорт (виве зення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зн ак зареєстровано; застосуван ня його в діловій документац ії чи в рекламі та в мережі Інт ернет.

Знак визнається використа ним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знак а, а також у формі, що відріз няється від зареєстрованого знака лише окремими елемент ами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Попередніми судовими інст анціями у розгляді даної спр ави встановлено та відповіда чами не заперечувалося, що ос танніми неправомірно викори стовувався належний позивач еві знак для товарів і послуг у формі, в якій такий знак бул о зареєстровано.

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст атті 20 Закону будь-яке посяган ня на права власника свідоцт ва, передбачені статтею 16 цьог о Закону, в тому числі вчиненн я без згоди власника свідоцт ва дій, що потребують його зго ди, та готування до вчинення т аких дій, вважається порушен ням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідал ьність згідно з чинним закон одавством України. На вимогу власника свідоцтва таке пор ушення повинно бути припинен о, а порушник зобов'язаний в ідшкодувати власнику свідоц тва заподіяні збитки. Влас ник свідоцтва може також вим агати усунення з товару, його упаковки незаконно використ аного знака або позначення, с хожого з ним настільки, що їх м ожна сплутати, або знищенн я виготовлених зображень зна ка або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна с плутати.

З огляду на наведене Вищий г осподарський суд України пог оджується з висновком місцев ого та апеляційного господар ських судів про необхідність задоволення позовних вимог про зобов' язання ФОП ОСОБ А_1. і ФОП ОСОБА_2. припинит и використання торговельної марки позивача і про заборон у такого використання на май бутнє, а тому вважає за необхі дне судові рішення в частині наведених позовних вимог за лишити без змін.

Разом з тим, суд касаційної інстанції з'ясував, що попере дні судові інстанції розглян ули позовні вимоги про стягн ення з відповідачів сум запо діяних ТОВ "Центр мобільного зв' язку" збитків за неповно го встановлення необхідних о бставин справи та за неправи льного застосування норм мат еріального і процесуального права.

Так, у частині першій статті 432 ЦК України зазначено, що ко жна особа має право звернути ся до суду за захистом свого п рава інтелектуальної власно сті відповідно до статті 16 цьо го Кодексу.

Згідно з пунктом 8 частини д ругої статті 16 ЦК України спос обом захисту цивільних прав та інтересів може бути відшк одування збитків та інші спо соби відшкодування майнової шкоди.

За приписами згаданого пун кту 1 статті 20 Закону порушник зобов'язаний відшкодуват и власнику свідоцтва заподія ні збитки.

Крім того, частиною другою статті 432 ЦК України передбач ено, що суд у випадках та в пор ядку, встановлених законом, м оже постановити рішення, зок рема, про застосування разов ого грошового стягнення замі сть відшкодування збитків за неправомірне використ ання об'єкта права інтелекту альної власності.

Згідно з частинами першою і другою статті 22 ЦК України ос оба, якій завдано збитків у ре зультаті порушення її цивіль ного права, має право на їх від шкодування. Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пош кодженням речі, а також витра ти, які особа зробила або муси ть зробити для відновлення с вого порушеного права (реаль ні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайн их обставин, якби її право не б уло порушене (упущена вигода ).

Місцевий та апеляційний г осподарські суди у вирішенні спору зі справи виходили з то го, що: за ліцензійними догово рами, укладеними з іншими ліц ензіатами, за використання з нака для товарів та послуг "Це нтр мобільного зв' язку" поз ивач щомісяця отримував вина городу в сумі 5000 грн., тому ТОВ "Ц ентр мобільного зв' язку" не отримало від відповідачів п рибуток - з ОСОБА_2 . 40 000 грн. за використання остан нім знака протягом 8 місяців (з січня по серпень 2008 року включ но) та з ОСОБА_1. - 112 903, 23 грн. з а використання знака протяго м 22 місяців та 18 днів (з 14.10.2005 по 31.08.20 07).

Разом з тим, попередніми суд овими інстанціями не взято д о уваги, що договори, укладені позивачем як ліцензіаром з і ншими ліцензіатами (не відпо відачами у даній справі), не мо жуть свідчити про неодержанн я ТОВ "Центр мобільного зв' я зку" такого ж прибутку сам е від ФОП ОСОБА_1. та ФОП ОСОБА_2., оскільки субдиле рським договором, згідно з як им ФОП ОСОБА_1. раніше вико ристовувала знак для товарів і послуг позивача, таку плату не було передбачено взагалі .

Крім того, місцевий та апеля ційний господарські суди не звернули уваги на наведене у пункті 2 постанови Пленуму В ерховного Суду України від 27 .03.1992 № 6 "Про практику розгляду с удами цивільних справ за поз овами про відшкодування шкод и", згідно з яким, розглядаючи позови про відшкодування шко ди, суди повинні мати на увазі , що шкода, заподіяна особі і м айну громадянина або заподія на майну юридичної особи, під лягає відшкодуванню в повном у обсязі особою, яка її заподі яла, за умови, що дії останн ьої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередні й причинний зв'язок та є вина з азначеної особи.

Тому попередні судові інс танції всупереч приписам ста тті 43 ГПК України у вирішенні даного спору наведених обста вин не встановили і помилков о вважали, що дії відповідачі в, які стали підставою судово го спору з цієї справи, спричи нили необхідність стягнення "матеріального відшкодуванн я" у заявленому позивачем роз мірі.

Таким чином, місцевий та апе ляційний господарські суди у вирішенні спору в наведеній частині припустилися непра вильного застосування припи сів частини першої статті 47 ГП К України щодо прийняття суд ового рішення суддею за резу льтатами обговорення усіх об ставин справи та частини пер шої статті 43 цього Кодексу сто совно всебічного, повного і о б'єктивного розгляду в судов ому процесі всіх обставин сп рави в їх сукупності, що відпо відно до частини першої стат ті 11110 ГПК України є підставою д ля скасування оскаржуваних с удових рішень зі справи в час тині прийняття рішення про с тягнення з ФОП ОСОБА_1. 112 903, 23 грн. "матеріального відшкоду вання" та з ФОП ОСОБА_2. 40 000 гр н. "матеріального відшкодува ння".

Касаційна ж інстанція відп овідно до частини другої ста тті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати д оведеними обставини, що не бу ли встановлені у рішенні або постанові господарського су ду чи відхилені ним, вирішува ти питання про достовірність того чи іншого доказу, про пер евагу одних доказів над інши ми, збирати нові докази або до датково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа в цій частині має бути переда на на новий розгляд до суду пе ршої інстанції, під час якого необхідно встановити обстав ини, зазначені в цій постанов і, дати належну правову оцінк у всім доказам та доводам сто рін і вирішити спір відповід но до вимог закону.

Керуючись статтями 1117 - 11112 Г ПК України, Вищий господарсь кий суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги фізи чної особи - підприємця ОС ОБА_1 та фізичної особи - пі дприємця ОСОБА_2 задоволь нити частково.

2. Рішення господарського су ду Одеської області від 07.04.2009 та постанову Одеського апеляці йного господарського суду ві д 02.06.2009 зі справи № 4/165-08-4356 скасуват и, що стосується стягнення з фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 112 903, 23 грн. "матеріаль ного відшкодування" та з фізи чної особи - підприємця ОС ОБА_2 40 000 грн. "матеріального в ідшкодування".

Справу в цій частині перед ати на новий розгляд до госпо дарського суду Одеської обла сті.

3. У решті рішення господарс ького суду Одеської області від 07.04.2009 та постанову Одеськог о апеляційного господарсько го суду від 02.06.2009 зі справи № 4/165-08-43 56 залишити без змін.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Бенедис юк

Суддя Б. Львов