Ухвала

від 19.03.2018 по справі 916/488/17

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

про зупинення провадження у справі

19 березня 2018 року м. ОдесаСправа № 916/488/17 Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Аленіна О.Ю.

суддів : Богатиря К.В., Філінюка І.Г.

секретар судового засідання Кияшко Р.О.

за участю представників учасників процесу:

від ТОВ "Одеський тиждень моди" та ТОВ " Українська академія індустрії моди" - Семенюк З.І.

Представник позивача у судове засідання не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди"

на рішення господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р. (суддя Цісельський О.В., судді Лічман Л.В., Щавинська Ю.М.) вступну та резолютивну частину якого проголошено у судовому засіданні з 10:15 до 10:25 у м. Одесі, просп. Шевченка, 29. Повний текст складено 19.12.2017 р.

у справі №916/488/17

за позовом фізичної особи-підприємця Лєонтьєва Костянтина Едуардовича

до 1) товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди"

2) товариства з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди"

про стягнення 102 400, 00 грн. та зобов'язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ

У лютому 2017 р. фізична особа-підприємець Лєонтьєв Костянтин Едуардович (далі - ФОП Лєонтьєв К.Е.) звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" (далі - ТОВ "Одеський тиждень моди") та товариства з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" (далі - ТОВ "Українська академія індустрії моди"), в якій просив заборонити ТОВ "Українська академія індустрії моди" використання позначень ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг; заборонити ТОВ "Одеський тиждень моди" використання позначень ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг; заборонити ТОВ "Одеський тиждень моди" використання позначень ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на веб-сайті http://odessafashionweek.com, в тому числі і в назві зазначеного веб-сайту, доменному імені; зобов'язати ТОВ "Одеський тиждень моди" опублікувати в засобах масової інформації в той самий спосіб, зокрема на домашній сторінці веб-сайту http://odessafashionweek.com, у соціальній мережі "ВКонтакте" на головній сторінці групи ІНФОРМАЦІЯ_1 (https://vk.com/odessafashionweek), у соціальній мережі "Facebook" на головній сторінці групи ІНФОРМАЦІЯ_1 (https://www.facebook.com/odessafashionweek), у соціальній мережі "Instagram" на головній сторінці групи odessa_fashion weеk_ (https://www.instagram.com/odessa_fashion_week/), відомості стосовно порушення ТОВ "Одеський тиждень моди" прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг Лєонтьєва Костянтина Едуардовича шляхом незаконного використання у свої діяльності позначень ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 наступного змісту: "Увага! "ТОВ "Одеський тиждень моди" було порушено право інтелектуальної власності дизайнера Лєонтьева Костянтина Едуардовича та незаконно використано у своїй діяльності позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, що належать зазначеному дизайнеру Лєонтьєву Костянтину Едуардовичу"; зобов'язати засновників (учасників) ТОВ "Одеський тиждень моди" внести зміни до установчих документів ТОВ "Одеський тиждень моди" шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування ТОВ "Одеський тиждень моди" англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd; зобов'язати державного реєстратора Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" Чернегу Оксану Вікторівну внести зміни до запису від 06.05.2016 р. №15561020000058198, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування ТОВ "Одеський тиждень моди" (65031, м. Одеса, вул. Паркова, буд. 77, кв. 34, ідентифікаційний код юридичної особи 40470039) англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd; стягнути з ТОВ "Одеський тиждень моди" на користь Лєонтьєва Костянтина Едуардовича грошову компенсацію у розмірі 102 400,00 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.02.2017р. у прийнятті позовної заяви ФОП Лєонтьєва Костянтина Едуардовича в частині позовних вимог про зобов'язання засновників (учасників) ТОВ "Одеський тиждень моди" внести зміни до установчих документів ТОВ "Одеський тиждень моди" шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування ТОВ "Одеський тиждень моди" англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd та зобов'язання державного реєстратора Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" Чернегу Оксану Вікторівну внести зміни до запису від 06.05.2016 р. №15561020000058198, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування ТОВ "Одеський тиждень моди" англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd було відмовлено на підставі п.1 ч.1 ст. 62 Господарського процесуального кодексу України.

Рішенням господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р. позов задоволено частково, заборонено ТОВ "Українська академія індустрії моди" використання позначень ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг, заборонено ТОВ "Одеський тиждень моди" використання позначень ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг, заборонено ТОВ "Одеський тиждень моди" використання позначень ІНФОРМАЦІЯ_1, на веб-сайті http://odessafashionweek.com, в тому числі і в назві зазначеного веб-сайту, доменному імені, стягнуто з ТОВ "Одеський тиждень моди" на користь ФОП Лєонтьєва Костянтина Едуардовича грошову компенсацію в сумі 32 000 грн. 00 коп., стягнуто з ТОВ "Одеський тиждень моди" та ТОВ "Українська академія індустрії моди" на користь ФОП Лєонтьєва Костянтина Едуардовича витрати на оплату судового збору в сумі 5 300 грн. 00 коп., в іншій частині позову - відмовлено.

Не погодившись із даним рішенням до Одеського апеляційного господарського суду звернулось ТОВ "Одеський тиждень моди" з апеляційною скаргою в якій просить скасувати рішення господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р. по справі №916/488/17 та прийняти в справі нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 19.01.2018 р. відкрито апеляційне провадження у справі №916/488/17 за апеляційною скаргою ТОВ "Одеський тиждень моди" на рішення господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р.

27.02.2018 р. ТОВ "Одеський тиждень моди" звернулось до Одеського апеляційного господарського суду з клопотанням про призначення судового експертизи в якому просило призначити в справі судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання: 1) чи є позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, яке використовує ТОВ Одеський тиждень моди , схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152296 настільки, що їх можна сплутати? 2) чи є послуги, які надає ТОВ Одеський тиждень моди з використанням позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, такими самими або спорідненими з послугами, стосовно яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152296? 3) чи є комерційне найменування ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ Одеський тиждень моди та комерційне найменування ІНФОРМАЦІЯ_3, ФОП Леонтьєва К.В. однаковими? 4) чи можуть споживачі змішувати послуги, які надаються ТОВ Одеський тиждень моди з використанням комерційного найменування ІНФОРМАЦІЯ_1 послугами, які надаються ФОП Леонтьєвим К.В. з використанням комерційного найменування Odessa Fashion Day ? Проведення експертизи заявник просить доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, проспект Оболонський, 28-а, кв.88, м. Київ (свідоцтво міністерства юстиції України №1065 чинне до 19.02.2019 р.).

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні, посилаючись на висновки судової експертизи, в мотивувальній частині рішення дійшов висновку про необхідність заборонити ТОВ Одеський тиждень моди використання комерційного (фірмового) найменування ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі його схожості до ступеню сплутування зі знаком за свідоцтвом України № 152296, зареєстрованим для послуг 35, 40 та 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), натомість в резолютивній частині рішення, суд заборонив ТОВ Одеський тиждень моди використовувати не комерційне (фірмове) найменування, а позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 у діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів МКТП. Разом з цим, заявник вважає, що позначення та комерційне (фірмове) найменування є цілком різними об'єктами.

Так посилаючись на приписи ст.1 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг заявник зазначає, що знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто, термін позначення вживається в тексті Закону стосовно таких позначень, що фактично використовуються в якості знаків, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Однак, на відміну від знаків, позначення не є зареєстрованими. Натомість, посилаючись на приписи ч.4 ст. 159 ГК України та абз.4 п.3 ст.6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг заявник зазначає, що комерційне (фірмове) найменування є окремим від знака для товарів і послуг (торговельної марки) та позначення об'єктом інтелектуальної власності, як в розумінні Закону, так і інших нормативних актів.

Заявник зазначає, що позначення, так само, як і знак, дійсно використовується стосовно товарів та/або послуг, класифікованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). В свою чергу, комерційне (фірмове) найменування використовується юридичною особою не для вирізнення своїх товарів або послуг від товарів або послуг інших виробників (це є функцією торговельної марки (знака)), а для ідентифікації себе серед інших суб'єктів господарювання при здійсненні економічної діяльності. Тобто, на думку заявника, діяльність з використанням комерційного найменування повинна класифікуватись за класифікацією видів економічної діяльності - КВЕД, а не за МКТП, як це було зроблено судом в мотивувальній частині рішення. З наведеного, як стверджує заявник, випливає, що суд безпідставно ототожнює різні об'єкти: позначення та комерційне (фірмове) найменування. На думку заявника, це є важливим, оскільки законодавство надає власнику свідоцтва України на знак право забороняти іншій особі або використання зареєстрованого знака або використання позначення схожого до ступеню сплутування з зареєстрованим знаком. Положень про право власника зареєстрованого знака забороняти іншим особам використовувати їх комерційні (фірмові) найменування Закон не містить.

Посилаючись на приписи п.2 ч.1 ст.490 ЦК України, ч.5 ст.159 ГК України заявник зазначає, що за змістом наведених норм, лише власник комерційного найменування наділений правом забороняти використання іншій особі комерційне найменування, і єдиною підставою для цього є використання порушником тотожного комерційного найменування. Натомість, можливості заборони використання схожого комерційного найменування законодавство не надає.

Отже, на думку заявника, для повного з'ясування обставин справи необхідно встановити наступні обставини, залишені судом першої інстанції поза увагою та недосліджені у висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №100/17: наявність або відсутність схожості до ступеню сплутування між позначенням ІНФОРМАЦІЯ_1, яке використовує TOB Одеський тиждень моди , та знаком за свідоцтвом України НОМЕР_1, наявність або відсутність схожості до ступеню сплутування між позначенням ІНФОРМАЦІЯ_1, яке використовує TOB Одеський тиждень моди та знаком за свідоцтвом України НОМЕР_1, наявність або відсутність спорідненості між послугами, які надає TOB Одеський тиждень моди з використанням позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 з послугами 35, 40 та 41 класів МКТП, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1, наявність або відсутність схожості до ступеню сплутування між доменним іменем odessafashionweek.com та знаком за свідоцтвом України НОМЕР_1, наявність або відсутність однаковості (тотожності) між комерційним найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_1 TOB Одеський тиждень моди та комерційним найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП Леонтьєва К.В., можливість змішування споживачами послуг, які надаються ТОВ Одеський тиждень моди з використанням комерційного найменування ІНФОРМАЦІЯ_1 з послугами, які надаються ФОП Леонтьєвим К.В. з використанням комерційного найменування ІНФОРМАЦІЯ_3.

Заявник вважає, що для з'ясування вказаних обставин є необхідним застосування спеціальних знань в галузі інтелектуальної власності, у зв'язку з чим заявляє клопотання про призначення у справі судової експертизи.

У відзиві на апеляційну скаргу від 12.03.2018 р. позивач заперечував проти призначення у справі судової експертизи, через його необґрунтованість та з урахуванням наявності в матеріалах справи висновку судової експертизи з порушених питань.

Розглянувши у судовому засіданні від 19.03.2018 р. дане клопотання, колегія суддів визнала за можливе його задовольнити, з наступних підстав.

У відповідності до приписів ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Згідно з ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

У відповідності до п.п. 1.2.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (надалі - Інструкція), одним із основних видів експертизи є експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.5.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Рішеннями Європейського суду з прав людини у справах "Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands" від 27.10.1993 (n. 33), та "Ankerl v. Switzerland" від 23.10.1996 р. (n. 38) встановлено, що принцип рівності сторін у процесі - у розумінні "справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. Рівність засобів включає: розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять одну сторону в суттєво менш сприятливе ніж іншу сторону; фактичну змагальність; процесуальну рівність; дослідження доказів, законність методів одержання доказів; мотивування рішень.

Крім того, принцип змагальності тісно пов'язаний з принципом рівності, тоді як рівноправність сторін - один із необхідних елементів принципу змагальності, "без якого змагальність як принцип не існує". Рівноправність сторін є суттю змагальності, бо тільки через рівні можливості сторін можлива реалізація принципу змагальності.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини "Дульський проти України" від 01.06.2006 року (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Право на справедливий розгляд судом, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися в контексті Преамбули Конвенції, яка, серед іншого, проголошує верховенство права як частину спільного спадку Договірних Держав. Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який, зокрема вимагає, щоб, коли суди остаточно вирішили питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів.

Так, звертаючись із позовом до суду першої інстанції позивач ФОП Леонтьєв К.Є. свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що він є власником знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно свідоцтва НОМЕР_1 від 27.02.2012 р., який ним використовується у якості комерційного найменування при проведенні з'їзду дизайнерів під однойменною назвою. ТОВ Одеський тиждень моди , не маючи права власності на знак для товарів на послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2, використовують його в якості комерційного найменування для проведення схожих за змістом масових заходів, що на думку позивача, призводить до змішування позначень ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у споживачів та партнерів позивача і негативно впливає на його ділову репутацію. Також, ТОВ Одеський тиждень моди використовує позначення тотожне (схоже) до комерційного найменування та знака, які належать позивачу у назві домена (доменному імені, назві веб-сайту) на якому розташовано сайт зазначеного масового заходу, що також порушує прав позивача, ускладнює розрізнення зазначених масових заходів та погіршує ділову репутацію позивача. За твердженням позивача, у мережі інтернет існує інформація з приводу того, що ТОВ Одеський тиждень моди протиправно використовує для проведення своїх заходів у сфері індустрії моди позначення ІНФОРМАЦІЯ_3, яке є окремим комерційним найменуванням, під яким проводяться заходи у сфері індустрії моди, що також порушує право інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг та торгове найменування ІНФОРМАЦІЯ_3. Отже, позивач вважає, що ТОВ Одеський тиждень моди вчинило дії, що суперечать чинному законодавству, а саме допустив недобросовісну конкуренцію шляхом використання у господарській діяльності позначено, схожих на комерційне найменування, знаки для товарів та послуг, належні позивачу, що призвело та буде вподальшому призводити до змішування з діяльністю позивача.

У експертному висновку №100/17 від 08.09.2017 р. судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що був проведений на виконання ухвали господарського суду Одеської області від 30.03.2017 р., зроблено висновок, що комерційне найменування ІНФОРМАЦІЯ_1, яке використовується товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди", є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 настільки, що ці позначення можна сплутати та ввести в оману споживача. Надати відповідь на друге та трете питання, що визначені в ухвалі суду, не виявляється можливим (т.2, а.с. 20-38).

У відповідності до приписів ч.2 ст.99 ГПК України у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Частиною 2 ст. 107 ГПК України унормовано, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Колегія суддів розглянувши клопотання відповідача, дійшла висновку, що для об'єктивного та повного розгляду справи потребується призначення повторної судової експертизи, у зв'язку з наступним.

Так, на думку колегії суддів потребує повторного дослідження питання щодо використання позивачем у своїй діяльності словесного позначення ІНФОРМАЦІЯ_3, а відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_1 саме з точки зору їх написання, а саме мовою оригіналу, оскільки з наявних матеріалів справи вбачається, що як словесне позначення ІНФОРМАЦІЯ_3, що використовується позивачем, так й ІНФОРМАЦІЯ_1, що використовується відповідачем, складається з літер англійського алфавіту та використовується сторонами при наданні послуг саме у такому форматі, доказів того, що сторонами дані позначення використовуються в українському перекладі, матеріали справи не містять. Разом з цим, при проведенні експертного дослідження у висновку №100/17 від 08.09.2017 р. судовим експертами, на власний розсуд, було здійснено переклад слів Day (день) та Week (тиждень) та порівняно їх саме в перекладі на українську мову та визначаючи схожість знака для товарів і послуг із фірмовим найменуванням у розділі дослідження смислових (семантичних) ознак експерти, відповідно до тлумачного словника, визначили поняття тиждень та день та зробили висновок, зокрема, про те, що день і тиждень, семантично, є дуже близькими поняттями, оскільки тиждень складається з днів.

Крім того, колегія суддів вважає, що також підлягає з'ясуванню можливість порівняння визначених у свідоцтві НОМЕР_1 від 27.02.2012 р. індексів міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та видів діяльності товариства, що визначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Так, у відповідності до свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 27.02.2012 р., даний знак зареєстровано для послуг 35, 40, 41 класів МКТП, зокрема, створення видовищ, презентації вистав, влаштування виставок, влаштування балів, влаштування видовищ, влаштування конкурсів краси і т.д. (т.1, а.с. 28-30). Разом з цим у Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Одеський тиждень моди" (т.1, а.с. 52-56) визначено види діяльності підприємства, зокрема, КВЕД 90.01 Театральна та концертна діяльність. Визначаючи спорідненість послуг експерти у висновку №100/17 від 08.09.2017 р. дійшли висновку, що театральна та концертна діяльність , для яких використовується комерційне найменування англійською ІНФОРМАЦІЯ_1 є діяльністю з якою пов'язані послуги споріднені із послугами 40-го класу МКТП, а саме влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби , демонстрація товару та послугами 41-го класу МКТП створення видовищ , презентації вистав , влаштування виставок (культурних і навчальних), влаштування видовищ (послуги імпресаріо), влаштування конкурсів краси , для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, оскільки такі послуги є одного роду (виду) - влаштування видовищ; мають одне призначення - послуги, призначені розважати людей і влаштовувати їхнє дозвілля, тощо; мають такі ж умови та канали збуту - зали, концертні зали, засоби масової інформації (електронні видання, телебачення, радіо, преса тощо), тощо; мають широке коло споживачів.

На думку колегії суддів, при здійсненні порівняння спорідненості послуг у висновку експертів №100/17 від 08.09.2017 р., а саме зазначаючи, що вони є одного роду (виду) - влаштування видовищ; мають одне призначення - послуги, призначені розважати людей і влаштовувати їхнє дозвілля, тощо; мають такі ж умови та канали збуту - зали, концертні зали, засоби масової інформації (електронні видання, телебачення, радіо, преса тощо), тощо; мають широке коло споживачів, не було в повній мірі обґрунтовано такий висновок.

Колегія суддів вважає, що здійсненні дослідження експертами залишено поза увагою питання щодо кола споживачів, які можуть сплутати та яких можливо ввести в оману при одночасному використанні словесного позначення ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, за твердженням позивача словесне позначення ІНФОРМАЦІЯ_3 використовується ним при проведенні з'їзду дизайнерів (конференцій, показу мод), згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 встановлено індекси міжнародної класифікації товарів і послуг (Кл. 35, 40, 41), зокрема, влаштування виставок та комерційні або рекламні потреби, влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, демонстрування товарів, виготовлення хутряних виробів на замову, вишивання, створювання видовищ, презентації вистав, влаштування виставок (культурних і навчальних), влаштування балів, влаштування конкурсів краси, тощо. Відповідач стверджує, що використовує назву свого товариства (комерційне найменування) ІНФОРМАЦІЯ_1 та у відповідності до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ "Одеський тиждень моди" є театральна та концертна діяльність (КВЕД 90.01).

Сфера діяльності, у якій позивач використовує словесне позначення ІНФОРМАЦІЯ_3, а відповідач ІНФОРМАЦІЯ_1 є певним сегментом ринку, який охоплює однорідні групи потенційних покупців (споживачів) з приблизно однаковими споживчими перевагами і стереотипом поведінки.

Між тим, можливість сплутання та введення в оману не тільки будь-яких (всіх) споживачів вцілому, а споживачів, які безпосередньо споживають послуги, які надаються позивачем при проведенні заходів із назвою ІНФОРМАЦІЯ_3, а відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_1, експертами не досліджувалось.

Окрім того, судова колегія суддів відзначає, що у позові ФОП Лєонтьєв К.Е. просив, зокрема, просив заборонити відповідачам використовувати позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй діяльності.

Разом з цим, призначаючи у справі судову експертизу, суд першої інстанції в ухвалі від 30.03.2017 р. поставив на вирішення експертизи питання, зокрема, щодо схожості настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача, комерційного найменування ІНФОРМАЦІЯ_1, яке використовується товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_3, за свідоцтвом України НОМЕР_1.

Отже, з огляду на предмет позову, заперечень відповідача щодо відмінності визначень "позначення" та "комерційне найменування", колегія суддів вважає за необхідне поставити на вирішення експерту питання, яке має бути додатково вирішено при проведенні експертного дослідження.

Частиною 3 ст.99 ГПК України визначено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Проведення судової експертизи суд вважає необхідним доручити атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_2).

Витрати по оплаті проведення судової експертизи суд апеляційної інстанції покладає на товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди".

Згідно з приписами ст. 100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).

В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Статтею 103 ГПК України визначено, що експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.

У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

У відповідності до ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, призначення судом експертизи.

Керуючись статтями 99, 100, 107, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

1. Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" про призначення судової експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі судову експертизу.

3. Проведення судової експертизи доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_2).

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

1) Чи є позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, яке застосовується товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №152296?

2) Чи є комерційне найменування ІНФОРМАЦІЯ_1, яке використовується товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_3, за свідоцтвом України НОМЕР_1, яке використовується у класах 35, 40, 41 настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача?

3) Чи є комерційне найменування ІНФОРМАЦІЯ_2, що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" із схожим із комерційним найменуванням , знаком для товарів і послуг "OFD", (щодо якого рішення про реєстрацію знака було прийнято 16.06.2016р.) настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача?

4) Чи є комерційне найменування ІНФОРМАЦІЯ_3, яке використовується товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_3, за свідоцтвом України НОМЕР_1, яке використовується у класах 35, 40, 41 настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача?

5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, встановлену ст.ст.384, 385 КК України.

6. У розпорядження експерта надати матеріали справи №916/488/17.

7. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" здійснити оплату рахунку за проведення названої експертизи в 5-денний строк після одержання рахунку експерта.

8. Апеляційне провадження у справі №916/488/17 зупинити до закінчення проведення судової експертизи та/або повернення матеріалів справи №916/488/17 до Одеського апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Головуючий суддя Аленін О.Ю.

Суддя Богатир К.В.

Суддя Філінюк І.Г.