Рішення

від 03.05.2018 по справі 910/9433/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2018Справа № 910/9433/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" (відповідач 2);

про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Марченко Л. Є., представник, довіреність № 31юр-18 від 09.02.2018 р.;

Від відповідача 1:Петрова С. В., представник, довіреність № б/н від 21.08.2017 р.;

Від відповідача 2:Коломійців А.Ю., представник, довіреність № б/н від 22.05.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua; вилучити з цивільного обороту вироби "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум"), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності на промисловий зразок "Грілка гумова"; стягнути з відповідачів судовий збір у розмірі 4800,00 грн. (чотири тисячі вісімсот гривень), а також стягнути з відповідачів 4 800,00 грн. витрат по сплаті судового збору з мотивів, вказаних у позовній заяві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2017 року порушено провадження у справі № 910/9433/17, розгляд справи призначено на 06.07.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2017 року слухання справи № 910/9433/17 відкладено до 05.09.2017 року.

У судовому засіданні 05.09.2017 року було оголошено перерву до 19.09.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2017 року слухання справи № 910/9433/17 відкладено до 03.10.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2017 року призначено у справі № 910/9433/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов супровідний лист №4/1-18-38 від 18.01.2018 року разом з матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2018 року провадження у справі поновлено, вирішено справу № 910/9433/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання у справі №910/9433/17 призначено на 27.02.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2018 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/9433/17 до судового розгляду по суті 20.03.2018 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2018 року слухання справи № 910/9433/17 відкладено до 24.04.2018 року.

У судовому засіданні 24.04.2018 р. оголошено перерву у справі до 03.05.2018 р.

Представник позивача у судовому засіданні 03.05.2018 позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив позов задовольнити.

Представники від відповідача 1 та від відповідача 2 у судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у своїх письмових відзивах на позовну заяву.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

Громадянин України ОСОБА_3 є власником патенту на промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_1, що засвідчується Патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року .

30.12.2014р. між позивачем (ліцензіат) та ОСОБА_4 (лінензіар) був укладений ліцензійний договір, відповідно до умов якого останній надає ліцензіатові на строк дії цього договору виключну ліцензію на використання промислового зразка, який охороняється патентом, на території України.

Відповідно до вищевказаного договору ліцензіату надається право використовувати промисловий зразок шляхом виготовлення продукції із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такої продукції, пропонування для продажу, у тому числі через мережу Інтернет, продаж та інше введення продукції в цивільний оборот або зберігання у зазначених цілях. Ліцензіату надається право у встановленому законом порядку захищати порушені чи оспорювані права власника патенту, передбачені законом.

Позивач зазначає, що під час проведення ним моніторингу дотримання прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет на сайті http://granum.com.ua/ua/izdeliya-med- naznacheniya/catalog-medical-products/grelki-rezinovyie було виявлено факти порушення відповідачами прав інтелектуальної власності, а саме:

- факт підготовки до ввезення та самого ввезення ТОВ Біоаналіт в Україну з Китаю товару ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Грілка гумова Гранум ) виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD Company (Room No 301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China) та її реалізації;

- факт пропозиції до продажу ТОВ HBП ГРАНУМ вказаного товару (грілки гумової, у т.ч. з назвою Грілка гумова Гранум тип. А, тип Б, ємністю 1, 2 та 3 літри) через вищевказаний сайт за інтернет-адресою.

Також позивач зазначає, що ним було встановлено факт продажу грілки гумової через аптечні мережі, зокрема мережу ТОВ Пані Аптека . 11 грудня 2016 року в аптеці № 4 міста Києва ТОВ Пані Аптека позивачем була придбана грілка гумова 3л компанії Medtrue Enterprise Co., що підтверджується копією фіскального чеку № 82028 та фотографіями придбаної грілки з упаковкою.

Огрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що грілка гумова виробництва компанії Medtrue Enterprise Co.. LTD, яка ввозиться та реалізується на території України відповідачами, в т.ч. під торговельною маркою ГРАНУМ , виготовлена з використанням промислового зразку ІНФОРМАЦІЯ_1 (8 варіантів), що засвідчується Патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року. При цьому власником патенту відповідачам не передавалися права на промисловий зразок, не видавалися ліцензії та дозволи на його використання, позивачем не надавалася субліцензія. Таким чином, на думку позивача, відповідачі неправомірно використовують промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_1, що засвідчується Патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року, шляхом ввезення товару, виготовленого з використанням захищеного патентом промислового зразку та його продажу на території України.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема промислові зразки.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 156 Господарського кодексу України та п. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ч. 2 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Згідно п. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки") і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, є автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом (ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як передбачено ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України та ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок є право на його використання, виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії), виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визнаються Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України).

Використанням, зокрема, промислового зразка у сфері господарювання є, в тому числі виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону (ч. 3 ст. 156 Господарського кодексу України).

Пунктом 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Як вже зазначалося вище, позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Грілка гумова виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD, яка ввозиться та реалізується на території України відповідачами, в т.ч. під торговельною маркою ГРАНУМ , виготовлена з використанням промислового зразку ІНФОРМАЦІЯ_1, що засвідчується Патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно встановити, чи містять вироби під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1, виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD, сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1.

У судовому засіданні 03.10.2017 р. від представника відповідача 1 надійшло клопотання про призначення експертизи, у якій останній просив призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та гарантував оплату вартості вказаної експертизи.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/9433/17, ухвалою господарського суду міста Києва від 03.10.2017 р. було задоволено клопотання відповідача 1 та призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Разом з тим, позивач вимог ухвали суду від 03.10.2017 в частині оплати витрат на проведенню судової експертизи не виконав, у зв'язку з чим Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України листом № 4/1-18-38 від 18.01.2018 повернув матеріали справи № 910/9433/17 без виконання, у зв'язку з несплатою відповідачем 1 вартості проведення експертизи.

Судом було досліджено зібрані у справі докази, які свідчать про те, що виріб під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1, виробництва компанії Medtrue Enterprise Co.LTD, містить сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України України НОМЕР_1, а саме:

- корпус грілки представляє собою еластичну ємність, яка має форму прямокутника без гострих країв, різної місткості;

- поверхня грілки виконана у вигляді паралельних рифів-ребер, розміщених по діагоналі;

- горловина має форму перевернутої трапеції без гострих кутів;

- в середині горловини міститься отвір, через який здійснюється заповнення ємності та який закривається пробкою.

Відповідно до ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України та ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок є, зокрема, виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Таким чином, позивач, має виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Таким чином, на підставі зібраних у справі доказів, пояснень сторін, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу ІНФОРМАЦІЯ_1 (у т.ч. з назвою Грілка гумова Гранум ) виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. - Hongpujiezuo Mansion, 186-1, JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China) та заборону Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія ГРАНУМ здійснювати продаж виробу ІНФОРМАЦІЯ_1 (у т.ч. з назвою Грілка гумова Гранум ) будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua., є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Щодо позовної вимоги позивача про вилучення з цивільного обороту виробу ІНФОРМАЦІЯ_1 (у т.ч. з назвою Грілка гумова Гранум ), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної юності на промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_1, суд відзначає наступне.

Відповідно до п. 6.1. Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності :

Якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

Позивачем у своїх позовних вимогах про вилучення з цивільного обороту виробу ІНФОРМАЦІЯ_1 не зазначаються притаманні ознаки товару під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1, а тому виокремити їх з числа інших однорідних виробів є неможливим, у зв'язку з чим суд вважає, що вимога позивача про вилучення з цивільного обороту вироби ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволенню не підлягає.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241, 256 ГПК України

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу ІНФОРМАЦІЯ_1 (у т.ч. з назвою Грілка гумова Гранум ) виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. - Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China).

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія ГРАНУМ здійснювати продаж виробу ІНФОРМАЦІЯ_1 (у т.ч. з назвою Грілка гумова Гранум ) будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua.

4. У задоволенні іншої частини позову відмовити повністю.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" (61050, м. Харків, вул. Юріївська, буд. 17, код ЄДРПОУ 38775688) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 127, код ЄДРПОУ 35115248) 1 600 (одну тисячу шістсот) грн. судового збору.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" (61050, м. Харків, вул. Юріївська, буд. 17, код ЄДРПОУ 31557962) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 127, код ЄДРПОУ 35115248) 1 600 (одну тисячу шістсот) грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко Дата складання рішення 22.05.2018 р.