Рішення

від 07.08.2018 по справі 910/11414/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.08.2018Справа № 910/11414/17

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко Г. П.,

за участю секретаря - Бородиня В. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Києві матеріали господарської справи

за позовом Акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A) (Італія, м. Кодоньо (провінція Лоді) В'яле делль'Індустрія, 12, І-26845)

до відповідача-1: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" (61120, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 22-А, кв. 111)

до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "САРЕНТА" (61051, м. Харків, вул. Букова, 40)

про: припинення дії свідоцтв України № 197318 та № 179317 на знаки для товарів і послуг

Представники сторін:

від позивача: Голуб А.О., ( довіреність б/н від 19.06.2018 )

від відповідача 1: Потоцький М.Ю., довіреність № 2434-03/66 від 02.02.18;

Гуньковська М. Д., довіреність № 2434-03/64 від 02.02.2018;

від відповідача 2: Лончак Т.І., довіреність № 01 від 02.08.17;

від відповідача 3: Лончак Т.І., довіреність № 02 від 25.09.17.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерна компанія "МТА" (MTA S.p.A) (далі - позивач) звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" (далі - відповідач-2) про припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що дія свідоцтв України № 179317 відносно всіх товарів 09 класу за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків та № 179318 відносно всіх товарів і послуг 09, 12 та 35 класів за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок не використання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг на території України більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Відповідачі проти позову заперечують з тих підстав, що відповідні знаки використовуються іншими особами, за умови контролю з боку власника свідоцтва.

04.09.2017 Господарським судом міста Києва до участі у справі було залучено Товариство з обмеженою відповідальністю Сарента , в якості відповідача - 3, про що було винесено відповідну ухвалу.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/11414/17 відмовлено повністю у задоволенні позову.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2017 апеляційну скаргу акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A) залишено без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/11414/17 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 21.03.2018 касаційну скаргу акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A ) задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2017 зі справи № 910/11414/17 скасовано, та справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В своїй постанові від 21.03.2018 Верховний Суд зазначив, що для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям необхідно було:

- встановити фактичну наявність за свідоцтвом України № 179317 на ринку всіх товарів 9 класу МКТП та за свідоцтвом України № 179317 на ринку всіх товарів 9, 12 і всіх послуг 35 класів МКТП, маркованих ТОВ "МТА" або під його контролем торговельними марками "МТА", з можливістю їх придбання споживачами;

- з'ясувати, стосовно яких саме товарів 9, 12 та послуг 35 класів МКТП ТОВ "МТА" або під її контролем використовувало (за яких обставин) знаки для товарів і послуг "МТА" за спірними свідоцтвами України протягом спірного періоду;

- у випадку встановлення відсутності на ринку товарів (усіх або частково) 9, 12 та послуг 35 класів МКТП, щодо яких ТОВ "МТА" або ТОВ "Фетан-Трейд" під його контролем мають використовувати спірні торговельні марки "МТА", - встановити поважність причин невикористання;

- дослідити чинність та зміст положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (зокрема щодо підстав для анулювання реєстрації торговельної марки; стаття 198 названої угоди).

У новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, дати їм належну правову оцінку і залежно від встановленого вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2018 суддею Бондаренко Г.П. прийнято справу № 910/11414/17 до свого провадження, постановлено розглядати справу №910/11414/17 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 03.05.2018.

27.04.2018 від відповідача-3 через відділ діловодства суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній просив відмовити в задоволенні позову; 03.05.2018 надійшли заяви про залучення доказів до справи.

03.05.2018 від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі третьої особи (Антимонопольний комітет України), відкладення підготовчого засідання та зауваження до наданих разом з відзивом Товариством з обмеженою відповідальністю "МТА" доказів.

В підготовчому судовому засіданні 03.05.2018 судом оголошено перерву на 29.05.2018, в задоволенні клопотання про залучення третьої особи судом відмовлено.

10.05.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" (відповідач-2) надійшло клопотання про залучення доказів.

22.05.2018 від позивача надійшла відповідь на відзив, пояснення та запитання відповідачам 1 і 2 та 29.05.2018 надійшли документи для долучення їх до матеріалів справи у якості доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; задоволено клопотання позивача про продовження процесуального строку подання клопотання про письмове опитування учасників справи на підставі ст. 90 ГПК України та задоволено подане клопотання; відкладено підготовче засідання у справі на 21.06.2018; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "МТА" та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надати вичерпну відповідь на питання позивача по суті.

15.06.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" через відділ діловодства суду надійшли заперечення на відповідь позивача (в порядку ст. 167 ГПК України) та заява свідка (в порядку ст. 90 ГПК України), в якій останній надав відповіді на запитання, поставлені позивачем у клопотанні про письмове опитування свідка.

15.06.2018 від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшла заява свідка, відповідно до якої останній надав відповіді на питання позивача в порядку статті 90 ГПК України.

21.06.2018 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" надійшла заява про залучення речових доказів у справі, відповідно до якої останній додав зразки товарів, які вироблені з нанесенням знаку для товарів і послуг "МТА" безпосередньо на сам виріб та на упаковку товару.

В судовому засіданні 21.06.2018 Суд ухвали закрити підготовче провадження та перейти до розгляду справи по суті, розгляд справи по суті призначено на 24.07.2018.

Ухвалою суду від 16.07.2018 сторін у справі було повідомлено про те, що, у зв'язку з перебуванням судді Бондаренко Г. П. у відпустці, розгляд справи, призначений на 24.07.2018 не відбудеться, та про призначення розгляду справи на 07.08.2018.

06.08.2018 від позивача надійшла заява про речові докази і відсутність контролю за використанням знаків МТА.

В судове засідання 07.08.2018 сторони прибули, та надали суду усні пояснення по суті справи, в яких позивач просив позовні вимоги задовольнити, а відповідачі проти задоволення позовних вимог заперечили.

Заслухавши вступні слова сторін, з'ясувавши обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, та дослідивши в порядку, визначеному в підготовчому засіданні у справі, докази, якими вони обґрунтовуються, Суд -

ВСТАНОВИВ:

Предметом позову у даній справі є матеріально - правові вимоги позивача до відповідачів:

- достроково припинити дію виданого другому відповідачеві свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 179317 відносно усіх товарів 09 класу за Міжнародною класифікацією товарів та послуг (дата публікації: 10.12.2013);

- достроково припинити дію виданого другому відповідачеві свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 179318 відносно усіх товарів та послуг 09, 12 та 35 класів за Міжнародною класифікацією товарів та послуг (дата публікації: 10.12.2013);

- зобов'язати першого відповідача здійснити офіційну публікацію про дострокове припинення дії зазначених свідоцтв другого відповідача.

Предметом спору у даній справі є питання щодо наявності або відсутності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 179317 на словесний знак для товарів і послуг " ", зареєстрований для товарів 09 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві, та свідоцтва України № 179318 на комбінований знак для товарів і послуг " ", зареєстрований для товарів 09, 12 та 35 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві.

Як підтверджено матеріалами справи, відповідачу-2 видано свідоцтво України № 179317 на словесний знак для товарів і послуг " ", зареєстрований для товарів 09 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві, (заявка № m201218574, подана 26.10.2012). Також, відповідачу-2 видано свідоцтво України № 179318 на комбінований знак для товарів і послуг , зареєстрований для товарів 09, 12 та 35 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві, (заявка № m201218577, подана 26.10.2012).

До 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг відносяться: Апарати електричні для дистанційного запалення; вимірювальні давачі; вимірювальні пристрої; електричні та електронні прилади та інструменти для автомобілів, що належать до 9 класу; електричні та електронні прилади та інструменти для автомобілів, що належать до 9 класу; електричні прилади безпеки, що належать до 9 класу; індикатори (покажчики та реєстратори) тиску; запобіжники перенапруги; індикатори для автомобілів; в тому числі: індикатори анти блокувальної системи; температури; рівня охолоджувальної рідини; увімкнення вентилятора; тиску мастила; датчики складу викидних газів для автомобілів; датчики масових витрат повітря для автомобілів; датчики положення дросельної заслінки для автомобілів; датчики положення колінчатого та розподільчого валів для автомобілів; датчики покажчиків рівня палива для автомобілів; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі електричні; кабелі (жильники) електричні ; кабелепроводи (жильнокопроводи) електричні; комутаційні (перемикальні) електричні апарати для автомобілів; мідний дріт в ізоляції; муфти з'єднувальні до кабелів (жильників) електричних; перемикачі; перемикальні щити; передавачі електронних сигналів; покажчики кількості; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики в автомобілях; прилади для перевіряння швидкості автомобіля; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; регулятори напруги до автомобілів; редуктори (електричні); світло променеві електронні покажчики; термостати до автомобілів; тис коміри.

До 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг відносяться:автомобільні капоти; автомобільні кузови; автомобільні шасі; автомобільні шини; автопокришки; автопричепи житлові; агрегати тягові до автомобілів; амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; амортизатори (ударопоглиначі) підвісок до автомобілів; амортизатори (ударопоглиначі) пружинні для автомобілів; бампери (буфери) автомобілів; бандажі маточин коліс; безпечні крісла для дітей до автомобілів; вікна до автомобілів; вітрове (переднє) скло до автомобілів; гальма до автомобілів; гальмові колодки до автомобілів; гальмові накладки до автомобілів; гальмові підкладні до автомобілів; гальмові сегменти до автомобілів; гідравлічні системи до автомобілів; двері до автомобілів; двигуни до автомобілів; деталі, вузли, агрегати та приналежності до автомобілів, що належать до 12 класу; дзеркала заднього виду; диски коліс автомобілів; електродвигуни до автомобілів; звукові сигнали до автомобілів; зчеплення до автомобілів; шестерні коробок перемикання передач до автомобілів; керма (рулі, стерна); клапани до шин автомобілів; коробки передавальні до автомобілів; крісла до автомобілів; ланцюги протиковзові; муфти до колісних шпиць; муфти зчіплювання до автомобілів; ободи коліс автомобілів; осі автомобілів; осьові шийки; очисники вітрового (переднього) скла; передавальні вали до автомобілів; передавальні ланцюги до автомобілів; перетворювачі крутильного моменту до автомобілів; підголівники до крісел автомобілів; повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); покажчики повертання до автомобілів; прив'язі безпеки до крісел автомобілів; проти грязьовики (щитки проти грязьові); протизасліпові пристрої для автомобілів; протиковзові пристрої до шин автомобілів; протикрадіжні пристрої до автомобілів; редуктори до автомобілів; ресори до автомобілів; рушійні механізми до автомобілів; сигнальні пристрої заднього ходу до автомобілів; трансмісії (передавачі) до автомобілів; тяги сполучальні (єднальні) до автомобілів; крім деталей двигунів; ходові частини автомобілів; чохли на запасні колеса; чохли на крісла автомобілів; чохли для автомобілів; шатуни (гонки) до автомобілів, крім деталей двигунів; шестерні до автомобілів.

До 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг відносяться: вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; досліджування ринкове; демонстрування товарів, в тому числі: автомобілів та деталей, вузлів, агрегатів і приналежностей до них, у торгівельних місцях, у тому числі: у супермаркетах, маркетах, магазинах, крамницях, на ринках; імпортно - експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; надавання консультаційних та маркетингових послуг, що належать до 35 клас, з питань реалізації автомобілів та деталей, вузлів, агрегатів і приналежностей до них через мережу маркетів, супермаркетів, магазинів, крамниць; послуги з постачання для інших (закуповування товарів, переважно деталей, вузлів, агрегатів і приналежностей до автомобілів, та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представлення продуктів, переважно автомобілівта деталей, вузлів, агрегатів і приналежностей до них через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту деталей, вузлів, агрегатів і приналежностей до автомобілів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в мережі інтернет на веб - сторінках і на веб сайтах інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг; сприяння продажеві (посередництво).

Водночас позивач є власником міжнародних реєстраційних позначень:

№ 358076 (від 16.IV.1969) для товарів 06, 08, 09 та 12 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг;

№ 871148 (від 04.ХІ.2005) для товарів 12 класу за Міжнародною класифікацією товарів та послуг;

№ 913867 (від 23.ХІ.2006) для товарів 09 класу за Міжнародною класифікацією товарів та послуг;

При цьому, України не має серед країн на які розповсюджена дія вказаних міжнародних реєстрацій (п. 834 відомостей).

29.03.2013 компанією МТА (MTA S.p.A) було подане до Всесвітньої організації інтелектуальної власності заяву про територіальне розширення заявки на міжнародну реєстрацію № 913867 знака для товарів і послуг . Серед країн, обраних заявником для територіального розширення міжнародної реєстрації вищезгаданого знака, була вказана України (UA).

06.11.2013 відповідачем - 2 було подано протест, яким він заперечив проти надання правової охорони вказаному позначенню згідно міжнародної реєстрації № 913867 відносно всього заявленого переліку товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, у зв'язку із невідповідністю позначення умовам надання правової охорони, визначеним ч. 3 ст. 6 закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , оскільки позначення є тотожнім з раніше заявленим на реєстрацію в Україні знаком щодо таких самих та споріднених товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (свідоцтво України № 179318 на комбінований знак для товарів і послуг " ", зареєстрований для товарів 09, 12 та 35 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві).

За результатами експертизи знака за міжнародною реєстрацією № 913867 28.01.2015 було прийняте остаточне рішення, на підставі заперечення відповідача - 2, про відмову компанії МТА (MTA S.p.A) в наданні охорони знаку для всіх товарів і послуг на території України.

Позивач вказує, що: (1) інформація про початок виробництва чи використання знаків за свідоцтвами України № 179317 та № 179318 відсутня; (2) пошук "інформації за торгівельною маркою власною назвою чи письмовим позначенням …" не виявив "відповідностей за позначеннями МТА (латиницею та кирилицею) …" в реєстрі асоціації "ДжіЕсl Україна" (в період з лютого 2014 по лютий 2017), що вказує на те, що відповідач-2 в даний період не звертався для одержання штрих-коду для власної продукції; (3) додаткове підтвердження не використання відповідачем-2 вказаних вище свідоцтв, вбачається із інформаційної довідки Товариства з обмеженою відповідальністю "А.Б.М.Ризик-Інформ" за результатами аналізу інформації про відповідача-2 у відкритих джерелах, а також результатів власних досліджень позивача; (4) негативним виявився результат пошуку в Державному реєстрі свідоцтв України інформації щодо ліцензій на використання знаків за Свідоцтвами; (5) відповідач - 2 копіює та імітує об'єкти інтелектуальної власності позивача, і не тільки; (6) з боку відповідача - 2 відсутній контроль за використанням знаків та .

Вказані обставини на думку позивача засвідчують не використання відповідачем - 2 знаків за Свідоцтвами щонайменше протягом трьох років від дати публікації відомостей про їх видачу - 10.12.2013.

Відповідач-2, заперечуючи проти позовних вимог, стверджує що ним здійснювався контроль за використанням спірних знаків для товарів і послуг третіми особами, зокрема, на підставі наданих дозволів (ліцензії) відповідним особам.

В якості речових доказів по справі відповідачем - 2 були надані суду товари марковані знаками та/або , а саме: коробка запобіжників mini fuses 15A; коробка запобіжників mini fuses 25A; автомобільні лампи W3W 1 коробка, що містить 10 шт; автомобільні лампи W1,2W 1 коробка, що містить 10 шт; автомобільні лампи W5W 1 коробка, що містить 10 шт; датчик включення заднього ходу; кульова опора; важіль склоочисника; шланг гальмівний передній; головний тормозний циліндр; шарнір рівних кутових швидкостей (зовнішній); насос паливний електричний; моторедуктор склоочисника; ступиця переднього колеса; колодки гальмівні переднього колеса. На вказаних товарах міститься інформація стосовно відповідальної особи за прийняття претензій "ТОВ "МТА", тел.: +38 (057) 341-10-15".

Відповідач - 2, у відзиві на позовну заяву зазначає, що використовує торгові марки не самостійно, а шляхом укладення ліцензійних договорів з іншими підприємствами.

Так, між відповідачем - 2 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фетан - Трейд був укладений ліцензійний договір № 3 про надання права на використання знаків для товарів та послуг від 01.04.2016, за яким надавалася невиключна ліцензія на використання знаків для товарів і послуг, зокрема і та .

Товари, марковані знаком для товарів і послуг "МТА", реалізовувалися на території України, про що свідчить видаткова накладна Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕТАН-ТРЕЙД" від 05.08.2016 № 253, яка наявна в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Аналогічний договір, а саме ліцензійний договір № 4 про надання прав на використання знака для товарів та послуг від 01.11.2016, був укладений відповідачем - 2 з Товариством з обмеженою відповідальністю Кламп .

Товари марковані знаком для товарів і послуг МТА реалізовувалися Товариством з обмеженою відповідальністю Кламп на території України, про що свідчать: видаткові накладні № 5887 від 20.12.2016, № 306 від 16.01.2017, № 2524 від 18.04.2017, № 5106 від 25.11.2016, засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи.

В матеріалах справи наявні також засвідчені копії актів надання послуг № 109848 від 31.12.2016, № 10281 від 31.03.2017, № 10282 від 27.04.2017 із яких вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю УАПРОМ надавало Товариству з обмеженою відповідальністю Кламп послуги з розміщення сайту на prom.ua та обробки інформації, згідно пакету послуг Вигідний терміном на 1 рік. Одночасно, із експертного висновку за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб - сторінок у мережі Інтернет від 24.05.2018 № 104/2018-ЕВ-ЦК, який наданий в матеріали справи позивачем, вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю УАПРОМ є хостинг - провайдером веб-сайту prom.ua. На локації зазначеного сайту розміщена інформація та здійснюється продаж товарів під торговою маркою "МТА", що підтверджується скрін - шотами відповідних сторінок (https://kron-avto.prom.ua).

З метою заборони іншим особам використання знаків для товарів і послуг відповідачем-2 було внесено відомості до переліку об'єктів інтелектуальної власності, включених до митного реєстру. Як вбачається з виписки до митного реєстру з номерами 3135 та 3136 внесені спірні знаки для товарів і послуг № 179317 та 179318.

Згідно з відомостями основного реєстратора доменних імен в Україні Imena.ua (Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"), відповідач-2 виступав реєстрантом доменного імені mta.ua в період з 09.02.2015 по 07.07.2015, що підтверджується листом від 21.08.2017 № 667, який наявний в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приходить до висновку, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України), право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 420 ЦК України торговельні марки (знаки для товарів і послуг) віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності.

Торгівельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 493 ЦК України, право інтелектуальної власності на торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

У відповідності до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з п.4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), вчинена 21 . 03.2014 та 27.06 . 2014 в м. Брюсселі.

Стаття 157 Угоди про асоціацію визначає, що цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання , не беруться уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Торговельна марка також підлягає анулюванню , якщо після дати її реєстрації: a) внаслідок дій або бездіяльності власника вона стала загальновживаною як позначення в обігу товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована; b) внаслідок використання торговельної марки її власником або з його дозволу для товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, є ймовірність введення в оману споживача, особливо щодо характеру, якості або географічного походження цих товарів чи послуг.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі статтею 10 Цивільного кодексу України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України" (далі - Закон про міжнародні договори).

Стаття 19 Закону про міжнародні договори встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічне положення міститься у статті 3 Закону: якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Статтею 486 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони повинні ратифікувати або затвердити цю Угоду відповідно до власних процедур. Ратифікаційні грамоти або документи про затвердження здаються на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження (пункт 2). Незалежно від пункту 2, Україна і Європейський Союз домовилися тимчасово застосовувати цю Угоду в частині, яка визначена Європейським Союзом, як це передбачено пунктом 4 цієї статті, та відповідно до своїх відповідних внутрішньодержавних процедур і чинного законодавства (пункт 3).

Тимчасове застосування набирає чинності з першого дня другого місяця, що настає після дати отримання Депозитарієм такого:

- повідомлення, надіслане Європейським Союзом, про закінчення виконання процедур, необхідних для цієї мети, із зазначенням частин Угоди, які будуть застосовуватися тимчасово; а також

- здачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти відповідно до своїх процедур та чинного законодавства (пункт 4).

Для цілей відповідних положень цієї Угоди, в тому числі відповідних Додатків і Протоколів, будь-яке посилання у таких положеннях на "дату набрання чинності цією Угодою" необхідно розуміти як "дату, з якої ця Угода застосовується тимчасово" відповідно до пункту 3 цієї статті.

Угода про асоціацію була підписана 27.06.2014, ратифікована Україною 16.09.2014 та набрала чинності у повному обсязі 01.09.2017. При цьому, з 01.11.2014 тимчасово застосовуються розділи І, ІІ, ІІІ, частково розділ V, частково розділ VІІ, додаток ХХVІ, частково додаток ХХVІІ, додатки ХХVІІІ - ХХХІ, частково додаток ХХХІІ, додатки ХХХІІІ - ХХХVІ, ХХХVІІІ - ХLI, XLIII та XLIV, а також Протокол ІІІ, а з 01.01.2016 тимчасово застосовується розділ ІV.

Стаття 198 Угоди про асоціацію міститься в підрозділі 2 "Торгівельні марки Частини 2 Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності глави 9 Інтелектуальна власність Розділу ІV Торгівля і питання пов'язані з торгівлею зазначеної угоди.

Враховуючи, що розділ ІV Угоди про асоціацію тимчасово застосовується з 01.01.2016, приймаючи до уваги положення ст. 486 Угоди про асоціацію, до даних правовідносин застосовуються положення ст. 198 Угоди про асоціацію. Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше п'яти років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви до суду (13.07.2017) та на даний час в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

У пункті 71 Постанови № 12 роз'яснено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Проте, судом встановлено фактичну наявність за свідоцтвом України № 179317 на ринку всіх товарів 9 класу МКТП та за свідоцтвом України № 179317 на ринку всіх товарів 9, 12 і всіх послуг 35 класів МКТП, маркованих під контролем ТОВ "МТА" торговельними марками "МТА", з можливістю їх придбання споживачами. Відповідачем-2 здійснювався контроль за використанням спірних знаків для товарів і послуг третіми особами, зокрема, на підставі наданих дозволів (ліцензій) відповідним особам.

Так, судом встановлено, що між відповідачем - 2 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фетан - Трейд був укладений ліцензійний договір № 3 про надання права на використання знаків для товарів та послуг від 01.04.2016, за яким надавалася невиключна ліцензія на використання знаків для товарів і послуг, зокрема і та , товари марковані знаком для товарів і послуг МТА реалізовувалися на території України Товариством з обмеженою відповідальністю Фетан - Трейд , докази чого наявні в матеріалах справи. Аналогічний договір, ліцензійний договір № 4 про надання прав на використання знака для товарів та послуг від 01.11.2016, був укладений відповідачем - 2 з Товариством з обмеженою відповідальністю Кламп , товари марковані знаком для товарів і послуг МТА реалізовувалися Товариством з обмеженою відповідальністю Кламп на території України, докази чого також наявні в матеріалах справи. З метою заборони іншим особам використання знаків для товарів і послуг відповідачем-2 було внесено відомості до переліку об'єктів інтелектуальної власності, включених до митного реєстру. Відповідач-2 виступав реєстрантом доменного імені mta.ua в період з 09.02.2015 по 07.07.2015, що підтверджується матеріалами справи. Також, в якості речових доказів по справі відповідачем - 2 були надані суду товари марковані знаками та/або , і на вказаних товарах міститься інформація стосовно відповідальної особи за прийняття претензій "ТОВ "МТА", тел.: +38 (057) 341-10-15".

Відповідач - 2 надав суду докази щодо наступного переліку товарів:

- 9 клас Міжнародної класифікації товарів та послуг (свідоцтва № 179318 та № 179317): вимірювальні давачі - датчик мастила - https://kron-avto.prom.ua/р693693826-datchik-avarijnogo-davleniya.html, видаткова накладна № 306 від 16.01.2017; електричні та електронні прилади та інструменти для автомобілів, що належать до 9 класу - автомобільний електричний насос для накачування коліс - https://kron-avto.prom.ua/р693690575-kompressor-avtomobilnyj-odnoporshnevoj.html, видаткова накладна № 5106 від 25.11.2016; запобіжники від перенапруги - запобіжники електричні - зразки товарів, видаткова накладна № 253 від 05.08.2016, https://kron-avto.prom.ua/р491548005-predohraniteli-ploskie-evro.html, https://kron-avto.prom.ua/р49154927-predohraniteli-ploskie-evro.html; індикатори для автомобілів, в тому числі: індикатори анти блокувальної системи, температури, рівні охолоджувальної рідини, увімкнення вентилятора, тиску мастила - лампи - зразки товарів;

- 12 клас Міжнародної класифікації товарів та послуг (свідоцтво № 179318): гальма до автомобілів - гальмівна системи (диск гальмівний) - https://kron-avto.prom.ua/р693709263-disk-tormoznoj-perednij.html, видаткова накладна № 2524 від 18.04.2017; гальмівні колодки до автомобілів - колодки гальмівні, клодки гальмівні переднього колеса (упаковка 4 шт) - https://kron-avto.prom.ua/р693711618-kolodka-diskovogo-tormoza.html, https://kron-avto.prom.ua/р693717497-kolodka-zadnego-tormoza.html, видаткова накладна № 2524 від 18.04.2017, зразки товарів; гальмові накладки до автомобілів - накладки фрикційні на гальмові колодки - https://kron-avto.prom.ua/р693711618-kolodka-diskovogo-tormoza.html, https://kron-avto.prom.ua/р693717497-kolodka-zadnego-tormoza.html, видаткова накладна № 2524 від 18.04.2017; електродвигуни до автомобілів - двигун опалення скло - очищувача, насос паливний електричний, фоторедуктор склоочисника - https://kron-avto.prom.ua/р693722779-ventilyator-otopitelya-motor.html, зразки товарів; зчеплення до автомобілів - диск зчеплення ведений - https://kron-avto.prom.ua/р693727687-disk-stsepleniya-vedomyj.html, видаткова накладна № 5887 від 20.12.2016; очисники вітрового (переднього) скла - щітка скло - очищувача - https://kron-avto.prom.ua/р693735282-schetka-stekloochistitelya-beskarkasnaya.html; ходові частини автомобілів - амортизатор, пружина підвіски - https://kron-avto.prom.ua/р693813863-amortizator-zadnij-chevrolet.html, https://kron-avto.prom.ua/р693818295-pruzhina-zadnej-podveski.html, видаткова накладна № 2524 від 18.04.2017; сигнальні пристрої заднього ходу до автомобілів - датчик включення заднього ходу - зразки товарів; деталі, вузли, агрегати та приналежності до автомобілів - кульова опора, шарнір рівних кутових швидкостей (зовнішній), ступиця переднього колеса - зразки товарів; очисники вітрового скла - важіль склоочисника - зразки товарів; гальмові сегменти до автомобілів - шланг гальмівний передній, головний тормозний циліндр - зразки товарів;

- 35 клас Міжнародної класифікації товарів та послуг (свідоцтво № 179318): демонстрування, в тому числі: автомобілів та деталей, вузлів, агрегатів і приналежностей до них, у торгівельних місцях, в тому числі: у супермаркетах, маркетах, магазинах, крамницях, на ринках - https://kron-avto.prom.ua/рroduct_list?bss0=27880; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу - https://kron-avto.prom.ua/рroduct_list?bss0=27880; рекламування - https://kron-avto.prom.ua/рroduct_list?bss0=27880; рекламування через комп'ютерну мережу - https://kron-avto.prom.ua/рroduct_list?bss0=27880; розміщування в мереі інтернет на веб - сторінках і на веб - сайиах інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг - https://kron-avto.prom.ua/рroduct_list?bss0=27880.

Суд відхиляє подані позивачем докази щодо невикористання відповідачем-2 спірних свідоцтв України з огляду на наступне.

Довідка від 03.07.2017 про результати пошуку у системі google, який не дав результатів не може бути визнаний належним та допустимим доказом, оскільки пошук у мережі Інтернет має свою специфіку, зокрема, є можливість обмеження критеріїв пошуку та запиту серед інтернет-ресурсів, може бути викликано суб'єктивною позицією позивача та його зацікавленістю в результатах пошуку.

В матеріалах справи міститься лист Товариства з обмеженою відповідальністю "АТ-Інжинірінг", про те, що останньому невідоме підприємство відповідача-2 на ринку продажу автозапчастин. Однак, як зазначено в позові, Товариство з обмеженою відповідальністю "АТ-Інжинірінг" є офіційним представником позивача, тобто зацікавленою особою.

Довідка Товариства з обмеженою відповідальністю компанія "Invest-Consult Park" від 27.02.2017, що в наявних на 27.02.2017 в реєстрі асоціації "ДжіЕсі Україна" описах та назвах товарних позицій відсутні позначення МТА спростовується тим, що жодним законодавчим або нормативним правовим актом України не встановлено обов'язкової вимоги щодо штрихового кодування всіх товарів, які реалізуються в Україні. Відтак, довідка про відсутність отриманих штрих-кодів може свідчити лише про те, що не отримувалися штрихові коди, а не про факт відсутності продажу товарів з використанням спірних знаків для товарів і послуг під контролем відповідача-2.

Що стосується доводів позивача про імітування відповідачем - 2 його знаків, порушення відповідачем - 2 конкурентного законодавства та ймовірність введення в оману споживача, особливо щодо характеру, якості або географічного походження цих товарів чи послуг. В п. 58 Постанови № 12 роз'яснено, що особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в його захисті (навіть в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідній знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом. З огляду на викладене, за відсутності в матеріалах справи доказів визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 179317 та № 179318 , відповідні доводи позивача відхиляються судом, як необґрунтовані, адже міжнародна реєстрація знаків позивача не розповсюджується на територію України, в той час як відповідачу - 2, 3 в Україні надається охорона на знаки визначені в свідоцтвах України на знак для товарів і послуг № 179317 та № 179318 з моменту подачі відповідних заявок, а саме з 26.10.2012 року.

Доводи позивача щодо відсутності з боку відповідача - 2 контролю за використанням знаків та спростовані матеріалами справи та наявними в них речовими доказами.

Щодо інших доводів позивача суд зазначає, що у рішенні Суду у справі "Трофимчук проти України" № 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен із доводів сторін.

Враховуючи вищевикладене, оцінюючи докази у справі в їх сукупності, законодавство, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є необґрунтованими, недоведеними належними доказами та такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати по оплаті судового збору покладаються на позивача, з огляду на відмові у задоволенні позовних вимог.

Згідно з ч. 3 ст. 95 ГПК України речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі, після набрання рішенням суду законної сили, відповідно наявні в матеріалах справи речові докази підлягають поверненню особам, від яких вони були одержані, після набрання рішенням суду законної сили.

На підставі викладеного та керуючись ст. 33, 43, 49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову Акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A) (Італія, м. Кодоньо (провінція Лоді) В'яле делль'Індустрія, 12, І-26845) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596), Товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" (61120, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 22-А, кв. 111; ідентифікаційний код 38383728) та Товариства з обмеженою відповідальністю "САРЕНТА" (61051, м. Харків, вул. Букова, 40; ідентифікаційний код 37999172) про припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відмовити.

2. Після набрання рішенням суду законної сили, повернути наявні в матеріалах справи речові докази особам (представнику відповідача-2 та відповідача-3), від яких вони були одержані.

3. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата складення повного судового рішення: 27.08.2018.

Суддя Бондаренко Г.П