Ухвала

від 24.05.2019 по справі 910/23497/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про призначення експертизи та зупинення провадження у справі

м. Київ

24.05.2019Справа № 910/23497/17

Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання Лемішко Д.А.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Селтон" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкон Технолоджиз" про зобов`язання вчинити дії.

Представники сторін:

від позивача:Чорний О.А. - представник за довіреністю; від відповідача:Гринюк В.Г. - представник за довіреністю; Яким`як О.В. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селтон" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкон Технолоджиз" про:

- визнання неправомірними дій відповідача з використання Технічних умов ТОВ "Селтон" - ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" при створенні ТУ У 28.2-40257936-001:2017 "Фільтри-поглиначі";

- заборону вчиняти будь-які дії, спрямовані на використання будь-яким чином Технічних умов ТОВ "Селтон" ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС", у тому числі їх відтворення, створення, погодження і реєстрацію на їх основі інших Технічних умов, а також виготовлення з використанням таких Технічних умов продукції, її реалізацію, ввезення на митну територію України, та інше передбачене законодавством України використання, а також здавання в майновий найм, прокат, транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг примірників товарів.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що має місце повне використання твору ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС", розробленого ТОВ "Селтон" при начебто створенні відповідачем ТУ У 28.2-40257936-001:2017 "Фільтри-поглиначі".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2018 відкрито провадження у справі.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 02.03.2018 призначено в справі № 910/23497/17 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження в справі до повернення матеріалів справи до суду після проведення Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Оскільки 27.02.2019 року через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшов висновок № 097/18 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження у справі № 910/23497/17 та призначення до розгляду у судовому засіданні.

10.04.2019 відповідачем подано відзив на позовну заяву з урахуванням висновку експерта та клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з неможливістю представника прибути в судове засідання.

Судом встановлено, що позивач не виконав вимог ухвали суду від 26.03.2019 та не надав пояснень з урахуванням висновку експерта.

З метою усунення порушення прав та інтересів сторін, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України відклав підготовче судове засідання на 10.05.2019 та продовжив строк на тридцять днів.

18.04.2019 позивачем подано заяву в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

07.05.2019 до суду надійшло клопотання відповідача про долучення до матеріалів справи Рецензії на висновок експерта № 097/18 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2019.

13.05.2019 позивачем на виконання вимог суду подано пояснення з урахуванням висновку експертів від 04.06.2018 № 02-05/2018.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 10.05.2019 представник позивача наполягав на задоволенні заявленого позову та на заяві про вжиття заходів забезпечення позову, надав усні пояснення по справі.

Представники відповідача, у свою чергу, проти позову та вжиття заходів забезпечення заперечували. Усно звернулися до суду з клопотанням про виклик в судове засідання з метою опитування експертів, які склали висновок та рецензію. У тому числі, представники відповідача усно висловили думку стосовно можливості призначити у справі повторну судову експертизу.

Суд дійшов висновку про необхідність надання сторонам додаткового часу для письмового оформлення заяв і клопотань про виклик експертів та призначення повторної експертизи.

Крім того, у підготовчому судовому засіданні 10.05.2019 було вирішено заяву позивача про забезпечення позову та вирішено відмовити в її задоволенні, про що вказано у відповідній ухвалі суду.

З метою усунення порушення прав та інтересів сторін, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України вирішив відкласти судове засідання на 24.05.2019.

14.05.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем подані клопотання про виклик в судове засідання патентного повіреного України Прохорова -Лукіна Григорія Вікторовича та патентного повіреного України Андрєєвої Альони Вікторівни.

Крім того, відповідач звернувся до суду з клопотанням про видачу копії технічного запису судового засідання 10.05.2019.

21.05.2019 відповідачем подано попередній орієнтовний розрахунок витрат по справі, письмові пояснення та клопотання про призначення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Позивач, у свою чергу, звернувся до суду з письмовими поясненнями стосовно долученої до матеріалів справи рецензії та висновку експерта. Просив суд не приймати вказані документи до розгляду, оскільки вони не є належними та допустимими доказами.

Крім того, 24.05.2019 позивачем подано клопотання відповідно до якого ТОВ "Селтон" просить про виклик до суду експерта, який склав експертний висновок № 097/18 від 20.02.2019 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 24.05.2019 представник позивача наполягав заперечував проти виклику патентних повірених та заперечив стосовно призначення в справі повторної експертизи.

Представник відповідача, у свою чергу, надав пояснення стосовно необхідності задоволення заявлених ним клопотань та просив суд призначити повторну судову експертизу.

Відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, таким засобом як висновок експерта.

Статтею 104 ГПК України передбачено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами встановленими статтею 86 цього кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Стаття 214 ГПК України містить норми про дослідження висновку експерта, відповідно до яких для роз`яснення і доповнення висновку експерт може бути викликаний в суд і йому можуть бути поставлені питання щодо наданого ним висновку. Процедура допиту експерта в суді також передбачена

Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України визначаються судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи.

Стаття 34 Конституції України кожному гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Здійснення цих прав може бути обмежене законом для (…) захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Інститут рецензування висновків судових експертів є інструментом внутрішньої процедури перевірки якості та обґрунтованості висновків, що подаються з метою отримання та підтвердження кваліфікації судового експерта. Процедура зазначеного рецензування чітко регламентована підзаконним актом, а саме Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 (далі - Порядок). Метою рецензування висновків судових експертів згідно з пунктом 2 Порядку є "вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків". Отже, процедура рецензування висновків експертів не має за мету вплинути на його оцінку в судовому процесі. Порядок не передбачає надання рецензії на висновок експерта на розгляд суду чи інших учасників судового процесу.

Особа, що складає рецензії за власною ініціативою або на замовлення сторін судового процесу (позивач, відповідач, представники позивача чи відповідача, треті особи) не несе жодної відповідальності за свої міркування з приводу оцінки висновку експерта, його правильності та обґрунтованості. Рецензент, не може бути також залучений як спеціаліст, оскільки відповідно до статті 71 ГПКУ, спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов`язаних із застосуванням таких технічних засобів. Отже, спеціаліст не може надавати суду допомогу в оцінюванні доказів у справі.

Відповідно до статей 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, з огляду на наведені вище обставини, суд дійшов висновку, що заяви позивача про не прийняття до розгляду наданого відповідачем висновку експерта та рецензії будуть вирішені під час судового процесу.

Під час розгляду справи також враховано, що суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"). У відповідності до приписів ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

Відповідно до ст. 114 Господарського процесуального кодексу України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.

Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальних дій, та відповідає завданню господарського судочинства.

Надавши оцінку доводам та доказам сторін, розглянувши клопотання відповідача про призначення в справі повторної експертизи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Згідно з ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до пункту 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання , що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Пунктом 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" визначено, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Однак, у клопотанні про призначення експертизи від 21.05.2019 відповідачем наведено інший перелік питань, який відрізняється від викладених в ухвалі суду від 02.03.2018. З огляду на вказані обставини, мова йде про призначення не повторної, а додаткової експертизи.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до Ухвали Господарського суду міста Києва від 02.03.2018 року на вирішення експертизи було поставлено такі питання:

- Чи мають Технічні умови ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" ознаки об`єкта авторського права?

- Чи мало місце використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Юкон Технолоджиз" твору: ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" (або його частина, яка може використовуватися самостійно), розробленого ТОВ "Селтон", при створенні твору технічного характеру ТУ У 28.2-40257936-001:2017 "Фільтри-поглиначі"?

- Чи є об`єкт дослідження ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

- Чи містить у собі ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об`єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

- Чи є твір ТУ У 28.2-40257936-001:2017 "Фільтри-поглиначі" переробкою твору ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" ? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?

Відповідно до пункту 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), додатковою є експертиза , якщо для вирішення питань щодо об`єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об`єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

У матеріалах справи наявні два експертні висновки (судової експертизи та проведеної на замовлення учасника процесу), які є кардинально протилежними.

З метою дослідження всіх обставин справи, дотримання прав та інтересів учасників процесу, суд вважає за необхідне призначити в справі додаткову експертизу з метою вирішення суперечностей, які можуть виникнути під час вирішення спору по суті.

Крім того, як вбачається з висновку експерта, складеного за результатами судової експертизи, експертом було самостійно об`єднано питання, та надано на них загальну відповідь (питання 1, 4). Також, у висновку відсутні посилання на досліджувані твори автора (розробника) ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри поглиначі АС".

Згідно з ч.1 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Положеннями ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань. Приймаючи до уваги вищевикладене, Господарський суд міста Києва вважає за необхідне виконання експертизи доручити Державному підприємству "Інформаційні судові системи" (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

Відповідно до частини 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на відповідача, як ініціатора проведення експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 104, 107, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкон Технолоджиз" про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/23497/17 додаткову судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити Державному підприємству "Інформаційні судові системи" (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи є об`єкт дослідження Технічні умови ТОВ "Селтон" ТУ 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

- Чи містить у собі об`єкт дослідження Технічні умови ТОВ "Селтон" ТУ 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об`єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

- Чи є твір Технічні умови ТОВ "Юкон Технолоджиз" ТУ 28.2-40257936-001:2017 переробкою твору Технічні умови ТОВ "Селтон" ТУ 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС"? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?

- Чи мало місце відтворення твору Технічні умови ТОВ "Селтон" ТУ 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі АС" (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору Технічні умови ТОВ "Юкон Технолоджиз" ТУ 28.2-40257936-001:2017?

5. Зобов`язати сторін надати до Господарського суду міста Києва всі первинні документи, які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставлених питань.

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Затрати на проведення експертизи покласти на відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкон Технолоджиз" (92125, м. Київ, проспект Визволителів, 5; код ЄДРПОУ 40257936).

8. Зобов`язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Ухвалу направити сторонам та Державному підприємству "Інформаційні судові системи" ( 03045 , м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

10. Провадження у справі № 910/23497/17 зупинити до повернення матеріалів справи до суду після проведення Державним підприємством "Інформаційні судові системи" додаткової судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.05.2019 року

Суддя Ю.О. Підченко