Рішення

від 22.05.2019 по справі 910/2503/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019Справа №910/2503/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Блажівської О.Є. при секретарі судового засідання Хмельовському В.О., розглянувши за правилами загального позовного провадження справу №910/2503/18

за позовом Публічного акціонерного товариства Нафтова компанія ЛУКОЙЛ (101000, Російська Федерація, Московська обл., м.Москва, Сретенський бульвар, 11, ідентифікаційний код господарювання: 7708004767)

до відповідача-1: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, Україна, м.Київ, вул.М.Грушевського, 12/2, код ЄДРПОУ: 37508596)

до відповідача-2: Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" (141200 Російська Федерація, Московська обл., м.Пушкіно, Ярославске шосе, 1, літера А)

до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" (15582, Чернігівська область, Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.10, код ЄДРПОУ: 34831883)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності, заборони та зобов`язання вчинити певні дії,-

Представники учасників справи:

від позивача: Сопільняк В.Ю., довіреність №Д-1656 від 09.04.19;

від відповідача-1: Потоцький М.Ю., довіреність №2434-03/32 від 29.01.19;

від відповідача-2: не з`явились;

від відповідача-3: не з`явились;

вільний слухач: Сопільняк О.Ю, Посвідчення адвоката №6901/10 від 05.09.18;

вільний слухач: Заборчук В.В, Паспорт №001129912 від 25.10.17.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство Нафтова компанія ЛУКОЙЛ , звернувся до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до відповідача-1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод", відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна", відповідно до якої просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014 для всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких даний знак зареєстрований;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014, стосовно всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" використовувати (виробництва, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення "LUXOIL", а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 та "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736 майнові права на які належать Публічному акціонерному товариству "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ".

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач стверджує, що він є власником зареєстрованих торговельних марок "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 від 12.05.1997 зареєстрований для товарів і послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736 від 08.09.1998 зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України був зареєстрований на Відкрите акціонерне товариство "Пушкінський завод" знак для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014, яка, на думку позивача, є схожою до ступеня змішування із торгівельними марками Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" і зареєстрована для таких самих та споріднених товарів і послуг.

Крім того, Товариством з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" виготовляються, пропонуються до продажу та продаються товари (моторні мастила), що є товарами, на думку позивача, такими самими з тими, для яких зареєстровані торговельні марки Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" та які, на думку позивача, незаконно марковані позначеннями, які є схожими до ступеня змішування із Торговельними марками останнього. А тому позивач звертається до суду за захистом прав та інтересів на Торговельні марки за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736.

Разом із позовною заявою Публічним акціонерним товариством "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" через відділ діловодства Господарського суду міста Києва було подано заяву про забезпечення позову, відповідно до якої просить суд:

- до набрання рішення суду в даній справі законної сили заборонити Відкритому акціонерному товариству "Пушкінський завод" у будь-який спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 іншим особам або відмовлятися від наведеного свідоцтва;

- до набрання рішенням суду в даній справі законної сили заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь-які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Заяву про забезпечення позову було задоволено та винесено Ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 про забезпечення позову та зустрічне забезпечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 позовну заяву прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 16.05.2018, зобов`язано позивача до 12.03.2018 надати до суду в трьох примірниках належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на російську мову копії: Ухвали Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 про відкриття провадження у справі №910/2503/18; Ухвали про забезпечення позову та зустрічне забезпечення; позовної заяви з додатками до неї; зупинено провадження у справі №910/2503/18 відповідно до п.8 ч.4 ст.229 Господарського процесуального кодексу України, повідомлено, що нотаріально посвідчена копія Ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/2503/18 від 05.03.2018, копія ухвали про забезпечення позову та зустрічне забезпечення та позовної заяви з доданими до неї документами на російській мові буде вручена в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, підписаної у місті Києві 20 березня 1992 через Арбітражний суд Московської області, що знаходиться за адресою: Москва, пр. Академіка Сахарова 18, індекс 107053.

15.03.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" надійшло клопотання про надання додаткового строку для виконання Ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 05.03.2018 для подання належним чином завірених копій перекладів Ухвали Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 про відкриття провадження у справі №910/2503/18, Ухвали про забезпечення позову та зустрічне забезпечення, позовної заяви з додатками до неї.

15.03.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" надійшла заява про виконання Ухвали Господарського суду міста Києва про вжиття заходів до забезпечення позову та зустрічного забезпечення від 05.03.2018 із підтвердженням внесення на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва 881 000,00 грн, що підтверджується платіжним документом №1154 від 14.02.2018.

28.03.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" надійшла заява про виконання Ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 05.03.2018 та подано належним чином завірені копії перекладів Ухвали Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 про відкриття провадження у справі №910/2503/18, Ухвали про забезпечення позову та зустрічне забезпечення, позовної заяви з додатками до неї.

29.03.2018 Господарським судом міста Києва було направлено судове доручення про вручення документів на адресу Арбітражного суду Московської області.

15.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна", надійшов відзив на позовну заяву.

16.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надійшов відзив на позовну заяву із проханням поновити строк для пред`явлення відзиву на позовну заяву.

18.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна", надійшов відзив на позовну заяву.

15.06.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" надійшло клопотання про залучення доказів у справі.

26.06.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод", надійшов відзив на позовну заяву та клопотання про встановлення додаткового строку на подання відзиву, зустрічного позову та доказів по справі і призначення підготовчого засідання.

27.06.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод", надійшов зустрічний позов про дострокове припинення повністю дії в Україні міжнародних реєстрацій торговельних марок №678644 та №699735.

23.07.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна", надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

30.07.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод", надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

06.08.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Арбітражного суду Московської області надійшло підтвердження про вручення Відкритому акціонерному товариству "Пушкінський завод" судових документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених, зокрема, пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Згідно з ч.3 ст.230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.08.2018 поновлено провадження у справі №910/2503/18, підготовче засідання призначено на 10.09.2018.

У зв`язку з тим, що провадження у справі №910/2503/18 було поновлено 16.08.2018 після зупинення провадження на підставі ст.228-230 Господарського процесуального кодексу України, розгляд зустрічного позову відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод", здійснювався після поновлення провадження у справі.

Розглянувши зустрічний позов відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" про дострокове припинення повністю дії в Україні міжнародних реєстрацій торговельних марок №678644 та №699735, суд Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.08.2018 зустрічну позовну заяву Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" про дострокове припинення повністю дії в Україні в міжнародних реєстрацій торговельних марок №678644 та №699735 повернув заявнику.

У підготовчому засіданні 10.09.2018 оголошено перерву до 03.10.2018.

У підготовчому засіданні 03.10.2018 представник Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 03.10.2018 оголошено перерву до 18.10.2018.

17.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" надійшли пояснення щодо необхідності призначення судової експертизи за ініціативою суду.

18.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" надійшли пояснення щодо призначення судової експертизи у справі.

18.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-2 надійшло пояснення щодо призначення судової експертизи.

Представник позивача подав відповідь на відзив ВАТ "Пушкінський завод" та пояснення на висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №3-06/2018 від 18.07.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 29.10.2018.

Судове засідання, призначене на 29.10.2018 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2018 наступне судове засідання призначено на 22.11.2018.

22.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо призначення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2018 призначено у справі №910/2503/18 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності; проведення судової експертизи доручено здійснювати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26) в особі судового експерта (судових експертів), який (які) жодним чином не був (були) задіяний (задіяні) у проведенні експертизи №003-ТТМ/17 від 16.02.2018.

21.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов висновок експертів №321/18 від 26.02.2019 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/2503/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 поновлено провадження у справі №910/2503/18, підготовче засідання у справі №910/2503/18 призначено на 24.04.2019.

24.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" надійшли письмові пояснення та заперечення на висновок експертів.

У підготовче засідання 24.04.2019 з`явилися представники позивача та відповідача-1. Представники відповідача-2 та відповідача-3 не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про час і місце проведення судового засідання були повідомленні належним чином.

У підготовчому судовому засіданні 24.04.2019 присутніми представниками сторін надано усні пояснення щодо можливості закриття підготовчого провадження та про призначення справи до розгляду по суті.

24.04.2019 Ухвалою Господарського суду міста Києва закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті, призначено судове засідання на 22.05.2019.

22.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання, призначене на 22.05.2019 з`явилися представники позивача та відповідача-1, позивач у справі просить задовольнити позовні вимоги в повному обсязі, відповідач-1 у справі просить відмовити у задоволені позову.

Відповідно до вимог статті 222 Господарського процесуального кодексу України судом під час розгляду справи здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального пристрою.

Відповідно до ст.233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

В судовому засіданні 22.05.2019 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на які посилаються учасники справи, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство Нафтова компанія ЛУКОЙЛ є власником знака для товарів і послуг:

- LUKOIL за міжнародною реєстрацією №678644 від 12.05.1997, зареєстрований для товарів і послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7 ,9, 11, 12, 14, 16,19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 та 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- LUKOIL за міжнародною реєстрацією №699736 від 08.09.1998, зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до листа Державного підприємства Український інститут промислової власності №6067/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №678644 від 12.05.1197 діє на території України у повному обсязі з 12.05.1997.

Відповідно до листа Державного підприємства Український інститут промислової власності №6066/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №699736 від 08.09.1198 діє на території України у повному обсязі з 08.09.1998.

При цьому, Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі - Відповідач-1) видано свідоцтво України №189846 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг LUXOIL для товарів 1, 3, 4, 35, 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг на ім`я Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод (далі - відповідач-2), дата подання заявки - 14.02.2013.

Крім того, позивачем зазначено, що Товариством з обмеженою відповідальністю Делфін Індастрі Україна (далі - Відповідач-3) виготовляються, пропонуються до продажу та продаються товари (моторні мастила), що є товарами, такими самими з тими, для яких зареєстровані Торговельні марки Позивача та які незаконно марковані позначеннями, які є схожими до ступеня змішування із Торговельними марками Позивача.

Враховуючи викладене, позовні вимоги позивача полягають у незаконному використанні Торговельної марки Відповідачем-3 (що може призвести до введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги), а також в тому, що на ім`я Відповідача-2 зареєстрована торговельна марка, яка є схожою із раніше зареєстрованими Торговельними марками Позивача.

Відповідно до ч.1 ст.154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч.2 ст.154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст.492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст.494 Цивільного кодексу України та ч.3 ст.5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (надалі - Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч.2 ст.494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч.4 ст.5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч.3 ст.494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Як вбачається з матеріалів справи, Відкрите акціонерне товариство Пушкінський завод є власником знака для товарів і послуг LUXOIL за свідоцтвом України №106911, дата подання заявки 12.02.2008. На підтвердження вказаного, Відкритим акціонерним товариством Пушкінський завод також зазначено, що:

- рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 20.06.2012 знак LUXE визнано добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 року для наступних товарів 1 класу МКТП: антифризи, гальмові рідини, охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів, рідини до гідравлічних систем, рідини трансмісійні; 3 класу МКТП: розчини для миття вітрового (переднього) скла; 4 класу МКТП: мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні рідини, моторні оливи, технічні жири (мастила), технічні оливи;

- історія знака LUXE почалася із знака LUXOIL , словесний елементом якого було фантазійне слово LUXOIL , яке, в свою чергу, складалося із поєднання двох англійських слів luxe - імен, розкіш, багатство, пишність та oil - імен. 1) масло (зазвичай рослинна або мінеральне); 2) нафта; 3) технічне масло, мастило). Виробництво своєї продукції ВАТ Пушкінський завод під зазначеним знаком розпочав ще в 1999 року, серед якої були технічні масла, мастила, технічні рідини різного призначення - все те, що може бути оіl .

Разом з тим, відповідач-3 у відзиві зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю Делфін Дістриб`юшин є належним користувачем знаку для товарів і послу LUXOIL за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 та здійснює реалізацію під вказаним знаком продукцію виробництва Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод . Право на використання вказаного знака ТОВ Делфін Дістриб`юшин набуло у відповідності до ст.202, 427 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.16 Закону України Про охорону прав на знак для товарів і послуг на підставі ліцензійного договору з його власником - Відкритим акціонерним товариством Пушкінський завод , від 01.12.2014 №01/12/1-14.

В свою чергу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відзиві на позовну заяву зазначає, що під час проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг LUXOIL Державна служба інтелектуальної власності діяла у повній відповідності до чинного законодавства, таким чином видача свідоцтва України №189846 була здійснена на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Публічне акціонерне товариство Нафтова компанія Лукойл стверджує, що знак відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод , Luxoil за Свідоцтвом України №189846 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 та ч.3 ст.6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , оскільки останнє є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, та є схожим настільки, що його можна сплутати із товарами та послугами за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736, зареєстрованими раніше на ім`я Публічного акціонерного товариства Нафтова компанія Лукойл для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.

На підтвердження факту невідповідності знаку за Свідоцтвом України №189846 умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 та ч.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" , позивачем в порядку ч. 3 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України надано:

- висновок експерта №003-ТТМ/17 у сфері інтелектуальної власності від 16.02.2018, складений судовим атестованим експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень - Ткачук Т.М.;

- висновок №002/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2018, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності - Ковальовою Н. М .;

- висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за №1187 від 23.03.2018, підготовлений судовим експертом НДІІВ України НАПНУ - О.Дорошенко;

- висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за №2195/18-53 від 13.04.2018, підготовлений судовим експертом КНДІ судових експертиз МЮ України -Голова І.Г.

В результаті вищепроведених експертних досліджень, зареєстрований на ім`я Відповідача-2 знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом України є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками Позивача за міжнародними реєстраціями №№ 678644 та 699736, а товари та послуги для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України №189846 є такими самими або спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 678644, 699736.

Крім того, в матеріалах справи наявний висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №3-06/2018 від 18.07.2018, - експерт Андрєєва А.В. (Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України), виконаний на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю Делфін індастрі Україна .

Відповідно до вказаного висновку, торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками "LUKOIL" за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736. У числі товарів та послуг, стосовно якої зареєстрована торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 наявні товари та послуги, які є тими самими чи спорідненими з товарами і послугами, стосовно яких зареєстровані торговельні марки "LUKOIL" за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736. Торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Оскільки результати висновків експертиз, поданих Публічним акціонерним товариством Нафтова компанія ЛУКОЙЛ та висновку експертизи, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю Делфін індастрі Україна суттєво розрізнялись щодо того чи є оспорювані знаки для товарів і послуг схожими настільки, що їх можна сплутати, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №189846 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги тощо, з метою виключення неоднозначності зазначених вище висновків, з метою усунення розбіжностей, викладених у вказаних висновках, які стосуються одних і тих самих фактичних даних, суд дійшов висновку про необхідність призначення судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності.

Таким чином суд призначив у справі №910/2503/18 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Дульський проти України (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Дослідивши висновок експертів №321/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26.02.2019, судом встановлено, що за результатами проведеного дослідження судові експерти дійшли висновків про наступне:

1. Знак, зареєстрований за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 189846 набув розрізняльну здатність станом на 14.02.2013 (дату подання заявки № m 2013302309) відносно Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод внаслідок його тривалого використання в Україні.

2. Торговельна марка Luxoil за свідоцтвом України № 189846 від 26.08.2014 р. не є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою LUKOIL за міжнародною реєстрацією № 678644 від 12.05.1997 р.

3. Торговельна марка Luxoil за свідоцтвом України № 189846 від 26.08.2014 р. не є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою LUKOIL за міжнародною реєстрацією № 699736 від 08.09.1998 р.

4. Товари 01, 03, 04, послуги 35, 42 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189846 є тими самими або спорідненими, з товарами 01, 03, 04 послуги 35, 42 класів МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 678644

5. Товари 04 класу МКТП,, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189846 є тими самими або спорідненими із товарами класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 699736 ?

6. Торговельна марка Luxoil за свідоцтвом України № 189846 від 26.08.2014р. не є такою, що може ввести в оману щодо особи яка виробляє товар або надає послуги .

Разом з тим, позивач не погоджується з вказаним висновком, зазначаючи при цьому наступне:

1. Невідповідність висновку з питання №1 положенням матеріального права. Неузгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи з вказаного питання. Необґрунтованість та необ`єктивність висновку.

Так, позивачем зазначено, що в результаті розгляду питання №1, комісія експертів на стор.32 дослідження встановила, що Знак, зареєстрований за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №4189846 набув розрізняльну здатність станом на 14.02.2013 (дату подання заявки №м203302309) відносно Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод внаслідок його тривалого використання в Україні .

Відповідно до абз.абз.1 та 2 п.2 ст.6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання .

В свою чергу, згідно з п.4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.95 №116 із змінами і доповненнями: До позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів .

Приведена норма цитується й на стор.28-29 висновку експертів № 321/18, після чого, на стор.36 вказується, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №189846:

- є комбінованим позначенням, що не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

-не є реалістичним зображенням товарів;

- не є тривимірними об`єктом, що має форму, обумовлену виключно функціональним призначенням;

-не є загальновживаними скороченням;

- матеріали справи не містять інформації, щодо використання в Україні кількома виробниками протягом тривалого часу позначення .

Тобто, в даному розділі дослідження, комісія експертів визнає, що досліджуваний знак не підпадає під ознаки такого, що звичайно не має розрізняльної здатності, а відтак - наділений нею, як такий.

За цих умов, в розумінні абз.абз.1 та 2 п.2 ст.6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , знак за свідоцтвом України № 189846 не може набути розрізняльну здатність внаслідок використання, оскільки він не належить до позначень що звичайно її не мають.

2. В порушення п.4 ст.16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг та положення п.10.1.1. застосованих експертами Методичних рекомендацій ДП Укрпатент , у відповіді на питання №1 експерти не вказують того, стосовно яких саме товарів і послуг, наведених у свідоцтві України № 189846, знак за вказаним свідоцтвом набув розрізняльної здатності. Як наслідок, надана у висновку експертів № 321/18 відповідь на питання №1 не містить відомостей про обставини, що мають значення для справи.

3. Порушення методики судової експертизи при визначенні домінуючого елемента знака за свідоцтвом України №189846 та необґрунтованість результатів дослідження в цій частині. Позивачем зазначено, що експерти залишили поза увагою, що у цьому ж п.5.2. Методики судової експертизи, на стор.25 вказується: Зазвичай, домінуючим елементом позначення, яке складається зі слова та зображення, є словесний елемент, тому що його називають при замовленні товарів і послуг, у процесі аудіовізуальної реклами. Між тим іноді трапляються випадки, коли домінує зображувальний елемент .

Тобто, згідно з методикою, в переважній більшості випадків у комбінованому словесно-зображувальному позначенні домінуючим є словесний елемент незалежно від його розміру та розташування, і лише іноді - зображувальний.

При цьому очевидно, що вплив на фонетичне сприйняття знака за свідоцтвом України №189846 здатен чинити лише словесний елемент, оскільки зображувальний не вимовляється. За впливом на візуальне сприйняття знака словесний елемент не може бути відкинутий, оскільки він має оригінальне графічне вирішення та, поряд з білим та синім кольором, які має зображувальний елемент, використовує також і червоний колір, який є найяскравішим у кольоровій гамі знака в цілому, внаслідок чого в першу чергу привертає до себе увагу. За геометричним розміром дійсно більшим є зображувальний елемент, але розміри словесного елементу є цілком достатніми для того, щоб він сприймався без докладання зайвих зусиль.

Що стосується впливу елементів на семантичне сприйняття знака, то твердження експертів про те, що зображувальний елемент у вигляді накладених одне на інше зображень кіл та квадратів має певне семантичне навантаження та означає баланс між стабільністю та постійними змінами в навколишньому світі викликає лише здивування.

Адже баланс між стабільністю та постійними змінами в навколишньому світі є поняттям, яке не має ні сталого визначення (терміну), а ні сталого символічного зображення. В зв`язку з цим, є очевидним, що у пересічного споживача із середніми увагою та знаннями, на якого повинна орієнтуватись експертиза знаків, зображувальний елемент досліджуваного знака, який фактично має вигляд абстрактного візерунку, не здатен викликати таких асоціацій,

Таким чином, зображувальний елемент знака за свідоцтвом України №189846 не наділений такими властивостями, які б дозволяли стверджувати, що він складає той рідкий випадок, коли у складі комбінованого знака домінуючим повинен визнаватись не словесний елемент, а зображувальний елемент.

4. Необґрунтованість відповідей на питання №2 та №3 внаслідок порушення експертами методики експертизи при дослідженні фонетичної схожості між знаком за свідоцтвом України №189846 та знака за міжнародними реєстраціями №678644, №699736.

Так, позивачем зазначено, що експерти, всупереч Методиці судової експертизи, не ставили перед собою завдання провести порівняння фонетичних ознак позначень на предмет схожості або несхожості. Дана обставина підтверджується і самим змістом граф останньої колонки таблиці 6, в яких:

- в переважній більшості випадків ознаки характеризуються на предмет співпадіння - не співпадіння - тобто досліджується тотожність, а не схожість знаків;

- в інших випадках просто вказуються співпадаючі звуки та звукосполучення в складі знаків без надання цій обставині якої б то не було оцінки, що є окремим порушенням п.4.13 Інструкції, згідно з абз.абз.2 та 5 якої дослідницька частина висновку експерта, серед іншого, включає: експертну оцінку результатів дослідження .

Таким чином, з приведеної у дослідженні таблиці 6 видно, що передбачене Методикою судової експертизи порівняння фонетичних ознак позначень на предмет схожості або несхожості проведене не було.

Як наслідок, наведений, на стор.50 дослідження під таблицею 6, умовивід про те, що - торговельна марка LUXOIL за свідоцтвом України № 189846 не є схожою за фонетичними ознаками з торговельними марками LUKOIL за міжнародними реєстраціями № 678644, № 699736 не може вважатись обґрунтованим, оскільки, фактично, експерт встановив, що порівнювані позначення не є тотожними за фонетичними ознаками. В той же час, на розгляд експертизи було поставлене питання стосовно ступеню схожості знаків, а не про наявність, чи відсутність між ними тотожності.

На думку Позивача, такі фактори, як відмова від дослідження передбачених Методикою судової експертизи ознак, які потенційно вказують на звукову схожість, а також фактична підміна дослідження фонетичної схожості знаків дослідженням їх фонетичної тотожності, викликають сумніви в обґрунтованості та правильності умовиводу експертів щодо відсутності між порівнюваними знаками фонетичної схожості.

В свою чергу, це ставить під сумнів правильність та обґрунтованість висновку експертів про відсутність схожості між порівнюваними знаками в цілому, оскільки:

- згідно з абз.З п.5.3.2.5. Методики судової експертизи: Як правило, домінуючим елементом позначення яке складається зі слова та зображення, є словесний елемент, тому що його називають при замовленні товарів і послуг

- в абз.1 п.5.3.2.2.1. Методики судової експертизи вказано, що Для словесних позначень вирішальне значення має їхнє звучання (звукова ознака). Знаки, які записані по різному, можуть вимовлятися однаково, що відіграє вирішальну роль при усних сповіщеннях .

5. Необґрунтованість умовиводу експертів про те, що у порівнювані знаки закладено відмінні поняття та ідеї.

Розглянувши наявні в матеріалах справи висновки судових експертів та подані учасниками справи докази, суд вбачає за необхідне зазначити, що відповідно до положень ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Оцінивши наявні в матеріалах справи висновки експертів, суд вбачає за необхідне зазначити, що висновок експертизи оцінюється на рівні з іншими доказами та не має для суду наперед встановленого значення.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування, суд, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ст. 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України та є частиною національного законодавства України (1) країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. (2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. (3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Відповідно до ч.5 ст.5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ч.2 ст.495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Як передбачено ч.1 ст.495 Цивільного кодексу України та ст.16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 1 ст.15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч.1 ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до ч.1 ст.499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом .

Згідно п.а) ч.1 ст.19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство Нафтова компанія ЛУКОЙЛ є власником знака для товарів і послуг:

- LUKOIL за міжнародною реєстрацією №678644 від 12.05.1997, зареєстрований для товарів і послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7 ,9, 11, 12, 14, 16,19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 та 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- LUKOIL за міжнародною реєстрацією №699736 від 08.09.1998, зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до листа Державного підприємства Український інститут промислової власності №6067/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №678644 від 12.05.1197 діє на території України у повному обсязі з 12.05.1997.

Відповідно до листа Державного підприємства Український інститут промислової власності №6066/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №699736 від 08.09.1198 діє на території України у повному обсязі з 08.09.1998.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

При цьому, Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі - Відповідач-1) видано свідоцтво України №189846 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг LUXOIL для товарів 1, 3, 4, 35, 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг на ім`я Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод (далі - відповідач-2), дата подання заявки - 14.02.2013.

Разом з тим, відповідачем-2 у справі зазначено, що рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 20.06.2012 знак для товарів і послуг LUXE станом на 01.06.2008 визнано добре відомим.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне зазначити, що знак для товарів і послуг LUXE не є предметом доказування у даній справі, а тому суд не може оцінювати додані відповідачем-2 докази щодо визнання знака для товарів і послуг LUXE добре відомим, тощо.

Відповідно до приписів Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки (ч.1 ст.5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ) та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст.6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг .

Так, відповідно до положень ч.2 ст.6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг не можуть одержати правову охорону позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Згідно із ч.3. ст.6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України Про охорону прав на зазначення походження товарів . Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 (надалі - Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Разом з тим, відповідно до приписів п.63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності , порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Окрім цього, статтею 3 Закону визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору . Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883, участь України в якій підтверджена в серпні 1992. В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість .

Оцінивши, всі докази в сукупності, суд, врахувавши дату реєстрації знака для товару і послуг LUKOIL за міжнародною реєстрацією №678644 - 12.05.1997 , дату реєстрації знака для товару і послуг LUKOIL за міжнародною реєстрацією №699736 - 08.09.1998 та дату реєстрації знака для товару і послуг LUXOIL за свідоцтвом України №189846 - 26.08.2014, відповідно до приписів Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, вирішив позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Нафтова компанія Лукойл задовольнити.

Згідно з ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Приписами ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 Господарського процесуального кодексу України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

У позовній заяві позивачем наведено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс та які очікує понести, у зв`язку із розглядом даної справи, який становить 122 878,40, та складається із:

1. судового збору за подання позовної заяви - 5 286,00 грн;

2. витрат, пов`язаних з проведенням експертизи:

- 28 314,00 грн - витрати, пов`язані з проведенням експертизи (висновок експерта №002/18 від 14.02.2018, судовий експерт НДЦСЕ з питань ІВ Міністерства юстиції України);

- 34 320,00 грн - витрати, пов`язані з проведенням експертизи КНІСЕ;

- 24 998,40 грн - витрати, пов`язані з проведенням експертизи (висновок експерта №003-ТТМ/17, складений судовим експертом ДП Інформаційні судові системи );

- 30 000,00 (орієнтована вартість проведення судової експертизи об`єктів права інтелектуальної власності, яка проводиться судовим експортом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

За змістом ст.127 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем на підтвердження понесених витрат, подано платіжне доручення №990 від 05.03.2018 на суму 34 320,00 грн із призначенням платежу: Експертиза №2195/18-53, та платіжне доручення №1087 від 12.03.2018 на суму 25 002,00 грн із призначенням платежу: оплата за проведення суд.експерт. зг.рах. №14 від 18.01.2018, отримувач коштів: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ.

Разом з тим, Товариство з обмеженою відповідальністю Делфін Індастрі Україна не погоджується із заявленим позивачем розрахунком судових витрат, при цьому, відповідач-3 зазначає, що позивачем не обґрунтовано об`єктивну необхідність підготовки експертного висновку саме до судового розгляду справи, при цьому, позивачем, на думку відповідача-3 не обґрунтовано в чому полягає необхідність проведення чотирьох експертних висновків із тих самих питань.

Враховуючи вищевикладене, оскільки позивачем не обґрунтовано розмір заявлених витрат, пов`язаних з проведенням експертизи та не підтверджено належними доказами вказані витрати, врахувавши заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю Делфін Індастрі Україна щодо розподілу витрат, пов`язаних з проведенням судових експертиз, а також оскільки судом була призначена судова експертиза, суд вирішив відмовити позивачу у задоволенні клопотання про понесення судових витрат, які позивач поніс та які очікує понести, у зв`язку із розглядом даної справи у розмірі 117 632,40 грн.

Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014 для всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких даний знак зареєстрований.

3. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, Україна, м.Київ, вул.М.Грушевського, 12/2, код ЄДРПОУ: 37508596) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014, стосовно всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність ;

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Делфін Індастрі Україна (15582, Чернігівська область, Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.10, код ЄДРПОУ: 34831883) використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення LUXOIL , а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг LUKOIL за міжнародною реєстрацією №678644 та LUKOIL за міжнародною реєстрацією №699736, майнові права на які належать Публічному акціонерному товариству Нафтова компанія ЛУКОЙЛ (101000, Російська Федерація, Московська обл., м.Москва, Сретенський бульвар, 11, ідентифікаційний код господарювання: 7708004767).

5. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Пушкінський завод (141200 Російська Федерація, Московська обл., м.Пушкіно, Ярославске шосе, 1, літера А) на користь Публічного акціонерного товариства Нафтова компанія ЛУКОЙЛ (101000, Російська Федерація, Московська обл., м.Москва, Сретенський бульвар, 11, ідентифікаційний код господарювання: 7708004767) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн 00 коп, витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 440 (чотириста сорок) грн. 50 коп.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Делфін Індастрі Україна (15582, Чернігівська область, Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.10, код ЄДРПОУ: 34831883) на користь Публічного акціонерного товариства Нафтова компанія ЛУКОЙЛ (101000, Російська Федерація, Московська обл., м.Москва, Сретенський бульвар, 11, ідентифікаційний код господарювання: 7708004767) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн 00 коп, витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 440 (чотириста сорок) грн. 50 коп.

7. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено та підписано: 03.06.2019

Суддя О.Є.Блажівська