Постанова

від 17.10.2019 по справі 910/2503/18

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2019 р. Справа№ 910/2503/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Грека Б.М.

суддів: Остапенка О.М.

Жук Г.А.

за участю секретаря судового засідання: Нікітенко А.В. за участю представників сторін: згідно з протоколом судового засідання від 17.10.2019

розглянувши апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" на рішенняГосподарського суду міста Києва від 22.05.2019 у справі № 910/2503/18 (Суддя Блажівська О.Є.) за позовом Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" доМіністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" проприпинення порушення прав інтелектуальної власності, заборони та зобов`язання вчинити певні дії,-

за участю представників сторін: від позивача:Сопільняк В.Ю., Дубинський М.І., Бєлкін М.Л. від відповідача-1:Ресенчук В.М. від відповідача-2: експерти:Жухевич О.В. Андрєєва А.В., Ковальова Н.М., Федоренко В.Л., Ткачук Т.М., Дорошенко О.Ф.

ВСТАНОВИВ

Позивач - Публічне акціонерне товариство "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ", звернувся до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до відповідача-1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод", відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна", відповідно до якої просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014 для всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких даний знак зареєстрований;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014, стосовно всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" використовувати (виробництва, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення "LUXOIL", а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 та "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736 майнові права на які належать Публічному акціонерному товариству "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.05.2019 позов задоволено повністю. Резолютивну частину рішення викладено в наступній редакції:

" 1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014 для всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких даний знак зареєстрований.

3. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, Україна, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, код ЄДРПОУ: 37508596) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №189846 від 26.08.2014, стосовно всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" (15582, Чернігівська область, Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.10, код ЄДРПОУ: 34831883) використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення "LUXOIL", а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 та "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736, майнові права на які належать Публічному акціонерному товариству "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" (101000, Російська Федерація, Московська обл., м.Москва, Сретенський бульвар, 11, ідентифікаційний код господарювання: 7708004767 ).

5. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" (141200 Російська Федерація, Московська обл., м.Пушкіно, Ярославске шосе, 1, літера А) на користь Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" (101000, Російська Федерація, Московська обл., м.Москва, Сретенський бульвар, 11, ідентифікаційний код господарювання: 7708004767 ) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн 00 коп, витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 440 (чотириста сорок) грн. 50 коп.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" (15582, Чернігівська область, Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.10, код ЄДРПОУ: 34831883) на користь Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" (101000, Російська Федерація, Московська обл., м. Москва, Сретенський бульвар, 11, ідентифікаційний код господарювання: 7708004767 ) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн 00 коп, витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 440 (чотириста сорок) грн. 50 коп."

Не погоджуючись з винесеним рішенням місцевого господарського суду, Акціонерне товариство "Пушкінський завод" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.05.2019 у справі № 910/2503/18 повністю та ухвалити нове рішення про відмову у позові.

Апеляційна скарга мотивована порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме суд першої інстанції визнав встановленими обставини, що мають значення для справи, які є недоведеними. Суд визнав певні висновки експертів в якості належних доказів, які підтверджують обставини, в той же час як інщі висновки не визнав належними доказами без обґрунтування. Також судом не були з`ясовані обставини, що мають значення для справи, щодо відповідності надання правової охорони знаку за свідоцтвом України №189846. Зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб`юшин" є належним користувачем знаку для товарів і послу "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 та здійснює реалізацію під вказаним знаком продукцію виробництва Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод". Право на використання вказаного знака ТОВ "Делфін Дістриб`юшин" набуло у відповідності до ст.202, 427 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" на підставі ліцензійного договору з його власником - Відкритим акціонерним товариством "Пушкінський завод", від 01.12.2014 №01/12/1-14.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.07.2019 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Пушкінський завод" передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Грек Б.М., судді: Отрюх Б.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.07.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/2503/18 за апеляційною скаргою АТ "Пушкінський завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.05.2019 та призначено справу до розгляду на 12.08.2019.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2019 № 09.1-08/2720/19 у зв`язку перебування судді Отрюх Б.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, з 12.08.2019 по 13.09.2019 у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Відповідно до витягу із протоколу повторного автоматизованого розподілу справи між суддями від 09.08.2019 справу передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя: Грек Б.М., судді: Остапенко О.М., Жук Г.А.

07.08.2019 від Мінеконономрозвитку надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому підтримують доводи апеляційної скарги та вважають рішення незаконим та необгрунтованим. Зазаначено, що під час проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг "LUXOIL" Державна служба інтелектуальної власності діяла у повній відповідності до чинного законодавства, таким чином видача свідоцтва України №189846 була здійснена на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

12.08.2019 від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, позивач заперечує проти доводів апеляційної скарги та вважають рішення правомірним та прийнятим з дотриманням норм матеріального та процессуального права.

12.08.2019 в судовому засіданні оголошено перерву до 19.08.2019.

12.08.2019 від Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" надійшло клопотання про виклик експертів.

19.08.2019 від позивача надійшло заперечення про виклик експертів.

19.08.2019 від позивача надійшло клопотання щодо пропозицій поставлення питань експертам.

19.08.2019 від відповідача надійшла відповідь на відзив з проханням врахувати її при розгляді апеляційної скарги.

19.08.2019 від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшло клопотання щодо пропозицій поставлення питань експертам.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.08.2019 задоволено клопотаннь про виклик експертів та поставлення відповідних запитань, відкладено розгляд справи.

Розглянувши апеляційну скаргу, перевіривши матеріали справи, Північний апеляційний господарський суд вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 22.05.2019 підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" є власником знака для товарів і послуг:

- "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 від 12.05.1997, зареєстрований для товарів і послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7 ,9, 11, 12, 14, 16,19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 та 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736 від 08.09.1998, зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" №6067/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №678644 від 12.05.1197 діє на території України у повному обсязі з 12.05.1997.

Відповідно до листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" №6066/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №699736 від 08.09.1198 діє на території України у повному обсязі з 08.09.1998.

При цьому, Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі - Відповідач-1) видано свідоцтво України №189846 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг "LUXOIL" для товарів 1, 3, 4, 35, 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг на ім`я Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" (далі - відповідач-2), дата подання заявки - 14.02.2013.

Крім того, позивачем зазначено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" (далі - Відповідач-3) виготовляються, пропонуються до продажу та продаються товари (моторні мастила), що є товарами, такими самими з тими, для яких зареєстровані Торговельні марки Позивача та які незаконно марковані позначеннями, які є схожими до ступеня змішування із Торговельними марками Позивача.

Враховуючи викладене, позовні вимоги позивача полягають у незаконному використанні Торговельної марки Відповідачем-3 (що може призвести до введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги), а також в тому, що на ім`я Відповідача-2 зареєстрована торговельна марка, яка є схожою із раніше зареєстрованими Торговельними марками Позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, Відкрите акціонерне товариство "Пушкінський завод" є власником знака для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України №106911, дата подання заявки 12.02.2008. На підтвердження вказаного, Відкритим акціонерним товариством "Пушкінський завод" також зазначено, що:

- рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 20.06.2012 знак "LUXE" визнано добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 року для наступних товарів 1 класу МКТП: антифризи, гальмові рідини, охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів, рідини до гідравлічних систем, рідини трансмісійні; 3 класу МКТП: розчини для миття вітрового (переднього) скла; 4 класу МКТП: мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні рідини, моторні оливи, технічні жири (мастила), технічні оливи;

- історія знака "LUXE" почалася із знака "LUXOIL" , словесний елементом якого було фантазійне слово "LUXOIL", яке, в свою чергу, складалося із поєднання двох англійських слів luxe - імен, розкіш, багатство, пишність та oil - імен. 1) масло (зазвичай рослинна або мінеральне); 2) нафта; 3) технічне масло, мастило). Виробництво своєї продукції ВАТ "Пушкінський завод" під зазначеним знаком розпочав ще в 1999 року, серед якої були технічні масла, мастила, технічні рідини різного призначення - все те, що може бути "оіl".

В матеріалах справи наявні висновки експертів. На вимогу ухвали Північного апеляційного господарського суду від 19.08.2019 від експертів надійшли пояснення щодо проведених ними висновків.

Дослідивши наявні експертні висновки, пояснення щодо експертиз та надані в судовому засіданні доводи експертів, суд апеляційної інстанції відповідні висновки приймає до уваги, а деякі не може вважати належними доказами, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, на підтвердження факту невідповідності знаку за Свідоцтвом України №189846 умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 та ч.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивачем в порядку ч. 3 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України надано:

- висновок експерта №003-ТТМ/17 у сфері інтелектуальної власності від 16.02.2018, складений судовим атестованим експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень - Ткачук Т.М.;

- висновок №002/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2018, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності - Ковальовою Н.М. ;

- висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за №1187 від 23.03.2018, підготовлений судовим експертом НДІІВ України НАПНУ - О.Дорошенко;

- висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за №2195/18-53 від 13.04.2018, підготовлений судовим експертом КНДІ судових експертиз МЮ України -Голова І.Г.

В результаті вищепроведених експертних досліджень, зареєстрований на ім`я Відповідача-2 знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом України є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками Позивача за міжнародними реєстраціями №№ 678644 та 699736, а товари та послуги для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України №189846 є такими самими або спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 678644, 699736.

Крім того, в матеріалах справи наявний висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №3-06/2018 від 18.07.2018, - експерт Андрєєва А.В. (Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України), виконаний на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін індастрі Україна".

Відповідно до вказаного висновку, торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України № 189846 від 26.08.2014 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками "LUKOIL" за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736. У числі товарів та послуг, стосовно якої зареєстрована торговельна марка " LUXOIL " за свідоцтвом України № 189846 від 26.08.2014 наявні товари та послуги, які є тими самими чи спорідненими з товарами і послугами, стосовно яких зареєстровані торговельні марки "LUKOIL" за міжнародними реєстраціями № 678644 та №699736. Торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України № 189846 від 26.08.2014 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Оскільки результати висновків експертиз, поданих Публічним акціонерним товариством "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" та висновку експертизи, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Делфін індастрі Україна" суттєво розрізнялись щодо того чи є оспорювані знаки для товарів і послуг схожими настільки, що їх можна сплутати, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №189846 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги тощо, суд першої інстанції призначив судову експертизу у сфері права інтелектуальної власності.

Суд апеляційної інстанції проаналізувавши висновок експертів №321/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26.02.2019, суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про відхилення її висновків.

Апеляційний господарський суд вважає невідповідність висновку з питання №1 положенням матеріального права. Неузгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи з вказаного питання. Необґрунтованість та необ`єктивність висновку, з огляду на наступне.

Як вбачається з висновку експертів № 321/18, експертами визначено домінуючим елементом комбінованого знаку для товарів і послуг саме графічний елемент, так як він має семантичне навантаження та більшу площу ніж словесний елемент.

Положеннями Методики судової експертизи при визначенні домінуючого елемента знака за свідоцтвом України №189846 експерти залишили поза увагою, що зазвичай, домінуючим елементом позначення, яке складається зі слова та зображення, є словесний елемент, тому що його називають при замовленні товарів і послуг, у процесі аудіовізуальної реклами(п.5.2. Методики).Тобто, згідно з методикою, в переважній більшості випадків у комбінованому словесно-зображувальному позначенні домінуючим є саме словесний елемент, незалежно від його розміру та розташування, і лише іноді - зображувальний. Тому, вплив на фонетичне сприйняття споживачами знака за свідоцтвом України №189846 здатен чинити лише словесний елемент LUXOIL , так як зображення не вимовляється. Однак, при порівняннісхожості фонетичних ознак порівнюваних знаків експертами це враховано не було.

При дослідженні звукових (фонетичних) ознак досліджуваних елементів, (ст. 49 висновку) зазначено, що словесний знак LUKOIL за міжнародною реєстрацією №678644, №699736 складається здвох складів [LUК-OIL], як і словесний елемент LUXOIL знаку за свідоцтвом України № 189846 - [LUX-OIL]. З матеріалів справи вбачається, що до аналогічних висновків прийшли судові експерти у наявних в матеріалах справи висновках у сфері інтелектуальної власності: № 003-ТТМ/17 від 16.02.2018; № 002/18 від 14.02.2018; № 2195/18-53 від 13.04.2018, а також №1187 від 23.03.2018. Отже, висновок експертизи міститьрозбіжності, які суттєво впливають на її результати.

В той же час, в Таблиці 6 висновку № 321/18, при визначенні наявності співпадаючихскладів та їх розташування, експертами вказується, що словесний знак LUKOIL вже містить два зовсім інших склади: [лу]-[койл], в результаті чого зроблено висновок про їх неспівпадіння з двома складами словесного елемента LUXOIL : [лукс]-[ойл] знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 189846. Вказане, призвело до висновку експертів про розбіжність досліджуваних елементів за семантичними ознаками. В той же час, наявні в матеріали експертні висновки вказують на те, що словесні елементи LUKOIL та LUXOIL мають тотожність звучання початкових та кінцевих частина, а також схожість звучання середніх частин даних знаків, що в свою чергу беззаперечно вказує на схожість порівнюваних знаків за семантичними ознаками.

Також, судом звернуто увагу, що висновок експертизи не містить обґрунтувань визначення експертами у слові Луксойл двох наголосів, що стало підставою для висновку про не співпадіння кількості наголошених складів досліджуваних елементів (таблиця 6).

Таким чином, відповіді комісії експертів на питання №2 та №3 експертизи є необґрунтованими внаслідок порушення норм методики експертизи при дослідженні фонетичної схожості між знаком за свідоцтвом України №189846 та знака за міжнародними реєстраціями №678644, №699736. Як наслідок, наведений на ст. 50 висновку умовивід про те, що торговельна марка LUXOIL за свідоцтвом України № 189846 не є схожою за фонетичними ознаками з торговельними марками LUKOIL за міжнародними реєстраціями № 678644 , № 699736 , що не може вважатись обґрунтованим.

Твердження експертів про те, що зображувальний елемент у вигляді накладених одне на інше зображень кіл та квадратів має певне семантичне навантаження та означає баланс між стабільністю та постійними змінами в навколишньому світі суд не може прийняти до уваги, адже, для пересічного споживача, на якого повинна орієнтуватись експертиза, зображувальний елемент знака за свідоцтвом № 189846 має вигляд абстрактного візерунку, а тому не здатен викликати таких асоціацій. Відсутнє обґрунтування, що відповідний елемент наділений такими властивостями, які б дозволяли стверджувати, що в даному випадку має місце той рідкий випадок, коли у складі комбінованого знака домінуючим є не словесний, а зображувальний елемент.

Отже, суд апеляційної інстанції вважає, що висновок експертів про не схожість порівнюваних знаків за семантичними ознаками, через вплив графічного елемента знаку за свідоцтвом №189846 на його семантичне сприйняття споживачами є необґрунтованим.

Доводи експертів про розбіжність семантичних ознак словесних елементів LUXOIL та LUKOIL у зв`язку з розбіжностями узакладених в них ідей та понять суд вважає безпідставними, з огляду на наступне.

Так, висновки комісії експертів про те, що частина словесного елемента LUK за свідоцтвами №678644 та №699736 має тісний зв`язок місцезнаходженням родовищ де добувається нафта - міст: Лангепас, Урал, Когалимне заслуговують на увагу, так як неможливо стверджувати, що пересічний споживач не володіє точними відомостями про місце виготовлення продукції маркованої даним знаком та історією виникнення назви її виробника. Частина словесного елемента LUХ перекладається з англійської мови як розкіш, преміальну якість, а частина словесного позначання LUK є подібним до англійського слова LUСK , що в перекладі означає успіх, удачу, все ж таки обидва позначення LUXOIL та LUKOIL для споживача є фантазійними. Водночас, наявність в їх складі слова OIL вказує на зв`язок цих торгових мароксаме з нафтою та технічним маслом.

Відтак, беручи до уваги, що на смислове значення знаку істотну роль може відігравати саме характер товарів, які під ним пропонуються, наявність в складі досліджуваних словесних елементів слова OIL може вказувати на їх схожість за семантичною ознакою. Вказане також підтверджується наявними в матеріалах справи висновками експертів у сфері інтелектуальної власності: № 003-ТТМ/17 від 16.02.2018; № 002/18 від 14.02.2018; № 2195/18-53 від 13.04.2018, а також №1187 від 23.03.2018.

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає, що заслухавши в судовому засіданні експертів та дослідивши висновок №321/18, приходить до висновку, що вказані матеріали на яких будувався висновок не належить до енциклопедій, довідників, словників, баз даних, стандартів, спеціальних видань.

Відповідно до приписів статті 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Отже, висновок експертизи №321/18 як доказ, що ґрунтується джерелах за правилом "про плоди отруєного дерева" не може братись до уваги при ухваленні судового рішення.

При дослідженні інших доказів суд бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, який у рішеннях у справах Балицький проти України , Тейксейра де Кастро проти Португалії , Шабельник проти України , застосував різновид доктрини плодів отруєного дерева ,яка полягає в тому, що коли визнаються недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані внаслідок порушення, а також докази, які не були отримано, якби не було отримано перших. Таким чином, допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.

У зв`язку з вищенаведеним, висновок експертів №321/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26.02.2019, суд апеляційної інстанції не можна визнати таким, що відповідає матеріалам та обставинам справи, що свідчить про правомірне не прийняття його до уваги судом першої інстанції.

В той же час, суд приймає до уваги висновки складенні експертом Ткачук Т.М. №003-ТТМ/17 (висновок у сфері інтелектуальної власності від 16 лютого 2018 року); експертом Ковальової Н.М. (висновок № 002/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 14 лютого 2018 року); експертом Голова І.Г. (висновок за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 2195/18-53 від 13.04.2018 р.), експертом Дорошенко О.Ф. (висновок за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 23.03.2018 року № 1187), так як, вказані висновки експертів складені атестованими експертами в порядку, встановленому чинним законодавством, а тому є належними та допустимими доказами в сукупності з іншими доказами у справі (правова позиція ВС №910/13908/17 від 26.03.2019).

Відповідно до абз.абз.1 та 2 п.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання".

В свою чергу, згідно з п.4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.95 №116 із змінами і доповненнями: "До позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів".

Приведена норма цитується й на стор.28-29 висновку експертів № 321/18, після чого, на стор.36 вказується, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №189846:

"- є комбінованим позначенням, що не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

-не є реалістичним зображенням товарів;

- не є тривимірними об`єктом, що має форму, обумовлену виключно функціональним призначенням;

-не є загальновживаними скороченням;

- матеріали справи не містять інформації, щодо використання в Україні кількома виробниками протягом тривалого часу позначення".

Тобто, в даному розділі дослідження, комісія експертів визнає, що досліджуваний знак не підпадає під ознаки такого, що звичайно не має розрізняльної здатності, а відтак - наділений нею, як такий.

За цих умов, в розумінні абз.абз.1 та 2 п.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак за свідоцтвом України № 189846 не може набути розрізняльну здатність внаслідок використання, оскільки він не належить до позначень що звичайно її не мають.

Порушення методики судової експертизи при визначенні домінуючого елемента знака за свідоцтвом України №189846 та необґрунтованість результатів дослідження в цій частині. Позивачем зазначено, що експерти залишили поза увагою, що у цьому ж п.5.2. Методики судової експертизи, на стор.25 вказується: "Зазвичай, домінуючим елементом позначення, яке складається зі слова та зображення, є словесний елемент, тому що його називають при замовленні товарів і послуг, у процесі аудіовізуальної реклами. Між тим іноді трапляються випадки, коли домінує зображувальний елемент".

Тобто, згідно з методикою, в переважній більшості випадків у комбінованому словесно-зображувальному позначенні домінуючим є словесний елемент незалежно від його розміру та розташування, і лише іноді - зображувальний.

Таким чином, зображувальний елемент знака за свідоцтвом України №189846 не наділений такими властивостями, які б дозволяли стверджувати, що він складає той рідкий випадок, коли у складі комбінованого знака домінуючим повинен визнаватись не словесний елемент, а зображувальний елемент.

Відповідно до ч.5 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ч.2 ст.495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Як передбачено ч.1 ст.495 Цивільного кодексу України та ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 1 ст.15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч.1 ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до ч.1 ст.499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом .

Згідно п.а) ч.1 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" є власником знака для товарів і послуг:

- "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 від 12.05.1997, зареєстрований для товарів і послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7 ,9, 11, 12, 14, 16,19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 та 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736 від 08.09.1998, зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" №6067/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №678644 від 12.05.1197 діє на території України у повному обсязі з 12.05.1997.

Відповідно до листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" №6066/5 від 16.11.2017 міжнародна реєстрація №699736 від 08.09.1198 діє на території України у повному обсязі з 08.09.1998.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

При цьому, Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі - Відповідач-1) видано свідоцтво України №189846 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг "LUXOIL" для товарів 1, 3, 4, 35, 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг на ім`я Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" (далі - відповідач-2), дата подання заявки - 14.02.2013.

Разом з тим, відповідачем-2 у справі зазначено, що рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 20.06.2012 знак для товарів і послуг "LUXE" станом на 01.06.2008 визнано добре відомим.

Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції погоджується з місцевим господарським судом, що знак для товарів і послуг "LUXE" не є предметом доказування у даній справі, а тому суд не може оцінювати додані відповідачем-2 докази щодо визнання знака для товарів і послуг "LUXE" добре відомим, тощо.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (ч.1 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Так, відповідно до положень ч.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Згідно із ч.3. ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 (надалі - Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Разом з тим, відповідно до приписів п.63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Окрім цього, статтею 3 Закону визначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору". Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883, участь України в якій підтверджена в серпні 1992. В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції "Товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість".

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За таких підстав, суд, оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що всі докази в сукупності, враховуючи дату реєстрації знака для товару і послуг "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 - 12.05.1997, дату реєстрації знака для товару і послуг "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736 - 08.09.1998 та дату реєстрації знака для товару і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 - 26.08.2014, відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, обгрунтовано позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "Лукойл" задовольнив.

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Проніна та інші проти України" від 18.07.2006 зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може прийматись як вимоги подавати детальну відповідь на кожний аргумент.

У рішенні у справі "Сутяжник проти Росії" (заява № 8269/02) від 23.07.2009, Європейський суд з прав людини зробив висновок про те, що не може бути скасоване правильне по суті судове рішення та не може бути відступлено від принципу правової визначеності лише з підстав порушення незначних правил при розгляді та задля правового пуризму, судове рішення може бути скасоване лише з метою виправлення істотної судової помилки.

Отже, зазначені в апеляційній скарзі доводи не знайшли свого підтвердження під час перегляду ухвали судом апеляційної інстанції, скаржник не подав жодних належних та допустимих доказів на підтвердження власних доводів, які могли б бути прийняті та дослідженні судом апеляційної інстанції в розумінні ст.ст. 73, 76-79, 86 Господарського процесуального кодексу України. А тому апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст. ст. 129, 269, 270, 275 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду міста Києва від 22.05.2019 залишити без змін.

Матеріали справи №910/2503/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк передбачений ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Б.М. Грек

Судді О.М. Остапенко

Г.А. Жук

повний текст виготовлено 28.10.2019