Ухвала

від 10.03.2021 по справі 924/1308/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

УХВАЛА

"10" березня 2021 р. Справа № 924/1308/20

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С. В., за участю секретаря судового засідання Маєвській Н. В., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Каса Люкс-Рейзен м. Хмельницький

товариства з обмеженою відповідальністю КЛР-ЮА м. Хмельницький

до товариства з обмеженою відповідальністю Люкс-Рейзен Каса м. Хмельницький

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

- Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України м. Київ

- Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності м. Київ

про заборону ТОВ Люкс-Рейзен Каса використовувати у будь-який спосіб ( в тому числі позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 254316

Представники сторін:

від позивача 1: Гранатюк О.В. - адвокат згідно ордеру

від позивача 2: Гранатюк О.В. - адвокат згідно ордеру

від відповідача: Куц І.О. - згідно ордеру

від третьої особи 1: не з`явився

від третьої особи 2: не з`явився

Обставини справи:

Позивачі звернулись з позовом до суду в якому просять заборонити ТОВ Люкс-Рейзен Каса використовувати у будь-який спосіб (в тому числі, але не виключно: нанесення/розміщення на будь-які об`єкти нерухомого майна, транспортні засоби та інші рухомі речі; застосування під час пропонування та надання будь-яких наведених та/або споріднених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг № 254316 товарів і послуг; застосування/розміщення в діловій документації чи в будь-яких видах рекламування та/або в мережі Інтернет) позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 254316, стосовно наведених та/або споріднених у вказаному свідоцтві товарів і послуг, а також позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 254316, стосовно наведених та/або споріднених у вказаному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 254316.

ТОВ Люкс-Рейзен Каса подано до суду клопотання про зупинення розгляду справи № 924/1308/20 до набрання законної сили судовим рішенням господарського суду Хмельницької області у справі № 924/29/21 за ТОВ Люкс-Рейзен м. Хмельницький до товариства з обмеженою відповідальністю КЛР ЮА м. Хмельницький за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України м. Київ; Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності м. Київ; ТОВ Каса Люкс-Рейзен м. Хмельницький про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 254316 від 25.02.2019р. на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ КЛР ЮА , відносно товарів 39 класу МКТП, а саме: автобусне перевезення; автомобільне перевезення; доставляння товарів; зберігання товарів; інформування щодо перевезення; пасажирське перевезення; посередницькі послуги у перевезенні; послуги таксі; прокат автомобілів; прокат автобусів далекого прямування; супроводжування подорожуючих; замовляння квитків для подорожей; влаштування подорожей; влаштування туристичних турів.

Вказану заяву відповідачем обґрунтовано тим, що порушення прав володільця свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 254316 є підставою позову, що розглядається у справі № 924/1308/20. У відзиві на позовну заяву відповідач посилався на обставини які свідчать про незаконність видачі свідоцтва України № 254316 та як наслідок слугують підставами для визнання його недійсним. Про обґрунтованість тверджень відповідача свідчить висновок експерта № 72-01за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений для подання до суду від 04.01.2021 року, - Торгівельна марка за свідоцтвом України № 254316 є схожою із торгівельною маркою за свідоцтвом України № 210276 настільки, що їх можна сплутати.

Зазначає, що дані доводи суд у межах провадження у справі № 924/1308/20 позбавлений можливості оцінити в повній мірі, оскільки в межах даної справи не заявлено вимоги про визнання даного свідоцтва недійсним.

У свою чергу, предметом розгляду у межах справи № 924/29/21 є саме визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 254316.

Вказує на те, що відповідно до п. п. 1, 3 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина визнані недійсним, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Тобто, у випадку визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 254316, припиняють існувати і права, що випливають із даного свідоцтва.

ТОВ Люкс-Рейзен вважає рішення господарського суду Хмельницької області по справі № 924/29/21 може встановити факт, який матиме преюдиційне значення для вирішення справи № 924/1308/20, а саме підтвердити відсутність у позивачів підстав для звернення до суду із даною позовною заявою та підтвердити невідповідність свідоцтва України № 254316 від 25.02.2019р. на знак для товарів в послуг.

Позивачами надано заперечення на клопотання відповідача про зупинення провадження по справі, в якому просять суд у його задоволенні відмовити.

Обґрунтовуючи заперечення позивачі посилаються на те, що підставою для звернення із вказаною позовною заявою стало те, що відповідачем здійснюється застосування позначення, в тому числі, під час пропонування та надання послуг, пропонування товарів для продажу та їх продажу, зокрема, в мережі Інтернет, що є схожими із торговельною маркою за свідоцтвом України № 254316 від 25 лютого 2019 року настільки, що такі позначення торговельної марки при сприйнятті споживачами цих об`єктів на товарах та при надані послуг можна сплутати, і, як наслідок, - можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги, що в силу ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг надає позивачеві право забороняти таке використання.

Таким чином, метою звернення позивачів до суду є зупинення протиправних дій відповідача, пов`язаних із реєстрацією та використанням торговельної марки, відносно якої товариством з обмеженою відповідальністю Люкс-Рейзен Каса подано заявку про реєстрацію знаку для товарів і послуг в Україні за № m202020636.

Вказують на те, що, судовим експертом Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановлено, що комбіноване позначення LUX-REISEN KASA , відносно якого ТзОВ Люкс-Рейзен Каса було подано заявку про реєстрацію знаку для товарів і послуг в Україні за № m202020636, є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати з торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України № 254316 щодо послуг 39 класу МКТП.

Отже, позивачі вважають, що відповідач порушує права та інтереси товариства з обмеженою відповідальністю КЛР ЮА , як власника торговельної марки за свідоцтвом України № 254316.

Крім того повідомляють, що звертаючись до суду із позовною заявою, товариством з обмеженою відповідальністю Люкс-Рейзен зазначено про те, що ТОВ Люкс-Рейзен є власником торговельної марки, захищеної свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 210276 від 25 березня 2016 року. Вважають, що товариство з обмеженою відповідальністю Люкс-Рейзен з порушенням вимог чинного законодавства України, протиправно набуло й здійснило за собою реєстрацію права на торговельну марку свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 210276 від 25 березня 2016 року

Звертають увагу суду на те, що суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

За таких обставин, рішення та висновки суду в господарській справі № 924/29/21 жодним чином не вплинуть на об`єктивний розгляд господарської справи № 924/1308/20, що виключає правові підстави для зупинення провадження у даній господарській справі.

Разом з тим, подання відповідачем відповідного клопотання свідчить лише про намір останнього здійснити продовження протиправних реєстрації та використання торговельної марки, що позбавить можливості позивачів здійснити захист порушених прав у зв`язку із неправомірною поведінкою товариства з обмеженою відповідальністю Люкс-Рейзен Каса .

Розглянувши клопотання про зупинення провадження у справі №924/1308/20 до вирішення пов`язаної з нею справи №924/29/21, суд його задовольнив, з огляду на наступне:

Пункт 5 частини 1 статті 227 ГПК України унормовує, що суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Зупинення провадження по справі - це врегульована законом і оформлена ухвалою суду тимчасова перерва в провадженні по господарській справі, викликана наявністю однієї з передбачених в законі обставин, які заважають здійснювати її розгляд.

Підстава, передбачена пунктом 5 частини 1 статті 227 ГПК України, виникає в процесі тоді, коли ухвалення рішення можливо після підтвердження фактів, що мають преюдиційне значення для даної справи, в іншій справі, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

Зупинення провадження допускається лише тоді, коли розглядати справу далі неможливо. Ця підстава зупинення застосовується у тому разі, коли в цій іншій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду. Ця неможливість полягає в тому, що обставини, які є підставою позову або заперечень проти нього, є предметом дослідження в іншій справі і рішення суду у цій справі безпосередньо впливає на вирішення спору.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов`язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, тощо, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено.

За змістом наведеної вище статті причиною зупинення є неможливість розгляду справи, що знаходиться в провадженні господарського суду, до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, яка розглядається іншим судом.

Пов`язаність справи полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарському суду в кожному конкретному випадку слід з`ясувати як пов`язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі.

В абзаці 1 п. 3.16 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції зазначено, що відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, що розглядалися іншим судом. При цьому пов`язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення.

З наведених у зазначеній нормі підстав вбачається, що провадження у справі може бути зупинено лише до закінчення її розгляду по суті і для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарському суду слід у кожному випадку з`ясовувати: як саме пов`язана справа, що розглядається господарським судом, зі справою, яка розглядається іншим судом, чим саме обумовлюється неможливість розгляду справи.

Господарський суд повинен зупинити провадження у справі за наявності інформації про розгляд іншої справи, незалежно від заяв учасників судового процесу. Така інформація підтверджується тільки судовими документами: ухвалами, рішеннями, постановами судів, позовними заявами, скаргами.

Як вбачається з матеріалів справи ТОВ Люкс-Рейзен є власником свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_1 зареєстрованого у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки 25.03.2016 року, згідно якого захищено право ТОВ Люкс-Рейзен на торговельну марку яка являє собою комбінацію позначень у вигляді комбінації позначень у вигляді слів Lux-геіsеn та графічного зображення півмісяця направленого вліво навколо слова геіsеn з правої сторони та трьох п`ятикутних зірок різного розміру які розміщені біля верхньої частини півмісяця виконане у синьому, чорному та блакитному кольорах.

21.09.2020 року між ТОВ Люкс-Рейзен та ТОВ Люкс-Рейзен Каса укладено ліцензійний договір, згідно якого ТОВ Люкс-Рейзен надало ТОВ Люкс-Рейзен Каса дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності, - торговельну марку, яка охороняється свідоцтвом на торговельну марку № 210276 (зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки 25 березня 2016 року).

05.10.2020 року ТОВ Люкс-Рейзен Каса подано до Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності заяву, зареєстровану за № m202020636 про реєстрацію знака для товарів і послуг.

В свою чергу, 25.02.2019 року ТОВ Каса Люкс-Рейзен здійснило реєстрацію торговельної марки за свідоцтвом № 254316, яка являє собою комбінацію позначень у вигляді комбінації позначень у вигляді слів КАСА Lux-геіsеn та графічного зображення півмісяця направленого вліво навколо слова геіsеn з правої сторони та трьох п`ятикутних зірок різного розміру які розміщені біля верхньої частини півмісяця біля слова геіsеn виконане у червоному, світло-червоному, синьому та голубому кольорах, права на яку згідно договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 20.05.2020 року, передано ТОВ КЛР ЮА

В подальшому, ТОВ Каса Люкс-Рейзен та ТОВ КЛР ЮА звернулись до суду з позовом до ТОВ Люкс-Рейзен Каса предметом якого є встановлення заборони ТОВ Люкс-Рейзен Каса неправомірного використання позначення, тотожного із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 254316, а підставами позову є те, що відповідачем здійснюється застосування позначення, в тому числі, під час пропонування та надання послуг, пропонування товарів для продажу та їх продажу, зокрема, в мережі Інтернет, що є схожими із торговельною маркою за свідоцтвом України № 254316 від 25 лютого 2019 року (справа № 924/1308/20).

Водночас, судом встановлено, що господарським судом Хмельницької області розглядається справа № 924/29/21 за позовом ТОВ Люкс-Рейзен до ТОВ КЛР ЮА , предметом розгляду якої є визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 254316 з підстав незаконності отримання такого свідоцтва ТОВ КАСА Люкс-Рейзен .

Оскільки предметом даної справи є порушення прав інтелектуальної власності позивачів за свідоцтвом № 254316, а у справі № 924/29/21 предметом є правомірність отримання такого свідоцтва позивачами, при цьому, матеріалами справи підтверджується наявність свідоцтв як у позивачів так і у відповідача за №/№ 254316 та 210276, відповідно, дані обставини матимуть суттєве значення при розгляді справи № 924/1308/20, зокрема, щодо правомірності звернення з позовом позивачів до суду у випадку визнання недійсним свідоцтва України № 254316.

Відповідно, факти та обставини, які можуть бути встановлені господарським судом Хмельницької області при вирішенні по суті справи № 924/29/21 вплинуть на вирішення даної справи №924/1308/20, суд вважає об`єктивно неможливим розгляд у даній справі до вирішення господарським судом Хмельницької області справи № 924/29/21.

Аналогічна правова позиція щодо можливості зупинення провадження у справі до перегляду іншої справи викладена у постанові Верховного Суду від 10.09.2018 у справі № 903/554/17.

Керуючись ст. ст. 169, п. 5 ст. 227, ст. ст. 228-230, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

Зупинити провадження у справі № 924/1308/20 до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № 924/29/21.

Зобов`язати сторони повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення справи № 924/1308/20.

Ухвала набирає чинності 10.03.2021р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північно-Західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня виготовлення повного тексту.

Порядок подання апеляційної скарги визначений ст. 257 ГПК України підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ Перехідні положення ГПК України.

Ухвала складено і підписано поза межами встановленого Господарським процесуальним кодексом України строку - 26.03.2021р. у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю головуючого у справі судді.

Суддя С. В. Гладій

Віддрук. 6 прим.:

1 - до матеріалів

2 - позивачу 1 (м. Хмельницький, вул. Шевченка,64, оф. 9) (реком. з повід.)

3 - позивачу 2 (м. Хмельницький, вул. Шевченка,64, оф. 2) (реком. з повід.)

4 - відповідачу (м. Хмельницький, пл. Привокзальна,2) (реком. з повід.)

5 - Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул.. Михайла Грушевського,12/2) (реком. з повід.)

6 - ДП „Український інститут інтелектуальної власності (01601, м. Київ, вул. Глазунова,1) (реком. з повід.)