Рішення

від 01.06.2021 по справі 910/4468/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

01.06.2021Справа № 910/4468/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті"</a>;

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" (відповідач 1);

Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 2);

про визнання недійсним свідоцтва України.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Дементьєв В.А., уповноважена особа;

Від відповідача 1: Слюсаренко О.А., адвокат, ордер серії АА № 0005200 від 01.12.20;

Від відповідача 2: не з`явилися.

В С Т А Н О В И В:

До Господарського суду міста Києва звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті"</a> з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №1" (відповідач 1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2), в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на № НОМЕР_1 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" власника Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод № 1" щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Відповідач-2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 р. щодо всіх товарів у 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", про що видати наказ.

Обґрунтовуючи свою позовну заяву позивач вказує, що торговельна марка відповідача за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_2

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/4468/20; вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2020 призначено у справі № 910/4468/20 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності .

До господарського суду від Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов супровідний лист разом з висновком судових експертів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2020 провадження у справі поновлено та призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.2021 замінено неналежного відповідача 2 у справі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України належним - Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності", замінено найменування відповідача 1, а підготовче засідання відкладено до 30.03.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/4468/20 до судового розгляду по суті на 20.04.2021 року.

У судовому засіданні 20.04.2021 оголошувалась перерва в слуханні справи по суті до 01.06.2021 р.

Під час розгляду спору по суті 01.06.2021 р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити повністю.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні 01.06.2021 р. проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях на позовну заяву.

Відповідач 2 у судове засідання не з`явився, хоча про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представника відповідача 2 не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК КОНТІ є власником свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак ІНФОРМАЦІЯ_2 (заявка № m201316848 від 16.09.2013 р., дата реєстрації 27.01.2014), який зареєстровано щодо товарів 30 класу МКТП, визначених у вказаному свідоцтві.

Відповідач-1 є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 (заявка № m201614947 від 11.07.2016 р., дата реєстрації 27.03.2017), зареєстрований для товарів 30 класу МКТП, визначених у свідоцтві.

Позивач вважає, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_2 .

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що знак відповідача 1 за свідоцтвом України № НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним повністю у судовому порядку, оскільки позначення за вказаним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст.155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Позивачем було залучено до матеріалів справи висновок експерта № 184 від 10.03.2020 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений на замовлення позивач, відповідно до якого експерт дійшов висновку, що стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 товарів 30 класу МКТП, знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказаним свідоцтвом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше заявленим на реєстрацію знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 27.01.2014 .

Відповідачем 1 у свою чергу було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 05-07/20 від 12.08.2020 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. У вказаному висновку, складеному на замовлення відповідача 1, експерт встановив, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 р. не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 27.01.2014 р., станом на дату подання заявки m 2016 14947.

Враховуючи наявність у матеріалах справи двох висновків експертів, які протилежні один одному, ухвалою суду від 03.09.2020 р. у справі було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. На вирішення експертів поставлено наступне запитання: Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше заявленим на реєстрацію знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 27.01.2014?

За результатами проведення експертизи було складено висновок експертів № 172/20 від 03.11.2020, яким експерти встановили, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше заявленим на реєстрацію знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 27.01.2014.

Згідно приписів статті 73 "Докази" ГПК України: "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів".

В силу приписів статті 76 "Належність доказів" ГПК України: "Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування".

Згідно приписів статті 74 "Обов`язок доказування і подання доказів" ГПК України: "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи".

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Проаналізувавши висновок експертів № 172/20 від 03.11.2020, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № № 172/20 від 03.11.2020 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Разом з тим, з огляду на висновок експертів 172/20 від 03.11.2020, а також наявні в матеріалах справи докази, суд критично оцінює твердження відповідача, зазначені у поданих ним письмових запереченнях на позовну заяву, стосовно того, що спірне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 р. не є тотожним та схожим настільки, що його можна сплутати з раніше заявленим на реєстрацію знаком позивача " ОСОБА_1 " за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 27.01.2014 р.

Таким чином, висновок експерта № 84-02/21 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про невідповідність знаку для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 р. умовам надання правової охорони, визначеним п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстрований на ім`я відповідача 1 знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованим знаком позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України, суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Підставами визнання акта недійсними є невідповідність його вимогам чинного законодавства та (або) визначений законом компетенції, органу який видав цей акт. Обов`язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв`язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації.

За таких обставин вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 від 27.03.2017 щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з вимогою до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 р. щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність , про що видати наказ.

13.10.2020 Кабінетом міністрів України прийняте Розпорядження № 1267-р "Про Національний орган інтелектуальної власності".

Згідно зазначеного Розпорядження, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно, органом, що уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені "Промислова власність",

Враховуючи наведене, вимоги позивача про зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 р. щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність , про що видати наказ, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Враховуючи все вищевикладене, господарський суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті"</a> у повному обсязі.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору покладається на відповідача 1, як власника спірного свідоцтва, у зв`язку з задоволенням позову у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 від 27.03.2017 щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві.

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код 31032378) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.03.2017 р. щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність , про що видати наказ.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" (22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Махнівка, вулиця Шкільна, будинок 57; код ЄДРПОУ 39798250) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті"</a> (04071, м. Київ, вул. Введенська, 4, код ЄДРПОУ 39464252) витрати по сплаті судового збору в розмірі 4 204 грн. (чотири тисячі двісті чотири грн. 00 коп.) та витрати на проведення експертизи в розмірі 30 988,22 грн. (тридцять тисяч дев`ятсот вісімдесят вісім грн. 22 коп.).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 22.06.2021 р.

Суддя О.В. Мандриченко