Рішення

від 29.06.2023 по справі 761/31618/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31618/21

Провадження № 2/761/408/2023

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді: Осаулова А.А.

за участю секретаря судових засідань: Путрі Д.В.

представників позивача: Йовенко О.В., Яким`як О.В.,

представника відповідача 2: Поліщук Н.В,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у загальному позовному провадженні в місті Києві в приміщенні зали суду цивільну справу за позовом Інфронт ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Омнігон.», Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2021 р. INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) (ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейпінс, ЛЛС) звернулося до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до ТОВ «Омнігон.», ДП «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії, в якому з урахування уточненої заяви просило суд визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 27.04.2020 р. та зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг від 27.04.2020 р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги вмотивовані тим, що Омнігон Коммунікейшнc, ЛЛС (OMNIGON COMMUNICATIONS LLC) є юридичною особою, що була створена за законодавством штату Нью Йорк Сполучених Штатів Америки (США) 22 січня 2008 року. З моменту своєї реєстрації Компанія у комерційних відносинах з іншими суб`єктами, зокрема замовниками послуг, виступала під комерційним найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1». Правонаступником права на комерційне найменування Компанії є Омнігон Коммунікейшнc, ЛЛС (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC), юридична особа, що діє за законодавством штату Делавер, утворена шляхом злиття Компанії з Омнігон Коммунікейшнc Мерджер Саб, ЛЛС (Omnigon Communications Merger Sub, LLC). До видів комерційної діяльності позивача належить комп`ютерне програмування, розробка комп`ютерного та мобільного програмного забезпечення, графічний дизайн, розробка та дизайн веб-сайтів та інші послуги, пов`язані зі сферою інформаційних технологій (ІТ), цифрового контенту та мобільних додатків у спорті, медіа та індустрії розваг. 21 травня 2019 року Позивачем було змінено юридичне найменування на «Інфронт Ікс, ЛЛС». Після зміни юридичного найменування позивач продовжує використовувати своє попереднє комерційне найменування, що містить позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у господарській діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1.» (Відповідач-1) було створено в Україні співзасновником компанії Oмнігон Коммунікейшнс, ЛЛС ОСОБА_4 30 вересня 2009 року. Згодом, 17 липня 2013 року ОСОБА_2 на безкоштовній основі було відступлено частку у розмірі 100% у статутному капіталі Відповідача-1 ОСОБА_3 , який до цього часу є учасником та керівником Відповідача-1. 12 листопада 2013 року між Компанією та Відповідачем-1 було укладено Партнерський договір, відповідно до якого Відповідач-1 був зобов`язаний надавати Компанії послуги, а Компанія отримувати та оплачувати такі послуги на умовах, погоджених сторонами. В рамках зазначеного Договору Відповідач-1 мав право використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що становить комерційне найменування та торгову марку Компанії, тільки після отримання письмової згоди від Компанії щодо кожного випадку такого використання (ст. 9 п. b) Договору). Підписанням Договору Відповідач-1 повністю погодився та підтвердив, що право використання фірмового найменування Компанії та торгової марки чи будь-якої іншої конструкції слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» належить виключно Компанії (ст. 9 п. d) Договору). 26 липня 2018 року Позивачем було розірвано Договір. У зв`язку з припиненням договірних відносин згідно з ст. 9 п. c) Договору Відповідачу-1 було надано 90 днів на припинення використання комерційного найменування (торгової марки) Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема, шляхом внесення змін до установчих документів в частинні найменування Відповідача-1, припинення використання фірмового найменування (торгової марки) Позивача в будь-якій господарській діяльності та комерційних відносинах, в мережі Інтернет.

26 жовтня 2018 року сплив договірний строк припинення Відповідачем-1 використання фірмового найменування (торгової марки) Позивача. Проте, Відповідач-1 продовжував використовувати фірмове найменування Позивача, в тому числі в мережі Інтернет.

26 липня 2018 року Відповідачем-1 було подано до Укрпатенту заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг, який тотожний з комерційним найменуванням та торговою маркою Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зазначена заявка була подана щодо 42 класу товарів і послуг МКТП, тобто щодо аналогічного класу, що охоплюється сферою комерційної діяльності Позивача.

27 грудня 2018 року Позивачем було подано заперечення проти заявки на знак № m201817538 від 26.07.2018 року щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, що передбачені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

У зв`язку з порушенням прав Позивача 29 грудня 2018 року Позивачем було подано до Господарського суду міста Києва позовну заяву до ТОВ «Омнігон.», ТОВ «Інтернет Інвест» та ФОП ОСОБА_3 з вимогами заборонити використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства; зобов`язати припинити делегування доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видалити з реєстру доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28 січня 2020 року Господарським судом міста Києва прийнято рішення за відповідним позовом у справі № 910/17738/18, яким позовні вимоги Позивача задоволено в повному обсязі, а саме: Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Омнігон." (01054, м. Київ, пров. Чеховський, 9, кв. 17, код 36691109) використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Омнігон." (01054, м. Київ, пров. Чеховський, 9, кв. 17, код 36691109) протягом 10 днів з дня набрання рішенням суду законної сили внести зміни до його установчих документів в частині виключення з повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (01042, м. Київ, Новопечерський провулок, 3, корпус, 2, офіс 9, код 32493292) припинити делегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» та видалити з реєстру доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_1». Заборонено Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 ( (місце проживання: АДРЕСА_1 ) ) використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності.

12 лютого 2020 року Укрпатентом було прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг на підставі висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи з подальшою видачою Свідоцтва.

27 квітня 2020 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» із підписом уповноваженої особи Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Романовича Д.О. видало Товариству з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» Свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 для використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Фірмове найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить Позивачу, є відомим в Україні і Позивач одержав право на нього до дати подання заявки Відповідачем-1 до Укрпатенту. Вважає, що позивач має пріоритет на використання фірмового найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1», що ідентифікує його в комерційній діяльності серед інших юридичних осіб. Діяльність Позивача під найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1» не обмежується країною його реєстрації, а є знана, зокрема, і в Україні. На дату подання заявки Відповідачем-1 комерційне найменування Позивача вже було відоме в Україні, зокрема, у спеціальній сфері надання інформаційних послуг та серед кола відповідних ІТ спеціалістів та отримувачів послуг. На території України комерційне найменування та торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анг. - "ІНФОРМАЦІЯ_1") на підставі дозволу Позивача як правоволодільця має право використовувати лише Товариство з обмеженою відповідальністю «Омнігон» (далі - «Правоволоділець»), яке діє на основі Партнерського договору з Позивачем від 20 липня 2018 року.

Позивач вважає що Свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 має бути визнане недійсним, оскільки:

- свідоцтво Відповідача-1 щодо торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки позначення торгової марки Відповідача-1 є тотожним фірмовому найменуванню Позивача, право на яке Позивач набув до дати подання заявки, та яке використовується Позивачем, щодо послуг, ідентичних послугам, щодо яких видане Свідоцтво. Використання Відповідачем-1 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» при веденні комерційної діяльності, аналогічній діяльності Позивача, також може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає відповідні послуги.

- фірмове найменування Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1» є тотожним до зареєстрованого знака Відповідача-1 «ІНФОРМАЦІЯ_1». Питання тотожності/схожості комерційного найменування та позначення, що використовується Відповідачем-1 у його господарській діяльності, було предметом експертного дослідження при розгляді судом справи №910/17738/18.

- зареєструвавши знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» для того ж класу товарів і послуг, та набувши право вільного його використовувати, Відповідач-1 створює небезпеку введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги.

З огляду на викладене, позивач вважає, що видача Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 27.04.2020 є протиправною, та такою, що не відповідає ознакам надання правової охорони відповідно до п. 3 ч. 3 ст.6 та п.5 ч. 2 ст.6 Закону України «Про правову охорону знаків для товарів і послуг», Відповідач-2 порушив п. 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженого в Міністерстві юстиції України від 2 серпня 1995р. за № 276/812, а тому Свідоцтво НОМЕР_1 від 27.04.2020 в силу п. «а» та п. «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону правна знаки для товарів і послуг» має бути визнане недійсним.

Вказане стало підставою для звернення до суду.

У відзиві на позов представник відповідача 1 заперечує щодо його задоволення, зазначає, що свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_1 є таким, що отримано у відповідності до законодавства України та закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Заперечує обставини укладення партнерського договору від 12.11.2013 р. Вважає обставини, встановлені судовими рішеннями у справі №910/17738/18 є не є подібними та не підлягають до застосуванню. Позивач не надав доказів набуття права на фірмове найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1». Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 не є тотожним, не є схожим настільки, щоб його можна було сплутати із фірмовим найменуванням, що відомі в Україіні і належать іншим особам. Вважає надані позивачем докази неналежними, недопустимими, у висновку експерта №14753 від 11.03.2019 р. не міститься інформація щодо предмету доказування. (а.с. 97-121 т.2)

У відповіді на відзив відповідача 1 сторона позивача зазначає, що обставини однакових видів комерційної діяльності вже були встановлені у преюдиційній Постанові Касаційного господарського суду від 10.03.2021 р. у справі №910/17738/18. Партнерський договір від 12.11.2013 р. є достовірним та належним доказом, не спростованим відповідачем 1. Вважає, що знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований Відповідачем-1, є тотожним до комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить Позивачеві, що вже було доведено у експертному досліджені при розгляді судом справи №910/17738/18; інформація про комерційне найменування Позивача була доведена до загального відома різними шляхами, зокрема, через активне використання свого офіційного сайту, соціальних мереж (Facebook, LinkedIn та ін.), спеціалізовані власне українські сайти для комунікації та залучення ІТ спеціалістів (зокрема, rabota.ua, djinni.co, dou.ua та ін.); фірмове найменування належить позивачу, позивач отримав право на фірмове найменування до дати подання Відповідачем-1 заявки; товари і послуги за заявкою та фірмовим найменування є споріднені, оскільки Відповідач-1 зареєстрував знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» для того ж класу товарів і послуг, які від 2008 року становлять основну діяльність Позивача під відповідним фірмовим найменуванням. Вважає додані до позовної заяви докази, в тому числі висновок експерта є належними та допустимими. знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований Відповідачем-1, внаслідок схожості до комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить Позивачеві, може ввести в оману споживачів. (а.с. 165-176 т.2)

У відзивах на позов представники відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності», який був замінений на відповідача Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» заперечують щодо задоволення позову, зазначають, що Датою подання заявки № m 2018 17538 за Оскаржуваним свідоцтвом № 274994 на торговельну марку для послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) є 26.07.2018. Станом на 26.07.2018 - дату подання заявки - діяв Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689- XII в редакції зі змінами, внесеними законом від 09.04.2015 № 317-VIII, що набрав чинності з 21.05.2015 (далі - Закон № 3689-XII). Заявником (Відповідачем-1) було подано заявку № m 2018 17538 про реєстрацію знака « » для послуг 42 класу МКТП. За заявкою № m 2018 17538 були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону № 3689-XII та Правил № 116, під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, в тому числі: - абзацу 4 частини 3 статті 6 Закону № 3689-XII: чи тотожне або схоже позначення настільки, що його можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; - абзацу 5 частини 2 статті 6 Закону № 3689-XII: чи є позначення оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Звертає увагу суду, що правовідносини між Позивачем та Відповідачем-2 не є агентськими, тобто такими, що регулюються статтею 6 septies Паризької конвенції. Враховуючи як заперечення Позивача, так і Мотивовану відповідь Заявника з доводами на користь реєстрації знака, за результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m 2018 17538 від 26.07.2018, Укрпатентом 12.02.2020 було винесено Висновок про відповідність знаку умовам надання правової охорони. При проведенні експертизи заявки № m 2018 17538 та видачі свідоцтва України № 274994 на торговельну марку « » не було порушено жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Вважає, що при визначенні того, чи є фірмове найменування відомим в Україні, повинні братися до уваги обставини, пов`язані з його фактичним використанням в господарській діяльності для таких самих або споріднених товарів або послуг, для яких зареєстрована оспорювана торговельна марка. Усі факти, що вказують на реалізацію зазначених товарів або надання послуг повинні бути документально підтвердженими. Так, Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1.» є юридичною особою, яка зареєстрована 30.09.2009 та здійснює господарську діяльність, що проводиться на законних підставах під власним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважає, що позивачем не доведено обставин фактичного використання в господарській діяльності для таких самих або споріднених 10 товарів або послуг, для яких зареєстрована оспорювана торговельна марка, а також те, що правовідносини між Позивачем та Відповідачем-2 не є агентськими. Така підстава, як оманливість, передбачена абзацом 5 частини 2 статті 6 Закону № 3689-XII, відноситься до так званих «абсолютних» підставах для відмови, що спрямовані, на відміну від «відносних» підстав, насамперед на захист публічного інтересу, а не приватних прав та інтересів третіх осіб. Позивачем не доведено належними та допустимими доказами, що позначення за заявкою № m 2018 17538 є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. УКРНОІВІ не погоджується з висновком експерта № 14753 від 11.03.2019, оскільки він не містить відповідей на питання щодо предмету доказування. (а.с. 30-36 т.2, 47-54 т.3)

У відповіді на відзив ДП «Український інститут інтелектуальної власності» сторона позивача зазначає, що позивач є юридичною особою відповідно до законодавства штату Делавер, яка має відоме комерційне найменування, що використовується з 2008 року. Наголошує на умовах партнерського договору від 12.11.2013 р., укладеного з відповідачем 1, та його подальше розірвання. Першим використанням комерційного найменування позивача є січень 2008 року. Фірмове (комерційне) найменування позивач є відомим в Україні, оскільки відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов`язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи. Висновок експерта від 11.03.2019 р. містить відомості щодо предмета доказування. (а.с. 86-90 т.2)

Ухвалою судді від 05.10.2021 р. відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання з повідомленням учасників справи.

Ухвалою суду від 21.09.2022 р. клопотання представника відповідача ТОВ «Омнігон.» про залишення позовної заяви без розгляду,- залишено без задоволення.

Ухвалою суду від 21.09.2022 р. клопотання представника відповідача ТОВ «Омнігон.» задоволено частково. Зобов`язано позивача Інфронт ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС) надати суду для огляду в наступному судовому засіданні оригінал партнерського договору від 12.11.2013 р. В іншій частині клопотання представника відповідача 1 про витребування доказів та виклик експерта залишено без задоволення.

Ухвалою суду від 12.04.2023 р. відмовлено в задоволенні клопотання представника відповідача 1 про залишення без розгляду позовної заяви.

В судовому засідання представник позивача позов підтримав за викладених у позовній заяві обставин, просив його задовольнити.

Представник відповідача 2 заперечила щодо задоволення позову.

Представник відповідача 1 та відповідач 3 в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не відомі.

За приписами ч. 1 ст. 211 ЦПК України, розгляд справи відбувається в судовому засіданні.

У відповідності до ч. 1 ст. 223 ЦПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Суд, вислухавши пояснення присутніх представників, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, всебічно перевіривши обставини, на яких вони ґрунтуються у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, встановив наступні обставини та дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивач з моменту реєстрації 22.01.2008 та після наступних перетворень здійснює свою діяльність у відносинах з іншими суб`єктами під комерційним найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_1" (англ.- ІНФОРМАЦІЯ_1).

21.05.2019 позивач змінив найменування з Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС (Omnigon Communications, LLC) на "Інфронт Ікс, ЛЛС", ("Infront X, LLC"). Зміни найменування здійснені за законодавством штатів Нью-Йорк та Делавер, США. (а.с. 99 т.1)

Після зміни найменування позивач продовжує використовувати своє повне найменування "Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС" і скорочене "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_1"), а також абревіатуру "ІНФОРМАЦІЯ_1" у господарській діяльності, що підтверджується, зокрема, Свідоцтвом про використання комерційного найменування, виданим 4 листопада 2019 року Державним департаментом штату Нью-Йорк. (а.с. 107-108 т.1)

Основними видами діяльності позивача є комп`ютерне програмування, дизайн та розробка комп`ютерного та мобільного програмного забезпечення, графічний дизайн, розробка та дизайн веб-сайтів та інші послуги, пов`язані зі сферою інформаційних технологій, цифрового контенту та мобільних додатків у спорті, медіа та індустрії розваг.

ТОВ "Омнігон." (код 36691109) утворене 30.09.2009, керівником якого є ОСОБА_3 .

Основними напрямками діяльності ТОВ "Омнігон." є 58.29 видання іншого програмного забезпечення, 62.01 комп`ютерне програмування, 62.02 консультування з питань інформатизації, 62.03 діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, 63.12 веб-портали.

Свою господарську діяльність ТОВ "Омнігон." здійснює на тому ж сегменті ринку, що й позивач.

12.11.2013 Omnigon Communications, LLC і ТОВ "Омнігон." укладено партнерський договір, за умовами якого назване товариство визнало належність позивачу виключного права на найменування та торгову марку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (англ. - ІНФОРМАЦІЯ_1) та можливість використання останніх лише після отримання від позивача окремого дозволу щодо кожного випадку такого використання.

Згідно з зазначеними умовами партнерського договору відповідач-1 визнав пріоритет позивача на комерційне найменування ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1), зобов`язався використовувати це найменування виключно з дозволу останнього та припинити таке використання після припинення партнерського договору.

Оригінал партнерського договору від 12.11.2013 р. був оглянутий в судовому засіданні 17.11.2022 р. за клопотанням сторони відповідача. (зафіксовано протоколом судового засідання від 17.11.2022 р.) (а.с. 198-199 т.2)

Вказаний партнерський договір є дійсним, доказів зворотного суду не надано.

Стаття 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року передбачає юридичні механізми захисту прав власника знаку в одній країні Союзу по відношенню до агента чи представника такого власника. Для застосування цих механізмів повинно бути установлено: наявність факту виникнення в особи права власності на знак в одній із країн Союзу, тобто в країні, що приєдналася до Паризької конвенції; наявність особи, що по відношенню до власника знаку виступає агентом чи представником; відсутність дозволу власника на реєстрацію від імені агента або представника відповідного знаку.

З огляду на наявність партнерського договору від 12.11.2013 р. позивачем підтверджено факт наявності агенських відносин з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1.», які виникли до дати подачі заявки на реєстрацію знаку.

Згідно з роз`ясненнями пленуму Вищого господарського суду України, наданими у п. 80 постанови № 12 від 17 жовтня 2012 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися зокрема за даними державної реєстрації юридичної особи, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, тощо.

Таким чином позивач має пріоритет на використання фірмового найменування "ІНФОРМАЦІЯ_1" (анг. "ІНФОРМАЦІЯ_1"), що ідентифікує його в комерційній діяльності серед інших юридичних осіб.

26.07.2018 згаданий партнерський договір було розірвано. За його умовами в разі розірвання цього договору ТОВ "Омнігон." має не більше ніж 90 днів на зміну своєї назви таким чином, щоб вона не була схожа на назву позивача за виглядом, звучанням, значенням, написанням чи у інший спосіб, незалежно від діяльності та/чи послуг, до надання яких залучене ТОВ "Омнігон."

Доказів виконання цього зобов`язання ТОВ "Омнігон." суду не подано.

ТОВ "Омнігон." продовжувало використовувати комерційне (фірмове) найменування "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час своєї підприємницької діяльності .

З 26.07.2018 виключне право на використання на території України комерційного найменування та торгову марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_1") на підставі партнерського договору від 26.07.2018 належить третій особі. (а.с. 193-211 т.1)

27.04.2020 Міністерством було видано ТОВ «Омнігон.» свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (за заявкою від 26.07.2018 №m201817538). Перелік товарів та/або послуг: аналізування води; аналізування для розробляння нафтових родовищ, аналізування комп?ютерної системи; аналізування почерку (графологія); архітектурне консультування; архітектурні послуги; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; випробовування матеріалів; випробовування нафтових свердловин; випробовування текстилю; відновлювання комп?ютерних даних; встановлювання справжності творів мистецтва; геологічне експертування; геологічне розвідування; дизайн інтер?єру; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в бактеріології; досліджування в біології, досліджування в теології; досліджування в косметології; досліджування в техніці; досліджування в хімії; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у механіці; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у фізиці; дублювання комп`ютерних програм; експертування нафтових родовиш; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет електронний моніторинг операцій за кредитними картами для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; енергоаудит забезпечування інформацією з комп?ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп?ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); картографічні послуги; клінічні випробовування; комп?ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп?ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп?ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп?ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп?ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп`ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; метеорологічне інформування; моделювання одягу; моніторинг комп?ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп?ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп?ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; обслуговування комп`ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп`ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); оцінювання якості вовни; оцінювання якості лісу на пні; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; підводне досліджування; планування розвитку міст; платформа як послуга (PaaS); послуги з шифрування даних; послуги наукових лабораторій; послуги фахівців з хімії, послуги щодо захисту від комп?ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проектів; прогнозування погоди; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування інтер?єру; проектування комп`ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп?ютерів; прокат комп?ютерного програмного забезпечення, промисловий дизайн; розблоковування мобільних телефонів; розвідування нафти; розміщування комп?ютерних сайтів. (веб-сайтів); розробляння комп?ютерних систем; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших

(послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування;

топографічне знімання; хімічний аналіз; хмарне обчислювання даних, хостинг серверів; художне оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн.

Згідно ст. 82 ч.4 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Рішенням господарського суду міста Києва від 28.01.2020 у справі №910/17738/18 заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Омнігон." (01054, м. Київ, пров. Чеховський, 9, кв. 17, код 36691109) використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1" в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Омнігон." (01054, м. Київ, пров. Чеховський, 9, кв. 17, код 36691109) протягом 10 днів з дня набрання рішенням суду законної сили внести зміни до його установчих документів в частині виключення з повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовами позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1". Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (01042, м. Київ, Новопечерський провулок, 3, корпус, 2, офіс 9, код 32493292) припинити делегування доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_1" та видалити з реєстру доменне ім`я "ІНФОРМАЦІЯ_1". Заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1" в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 апеляційні скарги ТОВ "Омнігон." та ФОП ОСОБА_3 залишено без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 28.01.2020р. у справі №910/17738/18 - без змін.

Постановою Верховного Суду від 10.03.2021 р. касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Омнігон." та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 залишено без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020, постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020, додаткове рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 у справі № 910/17738/18 - без змін. (а.с. 183-191 т.1)

Судовими рішеннями у справі №910/17738/18 встановлено наступні обставини:

- здійснення позивачем компанією "Інфронт Ікс, ЛЛС" своєї господарської діяльності у відносинах з іншими суб`єктами під комерційним найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_1") і його пріоритет на це найменування;

- здійснення відповідачем-1 (ТОВ "Омнігон.") своєї господарської діяльності на тому ж сегменті ринку, що й позивач, з використанням Позначень без належної правової підстави;

- використання Підприємцем (який є одночасно учасником і керівником ТОВ "Омнігон.") у своїй підприємницькій діяльності, а також на користь названого товариства, без належної правової підстави;

- того, що неправомірне використання комерційного (фірмового) найменування "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_1"), абревіатури ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідачами 1 і 3 (ТОВ "Омнігон.", Підприємець) призводить до змішування їх діяльності з діяльністю позивача та третьої особи, порушує права останніх, вводить в оману замовників послуг.

Статтею 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Згідно з частинами першою і другою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу та визначив способи здійснення захисту цивільних права та інтересів судом.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов`язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Згідно з ч.2 ст.489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Частиною 1 ст.420 ЦК України передбачено, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом (ч.1 ст.494 ЦК України та ч.3 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на торгівельні марки»).

Відповідно до ч.2 ст.494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 4 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на торгівельні марки» передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг (ч.2 ст.157 ГК України).

Відповідно до ст.499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст.ст.494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво, відтак позивачем правильно обрано спосіб захисту порушених прав.

Згідно з ч.1 ст.19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У відповідності до ст.6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній станом на час подання відповідачем-1 заявки) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз.4 ч.6 ст.6): не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абз.3 ч.3 ст.6).

Згідно з п.4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 вказаних вище Правил передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У разі необхідності роз`яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), судом призначається експертиза.

Верховний Суд неодноразово та послідовно вказував на те, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/2503/18).

З клопотанням про призначення у справі експертизи сторони не звертались.

Між тим, позивачем надано висновок експерта від 11.03.2019 №14753 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведеної товариством з обмеженою відповідальністю "Київський експертно-дослідний центр", з якого вбачається, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (англ. «ІНФОРМАЦІЯ_1»), застосоване в найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМНІГОН.», є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням компанії Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС. На веб-сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та у доменному імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » застосовано позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати із комерційним (фірмовим) найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_1 Коммунікейшнс, ЛЛС. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», застосоване на веб-сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та у доменному імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок схожості може ввести в оману споживачів щодо особи Омнігон Коммунікейшнс ЛЛС, яка надає комп`ютерної послуги, а саме комп`ютерне програмування, проектування та розробка програмного забезпечення, консультування з питань інформатизації та інші послуги в сфері інформаційних технологій.

Відповідно до ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Згідно ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об`єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов`язку доказування. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об`єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Наданий позивачем висновок експерта відповідає вимогам ст.ст.102, 106 ЦПК України, його підготовлено для подання до суду, експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Згідно ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: достатність поданих експертові об`єктів дослідження; повноту відповідей на поставлені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи (постанова Верховного Суду від 10.05.2018 р. у справі №387/266/17).

Підстав для неврахування висновку експерта суд не вбачає. Поряд з тим, відповідачі не подали суду висновку експерта, складеного за результатами дослідження за їх замовленням, а також не звертались до суду з клопотанням про призначення судової експертизи з вказаних питань.

Відтак, висновок експерта, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, є належним та допустимим доказом у справі.

Варто також зазначити, що Верховним Судом у постанові від 15.01.2019 у справі №910/11735/17 чітко викладено, що для правильного застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону не має правового значення правильність визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, значення має сама можливість сплутування спірних торговельних марок, а також сама можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Вказаного висновку дійшов також ВС в постанові від 02.02.2023 р. у справі №910/14228/21

Посилання сторони відповідача про те, що така обставина, як можливість асоціації та плутанини споживачем знаків позивача та відповідача-1, мала бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами даних послуг, що призвело до порушення його прав (соціологічними опитуваннями), суперечить правовим висновкам Верховного Суду.

Незважаючи на різне територіальне розміщення сторін, застосування подібного комерційного найменування в мережі Інтернет може вести в оману споживачів щодо особи позивача, викликати у споживачів цих послуг змішування комерційної діяльності позивача та з відповідачем 1.

При цьому, п. 11.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами, фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов`язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

Варто також зазначити, що З 26.07.2018 виключне право на використання на території України комерційного найменування та торгову марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_1") на підставі партнерського договору від 26.07.2018 належить третій особі. (а.с. 193-211 т.1)

З огляду на викладене, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням позивача для таких самих товарів.

Відтак, реєстрація відповідачем-1 знаку для товарів і послуг здійснена з порушенням прав позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 , отриманий ТОВ «Омнігон.», є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) (ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейпінс, ЛЛС), яке використовувалося ним на дату подання заявки № m 2018 17538 - 26.07.2018. Використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 вводить споживачів в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу.

У зв`язку з наведеним вище, позовна вимога про визнання недійсним Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2020 року, є підставною, обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Також, відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про товарні знаки» свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Крім того, згідно з п. 2 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними, Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

В силу п.п. 2.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року №10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 року за №64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Підставою внесення відомостей до реєстру, в тому числі є і рішення судових органів.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

14 жовтня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-ІХ, згідно з яким внесені зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Частиною першою статті 21 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» визначено, що функції Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ) виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

За змістом частини другої статті 21 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про Національний орган інтелектуальної власності» від 13.10.2020 № 1267-р, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу ІІ «;Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», визначено, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції НОІВ.

Між тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р визначено, що державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Визнано таким, що втратило чинність: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267 "Про Національний орган інтелектуальної власності";

З огляду на викладене обґрунтованою є вимога зобов`язати державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відомості про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг від 27.04.2020 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Закону України «Про товарні знаки», ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд

в и р і ш и в:

Позовні вимоги Інфронт ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Омнігон.», Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії, - задовольнити.

Визнати недійсним Свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 27.04.2020 року.

Зобов`язати державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відомості про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг від 27.04.2020 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було проголошено лише вступну і резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, цей строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Реквізити учасників:

Позивач: Інфронт ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС), адреса для листування: м.Київ, вул..Інститутська, 19-В, оф.40.

Відповідач: ТОВ «Омнігон.», код ЄДРПОУ 36691109, адреса: м.Київ, провул..Чеховський, 9, кВ.17.

Відповідач: Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», адреса: м.Київ, вул..Глазунова, 1.

Відповідач: ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Повне рішення виготовлено 30.06.2023 р.

Суддя: Андрій Анатолійович Осаулов