Рішення

від 29.11.2010 по справі 39/333

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  39/333

29.11.10

За позовом     "Залтех ГмбХ"

до                     1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Шанс"

                        2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

                        науки України

третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет спору,

на стороні відповідачів          ОСОБА_1

про                  визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак товарів і послуг

                       № НОМЕР_1 від 25.03.09

                                                                                                                       Суддя   Гумега О.В.

Представники:

Від позивача:  Терещенко В.В., Гавхар Ібрагімова

Від відповідача-1: ОСОБА_2, Різун В. Ф.

Від відповідача-2: Картушин Д. М.

Від третьої особи: ОСОБА_2

СУТЬ СПОРУ:

"Залтех ГмбХ" (позивач) звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Шанс" (відповідач 1),  Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і  науки України (відповідач 2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. та  зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і  науки України внести  відповідні  зміни  до Державного  реєстру  свідоцтв України  на  знаки  для  товарів  і  послуг   у  зв’язку  із  визнанням недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. та  повідомити  про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. в  офіційному  бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова  власність».

Позовні  вимоги  позивач  обґрунтовує  тим, що  він  в  2002  році   замовив одноособовій  фірмі “ІНФОРМАЦІЯ_1” (ІНФОРМАЦІЯ_1)  розробку   графічного   виконання  символіки   позивача.   На  виконання  цього  замовлення   ОСОБА_3, власник  одноособової  фірми “ІНФОРМАЦІЯ_1”, у 2002  році   розробив   графічне  виконання    символіки позивача  у  вигляді малюнка, який  становить характерне  поєднання   горизонтальних   смуг   темно-коричневого, зеленого, жовтого  та  червоних  кольорів,  що  чергуються    та  розділені   вужчими  смугами   світло-сірого   кольору, а  в  подальшому  були  виконані  роботи  по  розробці дизайну  нової смугастої  упаковки.  Позивач  вважає,   що  ОСОБА_3  набув  авторське  право  на  зазначений  графічний  твір. Графічний  твір був  переданий ОСОБА_3  позивачу. Позивач  зазначає,  що  він,   як  власник,  має  право  на  використання  твору,  а  також  виключне  право   на  дозвіл  або  заборону  використання  твору  іншими  особами.  

Позивач  зазначає, що  з  2003  року реалізує  вироблену  ним  продукцію –харчові  суміші для  м’ясної   промисловості  в оригінальних упаковках із  нанесенням  смугастої  графіки.

Позивач  вважає,  що  відповідач 1  подав  заявку  на  отримання   свідоцтва   на  знак  для  товарів  і  послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009  року з  порушенням  авторських  майнових  прав   позивача,  а  тому   зазначене   свідоцтво  має  бути  визнане   недійсним, як  таке,   що  видане   внаслідок  подання   заявки  з  порушенням   прав  інших  осіб.

Позивач  також  просить  зобов’язати    Державний  департамент  інтелектуальної  власності Міністерства освіти і науки України внести  відповідні  зміни   до  Державного  реєстру   свідоцтв  України   на  знаки  для  товарів  і  послуг   у  зв’язку  із  визнанням недійсним  повністю   свідоцтва  України № НОМЕР_1  від 25.03.2009  року   та  повідомити  про    визнання недійсним  повністю   свідоцтва  України № НОМЕР_1  від 25.03.2009  року в  офіційному  бюлетені Державного  департаменту   інтелектуальної  власності  “Промислова  власність”.

Ухвалою суду від 16.10.2009 р. порушено провадження у справі № 39/333 та призначено справу до розгляду на 06.11.2009 р. о 10:40 год.

Відповідач  1   04.11.2009 р. через відділ діловодства суду  подав клопотання  про  відкладення  розгляду  справи. Клопотання  відповідача 1  судом  задоволено.

Ухвалою суду від 06.11.2009 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 30.11.2009 р. о 10:50 год.

09.11.2009  року  відповідач  1  звернувся  до  суду  з  клопотанням  про  ознайомлення  з  матеріалами  справи.  Клопотання  відповідача  1  судом  задоволено.

27.11.2009 р. представник відповідача 1 через відділ діловодства суду подав відзив на позовну заяву, в  якому  проти  задоволення  позовних  вимог  заперечує, зокрема,   з  огляду  на  те,  що   позивач  не  надав  суду  доказів  на  підтвердження  передачі  йому  авторських   прав  одноособовою  фірмою “ІНФОРМАЦІЯ_1”. Крім  того,  відповідач  1  зазначає,  що   власником   знака   для  товарів  і  послуг,  на  який  було  отримано  свідоцтво № НОМЕР_1, є  саме  відповідач 1,  оскільки  зображення  цього  знаку   для  товарів  і  послуг  було   розроблено    директором  відповідача 1  -   ОСОБА_1.

Відповідач  1 також  подав заяву на виконання вимог ухвали суду від 16.10.2009 р.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  30.11.2009  року,  відповідач  2  подав  відзив  на  позовну  заяву,  в  якому  проти  задоволення  позовних  вимог  заперечує  з  огляду  на  те,  що   факт  наявності  у  позивача  авторського  права  на  твір,  про  що  зазначає  позивач,  не  був   і  не  міг  бути  відомим    закладу  експертизи  під  час  проведення  експертизи  заявки,  за  якою   було  видане  свідоцтво   України   № НОМЕР_1. Відповідач  2  також  вважає,  що  докази,  на  які  посилається    позивач, є  неналежними  та  вказує, що  передача  майнових  прав  автора   оформляється    авторським  договором.

Ухвалою суду від 30.11.2009 р., на підставі ст. ст. 69, 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 25.01.2010 р. о 10:00 год. та продовжено строк вирішення спору.

19.01.2010 р.  представник відповідача 1 через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення  з матеріалами справи. Судом клопотання задоволено.

Представник позивача в судовому засіданні,  призначеному  на 25.01.10  року, подав  пояснення по справі  та  додаткові  докази у  справі.   

Представник відповідача 1 в судовому засіданні,  призначеному  на 25.01.10  року, подав  додаткові  докази у  справі.   

Представник відповідача 1  в судовому засіданні, призначеному  на 25.01.10  року,  подав клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1  ОСОБА_1.

Ухвалою суду від 25.01.2010 р., на підставі ст. ст. 27, 69, 77 ГПК України,  розгляд справи було відкладено на 08.02.2010 р. о 11:20 та залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів  - ОСОБА_1.

02.02.2010 р.  представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання задоволено.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні,  призначеному  на  08.02.10  року, подав  пояснення.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному  на  08.02.10  року, подав усне клопотання про залучення доказів до матеріалів справи. Судом клопотання задоволено.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні, призначеному  на  08.02.10  року, подав заяву на виконання вимог ухвали суду.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають  бути   роз‘яснені  судовим  експертом.

Ухвалою  суду    від 08.02.2010  року  відкладено     розгляд  справи  на  01.03.2010  року  об 11:20 та  надано  можливість  сторонам  і  третій  особі  надати  суду  перелік   питань,  які   необхідно  поставити  на  вирішення  судового  експерта.

В  судовому  засіданні,  призначеному   на  01.03.2010  року,  позивач  надав суду  заяву  про  доповнення  підстав  позову.

В  судовому  засіданні,  призначеному   на  01.03.2010  року, відповідач  2  надав  додаткові  докази  на  виконання  вимоги  ухвали  суду.

Позивач  та  відповідачі  надали  суду   перелік питань,  які  на їх  думку,  можуть  бути  поставлені  на  вирішення експерта.   

Ухвалою суду від 01.03.2010 р., на підставі ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, призначено у справі  судову експертизу  об’єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі.

19.03.2010  року   судовий  експерт  звернулася  до  суду  з проханням про надання  додаткових  матеріалів.

Відповідно  до   ч. 3 ст. 31 ГПК України судовий  експерт  має  право   просити  господарський  суд   про  надання   йому  додаткових  матеріалів.

24.03.2010  господарський  суд повідомив  позивача,  відповідача 1,  третю  особу     про  необхідність  надання  додаткових  матеріалів.      

09.04.2010  року  відповідач  1, через  відділ  діловодства  Господарського  суду  міста Києва,     надіслав  суду  відповідь  на   лист  від 24.03.2010  року щодо  необхідності  надання  додаткових  матеріалів.

14.04.2010  року   позивач, через  відділ  діловодства  Господарського  суду  міста Києва,     надав  суду  заяву   про  надання відомостей   на  клопотання  судового експерта.

15.04.2010  року Господарський  суд  міста  Києва  направив заяву  позивача   про  надання відомостей   на  клопотання  судового експерта судовому  експерту ОСОБА_4

31.05.2010 р. через відділ діловодства суду судовим експертом ОСОБА_4 було направлено висновок № 57/10-НМ  судової  експертизи об’єктів інтелектуальної власності по справі № 39/333 разом з матеріалами справи.

Справа № 39/333 до розгляду призначена не була, у зв’язку із оскарженням в апеляційному порядку ухвали суду від 01.03.2010 о. у справі № 39/333.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2010 р. ухвалу Господарського суду м. Києва від 01.03.2010 р. у справі № 39/333 залишено без змін.

Через відділ діловодства суду 07.07.2010 р.  Київським апеляційним господарським судом    були повернуті матеріали справи №  39/333  разом з висновком судової  експертизи.

Ухвалою  Господарського  суду  міста  Києва  від 13.07.2010  року  розгляд  справи  призначено  на 06.09.2010  року об 11:00.

Судове  засідання,  призначене  на 06.09.2010  року об 11:00 не  відбулося  у  зв’язку  з  надходженням  касаційної  скарги  на  постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2010  року.

Ухвалою  Вищого  господарського  суду  України  від  02.09.2010  року,  касаційну  скаргу    на  ухвалу  Господарського  суду  міста  Києва   від 01.03.2010  року   та  постанову Київського   апеляційного  господарського  суду   від 30.06.2010  року повернуто   Товариству  з  обмеженою  відповідальністю “Шанс”.

Справа  скерована  до  Господарського  суду  міста  Києва.

Ухвалою суду від 24.09.2010 р., на підставі ст. 86 ГПК України, розгляд справи призначено на 25.10.2010 р. о 11:50 год.

Представник позивача в судовому засіданні,  призначеному  на 25.10.2010  року, подав заяву про надання доказів на виконання вимог ухвали суду від 24.09.2010 р.

25.10.2010 р. відповідач 1 через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача 1 судом задоволено.

Ухвалою суду від 25.10.2010 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 08.11.2010 р. о 11:00 год.

08.11.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав письмові пояснення з  урахуванням  висновку  експертизи.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на 08.11.2010  року,  відповідач  1 звернувся  до  суду  з  клопотанням  про  залучення    додаткових  доказів до матеріалів  справи. Клопотання  відповідача  1  судом  задоволено.

Ухвалою  суду  від 08.11.2010 р. розгляд справи відкладено на 29.11.2010 о 09:30.

В судовому  засіданні, призначеному  на  29.11.2010  року    позивач  позовні  вимоги  підтримав  повністю   та  надав  додаткові  пояснення   по  суті  позовних  вимог.

Відповідач  1   проти  задоволення  позовних  вимог  заперечував.

Відповідач  1  звернувся  до  суду  з  клопотанням  про    виклик  в  судове  засідання   експерта  ОСОБА_4   та  призначення  у  справі  повторної   судової  експертизи. Клопотання    відповідача  1  судом  відхилено.

Відповідач  2  проти  задоволення  позовних  вимог  заперечував,  надав  суду   пояснення  на  висновок    № 57/10-НМ судової  експертизи об’єктів  права  інтелектуальної  власності  від 25.05.2010  року,  в  якому  просив  не  приймати  зазначений  висновок   як  доказ  у  справі  та  відмовити  позивачу  в  задоволенні позовних  вимог.

Представник  третьої  особи  проти  задоволення  позовних вимог заперечував.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 29.11.2010 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів, третьої  особи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

"Залтех ГмбХ" (позивач) є  юридичною  особою, що  зареєстрована  за  законодавством  республіки Австрія 30.11.2001 року, ідентифікаційний  номер 5305810. Правовою  формою  позивача є   товариство  з обмеженою  відповідальністю,  галузь  промисловості  - спеції.

Позивач  вказує,  що  йому  належать  авторські  майнові  права   на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Шанс»(відповідач 1)  є  юридичною  особою що  зареєстрована  за  законодавством України 06.04.2001 року.

Відповідач  1  є   власником  свідоцтва  України   на  об’ємний знак  для  товарів  і  послуг   № НОМЕР_1 для  товарів   29, 30 класів  МКТП. В  заяві   про  реєстрацію  знаку  для  товарів  і  послуг  m 200717074 від  10.10.2007  року  заявник  (відповідач  1)  зазначає,  що  об’ємний  знак   являє  собою  упаковку   з нанесеними   на  її   поверхні   кольоровими  смугами, які  відділяються   один  від  одного   білими  стрічками. Колір  смуг   виконано   червоним, жовто-помаранчевим, зеленим та  темно-коричневим.

10.02.2009  року Державний  департамент інтелектуальної  власності  затвердив  висновок   про  відповідність   позначення відповідача 1   умовам  надання  правової   охорони   за  результатами   кваліфікаційної  експертизи і  зазначений  висновок  набув  статусу  рішення  про  реєстрацію  знака. Публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва № НОМЕР_1  була  здійснена 25.03.2009  року.

Відповідно  до  ст. 12. Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака (ст.13 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Зібрані  у  справі  докази   свідчать,  що відповідно до  Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №НОМЕР_2 від 26.01.2009 р., автором твору «ІНФОРМАЦІЯ_3» є ОСОБА_1.

У матеріалах справи містяться матеріали державної реєстрації авторського права на твір за свідоцтвом №НОМЕР_2 від 26.01.2009 р., надані Державним департаментом інтелектуальної власності, зокрема, заява про реєстрацію авторського права на твір від 27.10.2008 року.

Відповідно до п.2 ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права”, охороні за цим Законом підлягають як оприлюднені, так і не оприлюднені твори. Відповідно до п.2 ст.11 Закону «Про авторське право і суміжні права”, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення.

Щодо дати остаточного завершення роботи над твором «ІНФОРМАЦІЯ_3»у заявці вказано «31 серпня 2002 року».

В  заяві  про  реєстрацію  авторського  права  на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_3», попередня  чи  альтернативна   назва  твору  «панчоха  ПЕПІ», (номер  заявки  27390) зазначено,  що  перше  оприлюднення  відбулося  в  серпні  2003  року.

В  заяві  ОСОБА_1  від 03.02.2010  року, засвідченій  приватним  нотаріусом, зазначено  про  демонстрацію примірника  графічного  твору    у  вересні  2002  року.

Самих відомостей про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо) у матеріалах заявки не міститься. Матеріали  справи взагалі не  містять доказів  про  оприлюднення/втілення в об’єктивну форму твору «ІНФОРМАЦІЯ_3», автором якого є ОСОБА_1.

У матеріалах заявки містяться зображення твору «ІНФОРМАЦІЯ_3», який характеризується наступними елементами:

-          поєднання смуг різної товщини, розташованих горизонтально;

-          кольорове вирішення: зелений, чорний, червоний, жовтий, сіро-сріблястий;

-          розташування смуг: зелена, жовта, червона або чорна смуги більшої товщини перемежаються тонкими смугами сіро-сріблястого кольору.

Причиною виникнення спору стало те, що, на думку позивача, знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.03.2009  року було  видано  в  результаті  подання  заявки  з  порушенням  авторських  майнових  прав  позивача.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач просить визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р., оскільки, на його думку зазначене  свідоцтво  видане   з  порушенням  авторських  майнових   прав  позивача.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з’ясування того, чи має позивач  авторські  права на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2» та  наявності  підстав  для  визнання  свідоцтва  на  знак  для  товарів  і  послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. недійсним.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Згідно ст. 4 Господарського процесуального кодексу України господарський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором, застосовує норми права інших держав. У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини за участю іноземного суб'єкта підприємницької діяльності, господарський суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.

На час слухання справи господарський суд керувався вимогами статті 4 Господарського процесуального кодексу України щодо вибору законодавства, яке врегульовує  питання  передачі   майнових  авторських  прав  на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2»  ОСОБА_3, власником  одноособової  фірми “ІНФОРМАЦІЯ_1” (Республіка Австрія) позивачу - "Залтех ГмбХ" (Республіка Австрія).

Враховуючи,  що  передача майнових  авторських  прав  на  твір  відбувалася між  іноземними  суб’єктами  господарювання і  на  території  Республіки  Австрія,  зазначені  відносини  повинні  бути  здійснені  відповідно  до  чинного  законодавства Республіки  Австрія.

З огляду на вищевикладене, судом при вирішенні даного спору в  частині  що  стосується  передачі позивачу майнових  авторських  прав  на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2»  засовується  матеріальне право Республіки  Австрія.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України “Про міжнародне приватне право” при застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.

Згідно ч. 3 ст. 8 Закону України “Про міжнародне приватне право” особи, які беруть участь у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні своїх вимог або заперечень, іншим чином сприяти суду чи іншому органу у встановленні змісту цих норм.

В матеріалах справи наявні надані  позивачем  переклади  з  німецької  на  українську  мову   витяги  з нормативних  актів  Республіки  Австрія, а  саме:  Федерального закону   про  авторські  права   на  твори   літератури  і  мистецтва та  Загального  цивільного  кодексу.

Відповідно  до  параграфу 24 Федерального закону   про  авторські  права   на  твори   літератури  і  мистецтва, автор   може  передати  іншій  особі   виключне  право  користування  твором. У  який  спосіб, якими засобами,  та  в  яких   територіальних   і  часових   межах   твір   може   бути  використаним   власником  права   користування  твором   (пар. 24 абз. 1 част. 2 Федерального закону   про  авторські  права   на  твори   літератури  і  мистецтва), регулюється   укладеним   з  автором  твору   договором (параграф 26 Федерального закону   про  авторські  права   на  твори   літератури  і  мистецтва).

Параграф 861 Загального  цивільного  кодексу  в  розділі,  що  регулює  укладення  договору,  встановлює,  що   той, хто  заявляє,   що  він  комусь   хоче  передати   своє  право, тобто, що  він  хоче йому  щось  дозволити, щось  дати,  що  він  хоче   для  нього  щось  зробити або  щось  не  виконати  для  нього, дає  обіцянку; а  якщо   інший  у  дійсний   спосіб   приймає   обіцянку,  то  шляхом   співпадання  волі   обох  сторін  здійснюється  договір.

В параграфі 863 Загального  цивільного  кодексу  зазначено, що   можна   визначено заявити   про  свою  волю   не  тільки  словами   та  загальноприйнятими   знаками, але  й  мовчки   такими  діями, які  після  зважування  всіх  обставин не  залишають   розумної  причини   сумніватися  в  цьому.

Параграф 883 Загального  цивільного  кодексу в  розділі,  що  встановлює   форму  договорів   встановлює,  що  договір  може   укладатися   в  усній  або  письмовій  формі,  в  суді або  за  його  межами, з  свідками або   без  них. Ця різноманітність  форм   не  становить  ніякої   різниці   по  відношенню   до  зобов’язання,  крім  визначених   законом  випадків.

Параграф 914 Загального  цивільного  кодексу    визначає,  що    під  час  тлумачення   договорів   не  слід   дотримуватися   буквального   смислу   висловлювання,  а  досліджувати   намір  сторін   і  розуміти   договір  так, як  це  відповідає   звичаям   добросовісних   відносин.

Здійснивши  аналіз  наведених  норм  права  Республіки  Австрія,  суд  прийшов  до  висновку,  що ОСОБА_3, власник  одноособової  фірми “ІНФОРМАЦІЯ_1”, мав  право  передати    позивачу виключне  право  користування  твором,  при  цьому,  договір  міг  бути  укладений  в усному або  письмовиму вигляді, оскільки  законодавство Республіки  Австрія надає  сторонам  договору  можливість   визначено заявити   про  свою  волю   не  тільки  словами   та  загальноприйнятими   знаками, але  й  мовчки   такими  діями, які  після  зважування  всіх  обставин не  залишають   розумної  причини   сумніватися  в  цьому.

До  матеріалів  справи долучені пояснення під присягою (афідавіт) пана ОСОБА_3 від 11.11.2008  року, відповідно  до  якого фірма «Залтех ГмбХ»уповноважила фірму «ІНФОРМАЦІЯ_1»(ІНФОРМАЦІЯ_1) в 2002 році розробити графічне виконання комплексного іміджевого дизайну з  оригіналом  плівки та  описом кольорів   для  всієї  продукції.

В  матеріалах  справи наявна письмова  заява,  що  рівносильна  присязі пана ОСОБА_3 від 23.10.2008  року, відповідно  до  якої фірма «Залтех ГмбХ»уповноважила фірму «ІНФОРМАЦІЯ_1»(ІНФОРМАЦІЯ_1) в 2002 році  на  розробку і  графічне  виконання   друку    для  фірми «Залтех ГмбХ». В  2003 році фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1»(ІНФОРМАЦІЯ_1) розробила, виконала та здала у виробництво пакувальні лінії, мішки з фольги та етикетки. Відповідно  до рахунків №3237-G від 27.09.2002 р. та №3422-G від 11.07.2003 р., за якими була здійснена оплата послуг фірмою «Залтех ГмбХ»з відмітками про оплату на копіях згаданих рахунків, фірмою «ІНФОРМАЦІЯ_1»(ІНФОРМАЦІЯ_1) був наданий дозвіл на використання об’єктів дизайну фірмі «Залтех ГмбХ», а  саме: міжнародний  дозвіл на  користування   без  права  на  обробку та  національний   дозвіл  на  використання   без  права  обробки.

В матеріалах справи наявна також кольорова копія зображення прикладу кольорового вирішення об’єктів дизайну (твору «ІНФОРМАЦІЯ_2») з описом, а  саме: червоний чілі; жовтий карі;зелений лавр;чорний перець.

До  матеріалів  справи  також  долучені  письмові  заяви, що  рівносильні  присязі, з  додатками  пана ОСОБА_5  від 24.10.2008  року та  пані  ОСОБА_6 від 23.10.2008  року, які свідчать  про  замовлення  та  виготовлення    фольги   для  пакувальних  мішків  на  підставі   твору «ІНФОРМАЦІЯ_2» в  2003  році.

До  матеріалів  справи  також  долучена  заява  під  присягою пана ОСОБА_7 від 19.01.2010  рок,  в  якій  зазначено  про  укладення  усного  договору між  позивачем  та    ОСОБА_3   про  передачу   прав  користування   твором, що  був  розроблений  паном  ОСОБА_3  на  замовлення Залтех ГмбХ  і  складається  з логотипу  Залтех (кольорове  кільце   з  чотирьох   кольорів  з  ілюстрацією   посередині),  чотирьох  фарб Залтех (чілі-червоний, каррі-жовтий, гірко-зелений,  колір  чорного  перцю), а  також  поєднання смуг  Залтех до  якої в  якості  додатка  додано   письмове  підтвердження ОСОБА_3  щодо  виключного  права   користування   зовнішнім  виглядом Залтех.

До  матеріалів  справи  також  долучена  заява  під  присягою пана ОСОБА_3 від 19.01.2009  року, в якій  зазначено  про  укладення  усного  договору між  позивачем  та    ОСОБА_3   про  передачу   прав  користування   твором   що  був  розроблений  паном  ОСОБА_3  на  замовлення Залтех ГмбХ  і  складається  з логотипу  Залтех (кольорове  кільце   з  чотирьох   кольорів  з  ілюстрацією   посередині),  чотирьох  фарб Залтех (чілі-червоний, каррі-жовтий, гірко-зелений,  колір  чорного  перцю), а  також  поєднання смуг  Залтех.

Крім  того,  в  матеріалах  справи  наявний Договір № 007-26/07 від 26.07.2007 року, укладений  між приватним підприємством «Експосервіс»та компанією Polska Sp. z. o.o.», на стор. 6 якого містяться зображення виставкового стенду, виконаного з використанням твору «ІНФОРМАЦІЯ_2».

В  якості  доказів оприлюднення  та  втілення   в  об’єктивну форму твору   «ІНФОРМАЦІЯ_2»  позивач  також  надав три фотокартки в роздрукованому та електронному вигляді, на яких зображено виставковий стенд компанії «Залтех ГмбХ»на міжнародній виставці IFFA 2004 (м.Франкфурт-на-Майні, ФРН). На цих фотокартках зафіксований факт використання твору  «ІНФОРМАЦІЯ_2»,   як в оформленні виставкового стенду, так і в упаковках прямокутної форми, у яких фасувалася та реалізовувалася продукція фірми «Залтех ГмбХ».

Позивач  надав  також дев’ять фотокарток в роздрукованому та електроному вигляді, на яких зображено виставковий стенд компанії «Залтех ГмбХ»на виставці «Інпродмаш та Упаковка 2006», яка проходила у вересні 2006 року в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ). Фотографії датовані 11 та 14 вересня 2006 року. На цих фотографіях зафіксований факт використання твору «ІНФОРМАЦІЯ_2»,  як в оформленні виставкового стенду, так і в смугастих різнокольорових упаковках прямокутної форми, у яких фасувалася та реалізовувалася продукція фірми «Залтех ГмбХ».

Позивач  також  надав п’ять фотокарток в роздрукованому та електронному вигляді, на яких зображено прямокутні різнокольорові смугасті упаковки фірми «Залтех ГмбХ», в яких використаний твір «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Позивач надав дев’ять фотографій в роздрукованому та електронному вигляді з виставки «Агропродмаш 2005», яка проходила в період з 27 по 10 жовтня 2005 року в м. Москва, Росія. На фотокартках зафіксований факт використання, оприлюднення та втілення в об’єктивній формі твору «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території Росії в період, коли проходила виставка (фотографії датовані 3, 4 та 5жовтня 2005 року).

Позивач   надав вісім фотографій в роздрукованому та електронному вигляді з виставки «Агопродмаш 2006», яка проходила наприкінці вересня –на початку жовтня 2006 року м. Москва, Росія. На фотокартках зафіксований факт використання, оприлюднення та втілення в об’єктивній формі твору «ІНФОРМАЦІЯ_2»на території Росії в період, коли проходила виставка (фотографії датовані 10 жовтня 2006 року).

До  матеріалів  справи  також  долучений наданий  позивачем  журнал «Мясной бізнес»№ НОМЕР_3, на стор. 22 якого міститься фотокартка із зображенням стенду компанії tech Polska Sp. z o.o.” на виставці «Інпродмаш та Упаковка 2007»та оригінальних смугастих різнокольорових упаковок фірми «Залтех ГмбХ». Як в оформленні стенду, так і в упаковках використаний твір «ІНФОРМАЦІЯ_2».

До  матеріалів  справи  також  долучена копія сторінки 84 із журналу «Food& Drinks»№ НОМЕР_5 року, на якій містяться дві фотокартки із зображенням стенду фірми “Залтех ГмбХ», в оформленні якого використаний твір «ІНФОРМАЦІЯ_2». Цей номер журналу підтверджує факт оприлюднення і втілення в об’єктивну форму згаданого твору в Україні в 2004 році.

До  матеріалів  справи  долучена копія сторінки 43 із журналу «Мясное дело»№НОМЕР_4, на якій міститься фотокартка із зображенням стенду фірми «Залтех ГмбХ», в оформленні якого використаний твір «ІНФОРМАЦІЯ_2». Цей номер журналу підтверджує факт оприлюднення і втілення в об’єктивну форму згаданого твору в Україні в 2004 році.

До  матеріалів  справи   долучена копія сторінки 43 із журналу «Мясное дело»№ НОМЕР_5, на якій міститься фотокартка із зображенням стенду фірми “ Залтех ГмбХ», в оформленні якого використаний твір  «ІНФОРМАЦІЯ_2». Цей номер журналу підтверджує факт оприлюднення і втілення в об’єктивну форму згаданого твору в Україні в 2004 році.

До  матеріалів  справи  також  долучені нотаріально завірені копії сторінки 36 та сторінки 17 відповідно № НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 від  ІНФОРМАЦІЯ_5 журналу «Fleischer», на яких зображені оригінальні смугасті різнокольорові упаковки фірми «Залтех ГмбХ»у процесі виробництва, а також стенд фірми «Залтех ГмбХ»на міжнародній виставці IFFA 2004 (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина).

Ці копії також підтверджують факт оприлюднення та втілення в об’єктивну форму у 2004 році твору «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Оцінивши  зібрані   докази  в  сукупності,  суд  прийшов  до  висновку,  що  позивач  належними  засобами доказування довів надання  йому   фірмою  “ІНФОРМАЦІЯ_1” (ІНФОРМАЦІЯ_1) 27.09.2002  року   міжнародного  дозволу на  користування   без  права  на обробку на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2»   та 11.07.2003  року  національного  дозволу   без  права  на  обробку на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Зазначений правочин відповідає  нормам  права  Республіки  Австрія.

Отже,  позивач  належними  засобами  доказування  довів  наявність  у  нього  майнових  авторських  прав  на  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Заперечення  відповідача  1  та  відповідача  2  з  приводу  того,  що договір  про  передачу  майнових  авторських прав  на твір «ІНФОРМАЦІЯ_2» укладений  між ОСОБА_3  власником  одноособової фірми “ІНФОРМАЦІЯ_1”(ІНФОРМАЦІЯ_1) та позивачем не  відповідає  чинному  законодавству  України,  суд  визнає  необґрунтованими,  оскільки  відповідач  1  та  відповідач 2  не  надали  суду    доказів, які б  свідчили,  що  передача    майнових  прав,  яка  відбувалася  на  території  Республіки  Австрія  повинна  здійснюватися  у  відповідності  з  чинним  законодавством  України.  

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

Україна  та Республіка Австрія  є учасницями  Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року (Женева, 6 вересня 1952 року, дата набрання чинності для України - 17 січня 1994 року).

Відповідно  до  ст. 1 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року, кожна Договірна Держава зобов'язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських прав на літературні, наукові і художні твори, зокрема, твори живопису, графіки.

Випущені в світ твори громадян будь-якої Договірної Держави, рівно як і твори, вперше випущені в світ на території такої Держави, користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку така Держава надає творам своїх громадян, які вперше випущені в світ на її власній території.  Не випущені в світ твори громадян кожної Договірної Держави користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку ця Держава надає творам своїх громадян, що не випущені в світ (ст. 2 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року).

Під "випуском у світ" у розумінні цієї Конвенції слід розуміти відтворення в якій-небудь матеріальній формі і надання невизначеному колу осіб примірників твору для читання або ознайомлення шляхом зорового сприйняття. (ст. 6 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року).

В  преамбулі  Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»визначено,  що оприлюднення (розкриття публіці) твору - здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо. Примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі. Твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо;

Відповідно  до     ст. 3 Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»дія цього Закону поширюється на  твори, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України.

Положення  Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»спрямовані на захист особистих немайнових прав і майнових прав,  зокрема,  осіб, які мають авторське право.

Суб'єктам авторського права, незалежно від їх громадянства, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території іншої держави або не оприлюднені, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів України (ст. 3  Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»).

Іноземні особи та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом (ст. 6 Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»)  .

Відповідно  до   ст. 7 Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»суб'єктами авторського права є, зокрема, особи, яким автори передали свої авторські майнові права.

Стаття  8 Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»  встановлює,  що  об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: твори образотворчого мистецтва;  інші твори.

Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій статті 8 Закону, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Стаття  11  Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»встановлює,  що первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права.

Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Стаття  15 Закону  України «Про  авторське  право  і  суміжні права»  встановлює,  що до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать виключне право на використання твору;  виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Отже,  реалізуючи  майнові   права  автора,  позивач  не  позбавлений  права  звертатися  до  суду  з  позовом  про  їх  захист,  в  тому  числі  з  позовом  про  визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р.

Згідно з п.1 ст.10 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Згідно з п.15 цієї статті, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

З наведених норм випливає, що для встановлення відповідності знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони необхідно застосування спеціальних знань. В зв’язку з цим судом, ухвалою  Господарського  суду  міста  Києва  від 01.03.2010  року,  відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту ОСОБА_4.

На вирішення експерта поставлено наступні питання:

-          Чи має ознаки  оригінальності   та  творчого  характеру  твір “ІНФОРМАЦІЯ_3”, автором  якого  є  ОСОБА_1?

-          Чи  відтворює знак   для  товарів   та  послуг   за  свідоцтвом  України № НОМЕР_1   від 25.03.2009  року,  що  належить  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю “Шанс”, твір  мистецтва («ІНФОРМАЦІЯ_2»), який  був  створений ОСОБА_3 власником одноособової  фірми “ІНФОРМАЦІЯ_1”(ІНФОРМАЦІЯ_1)   і  авторські  майнові  права  на  який  належать  компанії "Залтех ГмбХ"?

Керуючись п. 2.2.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерт, маючи право указувати у висновку на факти, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання,  поставив відповідно до п. 4.13 Інструкції  питання, яке було  вирішено у порядку експертної ініціативи, а  саме: чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Шанс», оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

В результаті дослідження поставлених питань у висновку № 57-10 НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності за господарською справою №39/333 (2009 р.)  від 25.05.2010 експерт дійшов таких висновків:

Твір «ІНФОРМАЦІЯ_3», автором якого є ОСОБА_1, не має ознак оригінальності та творчого характеру.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Шанс», відтворює твір мистецтва (ІНФОРМАЦІЯ_2), який був створений ОСОБА_3 –власником одноособової фірми «ІНФОРМАЦІЯ_1»(ІНФОРМАЦІЯ_1) і авторські майнові права на який належать компанії «Залтех ГмбХ».

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Шанс», є оманливим, оскільки може ввести споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Надаючи  відповідь  на  питання  суду  «чи має ознаки оригінальності та творчого характеру твір «ІНФОРМАЦІЯ_3», автором якого є ОСОБА_1», експертом встановлено наступне:

До об’єктів авторського права стаття 8 Закону України „Про авторське право і суміжні права”  відносить твори у галузі науки, літератури і мистецтва, наводячи перелік об’єктів, що, однак, не є вичерпним –пункт 17 частини 1 цієї статті до творів, що є об’єктами авторського права, відносить інші твори. Вирішення питання про віднесення твору до об’єктів авторського права знаходиться, в першу чергу, в залежності від наявності в ньому ознак творчості. Законодавство у сфері охорони авторських прав охоплює різні види творчого процесу, а твори, що можуть бути об’єктами авторського права, є оригінальним результатами творчої праці їх авторів. Авторське право бере під свою охорону авторство незалежно від достоїнства твору, тобто незалежно від того, наскільки істотними є ознаки творчості у творі. Наявність ознаки творчості набуває значення конститутивного юридичного факту, яким зумовлюється охороноздатність та правооб’єктність твору.

Всі твори, яким відповідно до законодавства надається авторсько-правова охорона, повинні бути оригінальними, тобто бути результатом творчої праці самого автора. Таким чином, ознакою об’єкту авторського права є творча самостійність. В той же час, творча або креативна діяльність (від лат. creatio –створення) характеризується новаторською діяльністю. В процесі створення оригінального, первісного твору результатом завжди є цілком новий твір.

Новий оригінальний твір завжди є творчо самостійним, але творчо самостійний твір не завжди є цілком новим. У випадку створення похідного твору, авторське право дозволяє використати першоджерело (із обов’язковим зазначенням такого використання) настільки, щоб результатом все одне став новий твір. Відповідно до статті 1 Закону України „Про авторське право і суміжні права” похідний твір –це „твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні”.

Новизна та творча самостійність є двома самостійними ознаками креативного твору, тобто твору, що має ознаки творчості.

Тож до критеріїв творчості слід віднести:

-          для першоджерела –творчу самостійність, що полягає у новизні твору, тобто новизні усіх його юридично значущих елементів;

-          для похідного твору –творчу самостійність, що полягає у новизні хоча б одного юридично значущого елементу твору у порівнянні з першоджерелом.

При  здійсненні експертного  дослідження експертом встановлено факт співпадіння елементів, якими характеризуються твори «ІНФОРМАЦІЯ_3», автором якого є ОСОБА_1, та «ІНФОРМАЦІЯ_2», який був створений ОСОБА_3.

Матеріали справи не містять зображень, відомостей про факти або приклади, що могли б свідчити про втілення в об’єктивну форму твору «ІНФОРМАЦІЯ_3», автором якого є ОСОБА_1.

Враховуючи більш ранішню дату створення твору ОСОБА_3 – 2002 рік (відповідно до матеріалів справи, т.1 а.с. 39), та приклади використання в об’єктивній формі у 2004-2006 роках, у порівнянні з датою реєстрації твору ОСОБА_1 –26.01.2009 року, експерт робить висновок про відсутність у творі «ІНФОРМАЦІЯ_3»ознак оригінальності та творчого характеру, внаслідок використання іншого твору, автором якого є, відповідно до матеріалів справи, ОСОБА_3, і приклади використання якого містяться у матеріалах, наданих для дослідження.

Експертом  встановлено,  що  твір «ІНФОРМАЦІЯ_3», автором якого є ОСОБА_1, не має ознак оригінальності та творчого характеру.

Також  експерт  прийшов  до  висновку,  що  знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Шанс», відтворює твір мистецтва («ІНФОРМАЦІЯ_2»), який був створений ОСОБА_3 –власником одноособової фірми «ІНФОРМАЦІЯ_1»(ІНФОРМАЦІЯ_1) і авторські майнові права на який належать компанії «Залтех ГмбХ».

Експерт  також  зазначив,  що відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.»

Експерт  дослідив,  що  твір «ІНФОРМАЦІЯ_2», який був створений ОСОБА_3, є дизайном, використаним та втіленим у фірмовому упакуванні фірми «Залтех ГмбХ», кольоровому вирішенні рекламних стендів фірми «Залтех ГмбХ», оформленні вивісок, споруд фірми «Залтех ГмбХ»,  кольоровому вирішенні емблеми (знаку) фірми «Залтех ГмбХ»,  інших рекламних матеріалах фірми «Залтех ГмбХ».

Експерт  зазначає,  що всі  зазначені об’єкти за своїми характеристиками є формою rade dress»(«торгового одеяния»). Це поняття, що тлумачиться як сукупність елементів, які супроводжують товар або послугу, зокрема як упакування, дизайну споруд, офісів, робочих місць, торгових залів, рекламної та сувенірної продукції компанії, рекламних слоганів та інших елементів, що допомагають створити у споживача цілісне враження стосовно комерційного джерела товару або послуги. Ця сукупність елементів претендує називатися dress»при єдиному і одночасному застосуванні і індивідуалізує надавані товари і послуги.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року представляє собою позначення, в якому втілено комплексний іміджевий дизайн (dress»), створений на замовлення фірми «Залтех ГмбХ», зокрема дизайн упаковки.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року зареєстрований для товарів 29 та 30 класів МКТП.

Фірма «Залтех ГмбХ»згідно рекламної інформації, розміщеної в українському виданні «Мясной бизнес»№НОМЕР_3 (додаткові матеріали, додаток 7), пропонує до продажу комплексні суміші спецій, смако-ароматичні композиції та функціональні домішки для виробництва усіх видів ковбас, копчено-варених продуктів, полуфабрикатів, маринадів. Згідно з тим самим джерелом представництво фірми «Залтех ГмбХ»знаходиться в Україні (ТОВ «Залтех Україна», пл. Петрушевича, 3/411, Львів), що свідчить про ведення комерційної діяльності на території України. Факт ведення комерційної діяльності в Україні, а також надані у додаткових матеріалах свідчення участі фірми «Залтех ГмбХ» у виставці «Інпродмаш та упаковка 2006»у вересні 2006 року в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ) надає експерту підставу вважати продукцію фірми «Залтех ГмбХ»відомою для потенційних споживачів в Україні.

Дослідивши можливість введення споживача в оману відносно продукції, для якої зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року, та для якої використовується дизайн фірми «Залтех ГмбХ», експерт прийшов  до  висновку,  що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Шанс», є оманливим, оскільки може ввести споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Відповідно до ч.3 ст.10 Закону України “Про судову експертизу” до проведення  судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за  умови, що вони  мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Як випливає з висновку № 57-10 НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 25.05.2010, судовий експерт ОСОБА_4 має вищу філологічну та юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності за спеціальностями (свідоцтво Міністерства юстиції України №1248 від 9 червня 2008 p.) зокрема за спеціальностями 13.1.1. Дослідження  пов’язані з  літературними, художніми  творами; 13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями. Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст.384 та 385 Кримінального кодексу України експерта було попереджено.

З огляду на це суд вважає, що висновок № 57-10 НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 25.05.2010 зроблений кваліфікованим експертом, відповідно до вимог Закону України ”Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного доказу.

Позивач  звернувся  з  позовом  про  визнання недійсним свідоцтва  України   на  об’ємний знак  для  товарів  і  послуг   № НОМЕР_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно  до ст.  19 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; 

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ч. 2   ст. 5 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначає,  що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Ст. 5 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює умови надання правової охорони, а  саме визначає,  що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Стаття 6 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлює підстави для відмови в наданні правової охорони, а  саме, згідно з цим Законом не реєструються як знаки позначення, які відтворюють твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Відповідно  до  ст. 6 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не  можуть  одержати  правову  охорону  також   позначення,  які   є  оманливими  або  такими,  що  можуть  ввести  в  оману щодо  товару,  послуги  або  особи,  яка  виробляє  товар або  надає   послугу.

За  таких  обставин,  суд  прийшов  до  висновку  що  позивач  належними  засобами  доказування  довів,  що Свідоцтво  України   на  об’ємний знак  для  товарів  і  послуг   № НОМЕР_1 видано  внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а  саме,  позивача.

Крім  того,  судом  враховано, що  згідно  висновку  судового  експерта, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1 від 25.03.2009 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Шанс»є оманливим, оскільки може ввести споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Оцінивши  зібрані  у  справі  докази  суд  приходить  до  висновку,  що  позовні  вимоги  позивача   про визнання недійсним  повністю свідоцтва  України   на  об’ємний знак  для  товарів  і  послуг   № НОМЕР_1 є  обґрунтованими  та  підлягають  задоволенню.

Відповідач 1  надав  суду  докази,  які  свідчать,  що  на  підставі  основної  реєстрації –Україна, 25.03.2009  року, № НОМЕР_1,  згідно з  Мадридською  угодою  і   Протоколом у  відповідності  з  ст. 9   здійснено  міжнародну  реєстрацію  знаку  в  Австрії, Білорусі, Польщі, Російській  Федерації.

Відповідно до п. 2 ст. 1 Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків (1891 року), громадяни кожної Договірної країни можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях цієї Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів чи послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заяв на зазначені знаки до Міжнародного бюро інтелектуальної власності (далі - Міжнародне бюро), згаданого в Конвенції, яка засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (далі - Організація), при посередництві відомства зазначеної країни походження.

Оцінивши  надані  відповідачем  1  докази  суд  приходить  до  висновку,  що здійснення  відповідачем 1  міжнародної  реєстрації знаку  для  товарів  і  послуг  на  підставі Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків (1891 року) не  є  підставою  для  відмови позивачу в задоволенні  позовної  вимоги про визнання недійсним  повністю свідоцтва  України   на  об’ємний знак  для  товарів  і  послуг   № НОМЕР_1.

Позивач  звернувся  до  суду  з  позовними  вимогами  про   зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і  науки України (відповідача  2) внести  відповідні  зміни  до Державного  реєстру  свідоцтв України  на  знаки  для  товарів  і  послуг   у  зв’язку  із  визнанням недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. та  повідомити  про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. в  офіційному  бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова  власність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.).

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України публікує в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ, при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.).

З урахуванням наведеного,  позовна вимога позивача про зобов’язання  відповідача 2 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р  та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” є  обгрунтованою  та підлягає  задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 за змістом ст. 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, витрати по сплаті державного мита в сумі 170,00 грн.,  витрати за проведення судової експертизи в сумі 10670,40 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн. покладаються на відповідача 1.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги  задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р.

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і  науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний  код 21716978) внести  відповідні  зміни  до Державного  реєстру  свідоцтв України  на  знаки  для  товарів  і  послуг   у  зв’язку  із  визнанням недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. та  повідомити  про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1  від 25.03.2009 р. в  офіційному  бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова  власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Шанс»(61099,    м. Харків, пр-т. Московський, 254, кв. 3; ідентифікаційний код 31449530; рахунок  № 26000321752001 в ХМРУ «Приватбанк»м. Харків, МФО 351533), а у разі відсутності грошових коштів - з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь "Залтех ГмбХ" (Штайнахштрассе 1, А –5102, Антерінг бай Зальцбург, Республіка  Австрія; ідентифікаційний  номер 5305810)  170,00 грн. (сто сімдесят грн.)  держмита, 236,00 грн. (двісті  тридцять  шість грн.)  витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10670,40 грн. (десять  тисяч шістсот сімдесят грн. 40 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Видати наказ.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України  рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

       Суддя                                                                                                 Гумега О. В.

Дата підписання

повного рішення:

01.12.2010  року