Постанова

від 06.12.2010 по справі 19/147-27/99

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2010 р. Сп рава № 19/147-27/99

Колегія суддів у с кладі: головуючий суддя , суддя

, суддя

при секретарі Карпенко Ж. М.

за участю представників с торін:

позивача - не з'явився

відповідача - Білоконь С.В.

3-ї особи - не з*явивися

розглянувши у відкритому с удовому засіданні у приміщен ні Харківського апеляційног о господарського суду апеляц ійну скаргу позивача (вх. № 3959П/3-7) на рішення господарсь кого суду Полтавської област і від 30.09.10 р. у справі № 19/147-27/99

за позовом ПП "КуДі", м. Л ьвів

до СПД ФО ОСОБА_1, м. П олтава

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні позивача - ОСОБА_2, м. Львів

про захист інтелектуа льних прав

ВСТАНОВИЛА:

Позивач звернувся д о господарського суду Полтав ської області з позовом про: 1) визнання використання знакі в для товарів та послуг «ОРTICUM»відповідно до свідоцт ва № 77796 та »відповідно свідоцт ва № НОМЕР_1 суб' єктом пі дприємницької діяльності - фізичної особи СПД ОСОБА_1 . неправомірним; 2) зобов' яза ння СПДФО ОСОБА_1. не викор истовувати знак для товарів та послуг «ОРTICUM»відповідно с відоцтва № 77796 та знак для товар ів та послуг »відповідно до с відоцтва № НОМЕР_1; 3) визнан ня неправомірним використан ням ділової репутації суб' є кта господарювання «КуДі»СП ДФО ОСОБА_1; 4) зобов' язанн я СПД ОСОБА_1. не використо вувати ділову репутацію суб' єкта господарювання ПП «КуДі »; 5) визнання дій СПД-ФО Курилк о - фактом недобросовісної к онкуренції; 6) зобов' язання С ПД-ФО Курилко не здійснювати дії, пов' язані з недобросов існою конкуренцією щодо ПП « КуДі»; 7) визнання дій СПД-ФО ОСОБА_1. - фактом введення в обіг фальсифікованої та не с ертифікованої продукції; 8) зо бов' язання СПД-ФО ОСОБА_1 . не здійснювати дії, пов' яза ні з введенням в обіг фальсиф ікованої та не сертифіковано ї продукції; 9) стягнення з СПД -ФО ОСОБА_1. моральних збит ків в розмірі 15 тис. грн.

Позивач своєю заявою в ід 28.09.2010 р. змінив позовні вимог и, в якій просить: 1) визнати вик ористання знаку для товарів та послуг «ОРТІCUM», відповідно до свідоцтва № 77796, та ОВО», відп овідно до свідоцтва № НОМЕР _1 суб'єктом підприємницько ї діяльності - фізичною особо ю ОСОБА_1 неправомірним; 2) З обов'язати Суб'єкта підприєм ницької діяльності фізичну особу ОСОБА_1 не викорис товувати знак для товарів та послуг «ОРТІСUM», відповідно д о свідоцтва на знак для товар ів та послуг № 77796, та знак для то варів та послуг ОВО», відпові дно до свідоцтва на для товар ів та послуг № НОМЕР_1; 3) виз нати неправомірним використ ання ділової репутації суб' єкта господарювання ПП «КуДі »Суб'єктом підприємницької д іяльності - фізичною особою ОСОБА_1; 4) зобов'язати суб'єкт а підприємницької діяльност і - фізичну особу ОСОБА_1 не використовувати ділову репу тацію ПП «КуДі»; 5) визнати дії суб'єкта підприємницької ді яльності - фізичної особи О СОБА_1 фактом недобросовісн ої конкуренції; 6) зобов'язати суб'єкта підприємницької дія льності - фізичну особу ОСО БА_1 не здійснювати дії, пов'я зані з недобросовісною конку ренцією щодо ПП «КуДі»; 7) конф іскувати у ОСОБА_1 та знищ ити ресивери для супутниково го телебачення ОВО 4100С»у кіль кості одна штука та «ОРТІСUM 7100 А»у кількості одна штука з не законно нанесеними знаками д ля товарів і послуг «ОРТІСUM» т а ОВО», що виявлені та вилучен і для тимчасового зберігання і передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1.

Рішенням господарсько го суду Полтавської області по справі № 19/147-27/99 (суддя Солодюк О.В.) відмовлено у задоволенні позовних вимог.

Позивач з рішенням господ арського суду Полтавської об ласті не погоджується, проси ть скасувати зазначене рішен ня та прийняти нове, яким задо вольнити вторинні вимоги поз ивача, заявлені 28.09.2010 р.

В підтвердження доводів, ви кладених в апеляційній скарз і, позивач посилається на ст. 5 1-2 КУпАП України, згідно з якою незаконне використання об' єкта права власності (літера турного чи художнього твору їх виконання, фонограми, пере дачі організації мовлення, к омп' ютерного програми, бази даних, наукового відкриття, в инаходу, корисної моделі, про мислового зразка, знака для т оварів і послуг, топографії і нтегральної мікросхеми, раці оналізаторської пропозиції , сорту рослин тощо), привласне ння авторства на такий об' є кт або інше умисне порушення прав на об' єкт права інтеле ктуальної власності, що охор оняється законом, тягне за со бою накладення штрафу від де сяти до двохсот неоподаткову ваних мінімумів доходів гром адян з конфіскацією незаконн о виготовленої продукції та обладнання і матеріалів які призначені для її виготовлен ня.

Також, позивач вказує на те, що як вважає суд першої інста нції встановлення, розповсюд ження чи не розповсюдження к онтрафактних тюнерів з незак онним чи законним використан ням знаків для товарів і посл уг «ОРТІСUM»та ОВО»шляхом при значення та проведення судо вих експертиз щодо досліджен ня на предмет схожості чи тот ожності зареєстрованими тор говельними марками позивача є недоцільним, а з огляду на н епредставлення суду відпові дачем переданих останньому н а відповідальне зберігання к онтрафактних тюнерів з незак онним використанням знаків д ля товарів і послуг «ОРТІСUM» та ОВО»є неможливим.

Стосовно тверджень відпов ідача, щодо того, що останній з нищив передані на відповідал ьне зберігання приймачі післ я закінчення строку зверненн я до виконання постанови Окт ябрьського районного суду м. Полтава від 06.08.2008 р., то позивач з азначає, що таких повноважен ь відповідачу не було надано жодним рішенням чи нормою за кону. А отже, рішення господар ського суду Полтавської обла сті від 30.09.10 р. суперечить ст. 34 За кону України «Про стандарти, технічні регламенти та проц едури оцінки відповідності» , ст.ст. 43, 61 «Угоди Про торговель ні аспекти прав інтелектуаль ної власності»та ст.9 Знаки, фі рмові найменування: арешт пр и ввезенні продуктів, що неза конно споряджені товарним зн аком чи фірмовим найменуванн ям «Паризької конвенції про охорону промислової власнос ті»від 20 березня 1883 року (набут тя чинності для України - 25 гр удня 1991 р.).

Позивач, також, зазначає, що відповідач не заперечує, а на впаки підтверджує факт викор истання спірних приймачів у копії скарги на постанову Ок тябрьського районного суду м . Полтава від 06.08.2008 р. № 3-13506/08, де у аб з. 2 арк. (а.с. 83), де зазначено «під час здійснення підприємниць кої діяльності вона використ овувала для перевірки та тес тування параболічних антен, кабельної та телевізійної пр одукції вказані в постанові два тюнери «ОРТІСUM»та ОВО», як і вона законно придбала і їй н алежали мені на праві приват ної власності».

Аналогічні твердження СПД ФО ОСОБА_1. наводяться у по відомленнях від 08.09.2009 р. (а.с.79, 126) та відзиві на позовну заяву про захист інтелектуальних прав у 6 абз. якого містяться анало гічні твердження (а.с. 141).

Відповідач вважає рішення суду першої інстанції закон ним та обґрунтованим і проси ть залишити його без змін, а ап еляційну скаргу без задоволе ння.

Позивач та третя особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні п озивача своїх представників в засідання судової колегії не направили, хоча належним ч ином були повідомлені про ча с і місце розгляду справи.

Перевіривши повноту встан овлення судом обставин справ и та докази по справі на їх під твердження, їх юридичну оцін ку та доводи апеляційної ска рги в межах вимог, передбачен их ст.101 ГПК України, колегія су ддів приходить до висновку п ро залишення рішення місцево го господарського суду без з мін, а апеляційної скарги без задоволення з наступних під став.

Як вбачається з матеріалів справи і встановлено судом п ершої інстанції, Державним д епартаментом інтелектуальн ої власності Міністерства ос віти та науки України громад янину Кубраку Дмитру Михайло вичу видано свідоцтво №77796 від 11.06.2007 р. на знак для товарів і пос луг «ОРТІСUM»для 9, 37, 38 класів МКТ П та свідоцтво №НОМЕР_1 ві д 25.10.2007 р. на знак для товарів і по слуг ОВО»для 9, 37, 38 класів МКТП.

За ліцензійним договором в ід 12.06.2007р. ОСОБА_2. (ліцензіар ) передав право на використан ня знаку для товарів та послу г «ОРТІСІЖ»(зареєстрованого за свідоцтвом № 77796 11.06.2007р.) прива тному підприємству «КуДі»- л іцензіату.

За ліцензійним договоро м від 25.10.2007р. ОСОБА_2. (ліцензі ар) передав право на використ ання знаку для товарів та пос луг «ОЬОВО»(зареєстрованого за свідоцтвом № НОМЕР_1 ві д 10.2007р.) приватному підприємст ву «КуДі»(ліцензіату).

Вказані Ліцензійні догово ри укладені Ліцензіаром ОС ОБА_2 та приватним підприєм ством «КуДі», від імені якого діє директор ОСОБА_2.

Відповідно до п. 6.2 вказаних Д оговорів ліцензіат (ПП «КуДі ») має право забороняти іншим особам використовувати знак для товарі і послуг без дозво лу ліцензіата.

Відповідно до статті 492 Циві льного кодексу України торго вельною маркою може бути буд ь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які пр идатні для вирізнення товарі в слуг), що виробляються (надаю ться) однією особою, від товар ів (послуг), що виробляються да ються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зо крема, слова, літери, цифри, зо бражувальні елементи, комбін ації кольорів.

За приписами статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в ід грудня 1993 року N 3689-ХИ, зі зміна ми та доповненнями) знак - це п означення, за яким товари пос луги одних осіб відрізняютьс я від товарів і послуг інших о сіб.

За ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтел ектуальної власності на торг овельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової о хорони торговельної марки ви значається наведеними у свід оцтві її зображенням та пере ліком товарів і послуг, якщо і нше не встановлено законом.

Відповідно до ст.5 Закону У країни «Про охорону прав на з наки для товарів і послуг»пр аво власності на знак засвід чується свідоцтвом (ч. 3 ст. 5). Об сяг правової охорони, що нада ється, визначається зображен ням знака та переліком товар ів і послуг, внесеними до Реєс тру, і засвідчується свідоцт вом з наведеними у ньому копі єю внесеного до Реєстру зобр аження знака та переліком то варів і послуг (ч. 4 ст. 5).

За ст. 427 Цивільного кодексу України майнові права інтел ектуальної власності можуть и передані відповідно до зак ону повністю або частково ін шій особі.

За ч. 8 ст. 16 Закону Україн и «Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати буд ь-якій особі дозвіл (видати лі цензію) на використання знак а на ставі ліцензійного дого вору.

Статтею 495 Цивільного код ексу України передбачено, що майновими правами інтелекту альної власності на торговел ьну марку є: 1) право на викорис тання торговельної марки; ви ключне право дозволяти викор истання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджат и неправомірному використан ню торговельної марки, в тому числі забороняти таке викор истання; 4) майнові права інтел ектуальної власності, встано влені законом.

Пунктом 5 ст. 16 Закону Украї ни «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встано влено, що свідоцтво надає йог о власнику виключне право за бороняти іншим особам викори стовувати без його згоди, якщ о інше не передбачено цим Зак оном:

- зареєстрований знак стосо вно наведених у свідоцтві то варів і послуг;

- зареєстрований знак стос овно товарів і послуг, спор іднених з наведеними у свід оцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробля є товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареє строваним знаком, стосовно н аведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок тако го використання ці позначенн я і знак можна сплутати;

- позначення, схоже з зареєс трованим знаком, стосовно то варів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використан ня можна ввести в оману щодо о соби, яка виробляє товари чи н адає послуги, або ці позначен ня і знак можна сплутати.

Згідно із ч. 4 ст. 16 Закон у України «Про охорону прав н а знаки для товарів і послуг» використанням знака визнаєт ься:

- нанесення його на будь-який товар, для якого зна к зареєстровано, упаковку, в я кій міститься такий товар, ви віску, пов'язану з ним, етикетк у, нашивку, бирку чи інший прик ріплений до товару предмет, з берігання такого товару із з азначеним нанесенням знака з метою пропонування для прод ажу, пропонування його для пр одажу, продаж, імпорт (ввезенн я) та експорт (вивезення);

- застосування його пі д час пропонування та наданн я будь-якої послуги, для якої з нак зареєстровано;

- застосування його в діло вій документації чи в реклам і та в мережі Інтернет.

Знак визнається використ аним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака , а також у формі, що відрізняє ться від зареєстрованого зна ка лише окремими елементами, якщо це їмінює в цілому відмі тності знака.

Судова колегія вважає, що вивчивши матеріали справи, т а дослідивши і оцінивши дода ні до матеріалів справи дока зи, суд першої інстанції прав омірно дійшов висновку, що в з адоволенні позовних вимог сл ід відмовити з наступних під став.

Як свідчать матеріали спра ви, відповідач здійснює розд рібну торгівельну діяльніст ь пов' язану з продажем тел е - та радіо товарів в магазині "Дім Радіо" за адресою: 36002, м. Пол тава, і. Фрунзе, 90., що підтвердж ується дозволом № 1672 на розміщ ення та роботу об'єктів торгі влі, виданий Виконавчим комі тетом Полтавської міської ра ди 10.01.2006 р.

Позивач, посилаються на те, що відповідач протиправн о використовував вищевказан і знаки для товарів та послуг , чим завдав позивачу шкоду йо го діловій репутації.

Судом першої інстанції в становлено, що третя особа по справі - ОСОБА_2. 23.05.2008 року на діслав на адресу відповідача листа з попередженням про пр отиправність використання з наків для товарів і послуг «О РТІСUM»та ОВО»без його дозвол у та пропозицію щодо придбан ня оригінальної адукції в ПП "КуДі" та ТзОВ "Лємберг".

Доказів, що у вказаний пері од відповідач використовува в знаки для товарів і послуг « ОРТІСUM»та ОВО»позивач та тре тя особа не дали.

Згідно ст. 33 ГПК України ко жна сторона повинна довести ті обставини, на які вона пос илається , як на підставу свої х вимог і заперечень.

Позивачем не надано суду до казів використання відповід ачем спірних знаків для това рів та послуг при продажу тов арів, а саме не надано екземпл ярів товарів, на які нанесені спірні торгові марки, не нада но доказів розповсюдження ві дповідачем таких товарів на території України (касових ч еків, квитанцій, чи інших дока зів).

Згідно зі статтею 1 Митного кодексу України контрафактн і товари - товари, що містять о б' єкти права інтелектуаль ної власності, ввезення яких на митну територію України а бо ієзєння з цієї території п ризводить до порушення прав власника, що захищаються від повідно чинного законодавст ва України та міжнародних до говорів України, укладених у встановленому законом поряд ку

Позивач не надав суду доказ ів щодо ввезення в Україну та розповсюдження відповідаче м контрафактних тюнерів марк ованих позначеннями «ОРТІСUM »та ОВО». Відповідно до інфор мації Державної митної служб и України від 20.08.2009 року № 35/1-1311 (а.с . 89, том 1) юридична особа-підпри ємець Курилко Ольга Євгенівн а не знаходиться на обліку в м итних органах раїни, митного оформлення товарів за періо д 01.01.2007 по 31.07.2009 року не виявлено. З цих став суд першої інстанці ї обґрунтовано не взяв до ува ги посилання позивача на нор ми Паризької конвенція про о хорону промислової власност і від 20 березня 1883 року, які викл адені ним у заяві про зміну по зовних вимог від 23.09.2010 року (вх. № 11297д від 28.09.2010 р.)

Як правомірно визнав суд п ершої інстанції, позивач не н адав суду зразків товарів, на яких за його думкою були зобр ажені спірні знаки і товарів та послуг, та які використову валися відповідачем.

Відповідно до листів Полт авської торгово-промислової палати № 24.14.-05/507 від 09.2010 року та № 24. 14-05/394 від 07.08.2009 р. (а.с. 128, том 1) факт про дажу цифрових супутникових п риймачів не встановлювався, наявність та продаж у торгів ельній мережі не перевірялис я.

Згідно з листом Полтавсько го обласного управління у сп равах захисту прав споживачі в від 08.2009 № 2186/01-08 (а.с. 90, том 1) звернен ь до Полтавського обласного управління у справах захисту прав споживачів щодо реаліз ації магазином "Дім Радіо" нея кісних цифрових супутникови х приймачів «ОРТІСUM»та ОВО»в ід споживачів не надходило.

З письмових пояснень відпо відача вбачається, що електр онні прилади «ОРТІСUM»та ОВО» придбані ним законно, належа ли на праві приватної власно сті, не реалізовувались і вик ористовувались для перевірк и та тестування параболічних антен, кабельної та телевізі йної продукції.

Доказів незаконного придб ання за власні кошти відпові дача приладів «ОРТІСUM»та ОВО »у власність позивачем не на дано.

За таких обставин, рішенн я господарського суду Полтав ської області від 30.09.10 року по с праві № 19/147-27/99 прийнято з урахув анням фактичних обставин спр ави та діючого законодавства , без порушень норм матеріаль ного та процесуального права , тому підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - бе з задоволення.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки дл я товарів і послуг»ст.ст. 33, 34, 41, 49 , 99, 101, п.1 ст. 103, ст.ст. 104-105 Господарсь кого процесуального кодексу України, судова колегія, -

ПОСТАНОВИЛА:

Рішення господарсько го суду Полтавської області від 30.09.10 року по справі № 19/147-27/99 зал ишити без змін, а апеляційну с каргу - без задоволення.

Головуючий суддя

Суддя

Суддя

Повний текст постанови підписаний 06.12.2010 року