Рішення

від 22.01.2008 по справі 39/202

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

39/202

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  39/202

22.01.08

За позовом     Товариства з обмеженою відповідальністю "Мисливець"

до                     1)Autogrill S. P. A.

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про                  дострокове припинення дії міжнародних реєстрацій знаків

Суддя  Хоменко М.Г.

Представники:

від позивача - Хімка М.І.        

від відповідача-1 - Кубко А.Є.

від відповідача-2 - Рижиков Ю.Ю.  

У судовому засіданні оголошувались перерви відповідно до ч. 3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді Шкурата А.М. знаходилася справа № 39/202 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мисливець" (далі - позивач) до Autogrill S.P.A. (далі - відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - відповідач-2) про дострокове припинення дії міжнародних реєстрацій знаків.

Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 20.07.2007 матеріали справи № 39/202 передано на розгляд судді Хоменку М.Г.

Ухвалою від 24.07.2007 справу прийнято до свого провадження суддею Хоменком М.Г.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач–1 не використовує зазначені знаки на товари та послуги на території України протягом трьох років, що є підставою для дострокового припинення дії міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг.

Відповідач–1 у відзиві на позов заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що зареєстровані знаки для товарів і послуг використовуються на території України, а також, що були об'єктивні перешкоди у використанні знаків для товарів і послуг.

Відповідач-2 проти позову також заперечив з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, та просив у позові відмовити.

Розглянувши подані учасниками процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником знака для товарів і послуг "АВТО-ГРИЛЬ  МИСЛИВЕЦЬ" (свідоцтво № 56477, дата реєстрації: 15.11.2005; заявка № 2004111192, дата подачі: 08.11.2004.), для послуг 30, 33, 43 класів МКТП.

Позивач подав відповідачу-2 заявки на одержання свідоцтва на знаки для товарів і послуг "АВТОГРИЛЬ" (заявка № m200601098) та "AUTOGRILL" (заявка № m200601099). Зазначені заявки подано на реєстрацію для послуг громадського харчування, які, згідно з 8-ю редакцією МКТП відносяться до 43 класу.

З довідки Відділення експертизи заявок на позначення та промислові зразки Державного підприємства "Український інститут промислової власності" щодо дії в Україні міжнародних реєстрацій № ТЗ-37034 від 13.12.2005, № 1984/09 від 14.12.2005 позивачу стало відомо про те, що в Україні діють міжнародні реєстрації знаків для товарів і послуг "А AUTOGRILL" (міжнародна реєстрація № 528522 від 26.05.1988 для товарів і послуг 16, 39, 42 класів МКТП; міжнародна реєстрація № 659003 від 25.07.1996 для товарів і послуг 29, 30, 32, 35, 39, 42 класів МКТП; міжнародна реєстрація № 659004 від 25.07.1996 для товарів і послуг 29, 30, 42 класів МКТП), власником яких є відповідач–1. Зазначені знаки зареєстровані, окрім іншого, для послуг закладів громадського харчування, які відповідно до 7-ої редакції МКТП відносяться до 42 класу.

Згідно з статтею 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.05.1891 у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями, відповідачу-1 належить право на використання знаку для товарів і послуг "A AUTOGRILL".

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.         

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Пунктом 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Позивач наполягає на тому, що відповідач-1 не використовує в Україні знак для товарів і послуг "A AUTOGRILL" (міжнародна реєстрація № 528522 від 26.05.1988, міжнародна реєстрація № 659003 від 25.07.1996, міжнародна реєстрація № 659004 від 25.07.1996) протягом трьох років з моменту проведення реєстрації зазначених знаків.

У своєму відзиві відповідач–1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю та обґрунтовує це тим, що він використовував на території України знак для товарів і послуг шляхом включення його до складу доменного імені, на підтвердження чого відповідач–1 надав суду довідку про реєстрацію доменного імені www.autogrill.com.

Проте суд не може прийняти дані матеріали у якості належного доказу по справі, враховуючи наступне.

Згідно з ст. 1 Закону України "Про телекомунікації" від 18 листопада 2003 року N 1280-IV із змінами та доповненнями, домен UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.  

Таким чином, для того, щоб використання знака в складі доменного імені можна було вважати його використанням саме на території України, адреса веб-сайту має містити доменне ім'я на території адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, тобто в складі доменного імені має бути зазначено "UA".

Реєстрація доменного імені www.autogrill.com у зоні "com" не свідчить про належність зазначеного доменного імені до українського контенту.

Крім того, надана довідка відповідачем –1 не посвідчена як документ, що роздруковувався із сайту в Інтернеті у присутності нотаріуса та як такий, що відтворюють інформацію, що розміщена на сайті.

У поясненнях та відзиві на позов відповідач–1 зазначає наступне.

Законодавство України не містить положень, в силу яких відповідач–1 зобов'язаний зареєструвати на території України господарське товариство чи бути внесеним в ЄДРПОУ і не покладає на відповідача–1 даного обов'язку. Згідно з ст. 3 Закону України "Про режим іноземного інвестування" іноземні інвестиції можуть здійснюватися зокрема у формах, що не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Відповідно до частин 7, 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Тобто, передача прав на використання знаку для товарів і послуг третім особам є правом, а не обов'язком власника свідоцтва на знаки для товарів і послуг.

Із вказаних трверджень відповідача–1 та з матеріалів, які містяться у справі, вбачається, що відповідач–1 не укладав договорів з суб'єктами господарської діяльності України, в тому числі щодо товарних знаків, та не здійснював передачі прав на знаки для товарів і послуг на підставі дозволів (ліцензій).

Наданий відповідачем–1 юридичний висновок від 15.05.2007 не може бути прийнятий у якості доказу по справі з огляду на те, що він не спростовує факту невикористання на території України знаку для товарів і послуг відповідачем–1.

Що стосується твердження відповідача-1 щодо об'єктивних перешкод у використанні знака відповідачем –1, суд зазначає наступне.

Відповідно до змісту ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.05.1891 у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли він був заявлений там безпосередньо.

Згідно з ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів, робіт та послуг" власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дію свідоцтва може бути припинено повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Серед таких причин зокрема є обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством та можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідач–1 зазначив, що з моменту реєстрації свого знака він не міг використовувати власний знак на території України з огляду на те, що 15.11.2005 відбулася реєстрація позивачем знака для товарів і послуг "АВТО-ГРИЛЬ МИСЛИВЕЦЬ" і в разі використання знака відповідачем–1 існувала вірогідність введення в оману споживачів і покупців відносно властивостей, якості, характеристик послуг, що надаються, а також особи виробника.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач–1 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, набув стосовно товарних знаків (міжнародні реєстрації № 528522, № 659003, № 659004) прав та обов'язків з 26.05.1988 та відповідно з 25.07.1996. А реєстрація позивачем знаку для товарів і послуг "АВТО-ГРИЛЬ МИСЛИВЕЦЬ" відбулася 15.11.2005.

Таким чином, реєстрація на ім'я позивача знака для товарів і послуг у 2005 році не могла бути перешкодою для використання відповідачем–1 на території України товарного знака.

Крім того, з даного твердження відповідача–1 випливає, що він не використовував на території України знаки для товарів і послуг протягом усього періоду дії відповідних міжнародних реєстрацій. Отже, відповідач–1 в порушення ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і робіт", не виконує вимоги щодо добросовісного користування правами, які випливають із свідоцтв.

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, врахування пояснень сторін, суд приходить до висновку, що відповідач –1 не здійснював використання знаків для товарів і послуг на території України у встановлений п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" строк, а, отже, згідно з ст. ст. 17, 18 зазначеного Закону не використав у встановлений трирічний строк права, що випливають з реєстрації знаків.

Враховуючи викладене, позовні вимоги визнаються обгрунтованими і такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача-1.

Керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мисливець" задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 528522, № 659003, № 659004 повністю.

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680) здійснити дії, необхідні для дострокового припинення дії в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 528522, № 659003, № 659004 повністю, а саме подати до Міжнародного Бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення дії в Україні міжнародної реєстрації № 528522, № 659003, № 659004 повністю.

4. Стягнути з Autogrill S.P.A. (поштова адреса: 9 Via Luigi Giulietti I-28110 NOVARA, Itali (9 Віа Луіджі Джіуліетті, І-28110 Новара, Італія), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Мисливець" (пошт. адреса: вул. Володимирська, 77-А, м. Київ, 01033, ідент. код 32589204) 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. державного мита.

5. Стягнути з Autogrill S.P.A. (поштова адреса: 9 Via Luigi Giulietti I-28110 NOVARA, Itali (9 Віа Луіджі Джіуліетті, І-28110 Новара, Італія), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Мисливець" (пошт. адреса: вул. Володимирська, 77-А, м. Київ, 01033, ідент. код 32589204) 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. Видати накази відповідно до ст. 116 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня  його  прийняття.

Суддя                                                                                                            М.Г.Хоменко