Постанова

від 19.01.2011 по справі 12/136-9/28

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2011 р. № 12/136-9/28

Вищий господарськи й суд України у складі колегі ї суддів:

Головуючого:

Суддів: Мирошниченка С.В.,

Барицької Т.Л.,

Жукової Л.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні касаційні скарги 1) COPEMAPTEK C.A.;

2) Закритого акціонерного то вариства "Ландрін"

на постанову Київського апеляційного г осподарського суду від 01.11.2010 р.

на рішення господарського суду міста Києва від 17.09.2010 р.

у справі № 12/136-9/28 господарського суду міста Києва

за позовом COPEMAPTEK C.A.;

до Закритого акціонерного то вариства "Ландрін";

Товариства з обмеженою від повідальністю "Баклажан";

Товариства з обмеженою від повідальністю "М 15"

третя особа Державний департамент ін телектуальної власності

Міністерства освіти і наук и України

про

та за зустрічним позовом

до

про

та за позовом

до

про Припинення порушення пра в інтелектуальної власності на торгівельну марку за міжн ародною реєстрацією №798984 та за борону вчинення дій

ЗАТ "Ландрін" (далі - Товарис тво)

Компанії COPEMAPTEK C.A.(далі - Компані я),

Державного департаменту і нтелектуальної власності

Міністерства освіти і нау ки країни (далі - Департамен т)

Визнання недійсною міжнар одної реєстрації № 798984 на торго вельну марку

Товариства з обмеженою від повідальністю "М 15"

Компанії COPEMAPTEK C.A.(далі - Компа нія),

Державного департаменту і нтелектуальної власності

Міністерства освіти і нау ки України(далі - Департамент )

Визнання недійсною міжнар одної реєстрації № 798984 на торго вельну марку

за участю представників ст орін:

позивача Дубинський М.І., Семені й Ю.М.,

відповідача-1

відповідача-2

відповідача-3 Кочерга Д.О.,

Не з' явилися,

Кочерга Д.О., Карасьов Р.М .,

третьої особи Запорожець Л.Г.,

В С Т А Н О В И В:

Компанія СОРЕМАРТЕК С.А. як власник торговельної м арки за міжнародною реєстрац ією № 798984 звернулася до господа рського суду м.Києва з позово м про зобов'язання ЗАТ "Ландр ін" припинити використання т орговельної марки в кондитер ських виробах та на їх упаков ці, а також просила заборонит и подальше використання цієї торговельної марки в кондит ерських виробах та на їх упак овці.

ЗАТ "Ландрін" подало зустрі чний позов про визнання неді йсною повністю на території України міжнародної реєстра ції № 798984 знака, що належить Ком панії, з моменту подання заяв ки на його реєстрацію та про з обов'язання Департаменту нап равити відповідне повідомле ння до Міжнародного бюро Все світньої організації інтеле ктуальної власності (далі - Міжнародне бюро).

Рішенням господарського с уду м. Києва від 03.02.2009 первісний позов задоволено повністю, в задоволенні зустрічного поз ову - відмовлено.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 15.06.2009, залишеною без змін постановою Вищого господарс ького суду України від 27.10.2009 р., р ішення господарського суду м . Києва від 03.02.2009 скасовано, пров адження у справі за первісни м позовом припинено, а позовн і вимоги Товариства задоволе но повністю.

Постановою Верховного Суд у України від 26.01.2010 р. постанову Вищого господарського суду України від 27.10.2009 р., постанову К иївського апеляційного госп одарського суду від 15.06.2009 р. та р ішення господарського суду м . Києва від 03.02.2009 р. скасовано, а с праву передано на новий розг ляд до суду першої інстанції .

У постанові Верховного Суд у України звертається увага на необхідність з'ясування н аявності чи відсутності прав а Компанії на звернення до су ду з указаним позовом і в зале жності від встановленого суд зобов' язано вирішити питан ня про можливість припинення провадження в справі в цій ча стині. Крім того, суду надана в казівка перевірити на захист якого саме порушеного права позивача спрямований вказан ий позов та чи відповідає він обраному способу захисту пр ав та інтересів, передбачено му ст.16 ЦК України. Верховний С уд України в обгрунтування п останови також посилається н а те, що судами не з'ясовано пи тання дотримання ЗАТ “Ландрі н” строку позовної давності для звернення до суду з позов ом.

06.04.2010 р. позивач подав до суду к лопотання б/н від 06.04.2010р. про зал учення іншого відповідача та уточнення позовних вимог, в я кому він просить суд: залучит и до участі у справі як іншого відповідача ТОВ "Баклажан"(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд.10, ЄД РПОУ 32308027). Уточнює позовні вимо ги наступним чином: заборони ти ЗАТ "Ландрін" використовув ати на території України поз начення, схоже настільки, що й ого можна сплутати з торгіве льною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 798984, а саме: здійс нювати зберігання з метою пр опонування продажу, пропонув ання для продажу, продаж, імпо рт (ввезення) товару - кондит ерських виробів (вафельних ц укерок з кокосовою начинкою та мигдалем") із нанесенням по значення, схожого настільки, що його можна спутати з торго вельною маркою за Міжнародно ю Реєстрацією № 798984; заборонити ТОВ "Баклажан" використовува ти на території України позн ачення, схоже настільки, що йо го можна сплутати із торгове льною маркою за Міжнародною реєстрацією №798984, шляхом збері гання з метою пропонування д ля продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерсь ких виробів - вафельних цукер ок з кокосовою начинкою та ми гдалем "Landrin".

При новому розгляді справи , 01.09.2010р. ТОВ “М 15” звернулось до с уду з позовом, у якому просил о визнати недійсною на терит орії України міжнародну реєс трацію № 798984 на торговельну мар ку, що належить СОРЕМАРТЕК С. А . з моменту подання заявки і зо бов' язати Департамент напр авити до Міжнародного бюро п овідомлення про визнання нед ійсною на території України міжнародну реєстрацію №798984 на торговельну марку, що належи ть СОРЕМАРТЕК С. А. з моменту п одання заявки.

Рішенням господарського с уду м. Києва у справі № 12/136-9/28 від 17.09.2010р. (судді: Шевченко Е.О., Бонд аренко Г.П., Мандриченко О.В.) по зов Компанії задоволено част ково. Заборонено ТОВ “Баклаж ан” використовувати на терит орії України позначення, схо же настільки, що його можна сп лутати із торговельною марко ю за міжнародною реєстрацією №798984, шляхом зберігання з мето ю пропонування для продажу, п ропонування для продажу, про дажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосов ою начинкою та мигдалем. Забо ронено ТОВ “М 15” використовув ати на території України поз начення, схоже настільки, що й ого можна сплутати із торгов ельною маркою за міжнародною реєстрацією №798984, шляхом збері гання з метою пропонування д ля продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерсь ких виробів - вафельних цукер ок з кокосовою начинкою та ми гдалем. У задоволенні решти в имог за первісним позовом ві дмовлено. У задоволенні зуст річного позову відмовлено. У задоволенні позову ТОВ “М 15” відмовлено.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 01.11.2010 р. (судді: Новіков М.М ., Мартюк А.І., Зубець Л.П.) рішенн я господарського суду м. Києв а від 17.09.2010 р. скасовано. Прийнят о нове рішення. В задоволенні первісного позову відмовлен о. Зустрічний позов задоволе но. Позов ТОВ “М 15” задоволено . Визнано недійсною повністю на території України міжнар одну реєстрацію № 798984 на торгов ельну марку, що належить СОРЕ МАРТЕК С. А. (SOREMARTEC S.A.) з моменту под ання заявки. Зобов' язано Де партамент направити до Міжна родного бюро повідомлення пр о визнання недійсною на тери торії України міжнародної ре єстрації № 798984 на торговельну м арку, що належить СОРЕМАРТЕК С. А. з моменту подання заявки .

Компанія COPEMAPTEK C.A. та ЗАТ "Ландрі н" звернулися до Вищого госпо дарського суду України із ка саційними скаргами. Компанія COPEMAPTEK C.A. у касаційній скарзі про сила скасувати постанову апе ляційного господарського су ду повністю, а рішення господ арського суду першої інстанц ії змінити, задовольнивши пе рвісний позов у повному обся зі. ЗАТ "Ландрін" у касаційній скарзі просило змінити оскар жувану постанову у частині в ідмови у задоволенні позовни х вимог до ЗАТ "Ландрін" за пер вісним позовом та припинити провадження у справі в цій ча стині.

У касаційних скаргах у якос ті підстав для скасування ос каржуваної постанови зазнач ено про порушення апеляційни м господарським судом норм п рава.

Представник компанії COPEMAPTEK C.A. подав до суду клопотання, у я кому просив допустити у судо ве засідання осіб, які бажают ь бути присутніми у судовому засіданні під час здійсненн я касаційного перегляду дано ї справи та надав список таки х осіб. Дане клопотання судом задоволено як обгрунтоване.

19.01.2010 р. представник COPEMAPTEK C.A. нада в відзив на касаційну скаргу ЗАТ "Ландрін", у якому просив в ідмовити у задоволенні касац ійної скарги ЗАТ "Ландрін".

В свою чергу, ЗАТ "Ландрін" 19.01. 2010 р. подало заперечення на кас аційну скаргу COPEMAPTEK C.A., у якому пр осило відмовити у її задовол енні як такої, що необгрунтов ана та не відповідає вимогам норм чинного законодавства.

Заслухавши пояснення пред ставників сторін, розглянувш и матеріали справи, оцінивши доводи касаційних скарг, пер евіривши правильність засто сування господарськими суда ми норм права, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку, що касаційні скарги не підля гають задоволенню, виходячи із наступного.

Суд касаційної інстанції д ійшов висновку про те, що апел яційний господарський суд в порядку ст. ст. 43, 47, 33, 34, 43, 101 ГПК Укра їни всебічно, повно і об'єктив но розглянув в судовому проц есі всі обставини справи в їх сукупності; дослідив та нале жним чином оцінив подані сто ронами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; на лежним чином проаналізував в ідносини сторін. На підставі встановлених фактичних обст авин апеляційний господарсь кий суд з'ясував дійсні права і обов'язки сторін, правильно застосував матеріальний зак он, що регулює спірні правові дносини.

Крім того, колегія суддів Ви щого господарського суду Укр аїни прийшла до висновку, що а пеляційний господарський су д виконав всі вказівки Верхо вного Суду України, викладен і у постанові Верховного Суд у України від 26.01.2010 р.

Зокрема, суд апеляційної ін станції з' ясував, що Компан ія (юридична особа за законод авством Бельгії) є власником торговельної марки за міжна родною реєстрацією від 20.02.2003 № 7 98984 для товарів 30 класу Міжнаро дної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: конд итерські вироби (печиво, тіст ечка, цукерки тощо), шоколадні вироби, морозиво. Дія зазначе ної міжнародної реєстрації п оширюється на територію Укра їни з дати реєстрації, тобто з 20.02.2003 р.

ЗАТ “Ландрін” (юридична осо ба за законодавством Російсь кої Федерації) здійснює виро бництво кондитерських вироб ів - вафельних цукерок з кокос овою начинкою та мигдалем, що не заперечується сторонами у справі та іншими учасникам и судового процесу.

Матеріали справи містять д окази того, що продаж кондите рських виробів - вафельних цу керок з кокосовою начинкою т а мигдалем на території Укра їни здійснювали ТОВ “М 15” та Т ОВ “Баклажан” (юридичні особ и за законодавством України) .

Здійснюючи апеляційний пе регляд та приймаючи нове ріш ення у справі, апеляційний го сподарський суд взяв до уваг и наступні норми матеріально го права.

Відповідно до ст. 431 Цивільно го Кодексу України порушення права інтелектуальної власн ості, в тому числі невизнання цього права чи посягання на н ього, тягне за собою відповід альність, встановлену цим Ко дексом, іншим законом чи дого вором.

Статтею 1 Закону України “Пр о охорону прав на знаки для то варів і послуг”№ 3689-ХІІ (надалі - № 3689-ХІІ) визначено, що знак - ц е позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізня ються від товарів і послуг ін ших осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстр ацію знаків від 14.04.1891 з дати реє страції, зробленої в Міжнаро дному бюро, у кожній зацікавл еній Договірній країні знаку надається така сама охорона , як і у випадку, коли б він був з аявлений там безпосередньо.

Статтею 6 Паризької конвенц ії про охорону промислової в ласності від 20.03.1883 р. встановлен о, що: - умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним закон одавством; - знак, заявлений гр омадянином країни Союзу в бу дь-якій іншій країні Союзу, не може бути відхилений чи визн аний недійсним на підставі т ого, що він не був заявлений, з ареєстрований чи відновлени й в країні походження; - знак, я кий належним чином зареєстро ваний в будь-якій країні Союз у, розглядається як незалежн ий від знаків, зареєстровани х в інших країнах Союзу, включ аючи країну походження.

Відповідно до ст. 494 ЦК Україн и набуття права інтелектуаль ної власності на торговельну марку засвідчується свідоцт вом. Обсяг правової охорони т орговельної марки визначаєт ься наведеними у свідоцтві ї ї зображенням та переліком т оварів і послуг, якщо інше не в становлено законом. Набуття права інтелектуальної власн ості на торговельну марку, як а має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свід оцтвом.

Згідно ст. 495 ЦК України майно вими правами інтелектуально ї власності на торговельну м арку є: право на використання торговельної марки; виключн е право дозволяти використан ня торговельної марки; виклю чне право перешкоджати непра вомірному використанню торг овельної марки, в тому числі з абороняти таке використання ; інші майнові права інтелект уальної власності, встановле ні законом.

Згідно з пп. 1, 2, 4 ст. 16 Закону № 368 9-ХІІ права, що випливають із с відоцтва, діють від дати пода ння заявки; свідоцтво надає й ого власнику право використо вувати знак та інші права, виз начені цим Законом. Використ анням знака визнається: нане сення його на будь-який товар , для якого знак зареєстрован о, упаковку, в якій міститься т акий товар, вивіску, пов' яза ну з ним, етикетку, нашивку, би рку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання т акого товару із зазначеним н анесенням знака з метою проп онування для продажу, пропон ування його для продажу, прод аж, імпорт (ввезення) та експор т (вивезення); застосування йо го під час пропонування та на дання будь-якої послуги, для я кої знак зареєстровано; заст осування його в діловій доку ментації чи в рекламі та в мер ежі Інтернет. Знак визнаєтьс я використаним, якщо його зас тосовано у формі зареєстрова ного знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстро ваного знака лише окремими е лементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власн ику виключне право заборонят и іншим особам використовува ти без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зар еєстрований знак стосовно на ведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований зна к стосовно товарів і послуг, с поріднених з наведеними у св ідоцтві, якщо внаслідок тако го використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробл яє товари чи надає послуги; по значення, схоже із зареєстро ваним знаком, стосовно навед ених у свідоцтві товарів і по слуг, якщо внаслідок такого в икористання ці позначення і знак можна сплутати; позначе ння, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і по слуг, споріднених з наведени ми у свідоцтві, якщо внаслідо к такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає пос луги, або ці позначення і знак можна сплутати (п.5 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ).

Відповідно до підпункту "а" пункту 1 ст. 19 Закону № 3689-ХІІ сві доцтво може бути визнано у су довому порядку недійсним пов ністю або частково у разі нев ідповідності зареєстровано го знака умовам надання прав ової охорони.

На підставі п. 3 постанови Ве рховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і по слуг” свідоцтво України може бути визнано недійсним у раз і невідповідності знака умов ам його реєстрації, визначен им законодавством, що діяло н а дату подання заявки.

Згідно з п. 1 ст. 5 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 20.02.2003) прав ова охорона надається знаку, який не суперечить суспільн им інтересам, принципам гума нності і моралі та на який не п оширюються підстави для відм ови в наданні правової охоро ни, встановлені цим Законом.

Абзацом 2 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІ І (станом на 20.02.2003) передбачалос я, що згідно з цим Законом не м ожуть одержати правову охоро ну позначення, які не мають ро зрізняльної здатності.

При цьому, відсутність розр ізняльної здатності у познач ення, заявленого на реєстрац ію, означає, що це позначення з вичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання .

Згідно п.п. 4.3.1.4 Правил складан ня, подання та розгляду заявк и на видачу свідоцтва Україн и на знак для товарів і послуг , затверджених наказом Держп атенту України від 28.07.1995 № 116, до п означень, що не мають розрізн яльної здатності, відносятьс я, зокрема, реалістичні зобра ження товарів, якщо вони заяв ляються на реєстрацію як зна к для позначення цих товарів .

Суд апеляційної інстанції зазначив, що розгляд зображу вального позначення, яке зар еєстроване за міжнародною ре єстрацією №798984, дозволяє встан овити, що воно являє собою реа лістичне зображення кондите рських виробів (зокрема цуке рок), що мають вигляд кулі з по сипкою. В графі під кодом (511) за значено, що знак Соремартек С.А. зареєстрований для тов арів 30 класу Міжнародної клас ифікації товарів і послуг, а с аме для кондитерських виробі в.

Знак за міжнародною реєстр ацією № 798984 є об'ємним позначен ням у вигляді об'єкту круглої форми з нерівною зовнішньою поверхнею. Правову охорону з наку надано в поєднанні коль орів: білого, відтінків білог о (кремового), рожевого та беже вого.

Суд апеляційної інстанції звернув увагу, що Компанія не надала суду доказів викорис тання в Україні до 20.02.2003 позначе ння, зображення якого (з ураху ванням кольору) було б тотожн им зображенню знака за міжна родною реєстрацією № 798984. Компа нія до цього часу використов ує спірне позначення (у білом у кольорі) для цукерок; Компан ією не подано доказів викори стання нею цього позначення для інших (ніж цукерки) кондит ерських та шоколадних виробі в або для морозива.

Товариство не має на терито рії України філії, представн ицтва або іншого відособлено го підрозділу, що підтверджу ється випискою з ЄДРПОУ, дові дкою відповідача та не спрос товано позивачем. Товариство не здійснює на території Укр аїни виробництва чи продажу спірної кондитерської проду кції.

Компанія подала суду доказ и використання відповідного позначення лише в білому кол ьорі, тоді як неподання нею до казів використання в Україні до 20.02.2003 та після цього позначе ння, зображення якого (з ураху ванням зареєстрованого поєд нання кольорів) було б тотожн им зображенню знака за міжна родною реєстрацією № 798984, виклю чає можливість набуття оспор юваним позначенням розрізня льної здатності внаслідок ви користання.

Таким чином, за висновком а пеляційного господарського суду, товарний знак за міжнар одною реєстрацією №798984 не має р озрізняльної здатності оскі льки є реалістичним зображен ням товару (кондитерські вир оби).

Загальновідомо, що товарни й знак - це позначення, яким ма ркуються товари для відрізне ння товарів різних виробникі в. Що ж стосується форми това ру, то вона може захищатись па тентами на промислові зразки , які є іншими, відмінними від товарних знаків об'єктами пр ава інтелектуальної власнос ті. Тобто, товарний знак не мо же одночасно бути формою чи з ображенням форми товару, для якого він зареєстрований.

Отже, за висновками суду ап еляційної інстанції, оскільк и зображувальний товарний зн ак Компанії відтворює реальн е зображення товару, для яког о він зареєстрований, з чим по годжується його власник, то т акий знак не відповідає умов ам наданні правової охорони, а відтак, міжнародна реєстра ція №798984 має бути визнана недій сною на території України.

Крім того, на території Укр аїни, в тому числі, як республі ки колишнього СРСР, на протяз і щонайменше декількох десят иріч до дати подання міжнаро дної заявки на знак за №798984 (20.02.2003) використовувались різними в иробниками у виробництві кон дитерських та шоколадних вир обів, печива, тістечок та моро зива: округла форма, обсипка п оверхні виробу дрібним інгре дієнтом, поєднання різних ко льорів (зокрема, білого, кремо вого, рожевого, бежевого тощо ), що підтверджується наявним и в матеріалах справи рецепт ами виробів, зображеннями го тових виробів, довідками вир обників.

Суд першої інстанції при пр ийнятті рішення виходив з об ґрунтованості висновку судо вої експертизи об' єктів інт електуальної власності судо вої експертизи від 0312.2008р. № 480, за яким знак за міжнародною реє страцією № 798984 є реалістичним з ображенням товару, а саме цук ерок у кокосовій стружці, про те, являє собою зображення тр ивимірного об' єкту, який ха рактеризується оригінальни м зовнішнім виглядом (“завдя ки особливому поєднанню форм и, кольору, контуру та характе ру виконання”) та, відповідно , мав розрізняльну здатність на дату подання заявки - 20.02.2003р .

З таким висновком, апеляцій ний господарський суд не пог одився та вважає, що висновок судової експертизи від 03.12.2008 № 480 є неповним, зокрема, не місти ть аналізу ознак спірного зн ака на обґрунтування висновк у експерта щодо його оригіна льності; як не містить й відом остей щодо розрізняльної зда тності знака за міжнародною реєстрацією № 798984 стосовно тов арів (із зареєстрованого пер еліку) інших, ніж цукерки, не в раховує реєстрацію спірного знака в поєднанні кольорів; с уперечливий і такий, що спрос товується іншими матеріалам и справи.

Натомість, суд апеляційної інстанції взяв за основу суд ового рішення висновок судов ої експертизи від 20.05.2009 № 2490 як на йбільш повний, належним чино м мотивований та такий, що узг оджується з іншими наявними у матеріалах справи доказами стосовно: фактичного зображ ення оспорюваного знака; йог о індивідуальних ознак (форм а, кольорове вирішення тощо); ф актичного використання заре єстрованого знака для познач ення товарів, для яких його за реєстровано (відсутність від омостей щодо використання зн ака саме у зареєстрованому в игляді (у кольорі, відмінному від білого); відсутності (зокр ема, на момент відповідної ре єстрації) розрізняльної здат ності у зареєстрованого позн ачення стосовно товарів 30 кла су МКТП, для яких його зареєст ровано (неможливість відрізн ити печиво, тістечка, морозив о, кондитерські та шоколадні вироби, виконані в округлій ф ормі з використанням дрібної обсипки (обсипки з дрібного і нгредієнту; нерівної зовнішн ьої поверхні) однієї особи ві д таких же товарів, вироблени х іншою особою).

За висновками апеляційног о господарського суду, позна чення за міжнародною реєстра цією № 798984 не має розрізняльної здатності для товарів, для як их його зареєстровано, оскіл ьки сприймається як реалісти чне зображення будь-якого то вару з охоронюваного перелік у: кондитерського чи шоколад ного виробу (печива, тістечка , цукерки тощо), або морозива - круглої форми з обсипкою, і те , що воно не набуло розрізняль ної здатності внаслідок вико ристання, та вважає, що міжнар одну реєстрацію № 798984 на торгов ельну марку слід визнати нед ійсною через невідповідніст ь зареєстрованого позначенн я Компанії умовам надання пр авової охорони України.

Судом апеляційної інстанц ії встановлено, що ЗАТ “Ландр ін” здійснює виробництво цук ерок на території Російський Федерації, ним укладено декі лька договорів з українським и компаніями стосовно продаж у їм цукерок.

Вбачаючи порушення з їх бок у своїх прав та охоронюваних законом інтересів, Компанія звернулася до ЗАТ “Ландрін” з позовом про припинення пор ушення прав інтелектуальної власності, що свідчить про на явність спору між сторонами та наявність у ЗАТ “Ландрін” права на подання зустрічног о позову.

Апеляційний господарський суд прийшов до висновку, що по зови ЗАТ “Ландрін” та третьо ї особи, яка заявила самостій ні вимоги на предмет спору за зустрічним позовом ТОВ “М 15” є обгрунтованими та підлягаю ть задоволенню, виходячи з на ступного.

Відповідно до ст.ст. 13, 14 Закон у № 3689-ХІІ державна реєстрація знака здійснюється у спосіб публікації відомостей про в идачу свідоцтва, внесення ві домостей до реєстру та видач і самого свідоцтва.

Згідно із ч. 2 (4) ст. 3 Мадридськ ої угоди міжнародне бюро реє струє знаки в міжнародному р еєстрі. Відомості про зареєс тровані знаки публікуються в періодичному журналі, що вид ається Міжнародним бюро.

Оскільки всупереч вимог п. 2 ст. 6 Закону України "Про охоро ну прав на знаки для товарів і послуг" Департамент не відмо вив у наданні правової охоро ни знаку №798984 відповідно до ст. 5 (1)(2) Мадридської угоди, то міжн ародна реєстрація може бути визнана недійсною тільки в с удовому порядку.

Згідно з п.18 Інструкції до Ма дридської угоди про міжнарод ну реєстрацію знаків, прийня тої Асамблеєю і Комітетом ди ректорів спеціального союзу по міжнародній реєстрації з наків (Мадридський Союз) 01.04.1992 р ., відповідач-2 за зустрічним п озовом має направляти до Між народного бюро повідомлення про визнання реєстрації нед ійсною в Україні за рішенням суду. На підставі зазначеног о повідомлення до Міжнародно го реєстру вноситься запис п ро визнання реєстрації недій сною в Україні.

У даному випадку захист пор ушених прав та охоронюваного законом інтересу ЗАТ “Ландр ін” та ТОВ "М 15" можливий лише у спосіб визнання недійсною мі жнародної реєстрації № 798984 на т ериторії України у повному о бсязі та покладення на Депар тамент зобов'язання направит и до Міжнародного бюро повід омлення про визнання вказано ї реєстрації недійсною.

Враховуючи те, що Компанія п росила заборонити імпорт та використання на території Ук раїни позначення, схожого на стільки, що його можна сплута ти з торговельною маркою за м іжнародною реєстрацією №798984 в кондитерських виробах вироб ництва "Ландрін", а також те, що вказані вимоги пред'являють ся до ТОВ "М 15", яке здійснювало продаж кондитерської продук ції виробництва компанії "Ла ндрін" на території України, т о рішення по справі може впли нути на права та обов'язки ТОВ "М 15", як імпортера та продавця вказаної кондитерської прод укції на території України.

Апеляційний господарський суд прийшов до висновку, що та ка заборона порушує права та охоронювані законом інтерес и ТОВ "М 15", яке не має можливост і реалізувати свої права за к онтрактом №UС/2010-1 від 11.01.2010 та здій снювати імпорт та продаж вка заної кондитерської продукц ії, що також є економічно неви гідним для ТОВ "М 15" та українсь ких споживачів, які обмежені в виборі кондитерської прод укції на українському ринку.

Зазначене також свідчить і про відповідність обраного ЗАТ “Ландрін” та ТОВ “М 15” спо собу судового захисту п.п. “а” п. 1 ст. 19 Закону № 3689-ХІІ та ст. 16 ЦК України.

Суд апеляційної інстанці ї також зазначив, що тверджен ня суду першої інстанції про початок перебігу строку поз овної давності для ЗАТ “Ланд рін” та ТОВ "М 15" з 20.02.2003 не відпові дає наявним матеріалам справ и, є помилковим та свідчить пр о неправильне застосування с удом першої інстанції норм м атеріального права.

Після реєстрації торговел ьної марки виникають лише пр ава у власника торговельної марки. Право ж вимагати визна ння такої реєстрації недійсн ою виникає у третіх осіб післ я того, коли вони дізналися як про факт реєстрації, так і про те, що така реєстрація порушу є їх права чи охоронювані зак оном інтереси.

Відповідно до ч. 6 прикінцев их та перехідних положень ЦК України, правила Цивільного кодексу України про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред'явлення я ких, встановлений законодавс твом, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Код ексом.

До зазначених правовіднос ин суд апеляційної інстанції застосував норми ЦК України стосовно строків позовної д авності.

Згідно ст. 257, 261 ЦК України заг альна позовна давність встан овлюється тривалістю у 3 роки . Перебіг позовної давності п очинається від дня, коли особ а довідалася або могла довід атися про порушення свого пр ава або про особу, яка його пор ушила.

Міжнародні договори, дія як их поширюються на територію України та діюче законодавст во України не містять положе нь, які ототожнювали б дату на брання міжнародною реєстрац ією торговельної марки чинно сті з датою початку перебігу строку позовної давності.

Стосовно ЗАТ “Ландрін” та Т ОВ "М 15" початок перебігу строк у позовної давності визначе но не з моменту реєстрації ос каржуваної торговельної мар ки, а з моменту коли ЗАТ “Ландр ін”та ТОВ "М 15" дізналися, що вка зана торговельна марка може порушувати їх права.

В матеріалах справи наявни й наказ № 8 від 13.09.2007 стосовно зуп инення випуску цукерок "Ланд рін класік" у певній упаковці у зв'язку з претензіями компа нії СОРЕМАРТЕК С.А. (лист компа нії №790112 від 12.09.2007).

За висновками суду апеляці йної інстанції, про неможлив ість початку перебігу позовн ої давності для ЗАТ "Ландрін" з 20.02.2003 і про те, що строк позовної даності за будь-яких умов для ЗАТ "Ландрін" міг розпочатися не раніше 12.09.2007 свідчить те, що:

- компанія ЗАТ "Ландрін" ство рена 01.04.2005, що підтверджується, зокрема, свідоцтвом про держ авну реєстрацію ЗАТ "Ландрін ";

- ЗАТ "Ландрін" взагалі не зді йснює будь-якої господарсько ї діяльності на території Ук раїни (у тому числі не здійсню є ні виготовлення продукції (цукерок), ані їх продажу);

- офіційним виданням Міжнар одного бюро є друковане вида ння "Gazzette", яке виходить обмежени м тиражем та розповсюджуєтьс я лише по передплаті. Це видан ня не виходить ні російською , ані українською мовами;

- в Україні та в Росії вказан а інформація офіційно не опр илюднюється;

- Компанія є лише власником торговельної марки та сама н е здійснює виробництва і роз повсюдження вказаної продук ції. Інформації про Компанію та про наявність оспорювано ї торговельної марки упаковк а відповідного товару не міс тить;

- інформаційні бази, розміще ні в мережі Інтернет, не є офіц ійними. Окремо слід зазначит и, що пошук оскаржуваної торг овельної марки потребує введ ення критеріїв, котрі в даном у випадку не були загальнодо ступними, а сам пошук був би ус кладнений в силу самого хара ктеру торговельної марки: ві дсутності словесного познач ення та невідомості її власн ика;

- будь-яких спірних ситуацій між сторонами до вересня 2007 р. не було.

Відтак, апеляційний господ арський суд прийшов до вірно го висновку, що початок переб ігу строку позовної давності для ЗАТ "Ландрін" слід відрахо вувати від дати листа №790112, а са ме від 12.09.2007 р., посилання на який -міститься в наказі № 8 від 13.09.2007 р .

В матеріалах справи відсут ні докази, які б чітко визнача ли момент коли ТОВ "М 15" дізнало сь про оскаржувану торговель ну марку чи про те, що вказана торговельна марка порушує пр ава та охоронювані законом і нтереси компанії ТОВ "М 15".

ТОВ “М 15” не здійснювало виг отовлення кондитерської про дукції, а лише здійснювала пр одаж кондитерської продукці ї виробництва ЗАТ “Ландрін”. Будь-яких спірних ситуацій м іж сторонами не було, Компані я претензій до ТОВ “М 15" не вису вала.

На думку суду апеляційної і нстанції, початок строку поз овної давності для компанії ТОВ "М 15" розпочався як і для ЗАТ "Ландрін" з 12.09.2007 р., тому подавши позовну заяву 01.09.2010 р. ТОВ "М 15" не пропустило строк позовної да вності.

Водночас, при подачі заяви п ро застосування строку позов ної давності Компанія не над ала відповідних доказів, які підтверджували, що перебіг с троку позовної давності розп очався з 20.02.2003 р., що є порушенням вимог ст. 33 ГПК України.

Судом, при здійсненні апеля ційного перегляду, встановле но, що ЗАТ “Ландрін” здійснює продаж своєї кондитерської продукції українським товар иствам, які ввозять її на тери торію України для подальшого розповсюдження через торгов і мережі.

Таким чином, у ЗАТ “Ландрін ” є право та охоронюваний зак оном інтерес стосовно подачі зустрічної позовної заяви п ро визнання недійсною міжнар одної реєстрації, яка перешк оджає розповсюдженню продук ції ЗАТ “Ландрін” на територ ії України.

Згідно ст. 33 ГПК України, кож на сторона повинна довести т і обставини справи, на які і по силається як на підставу сво їх вимог і заперечень.

Водночас, необхідність зад оволення зустрічного позову унеможливлює задоволення пе рвісного позову СОРЕМАРТЕК С .А.

З огляду на викладене, апеля ційний господарський суд ска сував рішення господарськог о суду м. Києва від 17.09.2010р. у справ і № 12/136-9/28 та прийняв нове рішенн я про задоволення зустрічног о позову та позову третьої ос оби, яка заявила самостійні в имоги на предмет спору за зус трічним позовом та про відмо ву в первісному позові.

Колегія суддів Вищого госп одарського суду України пого джується з висновками суду а пеляційної інстанції та вваж ає оскаржувану постанову зак онною і обгрунтованою.

Згідно ст. 1117 ГПК України кас аційна інстанція перевіряє н а підставі вже встановлених судами першої та апеляційної інстанцій фактичних обстави н справі лише застосування н ими норм матеріального та пр оцесуального права. Касаційн а інстанція не має права вста новлювати або вважати доведе ними обставини, що не були вст ановлені у рішення або поста нові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати пи тання про достовірність того чи іншого доказу, про переваг у одних доказів над іншими, зб ирати нові докази або додатк ово їх перевіряти.

Твердження скаржників про порушення і неправильне зас тосування апеляційним госпо дарським судом норм права пр и прийнятті оскаржуваної пос танови не знайшли свого підт вердження, в зв' язку з чим пі дстав для зміни чи скасуванн я законної та обґрунтованої постанови колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 1115, 1116, 1117, 1119 ГПК У країни, суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційні скарги COPEMAPTEK C. A та закритого акціонерного т овариства "Ландрін" залишити без задоволення.

Постанову Київського апел яційного господарського суд у від 01.11.2010 року у справі №12/136-9/28 за лишити без змін.

Головуючий С. Мирошниченко

Судді Т. Барицька

Л. Жукова