Постанова

від 01.02.2011 по справі 2/434/08-нр

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

2/434/08-НР

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"01" лютого 2011 р. Справа № 2/434/08-НР

Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді:  Бєляновського В.В.,

                     Суддів:  Шевченка В.В.

                               Мирошниченка М.А.

при секретарі   -   Риковій О.М.,

за участю представників:

Від позивача: Леонтьєв Г.Є., Шабалін В.Ю.

Від відповідача: Володькова О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні

апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства „Баштанський сирзавод”

на рішення господарського суду Миколаївської області

від 04.11.2010 року

по справі № 2/434/08-НР

за позовом: Відкритого акціонерного товариства „Молочник”

до відповідача: Закритого акціонерного товариства „Баштанський сирзавод”

про зобов'язання припинити використання знака для товарів і послуг

                                                  ВСТАНОВИЛА:

          У жовтні 2008 року Відкрите акціонерне товариство „Молочник” звернулося до господарського суду Миколаївської області з позовом до Закритого акціонерного товариства „Баштанський сирзавод” про зобов'язання припинити використання у своїй діяльності знаку для товарів та послуг „Дружба”.

          На обґрунтування пред'явлених вимог позивач посилався на те, що він є власником знаку для товарів і послуг (торговельної марки) „Дружба” за свідоцтвом України № 48734 від 15.03.2005р., але без його дозволу відповідач здійснює реалізацію своєї продукції під торговельною маркою „Дружба”, що порушує його права. А тому, на підставі ст. ст. 16, 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та ст. 495 ЦК України позивач просив задовольнити позов.

ЗАТ „Баштанський сирзавод” позов не визнало посилаючись на те, що знак для товарів та послуг “Дружба” за свідоцтвом України № 48734 не має розрізняльної здатності, окрім того воно має право попереднього користувача торговельної марки,  передбачене ст. 500 ЦК України, щодо використання позначення “Дружба” для таких товарів, як плавлений сир.

          Рішенням господарського суду Миколаївської області від 12.10.2009 року, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 18.02.2010 року, у задоволенні позову було відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 22.06.2010 року зазначені судові акти були скасовані, а справу передано на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

За результатами нового розгляду даної справи господарський суд Миколаївської області ухвалив рішення від 04.11.2010 року, яким позов задовольнив, зобов'язав ЗАТ “Баштанський сирзавод” припинити використання у своїй діяльності знаку для товарів та послуг “Дружба”.

          В апеляційній скарзі відповідач вважаючи зазначене рішення прийнятим з порушенням норм матеріального і процесуального права просить його скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити. На обґрунтування вимог апеляційної скарги скаржник вказує те, що при постановленні рішення про задоволення позову суд в порушення вимог ст. 43 ГПК України не надав належної оцінки доказам наданим відповідачем в обґрунтування своїх заперечень проти позову. В мотивувальній частині рішення не наведено правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які докази відповідача суд визнав неналежними у розумінні статті 43 ГПК України. Скаржник зазначає, що надані ним до суду докази фактично підтверджують, що відповідач виробляв та реалізовував сири плавлені з позначенням на етикетці „Дружба” до дати подачі заявки позивачем та свідчать про наявність у відповідача права попереднього користувача на сир плавлений з позначенням „Дружба”.  

          У відзиві на апеляційну скаргу позивач заперечує проти її задоволення вказуючи на безпідставність викладених у ній доводів і просить оскаржуване рішення місцевого господарського суду залишити без змін, вважаючи його законним та обґрунтованим.           

          Обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечення на неї, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

          Як вбачається з матеріалів справи та встановлено господарським судом першої інстанції, позивач є власником знаку для товарів та послуг (торговельної марки) “Дружба” (словесне позначення) за свідоцтвом України № 48734 від 15.03.2005р. (за заявкою від 15.10.2003) стосовно товарів 29 (молоко та молочні продукти; харчова олія та жири; збиті вершки), 30 (заварний крем; заморожений кефір; йогурт заморожений; кавові напої з молоком; какао з молоком; майонез; молочні каші харчові; морозиво; в'язівні речовини для морозива; порошки на морозиво; речовини для усталювання збитих вершків; фруктове морозиво; харчовий лід; шоколадні напої з молоком) класів та послуг 43 (щодо забезпечування харчами та напоями) класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

ЗАТ “Баштанський сирзавод” здійснює виробництво та продаж плавленого сиру, для маркування якого використовує позначення “Дружба”, тотожне із торговельною маркою позивача.

ЗАТ “Баштанський сирзавод” з 2002 року здійснює реалізацію власної продукції під торговельною маркою “Славія”, зареєстрованою як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 28939, зокрема, відповідач виробляє сир плавлений пастоподібний Дружба з 2002 року, що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 28939.

Сир плавлений пастоподібний “Дружба” виробляється в Україні різними виробниками відповідно до ТУ У 46.39.034-94, розроблених технологічним інститутом молока та м'яса УААН у 1994 році.

Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.05.2009 № 541 у справі № 2/434/08: „Словесне позначення “Дружба”, яке міститься на етикетці продукції ЗАТ “Баштанський сирзавод”, є тотожним із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48734”.

Нанесення на етикетку продукції ЗАТ “Баштанський сирзавод” надпису “Дружба” вважається використанням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48734 у розумінні статті 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”(далі - Закон).

Використання словесного позначення “Дружба”, яке міститься на етикетці продукції ЗАТ “Баштанський сирзавод”, не може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар, у зв'язку з відсутністю розрізняльної здатності знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48734”.

Відповідно до ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Причиною виникнення спору у даній справі є питання щодо наявності правових підстав для захисту прав позивача в обраний ним спосіб.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно з статтею 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються  від товарів і послуг інших осіб.  

За приписами ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права , визначені цим Законом.

Згідно з пунктом 4 цієї статті Закону використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

За приписами п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом :

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Водночас пунктами 1, 3, 4 ст. 5 Закону встановлено, що правова охорона надається знаку , який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони , встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом ; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг , внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У свою чергу, підпунктом "а" пункту 1 ст. 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відсутність розрізняльної здатності як підставу для відмови в наданні позначенню правої охорони передбачає пункт 2 статті 6 Закону.

Отже, дійсність виданого у встановленому порядку (за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної уповноваженою установою) свідоцтва на знак для товарів і послуг презюмується внаслідок факту його наявності. Відсутність же у зареєстрованого як торговельна марка позначення розрізняльної здатності може бути підставою не для ігнорування відповідного свідоцтва, а для визнання його недійсним згідно з наведеними приписами статті 19 Закону.

Разом з тим склад та технічні умови виробництва сиру, як і тривалість його фактичного виробництва відповідачем не впливають на вирішення даного судового спору, пов'язаного із захистом прав на торговельну марку.

Наявне у відповідача свідоцтво України № 28939 на торговельну марку “Славія” не надає йому права на використання позначення “Дружба”.

Підставою же для правомірного застосування приписів ст. 500 ЦК України та абз. 2 п. 6 ст. 16 Закону є не факт виробництва плавленого сиру відповідно до певних технічних умов, а факт використання відповідачем стосовно цього товару спірного позначення “Дружба” до 15.10.2003 року (дата подачі позивачем відповідної заявки).

На виконання вказівок Вищого господарського суду України, що містяться в  постанові від 22.06.2010р., господарському суду першої інстанції для прийняття правильного судового рішення по суті даного спору належало встановити:

- чи поширюється обсяг правової охорони за свідоцтвом України № 48734 на такий товар як плавлені сири; якщо ні, то чи є плавлений сир товаром, спорідненим із наведеними у свідоцтві України № 48734; якщо плавлений сир є товаром, спорідненим із наведеними у свідоцтві України № 48734, то чи можливе внаслідок такого використання введення в оману щодо особи, яка виробляє товар;

- чи використовував відповідач для плавленого сиру спірне позначення “Дружба”(на етикетці) до 15.10.2003 року.

          Згідно з ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

          Таким чином, із приписів даної правової норми випливає, що обставини на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення господарського спору встановлюються господарським судом на підставі фактичних даних, якими є докази.

          За загальними правилами судового процесу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу (ст. 33 ГПК України).

          Згідно з ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

          При цьому, слід зазначити, що доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості.

          Господарський суд першої інстанції дійшов до вірного висновку про недоведення відповідачем за допомогою законодавчо встановлених засобів доказування використання спірного позначення „Дружба” на етикетці для плавленого сиру власного виробництва до 15.10.2003 року, тобто до дати подачі позивачем відповідної заявки. Посилання відповідача на три договори купівлі - продажу за 2003 рік з специфікаціями до них та лист і довідку, як єдині докази використання спірного позначення для плавленого сиру до вказаної дати, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки ці документи самі по собі не є належними доказами у розумінні ст. 34 ГПК України підтвердження достовірності факту виробництва та фактичного введення плавленого сиру з позначенням „Дружба” на етикетці у господарський обіг.

          Будь –яких первинних бухгалтерських документів, які б фіксували факти  здійснення господарських операцій пов'язаних з постачанням плавленого сиру „Дружба” та підтверджували фактичне виконання „Баштанським сирзаводом” вищевказаних договорів в цій частині, відповідачем до суду не подано і таких доказів в матеріалах справи не міститься.

          Також, не можуть бути прийняті до уваги і подані відповідачем фотографії сирів плавлених під торговельною маркою „Славія”, оскільки з цих фотографій не убачається саме ким і коли вони зроблені.

          Разом з тим, судом звернуто увагу на те, що з наявного в справі висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 541 від 25.05.2009 року випливає, що відповідь експерта на третє питання не узгоджується з наявністю свідоцтва України № 48734, за яким словесне позначення „Дружба” зареєстровано як знак для товарів та послуг. А тому, відсутні підстави вважати, що на це словесне позначення розповсюджуються підстави для відмови у наданні правової охорони, якою, зокрема, відповідно до ст. 6 Закону є відсутність розрізняльної здатності.

          При цьому, судом взято до уваги визначення експерта, що міститься на 8 аркуші, про те, що „як зазначено в наданих для проведення судової експертизи матеріалах справи знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 48734 зареєстровано, зокрема, для товарів 29 класу Міжнародної Класифікації  Товарів і Послуг - “молоко та молочні продукти”, до яких відноситься і “сир плавлений”, що виготовляється відповідачем.

          Отже, товари, зареєстровані за свідоцтвом України № 48734 та плавлений сир, що виготовляється відповідачем, є ідентичними, є товарами народного споживання, відносяться до одного і того ж роду, виготовляються з однакової сировини, мають однакове коло розповсюдження”.

          Таким чином, всі вказівки касаційної інстанції господарським судом першої інстанції виконано в повному обсязі.

          З урахуванням наведених правових положень та встановлених обставин даної справи, колегія суддів вважає, що доводи викладені відповідачем в своїй апеляційній скарзі, є необґрунтованими, оскільки вони спростовуються зібраними по справі доказами, належним чином дослідженими судом, і не відповідають вимогам закону, що регулює спірні правовідносини.

          На підставі вищевикладеного  колегія суддів вважає, що судом першої інстанції було повно та всебічно  з'ясовано обставини, що мають значення для справи, надано їм належну правову оцінку та прийнято рішення з дотриманням норм матеріального і процесуального права, що дає всі підстави для залишення його без змін.

Керуючись  ст.ст.  99, 101-105  ГПК України, колегія суддів -,

ПОСТАНОВИЛА:

          Рішення господарського суду Миколаївської області від 04.11.2010 року у справі № 2/434/08-НР залишити без змін, а апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства „Баштанський сирзавод” - без задоволення.

          Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена  у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя                                                                 Бєляновський В.В.

Судді                                                                                 Мирошниченко М.А.

                                                                                                 Шевченко В.В.