Постанова

від 11.04.2012 по справі 17/5007/45/11

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2012 року Справа № 17/5007/45/11

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Гудак А.В.

судді Огороднік К.М. ,

судді Олексюк Г.Є.

при секретарі: Михалевська Л.В.

за участю представників сторін:

позивача: ОСОБА_1, довіреність в справі

відповідача 1: ОСОБА_2- підприємець, ОСОБА_3, довіреність в справі, ОСОБА_4, довіреність в справі

відповідача 2: не з'явився

відповідача 3: не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м.Коростишів Коростишівський район Житомирська область

на рішення господарського суду Житомирської області від 04.11.11 р.

у справі № 17/5007/45/11

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ятрань", м.Ульяновка Кіровоградська область

до 1. Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м.Коростишів Коростишівський район Житомирська область

до 2. Державного департаменту інтелектуальної власності України, м.Київ-35, МСП

до 3. Державної служби інтелектуальної власності України, м.Київ-35, МСП

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов'язання вчинити певні дії

Розпорядженням голови Рівненського апеляційного господарського суду від 10.04.2012 року у справі №17/5007/45/11 внесено зміни до складу колегії суддів в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності судді Сініциної Л.М.. Визначено колегію у складі: головуючий суддя Гудак А.В., суддя Огороднік К.М., суддя Олексюк Г.Є.

в с т а н о в и в :

Рішенням господарського суду Житомирської області від 04.11.2011 року по справі №17/5007/45/11 позов задоволено. Визнано недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." (Знак зареєстрований 10.02.2011 року, дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва - 10.02.2011 року, Заявка подана 14.10.2010 року). Зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни щодо визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнуто з фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ятрань" (код ЄДРПОУ 30118768, адреса місцезнаходження: 26400, Кіровоградська область, Ульяновський район, м. Ульяновка, 252 км + 440м, автомагістралі Київ-Одеса) - 10152,00грн. витрат на проведення експертизи, 85,00грн. державного мита та 236,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 підлягає визнанню недійсним, у зв'язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач 1 - фізична особа - підприємець ОСОБА_2 звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржене рішення скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

Мотивуючи апеляційну скаргу, відповідач 1 зазначає, що рішення суду першої інстанції прийняте з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи; в процесі судового розгляду не доведені обставин, що мають значення для справи, які господарський суд, фактично лише на підставі суперечливого висновку судового експерта визнав встановленими; висновки, викладені у рішенні господарського суду, не відповідають обставинам справи; неправильно застосував норми процесуального та матеріального права.

Зокрема, скаржник в обґрунтування апеляційної скарги посилається на те, що Свідоцтво НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." видане за результатами розгляду заявки №ш201015849 на ім'я ОСОБА_2 для послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг з дотриманням всіх вимог, передбачених діючим законодавством України.

Крім того, на думку скаржника, оскільки експерт по двом ознакам визначив знаки не схожими, а по третьому всупереч своїм же обґрунтуванням здійснив сумнівний висновок, вважаємо: що загальний висновок щодо схожості порівнюваних знаків до ступеня змішування настільки, що їх можна сплутати є необгрунтованим, а тому не міг бути взятий судом до уваги та покладений в основу судового рішення.

Також, враховуючи той факт, що експертом не доведено, що досліджувані знаки є схожими до ступеня змішування (аргументи наведені в п.1), а також враховуючи те, що досліджувані знаки використовуються для різних кіл споживачів, відповідач наполягає на тому, що знак за свідоцтвом № 134937 не є таким, що може викликати асоціації у споживача із особою, що надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг «Батьківська хата» за свідоцтвом № 41958. Тому висновок судового експерта в даній частині, не міг бути взятий судом до уваги та покладений в основу судового рішення.

Апелянт звертає увагу на те, що з метою виконання обов'язку покладеного на нього у відповідності до ст.33 ГПК - доведення обставин, на які відповідач посилається, як на підставу своїх заперечень, щодо заявлених позивачем вимог, 15.08.11р. він звернувся до ТОВ "Експертне бюро з питань інтелектуальної власності" з проханням провести експертне дослідження. На вирішення експертного дослідження було поставлено питання аналогічні до тих, що досліджені у Висновку №5959/11-12 від 28.09.11р. За результатами проведення дослідження експертом ОСОБА_5 (судовий експерт з правом проведення експертиз) складено висновок № 92/11-НМ від 19.08.11р., який 20.10.11р. було надано суду, в якості належного письмового доказу, який має значення для справи.

Господарським судом Житомирської області в рішенні відображено його позицію щодо кожного з наведених доказів, але визнано допустимим та належним лише висновок судового експерта від 19.08.11р. № 5959/11-12, що Відповідачу 1 видається необґрунтованим. Так, подані Відповідачем доказ (висновок експертного дослідження № 92/11-НМ від 19.08.11р.) дійсно були отримані з їх ініціативи, але вони тим не менш містять інформацію, щодо предмета спору та отримані законним шляхом. Законність отримання інформації судом та Позивачем не спростовано. І навіть невизнання судом першої інстанції вказаних документів як таких, що спростовують висновок судового експерта № 92/11-НМ від 19.08.11р., не є підставою для визнання їх неналежними та недопустимими, адже в такому разі надається перевага висновку судового експерта перед іншими доказами, що є недопустимим з точки зору як статті 42, так і ст. 4' ГПК України, яка передбачає рівність сторін судового процесу перед законом та судом.

Припустившись вказаного порушення, суд першої інстанції фактично не оцінив належним чином інформацію, викладену в матеріалах, поданих Відповідачами, а лише знайшов причини, чому визнати їх неналежними та необґрунтованими. І така причина, як зазначає суд, одна - вони суперечать висновку судового експерта.

Також, скаржник вважає, що відмова суду першої інстанції в задоволенні клопотань про проведення повторної судової експертизи та про виклик судового експерта ОСОБА_6 для надання пояснень та відповідей на суперечливі питання, щодо експертизи №5959/11-12, яку проводив зазначений експерт, є незаконними, такими що порушили його право на судовий захист своїх інтересів. Така відмова, фактично призвела до того, що судом в якості основного доказу по справі, на який він в подальшому посилався при прийнятті рішення, був прийнятий висновок судового експерта, який суперечить іншим матеріалам справи (заперечення та пояснення відповідачів, дослідження експерта ОСОБА_5, яке було подано в якості належного письмового доказу по справі т. ін.) , та правильність якого об'єктивно можна визнати сумнівною, з урахуванням суперечливості його змісту, здійсненим експертом висновкам.

У письмовому відзиві на апеляційну скаргу позивач заперечив проти її доводів, вважаючи оскаржене рішення суду першої інстанції законним та таким, що відповідає дійсним обставинам справи, з підстав викладених у відзиві.

В процесі перегляду справи апеляційний господарський суд відповідно до норм ст.ст.24,99 ГПК України ухвалою від 21.12.2011р. залучив до участі у справі відповідача 3 - Державну службу інтелектуальної власності (03035, м. Київ, вулиця Урицького, 45, код ЄДРПОУ - 37552556).

У письмовому відзиві на апеляційну скаргу, Держслужба підтримує доводи апелянта, вважає, що висновок суду про те, що знак "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 є оманливими або такими, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу є таким, що не відповідає обставинам справи.

З огляду на зазначене, Держслужба вважає, що рішення суду першої інстанції ухвалене внаслідок неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи, а висновки, викладені у рішенні, не відповідають обставинам справи.

Скаржник подав до суду клопотання про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалами суду від 18.01.2012 р. у справі №17/5007/45/11 було призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача в судовому засіданні 11.04.12р. заперечив проти доводів апеляційної скарги та надав пояснення на обґрунтування своєї позиції. Вважає, що рішення суду першої інстанції від 04.11.2011р. є законним та обґрунтованим, таким, що прийняте з дотриманням норм чинного законодавства, а тому просить залишити його без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Представники відповідача 1 в судовому засіданні 11.04.12р. підтримали доводи апеляційної скарги та надали пояснення на обґрунтування своєї позиції. Вважають, що рішення суду першої інстанції від 04.11.2011р. є незаконним та необґрунтованим, таким, що прийняте з порушенням норм чинного законодавства, а тому просять його скасувати, а апеляційну скаргу задоволити.

Представники відповідача 2 та відповідача 3 в судове засідання 11.04.12р. не з'явились, про час, день та місце слухання повідомлялись належним чином, причини неявки не повідомили.

Враховуючи приписи ст.101 ГПК України про межі перегляду справ в апеляційній інстанції, ст. 102 ГПК України про строки розгляду апеляційної скарги та той факт, що неявка в засідання суду представників відповідача 2 та відповідача 3, належним чином та відповідно до законодавства повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає перегляду оскарженого рішення, судова колегія визнала за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представників відповідача 2, відповідача 3 та за наявними в матеріалах справи доказами.

Відповідно до статті 99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Заслухавши пояснення представників позивача та скаржника, обговоривши доводи апеляційної скарги, заперечення на апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскарженого рішення, оцінивши висновки суду першої інстанції на відповідність дійсним обставинам справи, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає до задоволення, а рішення господарського суду Житомирської області від 04.11.2011 року у справі №17/5007/45/11 слід скасувати, виходячи з наступного.

За приписами ст. 427 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір (ч.3 ст.1109 ЦК України).

Як вбачається з матеріалів справи, на ім'я гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 зареєстрований знак для товарів та послуг (торговельна марка): № свідоцтва України НОМЕР_3; позначення, зареєстроване в якості знака "Батьківська хата"; дата пріоритету 04.08.2004р.; клас за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП) 43, а саме: їдальні, кав'ярні, кафе, кафетерії, ресторани, ресторани самообслуговування, постачання харчів та напоїв, шинки та буфети (заклади швидкого та повсякденного харчування), що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо Свідоцтва України № НОМЕР_3 (а.с. 14, а.с.15 т.1).

17.09.2007р. між гр. ОСОБА_7, який діяв за попередньо наданою згодою гр. ОСОБА_8, які володіють правом власності на зареєстровану торговельну марку (знак для товарів та послуг) "Батьківська хата" - ліцензіар та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ятрань" - ліцензіат (позивач у справі), був укладений ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг (далі - Договір) (а.с. 16-19 т.1).

Згідно п.1.2 Договору ліцензіар, який володіє правом власності на зареєстровану торговельну марку - знак для товарів і послуг "Батьківська хата" - надалі іменується "Знак", яка засвідчена свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 - надалі іменується "Свідоцтво", копія свідоцтва якого додається до цього договору і є його невід'ємною частиною, за плату надає позивачу строковий дозвіл на використання знаку (ліцензію) у порядку визначеному у п.1.6. цього договору.

Знак зареєстрований 15.04.2005р. (дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва - 15.04.2005р., Бюл. №4, Заявка №20040808233 подана 04.08.2004р. (п.1.3. договору).

Пунктом 1.4. Договору встановлено, що ліцензія на використання знаку за цим договором є виключною.

Під виключною ліцензією у цьому договорі розуміється дозвіл ліцензіатові на використання знаку в порядку та на умовах визначених цим договором, при тому, що за таким дозволом у Ліцензіара виключається можливість використання і видачі іншим особам цієї ліцензії на використання знаку у визначений цим договором спосіб (п.1.5. Договору).

Виключна ліцензія за цим договором надається ліцензіатові для використання при виробництві або розповсюдженні ним товарів, робіт, послуг відповідно до умов договору за класами міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 43 - їдальні, кав'ярні, кафе, кафетерії, ресторани, ресторани самообслуговування, постачання харчів та напоїв, шинки та буфети (заклади швидкого та повсякденного харчування) (п. 1.6 договору).

Пунктом 1.7. договору встановлено, що територія дії ліцензії, що видається за цим договором - Україна. Ліцензіар надає позивачу право на використання знаку (ліцензію) способами, зазначеними у п 2.1. цього договору - на території України.

Відповідно до п.п.2.1. договору Ліцензіар надає позивачу право (конкретні права, що передаються за цим договором) на використання знаку у такий спосіб: 2.1.1. нанесення знаку на будь-який виготовлений, вироблений позивачем товар, роботу, послугу для яких знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, послуга, вивіску, пов'язану з ними, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж; 2.1.2. застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 2.1.3. застосування його в діловій документації чи в рекламі з метою виготовлення товару та надання послуг та в мережі Інтернет.

Перелік, зазначений у п.2.1. цього договору, не є повним. Сторони під виключним правом на використання знаку також розуміють усі інші виключні майнові права на використання знаку (підпункт 2.2. договору).

Відповідно до п.п.3.3.1. договору позивач має право укладати субліцензійний договір щодо надання виключного права (ліцензії) на використання знаку субліцензіату. При цьому відповідальність за дії субліцензіата перед ліцензіаром несе ліцензіат (позивач).

Підпунктом 3.3.2. договору встановлено, що ліцензіат має право використовувати знак у спосіб визначений у п.2.1. цього договору під час виробництва та/або розповсюдження позивачем товарів, робіт, послуг, які позивач збуває та/або надає, відповідно до умов цього договору за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації послуг, визначених у п.1.6. даного договору.

Ліцензіат має право використовувати знак в місцях надання послуг, продажу товару, робіт для яких його зареєстровано, та у рекламі, пов'язаній із введенням та наданням зазначених послуг, товару, робіт (п.п. 3.3.3. договору).

Згідно п.п. 3.3.4. договору позивач має право пред'являти позов до третіх осіб, якщо треті особи порушать права, які надані за цим договором позивачу, в тому числі пред'являти позов до третіх осіб, шляхом вимагання поновлення порушених прав власника свідоцтва ліцензіара.

Підпунктом 3.4 договору встановлено, що позивач (ліцензіат) зобов'язується: здійснювати реалізацію виключних прав в обсязі та способах, що визначені даним договором; дотримуватися особистих немайнових прав ліцензіара; використовувати надану ліцензіаром ліцензію тільки згідно умов цього договору; використовувати знак ліцензіара в тому вигляді, в якому він зображений; негайно інформувати ліцензіара про відомі позивачу факти щодо протиправного використання знаку третіми особами. У разі не інформування ліцензіара про факти щодо протиправного використання знаку третіми особами, приховування таких фактів від ліцензіара, останній має право на пред'явлення вимоги про припинення порушення його прав власника свідоцтва на знак та відшкодування заподіяних збитків до позивача та третьої особи.

Однак, позивачем не надано доказів щодо повідомлення ліцензіара про протиправне використання знаку третіми особами, зокрема щодо використання підприємцем ОСОБА_2 знака для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." (який за свідоцтвом України НОМЕР_2 належить відповідачеві ОСОБА_2) та, на думку позивача, є схожий до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" (який свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 належить ліцензіару), виключне право на використання якого, згідно ліцензійного договору від 17.09.07р., має Товариство з обмеженою відповідальністю "Ятрань".

Такими діями позивач підтверджує той факт, що Свідоцтво на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е.", яке видане відповідачу - 1, не є схожим до ступеню змішування настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" та який може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги у зв'язку з використанням знака для товарів і послуг "Батьківська хата".

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 38 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Рекомендації) товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків (далі - МКТП). МКТП затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрування знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57р.. Згідно з Законом України від 01.06.2000р. N 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000р.

МКТП (у восьмій редакції) включає:

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;

- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга.

10.02.2011р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на ім'я ОСОБА_2 (відповідач - 1) зареєстровано Свідоцтво України на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." НОМЕР_2 (дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва 10.02.2011р. Бюл. №3, заявка подана 14.10.2010р.) (а.с.96,т.1).

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам суд виходить з наступного.

Стаття 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року № 3689-XII (зі змінами станом на 10 квітня 2008 року) в редакції, що діяла на момент подачі заявки (далі - Закон) містить вичерпний перелік підстав для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг, зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Статтею 5 Закону встановлено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Порядок одержання такого свідоцтва регулюється Розділом ІІІ Закону.

Відповідно до ст. 7 Закону особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Відповідно до ч. 40 Рекомендацій оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак.

Так, на виконання вимог ст. 7 Закону, маючи на меті одержання свідоцтва про право власності на знак для товарів і послуг, 14 жовтня 2010 року скаржник подав до Державного Департаменту інтелектуальної власності заявку №m 2010 15849 на знак "Батьківська оселя у Т.Е." відносно послуг 43 класу МКТП, а саме: послуги щодо забезпечування харчами та напоями; послуги закладів громадського харчування; кейтерингові послуги; наймання (прокат) наметів; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (орндування) конференц-залів; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, столової білизни, посуду; попереднє замовляння місць в ресторанах, барах і кафе; послуги барів, нічних барів, дегустаційних залів, кав'ярень, кафе, кафетеріїв, буфетів, закусочних, їдалень, пельменних, піцерій, пивбарів, ресторанів, ресторанів самообслуговування, чайних; послуги перемісних пунктів громадського харчування; послуги з приготування різноманітних страв і напоїв та їх доставляння;послуги фаст-фудів; шинки чи буфети (заклади швидкого та повсякчасного обслуговування), та документи, необхідні для розгляду заявки та проведення відповідних експертиз (а.с. 185-197 т. 2).

Відповідно до ст. 10 Закону, після подання заявки щодо неї проводиться експертиза. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та правил, встановлених на його основі. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Державним Департаментом інтелектуальної власності. На підставі такого висновку Державний Департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Державного Департаменту інтелектуальної власності надсилається заявнику.

На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Державний Департамент інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Видача свідоцтва здійснюється Департаментом у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання (ст.ст. 12-14 Закону).

Відповідно до вищевказаних положень Закону, після подання скаржником заявки 14.10.10р. про реєстрацію знаку для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." було проведено експертизи заявки. Порядок проведення експертизи заявки регулюється Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. №72), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за №276/812, що діяли на час подачі заявки (далі - Правила).

Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів:

- встановлення дати подання заявки;

- експертиза заявки за формальними ознаками;

- експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Згідно листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 08.11.10р. №31181/4 датою подання заявки є 14.10.2010р. (а.с.108,т.1).

Пунктом 4.2. Правил встановлено, що задачею експертизи заявки за формальними ознаками є встановлення відповідності заявки вимогам статті 7 Закону та обсягу прав, що заявляються заявником. Підпунктом 4.2.2. передбачено проведення перевірки матеріалів заявки на відповідність встановленим вимогам. Так, в першу чергу, згідно підпунктом 4.2.2.1. перелік товарів і послуг, зазначений у заявці, перевіряється на відповідність чи узгодженість наведених у переліку найменувань товарів і/або послуг з найменуваннями товарів і послуг того чи іншого класу МКТП та правильність здійсненого заявником групування товарів і/або послуг по класах МКТП. Якщо розбіжність щодо термінів переліку товарів і послуг узгодити не можливо, то терміни, що запропоновані заявником, є остаточними.

Відповідно до висновку Українського інституту промислової власності формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг №36455/4 від 29.12.10р. заявка №m2010 15849, яка подана 14.10.10р., відповідає вимогам ст. 7 Закону (а.с.102-103,т.1).

Як встановлено пунктом 4.3. Правил, задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону;

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

Згідно підпункту 4.3.1.3. Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (п.п. ґ). Так, як вбачається із підпункту 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Крім вищевказаних ознак знаку для товарів і послуг, відповідно до підпункту 4.3.2. Правил, проводиться перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону. Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку (п.п. 4.3.2.4 Правил).

Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Відповідно до підпункту 4.4.1. Правил, при встановленні відповідності заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону, для всіх тих товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, Відомством виноситься рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг.

Після проведення кваліфікаційної експертизи відповідач отримав позитивне рішення УКРПАТЕНТУ про реєстрацію знаку для товарів і послуг (вих. №36623/4 від 30 грудня 2010 року) із відміткою про затвердження Державним департаментом інтелектуальної власності (а.с.186-187, т.2). Копію даного рішення на вимогу суду було надано апелянтом. В судовому засіданні оглянуто оригінал.

Із наданого документу вбачається, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 Закону встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) відносно усього переліку товарів і послуг. Даний висновок, затверджений Державним департаментом інтелектуальної власності, набув статусу рішення про реєстрацію знака.

Знак для товарів і послуг «Батьківська оселя у Т.Е.» зареєстрований відповідно до положень ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 5, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та пройшов при реєстрації всі необхідні перевірки на предмет відповідності його вимогам Закону, що виключає можливість порушення його власниками прав та законних інтересів будь-яких третіх осіб. Пунктами 2, 4. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що використання знаку для товарів і послуг «Батьківська оселя у Т.Е.» у власній господарській діяльності відповідачем-1 (скаржником) не порушує права позивача щодо виключного використання торгового знака "БАТЬКІВСЬКА ХАТА" згідно з ліцензійним договором від 17.09.2007р.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст. 43 ГПК, тобто за внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

За приписами статті 84 Господарського процесуального кодексу України, обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. У мотивувальній частині рішення вказуються: обставини справи, встановлені господарським судом; причини виникнення спору; докази, на підставі яких прийнято рішення; доводи, за якими господарський суд відхилив клопотання і докази сторін.

Статтею 32 названого Кодексу унормовано, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України наявні докази підлягають оцінці у їх сукупності, і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарський суд повинен у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом. Отже, суд повинен навести зміст всіх заперечень та викласти обставини, з огляду на які ці заперечення не взято до уваги, адже викладення у судовому акті лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог статті 4-2 Господарського процесуального кодексу України щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Всупереч наведеним положенням процесуального закону, суд першої інстанції, поклав в основу рішення лише висновки експертизи об'єктів інтелектуальної власності №5959/11-12 від 28.09.2011 р., якою встановлено, що знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 є схожим до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України НОМЕР_3, знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 43 класу МКТП, залишивши поза увагою висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи №36623/4 від 30.12.10р., який затверджений першим заступником голови Державного департаменту інтелектуальної власності та набув статусу рішення про реєстрацію знаку для товарів і послуг «Батьківська оселя у Т.Е.» (далі - рішення про реєстрацію знаку для товарів і послуг «Батьківська оселя у Т.Е.») (а.с.186,т.2) на даний час чинний та ніким не оскаржувався, на підставі якого видано свідоцтво про право власності на знак для товарів і послуг; висновки експертизи заявки за формальними ознаками; висновки експертизи заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак (т.1, а.с.102,т.1,а.с.99,т.1).

Апеляційний господарський суд відхиляє висновки повторної судової експертизи №17/12 від 15.03.2012 р. (а.с.141-156,т.2), призначеної апеляційною інстанцією, якою встановлено, що знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." є схожим до ступеню змішування на стільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" та може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги у зв'язку з використанням знака для товарів і послуг "Батьківська хата", так як вони не спростовують також правомірності видачі Свідоцтва України на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." НОМЕР_2, видане на підставі рішення про реєстрацію знаку для товарів і послуг «Батьківська оселя у Т.Е.» №36623/4 від 30.12.10р., яке є чинним як на час прийняття рішення судом першої інстанції, так і під час апеляційного перегляду.

Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №5959/11-12 від 28.09.2011 р. проведеної Київським Науково-дослідним інститутом судових експертиз:

1. Домінуючими елементами у складі знаку для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е.", є словесні елементи "Батьківська оселя".

2. До числа послуг, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2, входять як ті самі послуги, так і споріднені з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України НОМЕР_3.

3. Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 є схожим до ступеню змішування, із знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України НОМЕР_3.

4. Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо послуг, проте може ввести в оману щодо особи, що надає послуги в зв'язку з використанням знаку для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України НОМЕР_3.

Згідно з висновком повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №17/12 від 15.03.2012 р., проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ) :

1. Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 є схожим до ступеню змішування, із знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України НОМЕР_3 щодо таких самих та споріднених товарів 43-го класу МКТП.

2. Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 43 класу МКТП.

Оцінюючи зазначені висновки судових експертиз з дотриманням приписів статей 32, 33, 42 і 43 ГПК України, колегія суддів бере до уваги:

- призначення торговельної марки в частині ідентифікації її власника;

- залежність обсягу правової охорони торговельної марки виключно від зображення знака та переліку товарів і послуг (частина друга статті 494 ЦК України, пункт 4 статті 5 Закону № 3689-ХІІ).

Також, слід звернути увагу на те, що у висновку №5959/11-12 від 28.09.2011 р. зазначено, що знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України НОМЕР_2 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо послуг, проте може ввести в оману щодо особи, що надає послуги в зв'язку з використанням знаку для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України НОМЕР_3, а у висновку повторної судової експертизи №17/12 від 15.03.2012 р. зазначено, що у зв'язку зі схожістю знаків для товарів і послуг НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та спорідненістю (однорідністю) послуг, відносно яких зареєсровані знаки, існує ймовірність введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги з використанням знака для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України НОМЕР_3.

З наведеного вбачається, що твердження, викладені у експертних висновках №5959/11-12 від 28.09.2011 р. та №17/12 від 15.03.2012 р. не підтверджують доводів позивача щодо оманливості та тотожності вказаних товарних знаків.

Виходячи із вищевикладеного, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що висновки судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №5959/11-12 від 28.09.2011р. (а.с. 129-140 т. 1) та повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №17/12 від 15.03.2012 р. (а.с. 141-156 т. 2) є непереконливими, необгрунтованими та не узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Поряд з цим, згідно п. 3.3.4. Ліцензійного договору про використання знаку для товарів і послуг від 17 вересня 2007 року, Ліцензіату (позивачу) надано право пред'являти позов до третіх осіб, якщо треті особи порушать права, які надані за цим Договором Ліцензіату, в тому числі, пред'являти позов до третіх осіб, шляхом вимагання поновлення порушених прав власника свідоцтва Ліцензіара (а.с. 17 т.1).

Відповідно до ч. 6 ст. 1109 ЦК України права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Як випливає із п. 3.3.4 вказаного вище Ліцензійного договору, Ліцензіату (позивачу) надано право лише вимагати поновлення порушених прав власника Свідоцтва Ліцензіара, а право вимагати визнання свідоцтва недійсним повністю - не надавалося.

Згідно ч. 1 ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, у тому числі, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За змістом статті 6 цього ж Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

На підставі п. 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та законодавство в сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, що діяло на момент подання заявки, суд прийшов до висновку про відсутність існування обставин з якими Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме ст.ст. 6, 19 цього Закону, пов'язує можливість визнання охоронного документа стосовно відповідного позначення недійсним з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Як вбачається з матеріалів справи, на час розгляду справи та прийняття судом першої інстанції рішення, відповідачем-2 у справі був Державний Департамент інтелектуальної власності. Згідно відповіді Головного управління статистики у м. Києві (№13-228 від 26.01.2012) з ЄДРПОУ вилучено Державний Департамент інтелектуальної власності (ід.к. 21716978), дата запису - 23.11.2011 р. (а.с. 138 т. 2). У довідці №495263 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців значиться, що 23.11.2011 року відбулася державна реєстрація припинення юридичної особи Державного Департаменту інтелектуальної власності в результаті ліквідації за рішенням засновників, що не пов'язано з реорганізацією (номер запису 1 073 111 0003 003604). Тобто, Державна служба інтелектуальної власності не є правонаступником Державного департаменту інтелектуальної власності (а.с. 173-175 т. 2).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Отже, колегія суддів прийшла до висновку про необхідність припинення провадження щодо відповідача-2 Державного департаменту інтелектуальної власності України у зв'язку із його ліквідацією.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, судова колегія дійшла висновку, що місцевим господарським судом неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, а тому рішення підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позову.

Керуючись п.6 ч.1 ст.80, ст.ст.99,101,103-105 ГПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Апеляційну скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 - задовольнити.

Рішення господарського суду Житомирської області від 04 листопада 2011 року у справі №17/5007/45/11 скасувати та прийняти нове рішення: «В позові ТзОВ «Ятрань» до відповідача-1 фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, до відповідача-3 Державної служби інтелектуальної власності України відмовити.

Припинити провадження у справі стосовно відповідача-2 Державного департаменту інтелектуальної власності України.»

2. Стягнути з ТзОВ «Ятрань» (код ЄДРПОУ 30118768, адреса місцезнаходження: 26400, м. Ульяновка, Ульяновський район, Кіровоградської області, 252 км + 440 м. автодороги Київ-Одеса) на користь фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (адреса місця проживання 12502, АДРЕСА_1, свідоцтво серії НОМЕР_4 від 29.01.2008 року, ІПН НОМЕР_1) судовий збір за подачу апеляційної скарги в сумі 470,50 грн.

3. Видачу наказу доручити господарському суду Житомирської області.

4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.

5. Справу повернути до господарського суду Житомирської області.

Головуючий суддя Гудак А.В.

Суддя Огороднік К.М.

Суддя Олексюк Г.Є.